作者：孙胜男

现行《商标法》（2019）第59条第3款规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

该条款是针对商标侵权的一种抗辩，即在先使用抗辩，属于商标侵权的阻却事由之一。2013年修订的《商标法》首次规定了商标侵权阻却事由，包括第59条第1款、第2款规定的正当使用和第3款规定的在先使用。2019年修订的《商标法》对该条款未作改动。

第59条第3款规定的在先使用抗辩，是在先使用人和在后注册商标使用人/注册人均没有恶意，互相不知晓彼此商标的情况下，在后注册商标注册人巧合的注册了在先使用的商标，此种情况在先使用人可以继续在原范围内继续使用其商标。在这种双方均没有恶意的情况下，如何平衡两者之间的利益？2013年《商标法》修订之前很多司法判例认为我国商标遵循“注册在先原则”，在先使用不能对抗在后注册商标专用权，从而判定在先使用的商标侵犯在后注册商标的专用权，如“老糟坊”白酒案，一审法院在判决中指出：我国商标使用遵循的是注册在先原则，迎驾公司坚持使用在先原则的主张没有法律依据，不予支持。

下面我们将从“在先使用的时间”、“有一定影响”、“原使用范围”三个方面对在先使用抗辩进行探讨。

一、在先使用的时间

法条的规定为“商标注册人申请商标注册前”，因此在先使用的时间节点可以理解为“商标申请日之前”，而与核准注册日无关。如在“采蝶轩”案中，最高人民法院认为：第1344787号和第1328994号注册商标的申请日分别是1998年7月3日和1998年7月6日，这两个注册商标的申请日均早于被申请人公司的前身成立的日期2000年6月8日，也即被申请人对于被控侵权标识的使用，晚于前述两个注册商标的申请日......。故此，原审法院认定被申请人具有在先使用的权利，没有事实根据，应当予以纠正。

二、关于具有一定影响的判断

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政纠纷案件若干问题的意见》第23条第2款规定，在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。

在远怡公司与宝玑公司侵害商标权纠纷案中，杭州市中级人民法院认为：《商标法》第五十九条第三款系为未注册商标提供保护的条款,其主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益,其解决的是在先使用人对其未注册商标进行后续使用行为的合法性问题，对“一定影响”的认定标准不宜要求过高，如果在先使用人能举证证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或广告宣传等，通常应认定其有一定的影响力。远怡公司提交的证据显示，远怡公司自2006年起就在巧克力上使用“黑蔓"商标，已历时近十年；销售商家有上海大源企业发展有限公司、上海久光百货有限公司、上海第一八佰伴有限公司、浙江农华优质农副产品配送中心有限公司，销售区域较广；自2006年起，每年缴纳的进口关税、进口增值税金额多在万元以上，上述事实足以说明远怡公司的“黑蔓"商标在巧克力上的使用已具有一定规模,在巧克力这款商品上已实质上产生了识别作用,符合《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定的“一定影响”要件。

可以看出，关于《商标法》第59条第3款规定的“一定影响”一定程度上与《商标法》第32条规定的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”中的“一定影响”要求大致相同，并非要求达到《商标法》第13条商标“为相关公众广为知晓”的程度，只要在一定的时间内持续使用，并在一定区域进行销售或宣传，不需要在全国大部分范围内销售或宣传即可。但不能达到前述要求的不能认定产生一定影响。

三、关于原使用范围的界定

原使用范围既包含原使用商品种类的范围，也包含原使用地域的范围及原商标标识。原使用商品的种类范围不难理解，即不能在原有商品上扩大至其他种类的商品上，如原使用范围为酒类商品，不能扩展至服装类商品。

原使用地域范围是个相对复杂的问题。一般而言，在先使用人仅在线下使用在先商标，并在原行政区划内不拓展进入其他地域，可以认为在原使用范围内。但随着互联网的迅猛发展，很多市场主体不仅在线下销售其商品/服务，同时将其商品/服务拓展至互联网，由于互联网的无边界性，使得原使用人销售范围大范围扩展，从而超越了原地域范围，在这种情况下便不宜认定在原使用范围内进行使用。当然，如果在先使用行为是在互联网上进行使用，而后续转为线下使用也不属于在原使用范围内。

在“悦跑”一案中，广东省深圳市中级人民法院阐述了原使用范围的界定，可作参考：

法律鼓励市场经营者通过商标注册获得市场竞争的主动权和优势地位，在先使用人本可以通过申请注册的方式取得竞争优势，但其放弃这一直接、有效的手段，系对其自身权利的一种懈怠，不值得鼓励。因此，在商标权人获得商标注册后，既然法律已经通过在先使用抗辩保护了在先使用人已有的市场份额和商誉，其继续使用时的“原有范围”应当予以严格的限缩解释，避免出现在先使用人蚕食商标注册权人市场利益的局面。本案中，被告仅能在原有范围内继续使用第16430205号“悦跑”商标。鉴于被告一开始就系通过互联网在先提供“在线社交网络服务”，其服务范围突破了现实地域限制，已无法界定原使用范围中的“地域性”。因此，法院认为本案中被告的“原使用范围”包括以下几点：

第一、原有的商品/服务类别。注册商标不能突破核定使用商品/服务类别的限制。被告作为在先使用人，其使用范围应当按照注册商标的使用限制来限定。本案中，被告仅在“在线社交网络服务”上在先使用了第16430205号“悦跑”商标，其以后仅能在该项服务类别上继续使用“悦跑”商标，不得增加其他商品/服务类别。

第二、原有的商标标识。被告不得改变现有“悦跑圈”的文字、图形、结构、色彩、书写方法等。至于被告为了将“悦跑圈”与原告第16430205号“悦跑”商标相区别而添加的标记，只要不构成现有“悦跑圈”标识的一部分，且确实能发挥区分作用的，仍然属于对原有商标标识的使用。

第三、原有的经营范围。被告仅能通过“悦跑圈”×××、“悦跑圈”微博、“悦跑圈”微信继续提供“在线社交网络服务”，不得通过其他方式或其他互联网产品提供以“悦跑圈”命名的“在线社交网络服务”，且不能以“悦跑圈”的名义提供线下的交友服务。

参考资料：

（2001）民三终字第9号民事判决书

（2015）民提字第38号民事判决书

（2017）粤03民初977号判决书