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专利权转让需要注意的几个问题
添加时间:2012-10-16 18:51:28     浏览次数:1476

作者:闫红 王勇

专利权作为一种财产权,可以在贸易活动中进行转让。但是,作为专利权客体的发明创造它又是无形的,这种“无形”性使其相比于有形资产而言,其转让过程中发生纠纷的可能性更大,除了要满足我国合同法的一般要求外,笔者认为还应当注意以下几个问题。

确认专利权的类型和法律状态

根据我国专利法的规定,专利包括发明、实用新型和外观设计3种专利。由于实用新型和外观设计专利的授权不经过实质审查,其专利权的“稳定性”与发明专利相比相对较弱。因此,受让人应充分了解所转让专利权的类型,权衡转让的潜在风险,必要时可要求专利权人提供国家知识产权局出具的检索报告。

同时,受让人还应该对待转让专利权的法律状况进行检索,以证实待转让的专利是否为有效专利,并确认专利权的剩余有效年限。

注意专利权人与受让人的身份

对于受让人来说,应注意专利权的转让人是否是该专利的合法持有人、该专利权是否还存在其他共有人、该专利是否是职务发明、专利权的转让人是否为国有企业等。如果是国有企业,则需要按照我国企业国有资产法中有关国有资产转让的规定,履行国有资产流转的手续。

专利权所涉及到的某些技术有可能对国家利益具有重大意义,如果将这样的技术转让给外国人可能会对我国的国家利益带来不利影响,因此按照我国专利法规定,中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利权的,应当依照我国相关法律、行政法规办理手续。我国专利法中所指的“法律、行政法规”主要是指对外贸易法和技术进出口管理条例。

应当签订正式书面的转让合同

专利权实际上是一种财产权,但是作为专利权客体的发明创造它又是无形的,不能像有形财产那样被实际地占有,因此专利权的归属是以国家知识产权局的登记簿为准。所以,我国专利法规定,转让专利权的当事人应当订立书面的转让合同,并及时在国家知识产权局登记。同时需要注意的是,专利权的转让自登记之日起生效。

明确专利被无效后的处理方式

我国专利法第四十七条规定,被宣告无效的专利权自始即不存在,已经履行的专利权转让合同不具有追溯力,不返还专利权转让费,但明显违反公平原则的,应当全部或部分返还。

从受让人的角度来说,转让到手的专利权并不一定是“绝对”有效的。可以说,专利权一旦被宣告无效,那么转让后的专利权就失去了意义,根据我国专利法的上述规定,原专利权人并没有义务返还专利转让费,在没有其他约定的情况下,由受让人承担专利权被宣告无效后的责任。因此,受让人在签订专利转让合同前,应充分考虑待转让专利权的“稳定性”、专利转让费与专利实施的经济效益前景等因素,并根据具体情况在转让合同中与专利权人约定专利被宣告无效后的不同处理方式。

了解待转让专利的实施历史

待转让的专利有可能已经与其他人签订过许可实施合同。如果在先的许可合同没有在国家知识产权局登记或者备案,那么受让人有权要求该专利的被许可人停止实施行为;如果许可合同已经在国家知识产权局进行了登记或备案并予以公示,则该专利的被许可人可享有实施该专利的权利,受让人无权停止被许可人的实施行为。因此,在签订专利权转让合同之前,受让人应该仔细了解该专利权人是否就该专利与他人签订过许可实施合同;同时,受让人还应该了解专利权人是否自行实施过待转让的专利,并在专利转让合同中明确专利在转让前的实施情况以及可能产生后果的法律责任、解决方法。

对侵犯他人合法权益的约定

专利的实施有潜在的侵犯他人合法权利的可能性。例如,对于外观设计专利的实施,有可能侵犯他人的版权、肖像权等,发明和实用新型专利有可能是对他人提出的基础专利进行改进,那么该改进后的发明专利实施若得不到基础专利的专利权人的许可,有可能侵犯其专利权。因此,在专利权转让合同中,尤其是对于受让人来说,应约定在上述情况发生时侵权责任的承担方式。

值得注意的是,除上述问题外,受让人还应注意专利权转让与实施许可的区别。专利权转让是指将专利权让与他人,受让人变成新的专利权人,而专利实施许可是指专利权人允许他人在约定条件下实施专利所保护的发明创造,专利权的归属不变。因此,双方当事人应当注意专利权转让和实施许可这两种方式的区别,根据实际情况选择更有益的方式。

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