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江苏省高级人民法院《侵犯专利权纠纷案件审理指南2010》
添加时间:2012-10-14 17:41:28     浏览次数:1268

第一部分 侵犯专利权纠纷案件审理思路概述 

第二部分 专利权状态和原告诉讼主体资格的审查

第三部分 发明、实用新型专利侵权判定 

第四部分 外观设计专利侵权判定

第五部分 侵犯专利权的抗辩事由 

第六部分 侵犯专利权的行为

第七部分 民事责任承担 

第八部分 其他

第一部分 侵犯专利权纠纷案件审理思路概述

1.1基本情况

从权利类型来区分,侵犯专利权纠纷一般可分为侵犯发明专利、侵犯实用新型专利和侵犯外观设计专利三种类型,其中侵犯实用新型专利和侵犯外观设计专利纠纷所占比重较大。诉讼中,原告的诉讼主张一般包括请求确认被告构成侵权、请求被告停止侵权并赔偿损失等。被告进行抗辩的理由一般包括其行为不构成侵权、原告主张的赔偿数额缺乏依据等。

1.2审理思路概述

第一步:应当审查涉案专利权的有效性。主要包括:当事人所主张的专利权是否处于有效状态,以及原告是否有权就涉案专利主张权利。

第二步:应当审查并确定专利权的保护范围。对于专利权保护范围的确定,应当以专利权利要求书或者专利图片的记载为准,在必要的时候可以结合说明书、附图、专利申请文件、专利复审文件、本领域普通技术人员的理解等对相关技术特征加以解释。

第三步:应当审查被控侵权行为是否成立。在侵犯专利权纠纷案件审理中,通常采用技术对比的方法来判定被控侵权物是否落入涉案专利权保护范围,其基本原则是 “全面覆盖、一一对应”。

第四步:应当审查被告抗辩是否成立。在诉讼中,被告的抗辩一般包括现有技术抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩等,对于上述抗辩需要根据不同法律规定进行审查。另外,被告也可能向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告原告专利权无效,并可能进而引发相应行政诉讼。对此,人民法院应按照法律规定,根据具体案情决定是否中止侵权案件的审理,等待行政诉讼的最终结果。

第五步:应当审查并确定民事责任的承担。在侵犯专利权纠纷中,主要的侵权民事承担方式是停止侵权和赔偿损失。人民法院在确定损害赔偿数额时,应当始终遵循并贯彻“填平原则”。即便是适用法定赔偿的规定,也应当积极审查相关证据、综合考虑专利权的类别以及侵权行为的性质和情节等因素,合理确定赔偿数额,努力做到赔偿与损害的基本平衡。

在确定赔偿额时,应当体现专利法鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展的立法精神,加大对恶意侵权、规模侵权、反复侵权的打击力度。同时,在法律允许的范围内,通过司法政策的妥善运用和裁量权的适当行使,使专利权的保护强度与我国国情和发展阶段相适应,符合我国创新和发展的实际,最大限度地促进我国的创新和发展。

1.3主要援引的法律规定

《民法通则》、《民事诉讼法》、《国专利法》、《专利法实施细则》、《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》。

专利法自颁布后,已经过多次修正。在审理侵犯专利权纠纷案件适用法律时,应当注意《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十九条关于溯及力的规定。

第二部分 专利权状态和原告诉讼主体资格的审查

在审理侵犯专利权纠纷案件中,人民法院首先应当审查的是原告据以提起诉讼的专利权的基本信息和权利状态,以及原告的诉讼主体资格,二者紧密相关,因此应当合并进行审查。

专利权的基本信息和权利状态均记载在专利登记簿中,专利证书也记载了初步的信息。在目前的司法实践中,原告起诉时提供专利登记簿副本的还比较少,大多是仅提供专利证书和专利年费收费收据。

2.1专利权基本信息和权利状态

2.1.1专利证书

发明和实用新型的专利证书由证书首页和专利说明书构成;外观设计的专利证书由证书首页和外观设计专利单行本构成。专利证书应当记载与专利权有关的重要著录事项、专利局印记、局长签字和授权公告日等。

专利证书记载了发明创造名称、专利号(即申请号)、专利申请日、专利权人、授权公告日、专利权的期限、专利年费缴纳期限、发明人或设计人等信息。

发明专利权期限为20年,实用新型和外观设计专利权期限为10年,均自申请日起算。另需注意的是,根据国家知识产权局公告(第80号)规定:1992年12月31日前(含当日)向原中国专利局提出申请、到2001年12月11日仍然有效的发明专利权,其专利权期限延长为自申请日起20年。

专利权因期限届满而终止,或者因专利权人未缴纳年费而提前终止,或者专利权人主动放弃专利权的,并不导致该专利权自始无效的法律后果,该专利权在终止或者放弃前的存续期间内仍然应当被视为有效。

2.1.2专利登记簿副本

专利局授予专利时建立专利登记簿。专利登记簿登记的内容包括:专利权的授予,专利申请权、专利权的转移,专利权的无效宣告,专利权的终止、专利权的恢复,专利权的质押、保全及其解除,专利实施许可合同的备案,专利实施的强制许可以及专利权人姓名或名称、国籍、地址的变更。

授予专利权时,专利登记簿与专利证书上记载的内容是一致的,在法律上具有同等效力;专利权授予后,专利的法律状态的变更仅在专利登记簿上记载,由此导致专利登记簿与专利证书上记载的内容不一致的,以专利登记簿上记载的法律状态为准。

专利权授予公告后,任何人都可以向专利局请求出具专利登记簿副本。

专利诉讼中,如果专利权人发生过主体变更或者当事人对专利权主体、有效状态有异议的,人民法院应当要求相关当事人提交专利登记簿副本。

2.1.3专利年费收费收据

根据单一的年费收据往往不能正确判断专利权是否仍然有效存在,因此在当事人未提交专利登记簿副本的情况下,至少应当要求其提供连续三年的年费收据。需要注意的是,交费人不一定必须是专利权人,交费行为与专利权的归属并无必然联系。

专利权人未按时缴纳年费(不包括授予专利权当年的年费)或者缴纳的数额不足的,可以在年费期满之日起六个月内补缴。专利年费滞纳期满仍未缴纳或者缴足专利年费或者滞纳金的,自滞纳期满之日起两个月后审查员应当发出专利权终止通知书。专利权人未启动恢复程序或者恢复权利请求未被批准的,专利局应当在终止通知书发出四个月后,在专利公报上公告。并将专利申请文档转入失效文档库。

专利权终止日应当是上一年度期限届满日。

2.2权利人(原告)的诉讼主体地位

2.2.1权利人

单一专利权人可以自行行使与该专利有关的任何权利。

共同专利权人应当共同向人民法院提起侵犯专利权诉讼,除非共同专利权人之间有明确的合同约定或者书面授权由一个或者部分专利权人提起侵犯专利权诉讼。

2.2.2专利权转移

专利权人的继承人或者专利权受让人、受赠人提起侵犯专利权诉讼的,一般应当提交已办理著录项目变更的专利登记簿副本。

企业进入破产程序尚未终结的,专利权由清算组织代为行使。清算组织应当提交企业破产程序的相关法律文件。

企业分立、合并、更名而引起专利权转移的,一般应当提交已办理著录项目变更的专利登记簿副本。

专利权人的主体身份与法律规定参加诉讼的主体身份不一致的,应当按照法律和司法解释规定的主体参加诉讼。如有字号的个人合伙或者个体工商户以其字号申请并获得专利权的,在诉讼时,不应当以该个人合伙或者个体工商户的字号作为诉讼当事人,而应当按照法律和司法解释的规定由全体合伙人或者个体工商户营业执照上登记的业主为当事人。

2.2.3利害关系人

专利实施许可合同的独占被许可人、排他被许可人以及符合条件的普通被许可人是利害关系人。

独占实施被许可人可以单独提起侵犯专利权诉讼。

排他实施被许可人可与专利权人共同提起侵犯专利权诉讼。在专利权人不起诉、不申请采取诉前临时措施的情况下,可以自行向人民法院提起诉讼或者申请采取诉前临时措施。权利人不起诉、不申请的情况,一般是指被许可人有证据证明其已告知权利人或者权利人已经知道侵权行为但仍未起诉或者未提出申请的情形。

普通实施被许可人不得单独提起侵犯专利权诉讼。但许可人明确授权的情况下,可以视为利害关系人。

利害关系人提起侵犯专利权诉讼的,应当提交能够证明利害关系的许可合同、备案登记等法律文件。

公司的董事、高级管理人员将专利权许可公司实施的,或者公司将专利权许可公司的董事、高级管理人员实施的,应当提交公司章程的规定或者公司股东会、股东大会同意的证据。

第三部分 发明、实用新型专利侵权判定

3.1专利权保护范围和技术特征

在确定了专利权的权利状态和权利人(原告)的诉讼主体地位之后,应当审查相关专利文本,确定专利权的保护范围,并在确定专利技术方案以及实现该方案技术手段的基础上,准确划分技术特征。

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。专利说明书是记载发明或者实用新型专利权保护范围、技术方案、技术特征的重要文件。但如果专利权经过无效审查程序进行过修改或者被宣告部分无效的,其变化的内容即记载在无效宣告请求审查决定书中。无效宣告请求审查决定不是终局的,需待司法审查程序后方能发生法律效力,北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院的行政判决是对无效宣告请求审查决定法律效力的最终确定。其他具有参考意义的专利文本还包括发明专利申请公布说明书、专利公报、专利权评价报告。

3.1.1专利文本

3.1.1.1专利说明书

专利说明书包括扉页、权利要求书、说明书及说明书附图。

扉页由著录事项、摘要、摘要附图组成。说明书无附图的,则没有摘要附图。扉页记载的著录事项,除与专利证书上记载的发明创造名称、专利号、专利申请日、专利权人、授权公告日、发明人或设计人相同的外,与诉讼有最直接和重要关系的还包括:优先权日、公布日;专利系国际申请的,还包括国际申请日、国际公布日和进入国家阶段日期等。

权利要求书应当以说明书为依据,说明发明或者实用新型的技术特征,清楚并简要地表述请求保护的范围。技术特征可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素,也可以是要素之间的相互关系。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

附图是说明书的一个组成部分。附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述,使人能够直观地、形象化地理解发明或者实用新型的每个技术特征和整体技术方案。对于机械和电学技术领域中的专利申请,说明书附图的作用尤其明显。因此,说明书附图应该清楚地反映发明或者实用新型的内容。对发明专利申请,用文字足以清楚、完整地描述其技术方案的,可以没有附图。实用新型专利申请的说明书必须有附图。

当事人不得仅以国家知识产权局网站专利数据库的电子文件作为证明其专利权利状态和专利内容的证据。

3.1.1.2发明专利申请公布说明书

发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(优先权日)起满15个月进行公布准备,并于18月期满时公布。发明专利申请公布说明书包括扉页、权利要求书、说明书以及说明书有附图时的说明书附图。发明专利申请公布中包括的内容为:著录事项、摘要和摘要附图,但说明书没有附图的,可以没有摘要附图。著录事项主要有:国际专利分类号、申请号、公布号、申请日、优先权事项、申请人事项、发明人事项、专利代理事项、发明名称等。

专利权人请求临时保护时,应当以发明专利申请公布说明书中记载的权利要求为准。但如果授权的权利要求的保护范围小于发明专利申请公布说明书中记载的权利要求的,应当以授权的权利要求为准。

3.1.1.3无效宣告请求审查决定书

维持专利权有效的决定与宣告专利权全部无效或者部分无效的决定一样,都不是终局的,需待司法审查程序后方能发生法律效力。

宣告无效的专利权视为自始即不存在。某项专利权被宣告部分无效后,授权的权利要求书中被宣告无效的权利要求应视为自始即不存在。但是予以维持的部分权利要求(包括经修改后的权利要求)也同时应视为自始即存在。

申请人撤回无效宣告请求或者被视为撤回无效宣告请求的,无效宣告程序终止,该程序对专利权的有效性不产生影响。专利复审委员会驳回无效宣告请求的,无效宣告程序终止,该程序对专利权的有效性不产生影响。

3.1.1.4行政判决书

北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院的行政判决书是对专利复审委员会做出的无效宣告请求审查决定效力进行判定的记载。

3.1.1.5专利公报

专利公报的内容可以用于证明相关著录事项及其变更情况。

3.1.1.6专利权评价报告

专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。

专利权评价报告对于专利权有效性的结论不能直接作为人民法院定案的依据。

需注意的是,提交专利评价报告是新专利法修订增加的内容,而2000年8月25日第二次修正的专利法第五十七条第二款中仅规定涉及实用新型专利的,人民法院可以要求专利权人出具检索报告。

3.1.2专利权的保护范围

3.1.2.1专利权利要求

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。权利要求的内容以专利局编辑出版的发明或者实用新型专利说明书中权利要求书记载的权利要求为准。

权利要求有两种基本类型,即物的权利要求和活动的权利要求,或者称为产品权利要求和方法权利要求。第一种基本类型的权利要求包括人类技术生产的物;第二种基本类型的权利要求包括有时间过程要素的活动。

在化学领域发明专利中组合物权利要求存在开放式、封闭式的表达方式。开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分;而封闭式表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分。开放式和封闭式常用的措词如下:

(1)开放式,例如“含有”、“包括”、“包含”、“基本含有”、“本质上含有”、“主要由…… 组成”、“主要组成为”、“基本上由……组成”、“基本组成为” 等,这些都表示该组合物中还可以含有权利要求中所未指出的某些组分,即使其在含量上占较大的比例。

(2)封闭式,例如“由……组成”、“组成为”、“余量为”等,这些都表示要求保护的组合物由所指出的组分组成,没有别的组分, 但可以带有杂质, 该杂质只允许以通常的含量存在。在封闭式权利要求中,实际上暗含有一个“除前述组分外,不再含有其他任何组分”的技术特征。

3.1.2.2独立权利要求

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。独立权利要求所限定的一项发明或者实用新型的保护范围最宽。发明或者实用新型的独立权利要求一般均包括前序部分和特征部分。

?前序部分记载了要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征。

特征部分使用“其特征在于……”或者类似的用语,记载了发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分记载的特征合在一起,限定发明或者实用新型要求保护的范围。

一件专利至少有一项独立权利要求,也可以有两项或者以上符合单一性要求的独立权利要求。一般情形包括:

(1)不能包括在一项权利要求内的两项以上产品或者方法的同类独立权利要求,例如:权利要求1为:一种传送带X,特征为A。权利要求2为:一种传送带Y,特征为B;

(2)产品和专用于制造该产品方法的独立权利要求,例如:权利要求1为:一种产品。权利要求2为:一种制造权利要求1的产品的方法;

(3)产品和该产品的用途的独立权利要求;

(4)产品、专用于制造该产品的方法和该产品的用途的独立权利要求;

(5)产品、专用于制造该产品的方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求。

3.1.2.3从属权利要求

如果一项权利要求包含了另一项同类型权利要求中的所有技术特征,且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步的限定,则该权利要求为从属权利要求。发明或者实用新型的独立权利要求一般均包括引用部分和限定部分。

引用部分记载引用的权利要求的编号及其主题名称,限定部分记载发明或者实用新型附加的技术特征。

3.1.2.4专利权被宣告部分无效后专利权保护范围的重新确定

专利权被宣告部分无效后,专利权人应当根据其与被维持部分的权利要求之间的从属和引用关系,对专利权的保护范围进行重新确定。人民法院应当对专利权人重新确定的权利要求保护范围进行审查。

独立权利要求被宣告无效后,应当将该独立权利要求全部内容作为前叙部分,将引用该独立权利要求的从属权利要求的内容作为特征部分,重新组合成为一个新的独立权利要求。

当有多个从属权利要求分别引用该独立权利要求时,应当分别将各从属权利要求与该独立权利要求重新组合,得到多个并列的新的独立权利要求。

(例1)原权利要求:

1、一种产品,包括A、B、C,其特征在于,还包括D。

2、根据权利要求1所述的产品,其特征在于,还包括E。

3、根据权利要求2所述的产品,其特征在于,还包括F。

4、根据权利要求3所述的产品,其特征在于,还包括G。

当独立权利要求被宣告无效后,应当将该独立权利要求全部内容作为前序部分,将引用该独立权利要求的从属权利要求的内容作为特征部分,重新组合成为一个新的“独立权利要求”,原来具有连续引用关系的从属权利要求继续作为新的“独立权利要求”的从属权利要求,即:

1、一种产品,包括A、B、C、D,其特征在于,还包括E。

2、根据权利要求1所述的产品,其特征在于,还包括F。

3、根据权利要求2所述的产品,其特征在于,还包括G。

(例2)原权利要求:

1、一种产品,包括A、B、C,其特征在于,还包括D。

2、根据权利要求1所述的产品,其特征在于,还包括E。

3、根据权利要求1所述的产品,其特征在于,还包括F。

4、根据权利要求1所述的产品,其特征在于,还包括G。

当独立权利要求被宣告无效后,分别将各从属权利要求与该独立权利要求重新组合,得到多个并列的新的“独立权利要求”,即:

1、一种产品,包括A、B、C、D,其特征在于,还包括E。

2、一种产品,包括A、B、C、D,其特征在于,还包括F。

3、一种产品,包括A、B、C、D,其特征在于,还包括G。

(例3)原权利要求:

1、一种产品,包括A、B、C,其特征在于,还包括D。

2、根据权利要求1所述的产品,其特征在于,还包括E。

3、根据权利要求1或2所述的产品,其特征在于,还包括F。

4、根据权利要求3所述的产品,其特征在于,还包括G。

当独立权利要求被宣告无效后,应当根据其与被维持部分的权利要求之间的从属和引用关系,对专利权的保护范围进行重新确定,产生两个独立的技术方案,即:

1、一种产品,包括A、B、C、D,其特征在于,还包括E。

2、根据权利要求1所述的产品,其特征在于,还包括F。

3、根据权利要求2所述的产品,其特征在于,还包括G。

1、一种产品,包括A、B、C、D,其特征在于,还包括F。

2、根据权利要求1所述的产品,其特征在于,还包括G。

(例4)原权利要求:

1、一种产品,包括A、B、C,其特征在于,还包括D。

2、根据权利要求1所述的产品,其特征在于,还包括E。

3、根据权利要求1或2所述的产品,其特征在于,还包括F。

4、根据权利要求3所述的产品,其特征在于,还包括G。

当权利要求1、2被宣告无效后,应当根据其与被维持部分的权利要求之间的从属和引用关系,对专利权的保护范围进行重新确定,产生两个独立的技术方案,即:

1、一种产品,包括A、B、C、D、E,其特征在于,还包括F。

2、根据权利要求1所述的产品,其特征在于,还包括G。

1、一种产品,包括A、B、C、D,其特征在于,还包括F。

2、根据权利要求1所述的产品,其特征在于,还包括G。

3.1.2.5当事人的选择

权利人请求保护发明或者实用新型专利权的,应当明确其主张的权利要求。人民法院应当根据权利人主张的权利要求,依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论结束前变更其主张的权利要求的,人民法院应当准许。

权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的,人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征共同确定专利权的保护范围。

3.1.3技术特征

3.1.3.1技术方案与技术特征

技术方案是专利权人对其要解决的技术问题所采取的技术措施的集合。技术措施通常是由技术特征来体现的。

一项专利技术方案的技术特征包括前序部分记载的与最接近的现有技术共有的必要技术特征和区别于最接近的现有技术的技术特征。两部分的特征都是实现发明目的的必要技术特征。

3.1.3.2技术特征的分解

对一项专利技术方案的技术特征的分解,应当根据其权利要求所用词汇的文意来进行。除涉及位置关系、联接关系和配合关系的技术特征外,每一个被分解出的技术特征应当具有相对独立的性质,并且能够在技术方案中具有相对独立的功能。

产品的形状特征是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。

产品的构造特征是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造可以是机械构造,也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、联接关系和必要的机械配合关系等;线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。

对于产品权利要求来说,应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征限定更为恰当,而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下,使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。对于这种权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当结合说明书和附图对实现该功能的具体方法的表述来确定其特征的内涵,理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

一般应将技术特征分解为最小或者最简形式,即使在权利要求书中存在表述完全相同的两个或者两个以上的技术特征,也不应将其合并。

3.1.3.3技术特征的解释

人民法院应当以本领域普通技术人员阅读说明书及附图等所理解的权利要求的内容确定发明或者实用新型专利权的保护范围。本领域普通技术人员理解的权利要求内容与权利要求的字面含义不同的,以该普通技术人员理解的权利要求的内容确定专利权的保护范围。

人民法院可以运用说明书及附图、权利要求书中的其他权利要求、专利审查档案解释权利要求的相关内容,说明书对权利要求用语有特别界定的,以该特别界定作为权利要求用语的含义。运用上述方法仍不能确定权利要求用语含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员理解的通常含义进行解释。

对权利要求书中不清晰、不明确的技术特征的解释是为了正确确定权利要求的保护范围。不应当以说明书或者附图限制权利要求的保护范围。

权利要求的解释应当符合专利的发明目的,不应当包括专利所要克服的现有技术的缺陷或者不足的技术方案。

实施例是对发明创造优选的具体实施方式的举例说明,可以用于澄清权利要求的含义,但不能解释为权利要求的限制内容。

摘要是对发明的名称和所属技术领域,所要解决的技术问题,解决该问题的技术方案的要点和主要用途的简要说明,不能用于解释权利要求。

权利要求以功能或者效果表述技术特征的,人民法院应当根据说明书及附图描述的该技术特征的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。

产品权利要求以方法特征表述的,对权利要求的保护范围具有限定作用,不应当被排除。

实用新型专利权利要求中记载的产品用途、制造工艺、使用方法、材料组分和含量等非形状、构造的技术特征,对权利要求的保护范围具有限定作用,不应当被排除。

3.1.4被控侵权物及其技术特征

3.1.4.1被控侵权物的确定

原告应当提交被控侵权物,以供对方当事人质证和当庭进行技术对比。对于被控侵权物的审查,应当符合证据认定的要求。

被控侵权物包括被控侵权产品和被控侵权方法。用以实现被控侵权物功能的技术方案,是被控侵权技术方案。

被控侵权物因客观原因而不便于提供实物的,或者被控侵权的是一种方法的,当事人可以提供能够充分反映该被控侵权物全部技术特征的照片、图片、图纸、模型、产品说明书、工艺图、流程图、线路图等。

人民法院在必要时,可以对上述被控侵权物或者被控侵权方法进行现场勘验、证据保全。

3.1.4.2相应技术特征的确定

对于被控侵权物中被控侵权技术方案的技术特征的确定,应当以前期已经分解、认定的专利技术特征为指引,在被控侵权物中寻找能够与专利技术特征相对应的技术特征。

相对应的技术特征应当主要从该特征的结构、位置、功能等方面确定,而不应拘泥于各自文字表述的异同。

3.1.4.3新产品

专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

产品或者产品的技术方案在专利申请日以前不为国内外公众所知的,应当认定该产品为新产品。原告应当对该产品是否为新产品承担举证责任。

3.2技术对比

技术对比是判断被控侵权物的技术特征是否落入专利权保护范围的一项重要工作,对于下一步判断被告的行为是否构成侵权具有决定性的作用。因此,进行技术对比是审理侵犯专利权案件中查明侵权事实是否成立不可缺少的环节,即使在被告自认侵权的情况下,一般也不应当放弃技术对比。

在以下情形下需要进行技术对比:一是将被控侵权物的技术特征与专利技术特征进行对比,以判断被控侵权物是否落入专利权保护范围;二是在被告提出现有技术抗辩的情形下,需要将被控侵权物的技术特征与现有技术的技术特征进行对比,以判断现有技术抗辩是否成立。

3.2.1基本要求

技术对比是判断被控侵权物的技术特征是否落入专利权保护范围,确定被告是否构成侵权的重要步骤。

技术对比应当当庭进行。因特殊原因无法当庭对比的,应当在充分准备的基础上,组织现场勘验并进行现场对比,同时采取摄像、拍照、绘图等方式对各项技术特征加以固定,并将对比过程、对比内容和对比结果准确、详细记入笔录。

对于现场对比的过程、内容和结果,应当要求当事人现场确认,并且在庭审中发表质证意见。

3.2.1.1对比对象

在侵犯专利权诉讼中,应当将原告的专利权利要求书记载的技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比。

如被告也拥有专利权并据此抗辩被控侵权物系按照其自己的专利实施时,仍应当将原告的专利权利要求书记载的技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比,而不应将原告的专利权利要求与被告的专利权利要求进行对比。

在进行现有技术抗辩对比时,应当首先将原告的专利权利要求书记载的技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比,如果被控侵权物落入专利权保护范围,再将现有技术方案的技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比。而不应仅将原告的专利权利要求与现有技术方案的技术特征进行对比。

3.2.1.2对比方法

技术对比是技术特征的对比,而非整体技术方案的对比,更非技术方案的功能、效果的对比。

如果被控侵权物的技术特征与专利权利要求所记载的技术内容完全相同,或者仅仅是简单的文字变换,则该被控侵权物的技术特征落入专利权保护范围。

如果专利权利要求记载的某技术特征与被控侵权物的相应技术特征相比,其区别仅在于前者采用一般(上位)概念,而后者采用具体(下位)概念限定同类性质的技术特征,则具体(下位)概念的技术特征应视为与专利技术特征相同。如用“气体激光器” 概括氦氖激光器、氩离子激光器、一氧化碳激光器、二氧化碳激光器等。又如用“C1—C4 烷基” 概括甲基、乙基、丙基和丁基。再如,用“皮带传动”概括平皮带、三角皮带和齿形皮带传动等。

如果专利权利要求中存在以数值或者连续变化的数值范围限定的技术特征,而被控侵权物的相应技术数值或者数值范围落在专利技术特征的数值范围内,或者与专利技术特征的数值范围有部分重叠或有一个共同端点,应当视为与专利技术特征相同。

3.2.2对比原则

3.2.2.1一一对应,全面覆盖原则

人民法院在判定被控侵权技术方案是否落入专利权保护范围时,不应当省略权利人主张的权利要求所记载的任何一项技术特征。

被控侵权技术方案包含了与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的特征的,人民法院应当认定被控侵权技术方案落入专利权的保护范围;被控侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一项或者一项以上技术特征,或者有一项或者一项以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定被控侵权技术方案没有落入专利权的保护范围。

对于封闭式权利要求的技术特征,如果被控侵权技术方案有多出的技术特征,则不应当认定被控侵权技术方案落入专利权的保护范围。例如:专利独立权利要求为“该组合物由A+B+C组成”,被控侵权物由A+B+C+D组成,则不应认定其落入专利权保护范围。

3.2.2.2等同原则

权利人主张专利权保护范围包括等同的技术特征所界定的范围的,人民法院应当以该等同的技术特征确定专利权的保护范围。非因当事人主张,人民法院一般不主动适用等同原则。

等同的技术特征,是指与权利要求记载的技术特征相比,以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在侵权行为发生时无需创造性劳动即可联想到的特征。

等同判定是对技术特征之间是否以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果的判定,而不是对整个技术方案的判定。

本领域普通技术人员,是指一种假设的“人”,假定其知晓所属领域所有的普通技术知识,其所掌握的专业知识水平不能等同于本领域技术专家的专业知识水平。

3.2.2.3禁止反悔原则

在专利授权或者无效宣告程序中,专利申请人、专利权人主动或者应审查员的要求对权利要求、说明书进行修改或者陈述而放弃的技术方案,权利人在专利侵权诉讼中主张专利权的保护范围包括该放弃的技术方案的,人民法院不予支持。

被告主张原告禁止反悔的,应当提交专利权人在专利授权或者无效宣告程序中对权利要求进行修改或者陈述的证据。

3.2.2.4捐献规则

捐献规则是对等同原则适用的限制。对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求书中未记载的技术方案,权利人在专利侵权诉讼中主张专利权的保护范围包括该技术方案的,人民法院不予支持。

第四部分 外观设计专利侵权判定

4.1外观设计专利权的保护范围

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品外观设计为准。简要说明可以用于解释图片或者照片中所表示的该产品的外观设计。

外观设计专利的简要说明记载了对确定外观设计保护范围可能产生影响的一些因素,如设计要点、产品名称、产品用途、请求保护色彩、活力视力等情况。通过简要说明进行解释,既有可能扩大图片或者照片所表示的保护范围,也有可能缩小图片或者照片所表示的保护范围。

需注意的是,2000年8月25日第二次修正的专利法中,简要说明不是申请外观设计专利必须提交的申请文件之一。

4.2相同或相近类别产品

相同类别产品,是指用途相同的产品;相近类别产品,是指用途相近的产品。

人民法院可以参考国际外观设计分类表以及简要说明记载的产品名称、用途,并考虑产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素,认定产品的用途。

4.3外观设计相同或者相近似的判断主体

人民法院判断外观设计是否相同或者相近似,应当以外观设计专利产品一般消费者的知识水平和认知能力为准,不应从专业设计人员或者专家等的角度进行判断。一般消费者,是指对授权外观设计的相关设计状况具有常识性了解,并且对不同外观设计之间在形状、图案、色彩上的差别具有一定分辨力的人,但其通常不会注意到形状、图案、色彩的微小变化,包括产品的最终消费者、产品的直接购买者等。

4.4判断原则及侵权认定

4.4.1外观设计专利权的侵权认定

产品类别相同或者相近,但被控侵权设计与授权外观设计不相同也不相近似的,或者被控侵权设计与授权外观设计相同或者相近似,但产品类别不相同也不相近的,人民法院应当认定被控侵权设计没有落入外观设计专利权的保护范围。

4.4.2外观设计相同或者相近似的判断原则及认定

人民法院判断外观设计是否相同或者相近似,应当采用整体观察、综合判断的原则,即根据授权外观设计、被控侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断,不应从外观设计的部分或者局部出发得出是否相同或者相近似的结论。

对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,在判断外观设计是否相同或近似时应当不予考虑。产品在正常使用时容易被直接观察到的部位;区别于现有设计的设计特征,通常情况下对外观设计的整体视觉效果更具有影响。

在外观设计相同或者近似判断中,应当通过视觉进行直接观察,不能借助放大镜、显微镜、化学分析等其他工具或者手段进行比较,不能由视觉直接分辨的部分或者要素不能作为判断的依据。

被控侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者相近似。

需注意的是,进行外观设计专利侵权近似性判断时,国家专利复审委员会已经作出的维持专利权有效的无效宣告请求审查决定书,应当作为确定外观设计专利权保护范围的重要参考因素,并在此基础上,综合考虑产品的可创新设计空间、专利本身的创新设计高度、一般消费者的认知水平以及产品市场的相对成熟度等因素,公平合理地运用整体观察、综合判断的对比原则。

4.5成套产品与组件产品的侵权判断

4.5.1成套产品

两件以上同一种类的产品在满足一定条件的情况下可以作为一件申请提出,通常将它们称为成套产品。成套产品与组件产品的区别在于,成套产品的各个部分既可以组合在一起使用,也可以单独使用而不妨碍其独立的使用价值。如有床单、被套、枕套、靠垫套等组成的床上用品套件产品。

成套外观设计专利权的保护范围应当是表示在图片或者照片中的各独立的外观设计专利产品为准,即可以将该件成套外观设计专利中每一项外观设计视为一件独立的外观设计专利权。只要被控侵权设计与成套外观设计专利中的一项相同或者近似,就可判断其落入外观设计专利权的保护范围,而非要求成套外观设计专利中的各项外观设计都必须与被控侵权设计对应地相同或者近似。

4.5.2组件产品

由数件物品组合为一体的产品,其中每一件单独的构成部分没有独立的使用价值,组合成一体时才能使用,不属于成套产品范围之内。

4.5.2.1组装关系唯一的组件产品

对于组装关系唯一的组件产品,例如:由电话机机座和听筒组成的电话机组件产品,在购买和使用这类产品时,一般消费者会对各构件组合后的电话机的整体外观设计留下印象,而不是单个的部件。所以,应当以上述组合状态下的整体外观设计为对象,而不是以所有单个构件的外观设计为对象来判断相同或者近似。

4.5.2.2无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品

对于各构件之间无组装关系的组件产品,例如扑克牌、象棋棋子等组件产品,在购买和使用这类产品的过程中,一般消费者会对单个构件的外观留下印象,所以,应当以所有单个构件的外观为对象来判断相同或者相近似。对于组装关系不唯一的组件产品,例如插接组件玩具产品,在购买和插接这类产品的过程中,一般消费者会对单个构件的外观留下印象,所以,应当以插接组件的所有单个构件的外观为对象,而不是以插接后的整体的外观为对象来判断相同或者近似。

第五部分 侵犯专利权的抗辩事由

在侵犯专利权纠纷案件的审理中,被告往往提出各种抗辩事由以证明自己并不构成侵权或者不应当承担赔偿责任。因此前期进行技术对比的结果只能判断被控侵权物的技术特征是否落入专利权的保护范围,而不能直接得出被告的行为构成对原告专利权侵犯的结论。侵权结论的做出,还必须建立在审查被告抗辩事由能否成立的基础之上。

需注意的是,为准确作出侵权判定,应当允许被告提出多种不侵权抗辩事由,如被告提出技术特征不相同抗辩,同时又提出先用权抗辩,法院应逐一审查抗辩事由是否成立,不能以被告提出的抗辩事由相互矛盾而责令其必须择一进行抗辩。

5.1现有技术(设计)抗辩

在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。

5.1.1现有技术(设计)

现有技术(设计)是指申请日以前在国内外为公众所知的技术(设计)。判断技术(设计)公开的原则是判断公众中的任何人想要得知该技术(设计)就能够得知的状态存在。

处于保密状态的技术(设计)内容不属于现有技术(设计)。所谓保密状态,不仅包括受保密规定或协议约束的情形,还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形,即默契保密的情形。负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密,导致技术(设计)内容公开,使公众能够得知相应技术(设计),则该技术(设计)构成现有技术(设计)。

现有技术(设计)的时间界限是申请日,享有优先权的,则指优先权日。但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。现有技术的地域界限是全世界范围。

需注意的是,2000年8月25日第二次修正的专利法对现有技术未作定义,且对不同类型的现有技术规定了不同的地域范围,其中以出版物方式公开的现有技术的范围是全球性的;以使用或者其他方式公开的现有技术的范围仅限于国内,即对于专利申请日前在国外公开使用或者以其他方式公开的技术,不作为现有技术。而2008年12月27日第三次修正的专利法取消了对现有技术的地域性限制,采用了绝对新颖性标准。因此,在审查现有技术抗辩时,应特别注意修正前后专利法的不同规定。

5.1.2现有技术的公开方式

现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种。

专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体,并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件,例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等,也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料,例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等,还可以是以互联网或其他在线数据库形式存在的文件等。

出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制,也不受年代的限制。出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。对于印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物,确系在特定范围内发行并要求保密的,不属于公开出版物。

出版物的印刷日视为公开日,有其他证据证明其公开日的除外。印刷日只写明年月或者年份的,以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开日。

由于使用而导致技术方案的公开,或者导致技术方案处于公众可以得知的状态,这种公开方式称为使用公开。

使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。只要通过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态,就构成使用公开,而不取决于是否有公众得知。但是,未给出任何有关技术内容的说明,以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成份的产品展示,不属于使用公开。

如果使用公开的是一种产品,即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能够得知其结构和功能,也仍然属于使用公开。此外,使用公开还包括放置在展台上、橱窗内公众可以阅读的信息资料及直观资料,例如招贴画、图纸、照片、样本、样品等。

使用公开是以公众能够得知该产品或者方法之日为公开日。

为公众所知的其他方式,主要是指口头公开等。例如,口头交谈、报告、讨论会发言、广播、电视、电影等能够使公众得知技术内容的方式。口头交谈、报告、讨论会发言以其发生之日为公开日。公众可接收的广播、电视或电影的报道,以其播放日为公开日。

5.1.3对比文件

专利申请日前,记载技术方案和设计的任何专利文件或者非专利文件,往往在侵犯专利权诉讼中被引用作为现有技术(设计)抗辩的证据,并与被控侵权方案进行对比,统称为对比文件。

对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断现有技术抗辩是否成立时,应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容,而且包括对于所属技术领域的技术人员来说,虽然隐含但可直接、毫无疑义地确定的技术内容。但是,不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。另外,对比文件中包括附图的,也可以引用附图。但是,只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容,由附图中推测的内容,或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系,不应当作为已公开的内容。

5.1.4对比原则

发明或者实用新型专利侵权诉讼的被控侵权人主张现有技术抗辩,被控侵权技术方案中被控落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定为专利法第六十二条规定的“被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术”。

外观设计专利侵权诉讼的被控侵权人主张现有设计抗辩,被控侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被控侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

5.1.5对比方法

发明或者实用新型专利侵权诉讼中,应当将被控侵权物的全部技术特征分别与每一项现有技术方案的相应技术特征单独进行比较,一般不得将其与两项以上现有技术方案进行组合对比。但在被告提供充分证据证明其使用的技术属于一项现有技术方案与所属领域普通技术人员广为熟知的公知常识简单组合的情形下,应当允许其进行现有技术抗辩。

现有技术抗辩对比是一种建立在技术特征逐个对比基础上的总体性判断,即经过对比后,如果被控侵权物的全部技术特征分别与每一项现有技术方案的相应技术特征相同或者等同的,可以得出现有技术抗辩成立的结论。如果现有技术方案仅仅揭示了被控侵权物中的部分技术特征,则不能认为该部分技术特征与现有技术方案相同或者等同。

5.1.6抵触申请

根据专利法第二十三条的规定,在发明或者实用新型新颖性的判断中,由任何单位或个人在该申请的申请日以前向国家知识产权局提出并且在申请日以后(含申请日)公布或公告的同样的发明或者实用新型专利申请,损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便,在判断新颖性时,将这种损害新颖性的专利申请,称为抵触申请。需注意的是,2008年12月27日第三次修正的专利法,在外观设计专利权的授权标准中也引入抵触申请的规定。

被控侵权人以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的,人民法院可以参照适用现有技术抗辩的规定。

5.2先用权抗辩

在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。

5.2.1必要准备

有下列情形之一的,人民法院应当认定属于专利法第六十九条第(二)项规定的“已经作好制造、使用的必要准备”:

(1)已经完成实施发明创造所需的主要技术图纸或者工艺文件;

(2)已经制造或者购买实施发明创造所需的主要设备、模具或者原材料。

所谓主要技术图纸或者工艺文件应当是指完备的、详细的、可立即付诸实施的技术图纸或者工艺文件,而非草图、简图、示意图等仍然需要进一步细化的工艺文件。

所谓主要设备、模具,应当是指为实施发明创造所需要的特种设备或者模具,而非进行一般加工或者生产的通用设备。

提出先用权抗辩的当事人应当对其已经作好制造、使用的必要准备的事实负举证责任。

5.2.2原有范围

专利法第六十九条第(二)项规定的“原有范围”,包括专利申请日前的已有生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

已有生产规模应当是指现有的实际生产规模。

利用已有的生产设备可以达到的生产规模应当是指利用现有的生产设备可以达到的极限生产规模。

利用已有的生产准备可以达到的生产规模应当是指利用现有的生产设备和生产资料,以及专利申请日前已经规划、制造、购买的但尚未实际投入使用的生产设备、生产资料可以达到的极限生产规模。

5.2.3先用权的限制

被控侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持。非法获得的技术或者设计的行为包括:盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获得技术方案的;负有保密义务的员工或者负有保密义务的合同相对方擅自披露、使用该技术方案的;第三人明知或者应当知道前款所列违法行为,仍然获取、使用该技术方案的。

先用权人在专利申请日后将其已经实施或者作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,被控侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,人民法院不予支持,但该技术或者设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

5.3权利用尽抗辩

专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权。

5.4临时过境抗辩

临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的,不视为侵犯专利权。

5.5科学研究抗辩

专为科学研究和实验而使用有关专利的,不视为侵犯专利权。

5.6药品或者医疗器械审批抗辩

为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的,不视为侵犯专利权。

需注意的是,该抗辩系2008年12月27日第三次专利法修正中新增加的事由。

5.7实施标准抗辩

经专利权人同意,专利被纳入国家、行业或者地方标准制定组织公布的标准中,且标准未披露该专利的,人民法院可以认定专利权人许可他人在实施该标准的同时实施其专利,但专利依法必须以标准的形式才能实施的除外。专利权人要求标准实施人支付使用费的,人民法院应当综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围等因素合理确定使用费的数额,但专利权人承诺放弃使用费的除外。

5.8非生产经营目的抗辩

未经专利权人许可,但不是以生产经营为目的实施专利的,不应当认定为侵犯专利权。

5.9使用外观设计专利侵权产品的抗辩

为生产经营目的使用外观设计专利侵权产品的,不应当认为侵犯专利权。

需注意的是,将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件,制造另一产品并销售的,人民法院应当以销售行为认定侵犯专利权,但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

5.10合法来源抗辩

为生产经营目的使用、许诺销售或者销售未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,只承担停止侵权责任,不承担赔偿责任。

合法来源,应当是指符合合同法要件的来源,即使用、许诺销售或者销售人对于被控侵权产品存在符合《合同法》规定的合同关系,而不是指被控侵权产品是经过专利权人许可制造的。合法来源认定的基本要件包括:正当的合同关系、正当的进货渠道、合理对价等因素。

第六部分 侵犯专利权的行为

6.1制造

制造,是指通过机械或者手工方式加工、制作出具有权利要求所记载的全部技术特征,或者具有授权外观设计全部要素的产品。

组装专利产品的,应当认定为制造。但是产品通常以成套组件的形式对外销售,由销售者或者使用者自行组装的除外。

被控侵权人不提供侵权产品的合法来源或者提供的侵权产品的合法来源不真实的,应当视为制造。

6.2使用

使用,是指专利技术方案的技术功能得到应用。将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为另一产品的零部件,制造该另一产品的,应当认定属于使用;销售该另一产品的,应当认定属于销售。

6.3许诺销售

许诺销售,是指以广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。

6.4销售

销售,是指将专利产品的财产权有偿转让给他人。销售一般经过当事人双方达成协议,订立合同,标的物发生转移,不仅包括现金交易,也包括赊购以及以物易物等销售形式。对裸装专利产品添加外包装后出售的,仍属于销售专利产品。专利产品的所有权实际并未转移,但有关销售合同已经依法成立的,也构成销售专利产品。将侵犯外观设计专利权的产品作为另一产品的零部件,制造该另一产品并销售的,应当认定属于销售,但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具技术功能的除外。

6.5进口

进口,是指由未经专利权人许可将专利产品组成的或包含有专利产品的物件输入国内。进口的产品在进口国必须是受专利法保护的产品,否则就不能构成进口专利产品的行为。进口行为与制造行为一样,都是使专利产品在其有效地域范围内出现的首要环节。

需注意的是,2008年12月27日第三次修正的专利法,明确规定允许平行进口行为,即专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,进口该产品的,不视为侵犯专利权。

6.6依照专利方法直接获得的产品

使用专利方法获得的原始产品,应当认定为依照专利方法直接获得的产品。 对该原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为,应当认定属于使用依照该专利方法直接获得的产品。

第七部分 民事责任承担

如果经过技术对比,被控侵权技术方案包含了与专利权利要求记载的全部技术特征相同或者等同特征的,并且被告没有提出不侵权抗辩或者提出的各种不侵权抗辩都不能成立,则可以进一步根据案件的证据判定被告制造、使用、许诺销售、销售、进口该专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的行为构成对原告专利权的侵犯。进而应当根据原告的诉讼请求,确定民事责任的承担。

在侵犯专利权纠纷案件中,原告经常主张的承担民事责任的方式主要有:停止侵害、赔偿损失、消除影响、赔礼道歉、销毁侵权产品、销毁制造侵权产品的模具、召回侵权产品等。

7.1主要民事责任方式

7.1.1停止侵害

在侵犯专利权纠纷案件中,一般体现为停止侵权行为。对于发明和实用新型专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为都是侵权行为。对于外观设计专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品都是侵权行为。

需注意的是,2000年8月25日第二次修正的专利法未规定许诺销售外观设计专利产品的行为构成侵犯专利权。

如果在特殊情况下,停止使用行为将会产生明显不合理的结果或者将对社会公共利益造成巨大的损害,则可以不判决停止使用行为,但应当根据具体情况,以支付补偿金或增加赔偿额的方式弥补专利权人的损失。

7.1.2损害赔偿

7.1.2.1基本原则

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

需注意的是,2008年12月27日第三次修正的专利法对权利人因侵权所受到的损失和侵权人因侵权所获得的利益这两种计算赔偿数额的方式明确了先后顺序,而之前的专利法对上述确定赔偿数额的方式并未规定按照顺序适用,而是可以根据权利人的主张选择予以适用。

7.1.2.2权利人的损失

权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。

权利人销售量减少的总数难以确定的,能够确定的侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。

7.1.2.3侵权人的获利

侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。

侵权人因侵权所获得的利益,应当限于侵权人因侵犯专利权本身所获得的利益;因其他权利所产生的利益,应当合理扣除。

7.1.2.4许可使用费

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。

确定专利许可使用费的专利实施许可合同应当是实际已经履行的,许可使用费也应当是实际已经支付的。在认定许可使用费的真实性、合法性时,应当注意审查专利实施许可合同及其备案证明、使用费发票、纳税凭证等证据。对于权利人将专利许可给自己或者亲属设立的公司而收取高额使用费的情况,应当严格审查。

7.1.2.5法定赔偿

被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,也没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权人侵权的性质和情节等因素,在人民币1万元以上100万元以下确定赔偿数额。

需注意的是,2000年8月25日第二次修正的专利法没有法定赔偿的规定,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条规定法定赔偿额为五千元至三十万元,最高不超过五十万元。

适用法定赔偿时,应当根据以下因素综合确定赔偿数额:

(1)专利权的类别;

(2)侵权行为的性质、持续时间、范围、后果等;

(3)原告可能遭受的损失、被告可能获得的利益;

(4)被告的过错程度;

(5)被告有无侵权史;

(6)被告有无对权利人侵权判决未予执行或完整执行的记录;

(7)其他应当考虑的因素。

原告应当对以上因素承担初步举证责任。

7.1.2.6零部件

侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。零部件系实现成品技术功能或者效果的关键零部件,且成品的价值主要由该零部件体现的,人民法院可以按照成品的利润计算赔偿数额。

7.1.2.7包装物

侵犯外观设计专利权的产品为包装物的,人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。包装物外观设计系吸引普通消费者购买该产品的主要因素,且与被包装产品在销售时不可分离的,人民法院可以按照被包装产品的利润计算赔偿数额。

7.1.2.8多项专利权

原告在一案中以其多项专利权被侵害起诉同一被告,但只要求在一个最高限额以内综合确定赔偿数额,在审理过程中,因部分专利权被宣告无效,或被告实施的行为被认定对原告部分专利权不构成侵犯的,可以酌情减少赔偿数额。

7.1.2.9合理费用

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

为制止侵权行为所支付的合理开支包括:

(1)公证费;

(2)调查取证费;

(3)咨询费、档案查询费、翻译费;

(4)交通费、住宿费;

(5)材料印制费;

(6)律师代理费;

(7)原告为制止侵权行为支付的其他合理费用。

对上述费用的合理性、必要性和关联性应当进行审查。

在相关联的案件中,对于原告为制止侵权行为而一并支付的合理费用,如已在其他案件中确定或考虑过的则不再重复计算。

原告要求支付律师代理费的,应当提供执业律师已实际收取费用的正规票据,人民法院可以参考国家司法行政部门规定的律师收费标准、实际判赔额和请求赔偿额的比例等因素合理酌定。

7.2其他民事责任方式

7.2.1消除影响、赔礼道歉

侵犯专利权的行为一般只是侵犯专利权人的财产权,不涉及人身权,故一般不需判决被告消除影响、赔礼道歉。但如果被告的侵权行为已经影响、损害了专利权人的人身权、商誉等权益时,也可判决被告消除影响、赔礼道歉。

7.2.2 销毁侵权产品、销毁制造侵权产品的模具

如果判决被告停止制造、销售等侵权行为已经能够有效阻止侵权产品继续流向市场,达到保护专利权人合法利益目的的,一般不需要判决销毁侵权产品、销毁制造侵权产品的模具。如果判决销毁专用模具的,应当要求原告举证证明专用模具确实存在以及数量、存放地点等信息,以避免执行上的困难。

7.2.3召回侵权产品

侵权产品一旦售出,其所有权已经不再归于被告,被告无权进行处置。并且鉴于销售市场的广泛性和不确定性,召回侵权产品势必耗费巨大的费用,也存在执行上的巨大困难,因此一般不判决召回侵权产品。

7.2.4诉讼费用的负担

案件受理费、保全费、鉴定费等由败诉方承担。诉讼费用的负担应体现由败诉方承担的原则,但判决的赔偿额与原告主张的数额存在较大差距时,应在综合考虑原告诉讼请求与判决金额之间差距大小的基础上,适当判决原告承担部分案件受理费。

第八部分 其他

8.1中止诉讼

在侵犯专利权纠纷案件中,被告往往会向国家专利局专利复审委员会请求宣告涉案专利权无效,并向人民法院申请中止案件的审理。案件中止审理,必然会延长案件的审理周期,影响专利权人合法权利的行使。因此人民法院对中止审理以及何时恢复案件审理应当进行必要的、严格的审查。

1、侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,因实用新型、外观设计在授权时未进行实质性审查,专利权稳定性较差,因此被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:

(一)原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的;

(二)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;

(三)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;

(四)人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。

侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的,人民法院一般不应当中止诉讼,但经审查认为有必要中止诉讼的除外。

中止事由消失后,人民法院应当及时恢复诉讼。

2、侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权有效或部分有效的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院可以不中止诉讼。

3、被告以其请求宣告涉案专利权无效的证据主张现有技术抗辩的,人民法院应当及时进行审理。

被告未以其请求宣告涉案专利权无效的证据主张现有技术抗辩的,人民法院可以要求被告提供其请求宣告涉案专利权无效的申请文件和证据并进行审查,如果认为足以构成现有技术抗辩的,可以向当事人释明。被告经释明,主张现有技术抗辩的,人民法院应当及时进行审理。

4、已经中止审理的案件,当事人不服专利复审委员会有关宣告专利权无效或者维持专利权的决定,在法定期间内依法向人民法院提起行政诉讼的,该侵犯专利权民事案件是否可以恢复审理,应当根据现有证据材料进行判定。如果认为恢复审理与相关专利行政案件的判决结果明显可能发生冲突的,应当继续中止诉讼,不恢复审理。

8.2临时禁令

当事人申请诉前临时禁令的,应当根据《专利法》第六十六条、《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》进行审查,由于专利侵权判定较为复杂,因此作出临时禁令裁定应当十分慎重。

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