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自由公知技术抗辩原则和禁止反悔原则在专利侵权纠纷中的适用条件
添加时间:2012-8-26 13:26:06     浏览次数:1200

作者:张苏沛 律师、专利代理人(南京知识律师事务所)

来源:http://www.cnip.cn/news/dianxinganlipingxi/2006/1012/2444.htm

(2004)苏民三终字第017号专利侵权纠纷案,涉及的是““一种抽油烟机”实用新型专利,专利号为95239003.5。本案一、二审皆判专利权人败诉,一审的判决理由是被控侵权物相对于本案专利权利要求所记载的技术方案不构成等同侵权;二审以自由公知技术抗辩原则和禁止反悔原则维持一审判决,驳回了专利权人的诉讼请求。现案件已经进入再审程序,并与2004年10月22日举行了听证。

本案最值得予以特别关注的原因在于:(1)一、二审驳回专利权人的理由互相矛盾;(2)二审自由公知技术抗辩原则和禁止反悔原则的适用值得商榷。

1、自由公知技术抗辩原则

自由公知技术抗辩原则,是指在专利侵权诉讼中,被控侵权物与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下,如果被控侵权物与一项自由公知技术相同或更为接近,那么侵权就不成立。其理论依据是,专利权人只能从其真正的发明中取得利益,而对于已有技术以及从已有技术中以显而易见的方式得到的技术,专利权人不享有任何独占性质的权利。

可见,作为自由公知技术进行抗辩一般应具备以下条件:

第一,必须是被控侵权物与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下适用:本案一审法院认定被控侵权物与专利权利要求所记载的专利技术方案并不等同,二审法院适用自由公知技术抗辩原则可以认为已经对一审的判断原则与法律适用予以否定,因为只有在被控侵权物与专利权利要求所记载的技术方案构成等同的情况下才有适用自由公知技术抗辩的必要。

第二,必须是可自由使用的公知技术:本案被控侵权人提供了专利号为ZL94200033.1的在先专利和专利号为ZL92223260.1的在先专利,是能够自由使用的公知技术,可以作为抗辩的依据。

第三,必须是非组合而成的公知技术:用于抗辩的公知技术,不应当是组合而成的公知技术,因为基于特定发明目的对已有公知技术的组合,往往本身就是一项新的发明创造,而非公知技术,作为抗辩他人专利的公知技术,应当掌握一比一的原则,即用一项已有公知技术去比他人的一项专利技术,切忌将分散的公知技术加以综合或组合后去作为抗辩的公知技术。也就是说,公知技术必须是一项单独的技术方案。本案专利是实用新型专利,被告采用两份不同的在先专利来分别对抗专利技术方案中的技术特征5和技术特征6(被控侵权物的技术特征1-4分别和专利技术特征1-4相同),这本身就与自由公知技术抗辩原则相违背,二审法院支持这种抗辩理由明显不当。

第四,必须是极为近似或完全相同的公知技术:只有当该技术极为近似或完全相同时,才应考虑作为抗辩成立的依据,所谓极为近似,一般是指仅存在一些枝节上的不同;或实质上相同,但文字的描述不同;或只有某些细微的不同。如前所述,本案专利的技术方案与任一单独的公知技术皆不同,并且这一点也得到专利复审委员会的无效宣告审查决定书的充分诠释。

2.禁止反悔原则

禁止反悔原则,是指在专利审批、撤销或无效程序中,专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性,通过书面声明或者修改专利文件的方式,对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护,并因此获得了专利权,而在专利侵权诉讼中,法院适用等同原则确定专利权的保护范围时,应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。

禁止反悔原则的设立旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略,即在专利审批过程中为了获得专利权而承诺对其保护范围进行限制,或者强调权利要求中某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何重要;到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制,或者强调该技术特征可有可无,以此来扩大其保护范围,从而“两头得利”。

在适用禁止反悔原则判断专利侵权时,不仅要注意专利权人放弃了什么,更要考虑专利权人为什么而放弃。如果为克服原权利要求相对于现有技术缺乏新颖性或非显而易见性的缺陷所放弃的范围,不得在侵权判断时通过解释而扩大到这些范围。但是如果放弃的范围不涉及现有技术所披露的内容或者放弃该范围是基于除权利要求缺乏新颖性或非显而易见性以外的其他理由(如权利要求不清楚),则不能以此原则来阻止将权利要求解释到合理的等同范围。

适用禁止反悔原则应当符合以下条件:①专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的,而且已经被记录在专利文档中;②限制承诺或者放弃保护的技术内容,必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用;③应当以被告提出请求为前提,并由被告提供原告反悔的相应证据。

本案二审中适用禁止反悔原则的“事实依据”是涉案专利摘要中的一句话,而该“事实依据”从涉案专利说明书、无效程序中的意见陈述书和专利复审委员会的无效请求审查决定书皆找不到。同时我国专利法明文规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。”摘要是说明书公开内容的概述,它仅是一种技术情报,不具有法律效力。摘要的内容不属于发明或实用新型原始公开的内容,不能作为以后修改说明书或者权利要求书的根据,也不能用来解释专利权的保护范围。

可见,本案二审法院对于禁止反悔原则的适用同样值得商榷。

本律师作为本案再审程序中的专利权人(再审申请人)的委托代理人将对本案最终审理结果进行后续报道。

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