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外观设计专利侵权纠纷案件的若干问题探讨
添加时间:2012-8-13 6:10:33     浏览次数:1002

作者:湖州市中级法院  沈国祥

我国专利法保护的发明创造包括发明、实用新型和外观设计。外观设计产品首先是一种工业品,同时通过富有美感的装饰效果来赢得市场,因此实质上是技术与艺术有机结合的智力创造成果。外观设计专利占我国专利数量的比例很大,我们浙江省就是外观设计专利的申请和授权大省,相应的在司法层面也表现为外观设计专利侵权纠纷在专利侵权纠纷案件中也占有相当大的比例。但由于专利法及其实施细则以及最高人民法院的司法解释对外观设计专利保护的规定较为原则,能够适用于具体案件的细化规定较少,因此对于相类似的案件,不同的法院往往会有不同的事实认定和裁判结果。本文就外观设计专利侵权纠纷案件中的一些问题进行浅议,供大家讨论。

一、外观设计专利保护范围的确定问题

确定外观设计专利权的保护范围是进行侵权判定的前提。根据专利法(2008年12月27日第三次修订)的规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。可见专利法不要求专利权人在申请授权时提交以文字表述的权利要求,故外观设计和发明及实用新型相比不存在权利要求。

司法实践中,如果专利权人的外观设计专利产品的保护范围是以照片的形式表现的,一般不会出现视图矛盾或者错误的情形。但如果权利人的专利产品是体积不大且外形复杂多变的工业品,且其专利视图又不是用CAD等方式制图的情况下,有时会出现各专利视图矛盾或者表达不一致的情形。被控侵权人也会以专利视图存在错误导致产品的外观形状不具有唯一性进而影响到侵权认定作为抗辩理由提出。在遇有此类问题时,笔者认为应当综合各视图来判断以确定外观设计产品的形状能否得以确定即是否具有唯一性。如果某一视图中的错误能够在其他视图中得以纠正,综合各视图仍可以确定该部分设计的,则应当视为制图中的瑕疵。由于外观设计专利公报的视图是反映产品形状、图案或者其结合的一般示意图,而不是严格的产品设计、生产图纸。因此当有外观设计专利视图出现错误之处时,只要综合各视图公开的信息仍可以确定产品整体形状,并不影响本领域普通技术人员清楚、完整并唯一地理解和确定该外观设计产品,尚不足以导致无法确定产品的整体形状进而无法适于工业应用的,专利视图仍然可以作为是否构成侵权的对比文件。如被控侵权人在审理过程中以此理由对专利的有效性提出质疑的,审理案件的法院应当对其释明,告知其就此问题可向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。人民法院应当在侵权诉讼中坚持专利权有效原则,不对专利性进行评价。①受理侵权案件的法院是无权在侵权诉讼中对专利的效力问题一并解决的。

需要说明的是,如果外观设计专利权人在获得授权后,在生产过程中根据市场需求又逐步对其专利产品进行了改进,因被控侵权人对其改进后的产品进行仿制而引发侵权的,是否构成侵权的对比则仍应在专利权人最初向国家专利局申请授权时所提交的专利产品视图中所表现的产品形状和被控侵权人生产的被控侵权产品之间进行,而不受专利权人实际改进产品的影响。因为外观设计专利是否侵权的对比依据是专利视图中的外观设计产品形状,而非生产商实际生产的产品。有时为了对比时更加直观,在确定实际产品形状与专利视图中的外观设计产品形状一致的情况下,才会把专利产品与被控侵权产品直接对比。因此,即使被控侵权产品和专利权人的改进产品在设计要点上相同或无明显区别,但如果和专利视图中所表现的产品不相同或有明显区别,仍然不构成侵权。

如前文所述,人民法院应当在侵权诉讼中坚持专利权有效原则,被控侵权人如以专利不具有新颖性为由提出抗辩的,则应向其释明可通过专利无效程序解决。如其坚持不通过专利无效程序解决的,对其抗辩不予支持。如被控侵权人以自己实施的是在先设计进行抗辩的,人民法院应将被控侵权产品与在先设计及外观设计专利分别进行对比,看被控侵权产品是更接近在先设计还是外观设计专利。如更接近在先设计的,则应认定侵权不成立。反之如果被控侵权产品更接近外观设计专利的,则应认定侵权成立。

二、外观设计专利侵权纠纷案件中侵权判断标准和判断主体问题

外观设计与发明及实用新型不同之处在于其具有一定美感的商业外观,因此保护外观设计专利权主要是制止仿制行为。根据专利法第23条第2款的规定,授予专利权的外观设计与现有设计或现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。这一款是关于外观设计授权标准的规定,此处的明显区别指的是产品所表现的外观设计理念与在先设计相比较的结果。在2000年第二次修改专利法时,授权的标准是与在先设计相比不相同或不相近似,可见新修订后的明显区别标准要高于不相同或不相近似。产品整体视觉效果对比如果有明显差别必然是不相同或不相近似,但不相同或不相近似却未必属于有明显差别。司法实践中侵权判断标准也应参照授权审查标准,即在确定外观设计专利权的保护范围后,对被控侵权产品与外观设计产品采用整体观察、综合判断的判断方式后,如果两者在产品的形状、图案、色彩或者这些要素的结合上相同,或者这些要素的差别对于产品的整体视觉效果没有明显区别的,应当认定为侵权。当然,无论在授权审查阶段还是侵权诉讼中,均以产品相同或相似为前提。如果两者属相同或无明显区别的外观设计,但产品不相同或不相似,也不应当认为是侵权。司法实践中对产品类别的鉴别做法一般是参照外观设计分类表,并同时结合考虑产品的形状、功能和用途等因素来判断是否属于同类或类似产品。因此侵权情形包括产品相同,形状、图案也相同;产品相同,形状、图案等设计要点无明显差别;产品类似,形状、图案等设计要点相同或者无明显差别。

在判断外观设计专利产品与被控侵权产品是否相同或有无明显差别时,笔者认为:

1.应以一般消费者作为判断主体,而非专业设计人员。不同的判断主体在判断时有不同的视角,因此在认定是否构成侵权上也会有迥然不同的结论。当然,不同的外观设计产品有不同的一般消费群体,而且即使是同一外观设计产品还可以根据使用方式的不同,在一般消费者中还有普通消费者和最终消费者之分。由于不同的消费者有不同的知识水平和感知能力,因此一种产品的判断主体的定位正确与否往往影响到相同或相近似的判断结论的准确性。

(1)对于一般的日常生活用品,如食品、家用电器等,社会公众均有购买并实际使用的可能,故此类产品的一般消费者就是普通消费者,社会公众就是此类产品是否有明显区别的判断主体。

(2)对于用途是被生产加工成最终消费品的中间介质,如建材、电子元件等,由于此类产品是属于社会公众使用的最终消费品的组成部分,社会公众在使用最终消费品时不会接触和购买,因此注意和购买此类产品的往往是最终消费品的生产商或者维修人员,故该类产品的一般消费者即为此类产品的生产商和维修人员。需要注意的是,在审理此类案件时,应当在裁判文书中予以阐明比较此类产品是否有明显区别的普通消费者就是该类产品的生产商和维修人员,而不是包含该类外观设计产品的消费品的最终使用者。因为有时产品的最终消费者并不一定就是普通消费者。②

(3)对于属于专业技术领域的各类工农业产品,诸如电动工具、工业用机器设备、医疗器械等,由于此类产品一般情况下就是特定的专业技术人员用来实现特定的目的,而与社会公众的日常生活消费相距甚远,平常几乎没有购买和使用的机会,因此此类产品的一般消费者就是购买、使用此类工具的专业技术人员。

在判断某类外观设计产品的一般消费者为何种消费群体时,上述三种情况中第一种情形的判断最为简单,但对于第二、三种情形,往往会出现分歧。上下级法院之间乃至同一法院不同的法官之间都会出现不同的认识。笔者认为,在确定某类外观设计产品的消费群体时,哪一类主体会去购买和使用是一个非常重要的考虑因素。也只有需要购买和使用此类产品的消费群体,才会产生对此类产品的关注心理状态并在此基础上形成一定的知识水平和感知能力。一些用于公共领域的工业产品,如道路两边的垃圾桶,其一般消费者显然是该类产品的购买者和安装及维护人员。虽然路人行走时可能会对路边的垃圾桶进行观察和欣赏,而独具设计的垃圾桶也确实会给人以美感,但行人毕竟不是此类产品的购买者和安装及维护人员,不会去购买和安装及维护,因此也相应的缺乏产生对此类产品的关注心理状态和一定的知识水平和感知能力。如曾经引起争论的路灯案,笔者认为认定路灯的普通消费者为购买者和安装及维护人员相对于行人而言更为合适。

2.在以一般消费者的眼光作出判断时,要排除产品的尺寸大小、材料、内部结构、功能(非装饰性)、公知设计部分等因素,而外观设计产品的形状、图案及色彩所表现出来的设计者的设计理念、构思方法等内容,才是消费者在购买和使用时所注重的相关因素。

(1)产品外观尺寸的简单放大或缩小不会导致设计理念有本质变化,故在确定保护范围时不应予以考虑。此外,如果被控侵权产品与专利产品外观相同或无明显区别,即使两者所用的材料不同,同样也不应予考虑。

(2)专利应当具备对已有产品进行新的创新,除非该产品的外观相对于已有设计是全新的。专利必须具备新颖性、创造性、实用性三个特征。因此在确定外观设计专利保护范围时,首先要区分已有的公知设计部分和独创设计部分,不应将申请日前已有的在先设计包括在专利人的权利范围内。有观点认为如果在进行侵权对比时将公知设计排除在保护范围以外则与专利法第59条相悖,因为该条规定外观设计专利的保护范围是以表示在图片或照片中该产品的外观设计为准。故只要表示在图片或者照片中的外观设计专利产品,均应属于保护范围。对此笔者认为,独创是专利必须具备的特点,在表示外观设计产品的图片或照片中,虽然囊括了公知设计部分,但并不意味着公知设计部分就必然受到专利法的保护,而是在表现外观设计产品形状时公知设计部分和独创部分是融为一体而难以割裂。在以表示外观设计产品的图片或者照片中,要表现的当然是产品的整体和全部,且在表现方式上也无法将两者割裂,单独表示独创设计部分。当然,在司法实践中,在进行侵权判断对比时,法官在认定外观设计产品一些设计要点属于公知设计或者属于功能性设计部分时应当谨慎,因为去掉外观设计产品的任何一部分就意味着专利权保护范围的扩大。

(3)在确定保护范围时还要注意区别外观设计产品的可视部分与不可视部分。专利权人的权利保护范围就是表示在图片或者照片中的外观设计产品,故图片或者照片中显示的部分就是列入保护范围的“可视部分”。但有时对于一些外形比较复杂的外观设计产品,也存在购买或者使用时不会注意甚至看不到的部分,如产品的内部结构,就应当排除在保护范围之外。如前文所述,同一外观设计产品中不同的消费群体有不同的观察视角,在确定外观设计产品中物理意义上的“不可视部分”是否能够转为法律意义上的“不可视部分”时也因人而异。因此判断某一类产品的具体部位是否受专利法保护时仍应以该类产品的购买者和使用者为判断主体。

3.在以一般消费者的眼光做出判断时,还应当要求他们对要购买的产品施以一般的注意力。当然,在现实生活中,消费者在购买产品时,是否真正施以一般注意力,还是受到消费者的消费能力、个体差异以及产品性能、价格等诸多因素的制约。

三、外观设计侵权纠纷中制造、销售、许诺销售及使用等行为的相关问题

专利法第11条第2款规定:“外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”可见对外观设计专利而言,专利法没有赋予专利权人禁止使用权,侵权行为只限于制造、许诺销售、销售和进口四种情形。司法实践中因进口外观设计专利产品导致侵权的情形较少见到,故在此不作论述。

1.对制造行为及制造者的认定

专利法中制造的含义是指与外观设计产品相同或无明显区别的产品在物理意义上的再现,包括直接生产或购买零部件后组装。在司法实践中,侵权产品制造者的认定是一个难点。因为大多数侵权产品的制造者具有一定的隐蔽性,不像销售者那样处于市场流通领域中较容易被专利权人所知悉。故除非专利权人对制造者的生产行为固定有直接证据,否则多数情况下对制造者的认定是靠间接证据的相互印证来达到的。在通常情况下,一般从产品或者产品的外包装上所标注的信息进行初步判断,如产品的注册商标、吊牌或铭牌、说明书上标注的生产商名称和地址、联系方式(电话和传真)等信息直接表明其为生产商的,如果无相反证据的,应认定为制造者。此外,如有其他证据足以证明被控侵权产品还有其他生产商参与制造或者监制的,如该生产商的广告网页或网络经销平台及其他宣传媒体上显示的对被控侵权产品的介绍说明,能和涉案被控侵权产品上所反映的信息一致的,使一般消费者在看了之后足以认为该生产商参与制造的,也应认定为制造者并承担连带赔偿责任。当然,在实际生活中不排除商标、厂名等信息被冒用等情形,因此在凭借上述信息认定制造者时应予慎重,注意各证据间相关信息的一致性。如果相关证据上所反映的制造者的信息不一致的,则不予认定。如被控侵权产品上标明的生产者信息与商标权人不一致的,在商标权人否认且又无其他证据的情况下,应不予认定。

需要说明的是,有的法院对拒不说明被控侵权产品合法来源的销售商一概认定为制造者,并判令其停止制造、销毁模具。笔者认为这种观点值得商榷,因为制造和销售毕竟是两个不同的独立行为,虽然专利法规定了销售者拒不说明被控侵权产品合法来源的,须承担赔偿责任,但那是基于销售者对其所销售的被控侵权产品有说明合法来源的法定义务,赔偿损失是对销售者不履行或不能履行该法定义务的惩罚性措施,但并不等于销售者在不履行该法定义务时就可以视其为制造者并以此判令其承担本应由制造者承担的民事责任。因此在没有足够的证据证明销售者同时也是生产者的情况下,就不应认定为制造者。当然,如果在销售者的场所发现有被控侵权产品、原材料及生产模具,如销售者不能提供证据证明自己没有实际制造以及被控侵权产品具有合法来源的情况下,就应认定为制造者。

司法实践中,如果被控侵权产品制造者以其生产行为是接受第三人委托加工为由进行抗辩的,该如何认定责任?根据我国专利法的规定,专利侵权行为的认定是采用无过错责任原则的。只要在我国境内以生产经营为目的而制造落入他人外观设计专利权保护范围的产品的,就构成侵权,而不论主观上是否有过错。因此即使是制造者不知道按照委托方的要求而生产的产品是侵权产品,亦不能免责。至于委托方与实际制造者之间的责任承担问题,笔者认为首先应由制造者对其抗辩理由进行举证,有经查证属实的委托加工合同等相应证据才能认定双方之间存在委托加工关系。权利人可以根据查明的事实只追究制造者的侵权责任,也可以向法院申请追加委托方作为间接侵权者为共同被告参与诉讼。在责任的承担上,无论制造者是否知道根据合同的约定而生产的产品系侵犯他人外观设计专利权的产品,均与委托方构成共同侵权而承担连带赔偿责任。

2.许诺销售、销售的认定

销售的含义是指卖方将货物的所有权转移给买方,而买方向卖方支付相应价款的行为。广义的销售不仅包括货物的实际销售,还包括卖方愿意提供货物买卖的意思表示,即许诺销售。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的司法解释第24条对许诺销售也作了定义。由于专利法已将对外观设计产品的许诺销售列为侵权行为,因此最高法院针对发明和实用新型所作的许诺销售的定义完全可以适用于外观设计专利。赋予专利权人禁止许诺销售权,从而在其市场份额面临被被控侵权产品侵占之虞时及时给予救济,从而防止市场份额的潜在流失是有益的。    

司法实践中如何区分许诺销售和销售行为,笔者认为一般情况下应以销售行为是否成立为标准。从某种意义上讲,销售是一种合同,是否构成销售,应当根据合同是否已经成立来判定。③因为销售情况下,专利人的市场份额已因行为人的销售行为而丧失。④即使在买卖双方达成买卖合同但货物所有权尚未实际转移的情形下,由于交易的对象已确定,一般而言买方不太可能会冒着可能要向被控侵权人承担违约责任的风险,而在被控侵权人交付被控侵权产品之前要求解除合同并转而向专利权人购买专利产品,专利权人的预期利益的损失和销售者的此种销售行为有一定的因果关系,因此从保护专利权人的专利市场价值和市场份额的角度看,此种行为应属销售行为。

至于销售者在构成侵权的情况下是否还要承担相应的赔偿责任,则要视其能否履行合理来源的抗辩义务。合理来源的抗辩成立须满足两个条件:一是销售者确实不知其销售的产品的权利状态。如司法实践中,一般而言在销售者接到权利人的警告函之前应推定其是不知晓的;二是能够证明其销售的产品有合法来源。但如果销售者在收到权利人的警告函后或曾因销售被控侵权产品而被行政处罚或被法院判令停止侵权行为之后仍再次销售的,则其销售行为已不属于“善意”行为,其销售的产品也已不属于有合法来源的产品。即使其提供了被控侵权产品的其他合法来源途径,也不能免责。对于善意且能提供合法来源的销售者,虽然不承担赔偿责任,但对于权利人为此所支出的维权成本如公证费、律师费等相关合理费用仍应予以支付。

生活中,许多超市或者商场将其柜台租赁给他人销售产品,由超市或者商场收取货款后再与柜台的承租人结算的情形屡见不鲜。对于超市或者商场的柜台承租人销售被控侵权产品引起纠纷的,如何认定销售者?笔者认为,应当以买卖双方的销售凭证为依据。因为销售者对其销售的货物开具发票是其法定义务,如果消费者持有的发票、购物小票等凭证是由超市或者商场出具的,则应认定商场存在销售行为。尽管超市或者商场和其柜台的承租人往往会有双方权利义务关系的内部约定,但作为权利人对此并不清楚,超市或者商场与其柜台的承租人的内部约定和专利侵权纠纷亦不属于同一法律关系。因此商场和销售者之间的内部约定不能对抗权利人,商场可在承担侵权责任后可再向实际销售者另行主张。

3.使用行为的认定

产品的使用,顾名思义就是产品所具备的功能得以应用。由于外观设计在授权审查时是“以貌取胜”,不像发明和实用新型那样考虑其功能和技术特征,故专利法没有赋予专利权人禁止使用权。司法实践中,有生产商在购进侵权产品后作为零部件安装在自己生产的产品中再投放市场,如冰箱的生产商在购进一款侵犯他人外观设计的用于过载保护装置的部件后安装在自己生产的冰箱后投放市场的行为,笔者认为此类行为应属销售而非使用或制造行为。因为生产商没有对被控侵权部件进行再加工或者使用,而是将其作为整个产品的一部分一起销售,整个产品的利润中也包含了该侵权部件。如果认定为使用行为的话,则作为完整产品生产商一直可以持续销售装有被控侵权部件的产品而无法判令其停止使用,亦无需承担任何责任,不利于保护专利权人。同样,如认定为制造行为的,则由于产品的制造者和被控侵权部件的制造者因都存在制造行为而须承担连带赔偿责任,也与实际情况不符,且在产品的制造商提供了被控侵权部件的合法来源的情况下仍应承担赔偿责任,也加重了生产商的负担。

司法实践中,对外观设计专利产品回收后再重新加以“利用”的行为,如生产商将回收后的拥有他人外观设计专利的酒瓶加注自己的酒后再予以销售,是否还属于使用行为?笔者认为,作为外观设计产品的包装物是独立存在的商品,在其被包装的产品使用殆尽后,其专利价值也不复存在,应当退出流通领域。如果有生产商重新加以利用,再装上与原先被包装的产品相同或相近似的产品,等于重新制造了专利产品,故此种行为不符合专利权用尽原则,而属于侵权行为。

当然,一概将使用行为排除在侵权行为之外是否妥当还是有待探讨的。生活中一些外观设计产品属于生产资料,行为人虽然没有进行简单的仿制,而是以营利为目的在其生产、经营活动中使用被控侵权产品,若不加以禁止则不利于保护权利人的合法权益。不过在立法尚未对此类行为作出调整前,依旧不能认定为侵权。

四、外观设计专利侵权纠纷中损失赔偿额确定问题

一般而言,有形财产的价值或价格相对容易确定,一旦发生侵权,确定赔偿数额比较容易。但包括专利权在内的各类知识产权是无形财产权,一旦发生侵权,由于知识产权的客体本身的价值难以估算,因此要确定赔偿数额也具有一定难度。对于赔偿损失,专利法第65条作了具体规定,具体计算方式先后分别为:专利权人损失或被控侵权人获利、专利权人的专利许可使用费合理倍数以及法定赔偿。在专利权人损失或被控侵权人获利能够查清的前提下,就不适用法定赔偿。人民法院在诉讼中应对专利权人进行释明,要求其明确损害赔偿计算方法。被控侵权人以其他赔偿计算方式来抗辩专利权人法定赔偿主张的,应对抗辩进行审查。如抗辩成立的,则予以采纳。若其抗辩不成立的,则根据其提供的相应证据作为酌情判定赔偿数额的参考因素。如专利权人坚持以其损失或被控侵权人获利主张赔偿数额但其依据明显不充分的,人民法院应对驳回其诉请,不主动适用法定赔偿。在计算损失赔偿额时,应考虑:

1.如果外观设计产品为可以独立使用的产品,则消费者购买该产品等于直接购买外观设计,因此如果原告损失或被告获利有足够的证据能查清的,可作为侵权的赔偿额采用。但须注意如果以被控侵权人的获利数额作为赔偿数额时,要考虑被控侵权人的产品种类,如果其除了被控侵权产品以外,还生产其他产品的,则应当将不属于被控侵权产品的利润予以剔除。

2.如果产品部件构成专利侵权的,在确定赔偿数额时应考虑该部件在整个产品中所起的作用。若该产品部件是体现整个产品技术功能和效果的关键部件,则可参考整个产品的利润并结合其他因素合理确定赔偿额。若是只起到辅助性作用的一般部件,则可参照该部件的价值和在实现整个产品利润中所起的作用来合理确定赔偿数额。如产品包装物为侵权产品的,一般也应参照该包装物的价值及在实现被包装产品利润中所起的作用等合理因素确定赔偿数额。不能简单的以整个产品的利润来计算,否则会导致赔偿数额的扩大。

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注  释:

①②周根才、高毅龙《外观设计专利侵权诉讼中的若干问题探讨》,载程永顺主编《外观设计专利保护实务》,法律出版社2005年6月第1版,第299页。

③姚建军《销售专利产品侵权赔偿的举证与认定》,载蒋志培主编《专利商标新型疑难案件审判实务》2007年8月第1版,第233页。

④张广良主编《外观设计的司法保护》,法律出版社2008年9月第1版,第42页。

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