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外观设计专利不得与在先权利相冲突—北京椰风热带食品配送有限公司与国家知识产权局专利复审委员会第三人海口市南山实业有限公司行政诉讼案
添加时间:2012-7-31 10:20:16     浏览次数:1902

案例简介

判决书字号

一审判决书:北京市第一中级人民法院(2002)一中行初字第169号

二审判决书:北京市高级人民法院(2003)高行终字第217号

案由概述

1996年7月6日,海口市南山实业有限公司(简称南山公司)向中国专利局申请了使用于产品名称为“椰子粉包装袋”的外观设计专利,该专利于1997年8月6日被公告授权。1998年5月21日,北京椰风热带食品配送有限公司(简称椰风公司)就本案专利向国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)提出无效宣告请求。专利复审委员会于2001年12月17日作出第4065号无效宣告请求审查决定,维持本案专利权有效。椰风公司不服,提起行政诉讼,一审法院判决撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第4065号无效宣告请求审查决定,国家知识产权局专利复审委员会重新作出无效宣告请求审查决定。为此,本案第三人南山公司不服一审行政判决,向北京市高级人民法院提出上诉。

一审案件事实及证据

1996年7月6日,南山公司向中国专利局申请了名称为“椰子粉包装袋”的外观设计专利,该申请于1997年8月6日被公告授权,专利号为96307459.8,专利权人为南山公司。本案专利授权公告的视图仅为主视图。

1998年5月21日,椰风公司就本案专利向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是本案专利不符合专利法第五条和专利法第二十三条的规定:“(1)本专利采用我公司椰风产品的商标标识图形,该图形已作为我公司产品外观,于本专利申请日前在市场公开销售、在报刊公开发表,丧失了新颖性。(2)商标局已将我公司椰风商标认定为驰名商标,该商标图样包含‘CO’组合图形。被请求人使用与其近似的图形作为商品包装装演,足以造成消费者误认误购。”椰风公司共提交了28份证据。

专利复审委员会分别于1998年12月22日和2000年11月13日进行了两次口头审理,第一次口头审理所涉及的是本案专利是否符合专利法第二十三条的规定,第二次口头审理所涉及的是本案专利是否符合专利法第五条的规定。专利复审委员会认为,由于本案审理处于专利法的修改前后,应当适用修改后的专利法。遵照国家知识产权局第78号公告的有关内容,本案涉及与在先商标专用权及在先著作权相冲突的问题,可以依照修改后的专利法第二十三条的规定进行审查并作出决定。

专利复审委员会于2001年12月17日作出第4065号无效宣告请求审查决定,维持本案专利权有效。专利复审委员会在该决定中认定椰风公司提出的无效理由不能成立,因此作出了驳回无效宣告请求,维持本案专利权有效的第4065号无效宣告请求审查决定。

另查,1998年4月,海南椰风实业有限公司向海南省工商行政管理局举报,称南山公司侵犯其对第832929号商标享有的专用权。海南省工商行政管理局认定南山公司在其生产的“南国”天然椰子粉包装袋上使用的装潢图案中的一部分,与第832929号“COWIND”文字及图形组合商标类似,构成商标侵权,并据此于1999年5月26日对南山公司作出了行政处罚。南山公司不服,向海口市中级人民法院提起行政诉讼。海口市中级人民法院经审理维持了该行政处罚决定。南山公司遂向海南省高级人民法院提起上诉。海南省高级人民法院经审理认为,由于对该案被诉具体行政行为的法律适用问题需要送请最高人民法院作出解释,因此作出了中止诉讼的行政裁定。恢复审理后,海南省高级人民法院于2003年6月26日作出(2000)琼高法行终字第16号行政判决,认为该行政处罚决定违反了《行政处罚法》,理由是“在商标权与专利权两项权利同时合法存在的情况下,省工商局以一方当事人合法行使专利权的行为属于对另一方当事人商标权的侵权为由,以此作出行政处罚,法律依据不足。”该判决撤销了行政处罚决定及一审行政判决,并判令省工商局赔偿南山公司经济损失。

海南椰风实业有限公司还曾以南山公司使用本外观设计专利侵犯其注册商标专用权为由向海口市中级人民法院提起民事侵权之诉。海口市中级人民法院认为,该案争议的侵权问题有待于国家知识产权局专利复审委员会对椰风公司提出的无效宣告请求作出处理后方能审理,故以(1998)海中法经初字第202-1号民事裁定中止了该商标侵权诉讼。

一审法院判决

北京市第一中级人民法院认为:专利复审委员会在第4065号无效宣告请求审查决定中没有正确适用专利法第二十三条的规定对他人是否享有在先取得的合法权利以及本案专利是否与他人在先取得的合法权利相冲突作出认定,该决定在认定事实和适用法律上均存在错误,应予撤销。专利复审委员会应当在椰风公司已经提供证据证明他人拥有在先取得的合法权利的情况下,就本案专利是否与他人在先取得的合法权利相冲突进行审理,并作出无效宣告请求审查决定。

据此,依照《行政诉讼法》第五十四条第(二)项第2目之规定,判决:

一、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第4065号无效宣告请求审查决定;

二、国家知识产权局专利复审委员会重新作出无效宣告请求审查决定。

二审诉辩观点

南山公司不服原审判决,向本院提出上诉,请求撤销原判,维持第4065号无效宣告请求审查决定。理由是:原审判决在南山公司提出椰风公司既非本案所涉商标专用权人,亦非著作权人的情况下,未对商标权、著作权的权属问题进行审查,未对南山公司提出不构成权利冲突的基本事实进行审查;适用法律错误,应当按照专利法实施细则第六十五条第三款的规定驳回椰风公司的无效宣告请求。

专利复审委员会、椰风公司服从原审判决。

二审法院判决

本院认为:专利复审委员会在第4065号无效宣告请求审查决定中没有正确适用专利法第二十三条的规定对他人是否享有在先取得的合法权利以及本案专利是否与他人在先取得的合法权利相冲突作出认定,该决定在认定事实和适用法律上均存在错误,应予撤销。南山公司关于原审判决认定事实不清,适用法律错误的上诉理由不能成立,本院不予支持。原审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《行政诉讼法》第六十一条第一款第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

本案焦点

专利无效

专利无效是指专利因不具有专利法规定的条件或者侵犯了其他在先合法权利而不发生法律效力的情形。专利无效应当由专利复审委员会审查并予以宣告。

在先权利

在先权利是指该合法权利的产生之日早于专利的申请日或者优先权日。在先权利主要包括商标专用权和著作权。

法律依据

《专利法》第二十三条规定:

授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

《专利法实施细则》第六十五条第三款规定:

以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理。

法理分析

一、何谓在先权利以及冲突产生的法律原因

在先权利是指该合法权利的产生之日早于专利的申请日或者优先权日,主要包括商标专用权和著作权。保护在先权利,既是外观设计专利授权的实质条件,也是无效宣告请求的法定理由之一。在实践中,外观设计专利人未经许可将他人的注册商标或者他人的作品作为自己的外观设计的一部分或者全部,这种情况是非常常见的。因此,外观设计专利极易与他人的商标专用权和著作权发生权利冲突。这也是我国专利法第二十三条作此规定的原因所在。在这其中要注意的是,该商标专用权或者著作权,其产生之日必须早于外观设计的申请日或者优先权日,否则不能成为在先权利。外观设计与注册商标相冲突的表现形式是:外观设计的形状、图案的全部或者主要部分与他人的注册商标相同或者相近似。而与著作权发生冲突主要表现为外观设计的设计方案全部或者部分与他人享有著作权的作品相同。

在本案中,由于椰风公司对于第4065号无效宣告请求审查决定中关于本案专利新颖性部分的认定没有异议,因此法院仅对该决定中关于本案专利是否与他人在先取得的合法权利相冲突的认定进行合法性审查。2000年8月25日修订并于2001年7月1日施行的《专利法》第二十三条增加了“授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定,该规定的目的在于保护在先权利人的合法权益。依此规定,对于与他人在先取得的合法权利相冲突的外观设计不授予专利权,已经授权的,应当宣告该专利权无效。

关于椰风公司提出的本案专利与他人在先取得的商标权和著作权相冲突的主张,根据审理查明的事实可以认定,“COWIND”文字及图形组合商标于1996年4月21日被核准注册于饮料类商品,海南椰风实业有限公司对该商标享有专用权,南山公司则于1996年7月6日申请本外观设计专利,故海南椰风实业有限公司对“COWIND”文字及图形组合商标享有的专用权,相对于第三人的外观设计专利权是在先取得的合法权利,故存在判断本案专利是否与他人取得的在先商标权构成冲突的前提。此外,椰风公司提供的在先取得著作权的证据均载有椰树、椰果图案,这些证据载明的作品完成时间均在本案专利申请日之前,亦可以用来判定本案专利是否与他人在先取得的著作权构成冲突。

二、冲突的解决途径

对于此种权利冲突可以通过行政途径或司法途径解决侵权纠纷,也可以向专利复审委员会请求宣告该外观设计专利无效,使该项专利权归于丧失。一个切实可行、具有可操作性的程序对解决权利冲突问题尤为重要。以权利冲突为理由请求无效宣告,应该同其他法定理由请求无效宣告一样,直接向专利复审委员会提出后,当事人只要能够提交自己在先权利合法取得相关证据,复审委员会就应该受理进行审查,并作出决定。

本案中,2001年6月15日公布并于2001年7月1日实施的《专利法实施细则》第六十五条第三款规定,以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理。从该规定可以看出,生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决是专利复审委员会受理以外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告该外观设计专利权无效的前提,而不是专利复审委员会进行无效审查的前提。由于本无效宣告请求在该实施细则实施之前,已经由专利复审委员会予以受理,因此,该实施细则第六十五条第三款的规定在本案中并不适用,专利复审委员会应当就此无效宣告请求进行审理。专利复审委员会在第4065号无效宣告请求审查决定中以椰风公司没有提供本案专利与他人在先取得的合法权利相冲突的最终生效的相关部门的处罚决定或者人民法院的判决为由,认定椰风公司宣告本案专利无效的请求不能成立,没有法律依据。

此外,本案中椰风公司向专利复审委员会提出无效宣告请求时,专利法尚未作新的修改。在专利复审委员会审理过程中,2000年8月25日修订并于2001年7月1日施行的《专利法》第二十三条增加了“授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定。根据国家知识产权局第78号公告,该项规定也成为宣告专利权无效的理由之一。

关于上诉人南山公司提出的原审判决未对商标权、著作权的权属问题进行审查,椰风公司不是相关商标权、著作权的权利人的意见,由于专利法及其实施细则并没有对依据专利法第二十三条提出无效宣告请求的主体资格进行限定,所以专利复审委员会或者人民法院对于无效请求人是否为在先权利人并无审查的必要。

本专利无效行政纠纷牵连到在人民法院审理的两个案件,一个是商标侵权民事诉讼,另一个是不服行政处罚决定行政诉讼,前者因涉及到本案专利无效行政纠纷案而中止审理,后者终审判决认为商标权和专利权同时合法存在时,不能认定侵犯在先的商标权。在这种情况下,人民法院在审理侵权纠纷案件中,尚等待专利复审委员会对专利权是否有效作出结论,因此,无效请求人无法向专利复审委员会提供已经生效的判决或者行政处理决定,合法的在先权利得不到保护。

律师点评

《专利法》第二十三条中关于保护在先权利的规定是新作的修改,应当说是一个进步,其着眼点是从维护特定人合法权利的角度出发的。对专利侵权的判断标准的确定具有积极的意义。本案既涉及了对外观设计是否侵犯在先权利的实质审查,又体现了以此作为侵权抗辩理由的审查程序,应当说是该条款的较好体现。

同时,我们必须注意到,当外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突为理由提出无效宣告时,专利复审委员会往往会遇到一些复杂但又不可避免的问题,例如,如何认定有关在先权利主体资格和权利的有效性。专利复审委员会在当事人未能提交生效的法院判决和行政机关的处理决定时,对无效宣告请求不予受理,无效请求人也无法就专利复审委员会的不予受理行为提起诉讼,使得此项规定有由于附加条件而流于形式之嫌。

因此,我们在肯定该项规定的进步性的同时,也应当看到其不足之处,需不断加以改进和完善。总体而言,该案的判决遵循了专利法的相关规定,当为公正合理的判决。

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