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专利侵权诉讼中等同原则适用的探讨
添加时间:2012-7-14 19:25:18     浏览次数:1047

作者:阳青律师

来源:湖南人和人律师事务所

专利侵权判定一直是各国司法实践中的一个难点问题,而在这类诉讼中最富有挑战性的难题莫过于等同原则的适用了。等同原则是美国法院在专利侵权的审判实践中提出来的一项原则。在过去两个世纪中,美国各级法院通过1853年的威南斯诉登米德案、1950年格雷弗油罐制造公司诉林德航空用品公司案、1997年沃纳-金肯逊诉希尔顿-戴维斯案、2003年洛克希德•马丁公司诉劳拉空间系统公司案等一系列判例,确立了等同原则在专利侵权诉讼中的地位①。日本最高法院也在1998年正面肯定了等同原则,并详细论述了等同原则的适用条件②,此外,世界知识产权组织制定的《专利协调协定》草案第21条第(2)(a)款也正面承认了等同原则。  在我国,虽然专利法尚未明确确立等同原则,但是在各级法院的审判实践中,适用等同原则判定专利侵权已是一种行之有效的方法。由于我国实行专利制度的时间不长,在专利侵权判定适用等同原则方面相应的法律法规规定与审判实践经验还比较缺乏,对等同原则的适用出现了宽严不一的现象。笔者试想通过本文对专利侵权诉讼中等同原则的适用提出些探讨性意见。

一、等同原则的基本理论与依据

等同原则的基本理论是:将被控侵权的技术构成与专利权利要求书记载的相应技术特征进行比较,如果所属技术领域的普通技术人员在研究了专利权人的专利说明书和权利要求后,不经过创造性的智力劳动就能够联想到的,诸如采用等同替换、部件移位、分解或合并等替换手段实现专利的发明目的和积极效果的,并且与专利技术相比,在目的、功能、效果上相同或者基本相同,人民法院将适用等同原则确认侵权③。

在我国法律法规对等同原则虽然还没有明文规定,但等同原则还是有法理上的依据的。我国专利法第56条第1款规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。”从该规定可以看出,我国专利法综合采用德国过去的“中心限定”原则与美国的“周边限定”原则,强调由权利要求的内容来确定专利权的保护范围,具有较高的科学性,很好地平衡了专利权人和公众的利益。根据此规定可以得出的结论为:如果替换是以等同的手段替换了专利权利要求中的必要技术特征,那么这种替换仍然落入专利权的保护范围内,而不能仅以权利要求的文字记载判定是否侵权,即侵权包括了字面侵权与等同侵权两种情况。这就为等同原则提供了法理上的依据。2001年6月19日最高人民法院发布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条规定:“专利法第56条第1款所称的‘发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。’是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。”这一规定也印证了等同原则的法理依据来源于专利法第56条。

二、适用等同原则判定专利侵权的必要性

在我国专利侵权纠纷中,侵权物是否落入专利保护范围一般是争论的焦点。专利法第56规定:“专利保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用来解释权利要求。”但是,如果仅仅严格按照专利权利要求中所记载的技术特征来确定保护范围的话,却往往会带来不公平的结果。

理由一,从科技技术不断发展客观实际来看,由于专利的保护期较长,专利权人申请专利时,要根据现有技术预测将来十到二十年间所有可能的侵权形态并记载在专利要求书中是非常困难的,甚至是不可能的。比如说,天然橡胶与人工橡胶之间的替换现在看来是很容易的,但是在只有天然橡胶的时代,要在权利要求书中记载人工橡胶是不可能的。

理由二,从我国专利制度发展的历史来看,我国的专利制度的发展不过二十多年,相比发达国家而言只不过是迈出一小步,公民的专利保护意识,特别是专利权人(或专利代理人)撰写权利要求书的技术还远未达到发达国家水平,要求申请人在撰写权利要求书时划定一个极其精确的边界是过于苛刻的。况且如上所述,即使是美日等国在判定专利侵权案时仍然适用等同原则。最后,从客观效果来看,侵权人将权利要求书所记载的技术特征的一部分用其他实质上相同的手段或方法来代替,从而避免字面上直接与权利要求相同,以达到逃避承担侵权责任的目的,但实质上却是在模仿专利的现象已成为专利侵权的主要形态。仅仅按照权利要求书的记载来确定保护范围的话,会放纵专利侵权行为,影响专利权人的创造积极性,进而影响社会的进步。由此可见,在专利纠纷中,适用等同原则来确定专利范围是有必要的。等同原则实质上是在适当考虑第三者利益的同时,将权利要求的记载一定程度地进行扩张解释,从而达到切实保护技术的目的。

三、等同原则在专利侵权诉讼中的具体适用

(一)等同原则适用的基本条件和限制

2001年6月19日最高人民法院发布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中正式提出了等同原则的适用问题。该司法解释第17条规定:“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”即“三个基本加显而易见的联想”。等同原则实质上是将涉案专利的保护范围延伸到与专利权利要求书等同的部分,结果是扩大了专利权利的保护范围,其中不可避免的渗入法官的主观因素。因此把握好等同原则的适用的基本条件和限制就能合理平衡专利权人利益与社会公众利益。把握适当,既可以有效地保护专利权人的利益,又能促进科学技术进步,否则就可能适得其反。

等同原则适用的基本条件和限制一般包括适用等同原则的基本条件“三个基本加显而易见的联想”以及适用禁止反悔原则、已有公知技术抗辩原则对此的限制。

1、适用等同原则的基本条件。

依据“三个基本加显而易见的联想”要认定侵权物为专利的等同物,应满足以下几个条件:

第一、实质相同的替换

侵权物的技术特征虽然与专利权利要求中所记载的技术特征有所不同,但是专利技术中的该不同部分(被代替技术)被侵权物中的相应部分(代替技术)替换后,也能达到同样的目的,起同样的作用,得到与专利技术同样的效果。也即,侵权物与专利的技术思想实质上是同样的,并无二致(也称“三要素准则”④)。例如:仅仅是为了实现机械部件连接的目的,将铆钉换成螺丝钉是实质相同的替换。

在判断是否是实质相同的替换时,要注意的是:代替技术与被代替技术之间并不一定存在固定的搭配关系或机械的一一对应。此外,所谓的作用、效果的相同,是指在为达到专利技术的目的方面特有的作用、效果的相同,并非要求在其他方面的作用、效果也须完全相同。因此,判断时,应结合专利说明书、附图及所属技术领域等方面客观、综合地进行判断。

第二、替换的容易想到性

对于所属技术领域的普通技术人员来说,上述的代替技术与专利的一部分技术特征的替换,在侵害物的生产或使用时,无需特别的努力,无需进行创造性的思考即可得出。这里有两个需要注意的地方,一是此处的“本领域普通技术人员”并不指某些具体的人,是指对所属技术领域现有技术状况的一种认识水平。引入这一概念是为了统一判定“等同”的标准,它要求以所属技术领域普通技术人员而非专家的眼光来分析判断;二是替换的容易想到的时间,目前,我国法院倾向性意见是以侵权发生日为准。理由一、在专利保护期限内科技的发展必然会出现一些在专利申请或专利公开时还未认识的等价手段,如定在申请日就有可能仿造者利用新技术代替而避免侵权,例如早期的电子管作电子放大器件,而后出现了晶体管作电子管的替代物。理由二、适用等同原则的宗旨是因为申请时不可能将所有的侵权形态都记载在权利要求书中,而将虽与权利要求书中的记载有所不同,但实质等同的技术也内入专利保护范围。如将申请日后出现的无发明性的简单替代却不够成侵权的话有违这一宗旨。理由三、世界知识产权组织的《专利协调协定》草案第20  (2)条规定的等同时间标准也是专利侵权日⑤。

第三、非本质部分的不同

即侵权物的技术特征虽然与权利要求书中所记载的技术特征有不同之处,但该不同部分并非专利技术的本质部分。因为如果本质部分有不同的话,所谓的侵权物可以说是基于另外的技术思想而产生的产品或方法,已构成另外的技术,而不能认为是专利技术的等同物。此外,如果专利技术的本质部分同一般公知技术简单地进行了替换而能产生同样的目的、效果的话,则说明该专利技术的发明价值非常低,不值得应用等同原则对其进行保护。

2、等同原则适用范围的限制

我国目前通行的观点是,对等同原则的限制通常包括两个原则的适用。

一是适用禁止反悔原则。

禁止反悔原则指在专利审批、撤销或无效程序中,专利权人为确定其专利权具备新颖性和创造性,通过书面声明或者修改专利文件的方式,对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护,并因此获得了专利权,而在专利侵权诉讼中,法院适用等同原则确定专利权的保护范围时,应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围⑥。适用这一原则应当符合的条件有:(1)专利权人的这种承诺是明示的且被记录在专利文档中;(2)限制承诺的内容必须对专利权的授予或维持产生了实质性的作用。适用这一原则以被告提出请求为前提并由被告提出相应的证据,法官不主动适用这一原则。

2000年12月6日北京高院审结的“深圳创格科技实业有限公司、马希光诉美国康柏电脑公司专利纠纷”一案,就是被告运用禁止反悔的原则抗辩了原告等同侵权的诉讼请求而赢得诉讼的典型案例⑦。

二是适用公知技术抗辩原则

公知技术又称已有技术、现有技术,是指专利申请日前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或以其他方式为公众所知的技术。已经进入公有领域的公知技术,任何人有权使用这一技术,这一权利不应当因为他人就自由公知技术获得专利权而受到损害。已有技术抗辩,是指在专利侵权诉讼中,被控侵权物与专利权利要求书所记载的专利技术方案等同的情况下,如果被告答辩并提供相应证据,证明被控侵权物与一项已有技术等同,则被告的行为不构成侵犯原告的专利权⑧。    在公知技术抗辩原则下确定专利保护范围时,决不能运用等同原则将已有公知技术解释为原告的专利技术。1995年北京高院审结的李某诉首钢总公司某机械公司“旗杆”实用新型专利侵权纠纷案就是一起人民法院运用“实施公知技术不侵权原则”作出判决的典型案件,也是被告适用“自由公知技术抗辩原则”取得成功的典型案例⑨。

(二)与等同原则相关的特例

根据等同原则理论,以下两种发明应当适用等同原则,认定构成侵犯专利权。

1、迂回发明

所谓迂回发明,是对已取得专利权的产品制作方法(方法发明),故意加上一些多余无用的步骤,但实质上是与专利发明等同的发明。在满足下列条件的情况下,应认定迂回发明为专利发明的等同物,实施迂回发明则构成专利侵权。①迂回发明的技术特征与权利请求书中所记载的必要技术特征有不同之处,但该不同之处完全是因为迂回发明实施了一些不必要多余的步骤而造成的。实质上,迂回发明与专利发明的技术思想是一致的。②迂回发明是在专利发明已成公知技术后出现的发明,是依据专利技术而很容易联想得到的技术。③迂回发明与专利发明相比,因步骤的繁杂,技术上要略逊一筹。而这种繁杂是为了逃避侵权制裁而故意作出的多余的安排。

2、省略发明

省略发明是指故意省略专利权利请求书中所记载的某个技术特征,使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案,而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的⑩,又称改劣发明或不完全利用。省略发明在满足下列条件的情形下,应认定与专利发明等同,构成侵权:①省略发明省略的是权利请求书中所记载的比较次要的个别技术特征,实质上与专利发明的技术思想是一致的。②专利技术已被公开,依据此公开的专利技术发明,很容易进行省略;并且,之所以要进行这种省略,完全是为了逃避侵权指控。③省略发明的技术效果比专利技术要差,但比专利技术以前的技术要进步。

(三)等同原则的新发展

创立和适用等同原则的宗旨在于公平、公正实施专利法。适用等同原则既不能用来扩大权利要求的保护范围,也不能随意解释权利要求。但是假设两种产品和方法本身不同,而它们实质上履行相同的功能,达到相同的结果,如果机械地按三重检验标准来判定侵权,则完全有可能将非侵权行为认定为侵权行为,导致不确定、不公正的判决,不少改进小的发明或者技术就容易被错判为侵权。这就是实践中经常适用等同原则的缺陷。   由于上述缺陷的存在,在美、日等国通过各种判例中,对等同原则进行了新的发展。

在美国已经在适用等同原则同时增加了适用等同原则的附加条件。美国法院适用等同原则的附加的条件主要为:1、在缺乏字面侵权的情况下,等同原则并不是判定专利侵权的第二判断标准,等同原则是一种例外而非规则;2、在适用等同原则时,法院不能脱离权利要求本身对专利保护本身限制这一重大原则与适用等同原则发生冲突,应将适用等同原则限定在一个合适、公正的位置,提高判断专利侵权方面的确定性和透明度;3、专利权人撰写的权利要求应当明确且能为他人提供认识该专利权要求的限制范围和依据,在专利侵权诉讼中,不允许专利权人引用等同原则对专利要求进行重新解释以包括进非等同的内容;4、已有不少案件的判决在一定程度上体现了在适用等同原则时附加了更多的判定标准的趋势,如被控侵权人仿制专利产品的证据;被控侵权人能否提供独立研究的证据;被控侵权产品与专利权利要求之间的相似程度等出于较为公平的考虑11。

而在日本,日本最高法院于1998年2月24日,就“环形滑动滚珠花键轴承”等同侵权案作了三审裁判。在该案三审裁决中最高法院提出了“等同侵权五要件”判断准则12;该判断准则体现了与美国严格限制适用等同原则范围的倾向的同时,也提出了与迄今为止的等同三要素准则有所区别、独特的见解即:“等同五要件”,该准则的具体内容是:虽然专利权利要求书请求范围与被控侵权产品在字面上不同,但是如果(1)所述不同部分并不是专利发明的本质部分;(2)将所述不同部分与被控侵权产品中的相应部分置换,也可达到专利发明的目的,获得相同的作用效果;(3)所述相应部分的置换,对具有发明所属领域通常知识的人来说,在被除数控侵权产品制造之时是容易想到的;(4)所述被控侵权产品或方法与专利发明申请之时的公知技术并不相同,或者本领域技术人员无法在专利申请之时容易地从公知技术推导出该被控侵权产品;(5)在专利发明申请手续之时,并不存在这样的特殊情形:被控侵权产品或方法的技术范围被有意识地排除于权利要求书之外。那么,此时可认为被控侵权产品构成对专利权利要求书所记载的技术范围的等同侵权。

纵观各国对等同原则的发展,我们在适用等同原则时,从被指控侵权的技术与专利权利要求之间的相似程度以及其他较为公平的观点出发,除功能、方法、结果三方面一致外,还应结合其他附加因素综合考虑。

综上所述,等同原则是在司法实践中应运而生的,并已经成为专利侵权判定中的一个重要原则。随着科学技术的飞速发展,中国在各技术领域创造出了丰硕的专利成果,加入WTO之后有关专利的保护工作更是引起世界各国的关注。我们必须增强专利保护意识,对等同原则在专利侵权诉讼中发挥的重要作用进行深入研究,以平衡专利权人与社会公众利益,加快技术创新的步伐,促进整个社会的进步。

参考文献:

①参见李涛《美国专利侵权诉讼中等同原则的演进及其借鉴》2005-10-12法律信息网

②参见日本《最高裁判所民事判例集》第52卷第113页

③参见刘继祥《试论专利侵权诉讼中等同原则的适用》载程永顺主编《专利侵权判定实务》法律出版社2002年版第80页。

④参见刘立平《等同原则,“环形滑动滚珠花轴承”三审判例及“等同侵权”五要件》载程永顺主编《专利侵权判定实务》法律出版社2002年版第100、101页。

⑤参见刘继祥《试论专利侵权诉讼中等同原则的适用》载程永顺主编《专利侵权判定实务》法律出版社2002年版第81、82页。

⑥参见北京高院京高法发(2001)229号《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》43条。

⑦参见马浩《如何在专利侵权诉讼中代理被告》载程永顺主编《专利侵权判定实务》法律出版社2002年版。

⑧参见北京高院京高法发(2001)229号《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》100条。

⑨参见焦彦《实施自由公知技术不构成侵犯专利权》载《专利纠纷案件评析》知识产权出版社2005年版。

10 参见北京高院京高法发(2001)229号《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》41条。

11 参见孙爱民《等同原则在专利侵权诉讼中的新发展》载程永顺主编《专利侵权判定实务》法律出版社2002年版。

12 参见刘立平《等同原则,“环形滑动滚珠花轴承”三审判例及“等同侵权”五要件》载程永顺主编《专利侵权判定实务》法律出版社2002年版第103页。

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