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专利侵权纠纷与专利行政诉讼中若干问题的总结
添加时间:2012-7-14 19:23:36     浏览次数:1335

来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_67fad5d101014hnv.html

专利侵权的行为认定及专利侵权案件的起诉 

知识产权纠纷中职工侵犯商业秘密,如以《劳动法》第二十四条、第二十五条,即按照竞业禁止起诉,民庭受理;如果按照《反不正当竞争法》第十条,侵犯商业秘密起诉,知识产权庭受理。 

最高法司法政策:间接侵权认定不予支持。北京高院观点:间接侵权要从侵权责任法里的共同侵权去考虑,如果不构成共同侵权,法院不予支持。 

在租借的营业场地上发生专利侵权纠纷,关于场地租赁人是否是适格的被告思路如下:营业执照是否授权或转让、如果授权或转让则是适格被告;是否参与经营,如果参与是适格的被告;是否有尽到了注意义务。仅有一纸租赁合同不足以认定被告适格。 

关于专利产品的修理、修复是否属于侵权,有争议,司法解释还未给出权威解释。 

民事诉讼法一百零八条。只管起诉证据不管胜诉证据,实践中法院有时会在立案时做一定的实质审查。 

诉讼策略,为了拉管辖加入某被告,在受理后撤销对该被告的诉讼。此种做法有争议,法院仍然可以移交管辖。 

到目前为止,认定恶意诉讼的判决只有一个,在南京。但争议在于批准恶意诉讼立案的法院是否有责任。 

中国立案审查制,法院负责送达;美国立案登记制,原告负责送达。 

美国诉讼纠问式举证,常常历时一年半载。 

与侵权诉讼相比,行政救济的优点:1.速度快;2.行政机关帮助固定证据;3.可以快速阻止侵权(外国企业看重这点)。但行政救济中的调解不具有强制力。相对而言,司法救济具有终局性和权威性。所以权利人常通过行政救济取得或固定证据,快速阻止侵权,而后再申请司法救济。 

确认不侵权之诉有判决结果冲突的问题。同时在不同地受理的侵权之诉和确认不侵权之诉有发生冲突判决的风险。同时发生时,一般确认不侵权之诉应当移送侵权之诉的法院(积极之诉优于消极之诉原则) 

专利侵权案件中的证据 

陷阱取证:犯罪诱导性取证法院不予采信,机会提供性取证法院予以采信。 

电子证据的真实性和公开时间的疑问。真实性主要看是是否经过修改,而判定是否经过修改可以从主观(动机)和客观(修改的技术可能性)的角度分析。 

复审委员会观点:证明销售的存在得有合同、出货单、入货单(形成证据链)。只有合同不能证明销售行为的存在,因为合同只能证明合同的签订,该合同不一定被履行。 

专利权评价报告取代实用新型检索报告。 

名称 客体 评价范围 公开范围 申请主体 异议方式 效力 

专利权评价报告 实用新型、外观设计 细则65条的无效理由 报告结果任何人可以要求审阅、复制 任何人可以申请 未引起权利变动,不是行政决定,所以不可复议、不可诉 作为诉讼中止的依据,不作为无效或侵权的定案依据 

实用新型检索报告 实用新型 只限于对新颖性、创造性的评价 权利人 权利人申请 未引起权利变动,不是行政决定,所以不可复议、不可诉 作为诉讼中止的依据,不作为无效或侵权的定案依据 

证明标准,又称证明要求,是指举证责任承担者提供的证据应达到的程度或要求。诉讼证明标准是对案件证明要求的最低限度,只有达到这一限才能免除举证责任者承担败诉的结果责任。在英美法系中,对刑事案件和民事案件确立了不同的证明标准,即刑事案件应达到超过合理怀疑的高度盖然性,而民事案件则要求占优势的盖然性。大陆法系对刑事案件和民事案件均需要高度盖然性,即达到排除一切怀疑,接近必然发生的程度。证明标准:“优势证据”原则 > 具有合理的可能性 > 排除合理怀疑、高度盖然性(美国刑事案件的证明标准)浅议优势证据规则

权利要求的解释 

权利要求的解释遵循先内部再外部原则。解释需要考虑解释依据:语意->说明书->权利要求书之间的关系->答OA时的解释->外部解释。 

在权利要求中对于功能或者效果特征的解释。功能或者效果特征不受鼓励。通常,对产品权利要求来说,应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当,而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下,使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。) 

审查指南“3.2.1 以说明书为依据”中规定,对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求,应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。(权利要求范围更大,通过审查难度更大) 

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条:对于采用功能性限定特征的权利要求,不应当按照其字面含义解释为涵盖了能够实现该功能的所有方式,而是应当受到专利说明书中记载的实现该功能的具体方式的限制。具体而言,在侵权判断中应当对功能性限定特征解释为仅仅涵盖了说明书中记载的具体实现方式及其等同方式。(权利要求范围更小,侵权认定难度更大) 

美国,功能性特征的解释以实施例为基础;日本,功能性特征的解释以说明书公开的具体方式为基础;欧盟,《专利法实体条例》(SPLT)功能性特征的解释为能实现功能的所有方式。 

封闭式的权利要求多出现在化学领域。 

在对无效案件不服的行政诉讼中,对于功能限定的解释参照审查指南而不是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(普鲁玛案,上诉中) 

对于功能限定:美国,在审查过程中不予审查,在侵权之诉中以实施例为基础解释;日本,以说明书公开的具体方式为基础;欧盟,《专利法实体条例》(SPLT),在审查和侵权诉讼中,以所有功能限定所包含的实施方式。 

在侵权诉讼中,被告一般会尽量主张技术特征是功能限定,因为功能限定适用说明书解释,往往得到的权利范围较小。 

笔误认定要件:明显错误、修改是唯一的方式。《审查指南》 

等同原则 

等同原则的应用针对个别特征,不针对权利要求整体。 

近几年,对等同原则的认定更严格。 

一般,对发明点不适用等同原则。 

手段、功能、效果基本相同(substantially the same),且所属领域的技术人员容易想到。缺一不可。 

北京高院观点:功能和效果没有本质区别。功能来源于原发明三要素“目的、构成、效果”中的“目的”。 

最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》 第13条,对于创新程度高、研发投入大、对经济增长具有突破和带动作用的首创发明,应给予相对较高的保护强度和较宽的等同保护范围;对于创新程度相对较低的改进发明,应适当限制其等同保护范围。;第14条,等同侵权应以手段、功能和效果基本相同并且对所属领域普通技术人员显而易见为必要条件,防止简单机械适用等同侵权或者不适当扩展其适用范围。 

判断等同的时间点以侵权日为准有利于权利人,判断等同的时间点以申请日为准(德国专利法的规定) 

Warner-Jenkinson案判决中的分析有借鉴意义。 

功能限定的技术特征可否适用等同原则有两派观点,没有定论:1.功能限定的技术特征不得适用等同原则;2.功能限定的技术特征可以适用等同原则,但等同适用中“三基本相同”(substantially the same)中功能要求需要完全相同(identical,exactly the same)。(专利复审委的观点,类似于美国法) 

捐献原则 

与禁止反悔原则同属于可预见原则。 

说明书记载的,但权利要求没有要求的技术方案,不可以以等同原则为理由把说明书中记载但权利要求未记载的纳为保护范围。如,说明书记了可以用“铜、铁、银”作为原料,但权利要求中只要求保护以“铜”作为原料,则在诉讼中要求保护以“铁、银”作为原料的,法院不予支持。 

禁止反悔原则 

现最高院观点:禁止反悔原则属于事实认定的范畴,法院可以主动适用。 

禁止反悔原则不只针对答复审查意见时的关于新颖性、创造性的修改,而包括答复审查意见时的所有修改。 

北京高院观点:在等同原则和禁止反悔原则冲突时要分清等同原则所针对的技术特征和禁止反悔原则放弃的技术方案是否是一回事。 

只有侵权诉讼中的禁止反悔原则是司法解释的规定。行政诉讼中的禁止反悔原则来源于民法的诚实守信原则,只有最高院的判例予以支持。 

多余指定原则 

为了保护公众,多余指定不再适用。 

改劣技术方案 

日本叫“改恶发明”。 

德国专利法叫“不完全实施的侵权”。 

劣技术方案指,修改或省略一个或几个技术特征,降低了效果的技术方案。 

一般只适用于食品、药品、化学领域。 

最高院观点:不认为是侵权。 

北京高院观点:效果变劣明显的不认定为侵权,不明显的只能从等同技术方案角度考虑是否侵权。 

其实撰写的时候可以通过更大的权利要求避免这种情况。 

现有技术抗辩规则 

最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》 第14条,现有技术抗辩规则在等同侵权和相同侵权中均可适用。 

被控侵权物的技术特征直接和现有技术的技术特征对比。(化三条线为两条线)最高院观点:技术特征的归纳方式得参照原告的专利的权利要求书。北京高院观点:为了提高效率,可以直接对比被控侵权物的技术特征直接和现有技术的技术特征。 

理论上现有技术抗辩可以跳过对本专利技术的分析。但这样做的风险在于,当统一原专利的技术方案、现有技术和被控侵权物对技术特征的归纳方式时,被控侵权物与现有技术不同,且完全可能包含专利技术方案的所有技术特征。 

典型案例:七运会旗杆案,被告首钢。 

典型案例:东方京宁案(“一种带硬质加强层的特质发泡材料。。。”) 

是否只能在一审中提出,有争议。 

最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》 第14条,正确适用现有技术和设计抗辩,被诉侵权人以一份对比文献中记载的一项现有技术方案或者一项现有设计与公知常识或者惯常设计的显而易见组合主张现有技术或者现有设计抗辩的,应当予以支持。(现有技术抗辩的目的之一是为了节省诉讼资源,避免冗长的无效程序和后续行事诉讼程序。最高院的司法政策里,对现有技术抗辩的使用比以往更为严格,一能用“一个”现有技术的文件加公知常识来组成现有技术的技术方案,类似于专利无效中认定无新颖性的过程。所以,现有技术抗辩不能完全替代专利无效程序。) 

先用权抗辩 

在原有的生产“能力”上继续生产,而非在历史的生产量上继续生产。 

但先用权不得转让。可否通过企业剥离先用权成立新企业(Vehicle),再收购概企业(Vehicle)的方式来实现先用权的实际转让?(个人想法:需要根据先后的生产规模、是否有恶意等综合考虑,一般成功的风险比较高。) 

权利用尽 

酒瓶回收灌装新酒卖案例。 

墨盒回收灌装新墨盒卖案例。日本最高法院认为侵权。日本最高法院认为:修理不侵权、再造侵权。修理和再造的区别在于是否改变原有产品的功能,是否会对原产品构成竞争。中国法院的判决认为不构成侵权,但由于权利人权利要求书的瑕疵,依据是没有落入保护范围。 

Bona抗辩 

Bona抗辩只针对药物。美国专利法法案271条。在美国只能发生在专利保护期限的最后三年(在美国同时可以延长专利的保护期限),在美国只能发生在专利保护期限的最后两年。 

方法专利 

最高院:方法专利侵权认定,认定率低,一年没几件。 

专利法,第六十一条,专利侵权纠纷涉及“新”产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。(涉及新产品制造方法证明方法不同的举证责任倒置,但对“新”的认定得根据举证难度,具体情况具体分析) 

北京高院观点:一般“新”产品的制造方法所述产品适用食品、化学领域。 

北京高院观点:“新”的证明责任,原告负主张责任,被告负举证责任。 

方法专利侵权案件中经常需要证据保全或法院代为取证。如,法官去工厂看生产线,法官调阅药监局相关备案文档。 

即使权利要求书中未限定方法专利中的步骤的顺序,在诉讼中被告仍然可以通过以说明书等为依据的解释限定方法中的步骤的顺序,从而达到限定保护范围的目的。 

方法专利只保护方法“直接”获得的产品,不保护后续产品。主要应用在生物、化学领域的方法专利。 

赔偿数额问题 

新法中有顺序。实践中多按照原告的主张的种类来计算赔偿数额。在被告没有提出更优先的计算方法,通常按照原告主张。(华纪平外观设计案) 

许可费要证明真实性、合理性。 

虽然民法规定侵权损失赔偿适用填平原则,而损失是一个客观的事实,但实践中法院会按照被告的主观情况决定赔偿额度。 

我国一般无惩罚赔偿,只有侵权责任法规定的少数情况有惩罚性赔偿的规定。 

最高法院认为:合理开支不一定要有票据一一对应。 

一般的合同纠纷不支持合理调查的费用。 

专利行政诉讼 

专利无效程序中止侵权之诉。原作法,不服专利无效决定而提起的行政诉讼继续中止侵权之诉;现作法,在无效决定后,侵权之诉受理法院裁定驳回侵权之诉。 

因不充分公开而无效的行政诉讼多发生在药学领域。 

不充分公开的行政诉讼多在医药领域。 

法院一般不愿意中止案件,因为会影响到结案率。 

实务中,权利人自己打自己无效的理由:1.得到复审委驳回无效的结果,对抗专利权评价报告带来的诉讼终止效力;修改权利要求书。 

专利行政诉讼平均会历时两年。所以无效决定宣告日为生效日,而不是行政诉讼程序结束时无效决定才生效。行政诉讼程序一般不再中止侵权之诉。 

个体户不是合格的民事诉讼主体,其法定代表人才是诉讼的主体。 

专利权无效的诉讼中,专利权人可以提出新理由、新证据,是行政诉讼法的例外。 

专利权属纠纷中止无效审查,实践中有权利人利用反复提起专利权属纠纷案件来拖延专利无效审查。 

专利复审委员会观点:公知常识之于相关领域技术人员,类似于一般常识之于普通公众。对公知常识的说明不属于事实的查明而属于对认知说明,因此不受证据提交时限的相关规定的限制。

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