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专利侵权判定中的等同原则
添加时间:2012-7-14 13:08:03     浏览次数:1191

作者:鲁灿  律师(华益律师事务所知识产权部)

在专利侵权判定中,如果被控侵权物不构成相同侵权的话,法院还要再进行下一步判断,看被控侵权物和权利要求所覆盖的专利发明是不是等同,即用等同原则进行是否侵权的判断。所谓等同原则(doctrine of equivalents)是指:如果两项发明的功能相同,即以实质上相同的方式进行使用并产生实质上相同的结果,那么即使他们在名称、形式或外形上有所差异,也应认定该两项发明是相同的。它突破了专利权利要求书的文字范围,从而阻止他人以对专利发明进行轻微改动的方式逃避专利侵权处罚。一般而言,越是重大的发明,则适用该原则的范围越大。[1]从表面上看,等同原则与权利要求书应当清楚表述专利保护范围的要求,公告公众的功能是不一致的。但是若过分强调权利要求书的公告功能,严格按权利要求的记载来确定保护范围,使那些稍加改头换面、但实质上又相同的技术方案落在专利权的保护范围之外,则既不利于鼓励发明创造,也违反了公平的理念和社会正义。所以等同原则才应运而生。但值得注意的是,等同原则扩大的不是权利要求的范围,而是专利保护的范围。等同原则实质上是民法中的公平原则在专利法中的具体表现。

等同原则是美国法院在专利侵权的审判实践中提出来的一项原则,在过去的两个世纪中,美国各级法院的众多判例扮演着等同原则诠释者的角色,通过一系列判例确立了等同原则在专利侵权诉讼中的地位。在等同原则的发展史上,美国最高法院曾经做出过几个里程碑式的判例,为等同原则的发展勾勒出了一个清晰的轮廓。

(一)Ross Winans v. Adam, Edward,and Talbot Denmead. (以下简称Winans) [2] 

1853年美国最高法院对Winans案的判决被认为是有关等同侵权的最早判例。[3]当时运煤的列车车厢的底部都是长方形的,由于煤对列车车厢的压力不均,需要对车厢特别加固,原告Winans设计了一种上部是圆锥界面的圆锥体运煤车箱,其特点在于可以平均分配对车厢的压力,并以此获得了专利。被告Denmead设计的车厢与原告的设计非常相似,列车车厢上部呈八角形,下部为倒金字塔型。一审法院认为,Winans专利的权利要求规定列车车厢为圆锥形,Denmead设计的车厢不是圆锥形的,所以侵权不成立。美国最高法院推翻了下级法院的判决,他们认为当专利的形式与实质密不可分时,只要看形式就可以判定是否构成侵权;但是二者是可分的,他人就可以用不同形式抄袭发明。只要认定实质上的抄袭,专利侵权即告成立;专利权人未在权利要求书中对此种形式加以说明,不能构成侵权的抗辩理由。而专利权人不可能制造出一个绝对的圆锥体,如果被告的列车车厢的形状与圆锥体已经足够接近,他的功能和效果跟专利发明基本一样,法院就应该判定专利侵权成立。

显然,等同原则构建的初衷是为了避免被诉人通过一些细微的非实质性的改变来逃避专利侵权的法律责任,从而给予专利权人以有效的救济。该原则的适用对象是故意模仿专利产品或方法的侵权人。虽然Winans案初步确立了等同原则,但是并没有形成完整的等同侵权体系,其对等同侵权判定按我们今天的眼光来看,是将专利发明作为一个整体与被诉侵权物进行比较,即所谓的“整体等同”,为以后等同原则如何适用留下了较大空间。并且最高法院对“等同原则”这个概念也是到了四年以后的McCormick v. Talcott案中才第一次提出来的。[4]但是此案的判决却开了等同判定侵权的先河,为以后各级法院适用等同原则来判定侵权提供了理论基础(因为美国是判例法国家,判例尤其是最高法院的判例是法律的一部分)。

(二)Graver Tank & Mfg Co., Inc. Etal. v. Linde Air Products Co.(以下简称Graver)[5]

1950年的Graver案被看作是美国最高法院建立现代等同原则的经典判例。通过此案,美国最高法院确立了等同原则在专利侵权中的地位,并对适用等同原则的一系列关键性问题加以明确。

在Graver一案中,原告的专利涉及一种用于电焊的焊剂。这个专利有两组权利要求,第一组覆盖以硅酸盐作为主要成分的焊剂,第二组覆盖以碱土金属硅酸盐作为主要成分的焊剂。原告Graver产品的主要成分为硅酸钙和硅酸镁,而镁和钙都是碱土金属,硅酸钙和硅酸镁都是碱土金属硅酸盐。被告产品的主要成分为硅酸钙和硅酸锰,而锰不属于碱土金属,硅酸锰不是碱土金属硅酸盐。在专利侵权诉讼过程中,最高法院判决原告的第一组权利要求无效,[6]在确定被告的产品是否对原告的第二组权利要求构成侵权时,原告的专家证人指出,镁和锰作为焊剂的成分时,功能相同。现有技术的资料也显示了锰作为焊剂的内容。另外,被告又提不出任何用锰取代镁的独立研究和实验的证据。美国最高法院因此根据等同原则判定侵权成立。

最高法院指出:在确定被控侵权产品是否构成专利侵权时,应当首先依据权利要求的文字进行判断。如果被控侵权产品被权利要求所覆盖,则专利侵权成立。这也就是所谓的“相同侵权”判断。法院还必须意识到完全一模一样地照抄照搬在生活中是很少见的,如果允许他人在稍加变动后就可以利用专利,那么专利保护就会变得空洞无用。如果专利权人在任何情况下都要受到其权利要求文字的支配,那么专利权人的利益就得不到切实的保护,专利制度鼓励公开发明的目的就会落空。等同原则正是顺应这种需要而产生的。等同原则的核心就在于防止他人对专利进行欺诈(practice a fraud on a patent)。

更为重要的是,该判决提出了一种判断是否构成等同侵权的准则。最高法院认为,如果一种装置与发明相比“以实质上相同的方式实现实质上相同的功能并产生实质上相同的效果”,[7]则构成等同侵权。等同原则的理论基础是“如果两种装置以实质上相同的方式实现相同的功能,并且达到了实质上相同的效果,那么他们就是相同的,即使他们在名称、形式或者形状上是不同的”。[8]上述准则被称为“功能—方式—效果”三一致准则,这一判断准则近五十多年来在美国被无数其他判决所引用,一直沿用至今,已经在判断等同侵权时不可或缺。

美国最高法院充分意识到尽管有上述总的判断方法,也并不容易进行等同侵权的判断,因为这个原则太宏观,所以美国最高法院进一步告诫:在确定两个技术特征是否等同时,应该考虑专利文件的内容、现有技术的情况,以及每一个案件的特定环境等诸多因素。等同的概念不能拘泥于某种僵化的模式,也不能脱离具体案情来凭空地进行论述。等同不是指每一个方面都是一样的,甲与乙等同,乙与丙等同,并不意味着甲与丙也等同。在绝大多数情况下被认为不等同的两个东西在某些特定的条件下又可能被认为等同,确定等同的一个重要的因素是所属技术领域的普通技术人员是否认为两个技术特征是可以彼此互换。[9] 

Graver案在Winans一案的基础上进一步对等同原则进行了概括,并由此归纳出“功能—方式—效果”三一致准则,但三一致准则并未象Winans案那样明确要求对被诉侵权物的技术特征与专利权利要求进行整体比较,这就给理论上的纷争留下了一条空旷地带,导致美国法院在此后的一系列判决中,在如何比较权利要求和被控侵权物的技术特征的问题上,产生了较大的分歧。此外Graver又在判决中指出“被告又提不出任何用锰取代镁的独立研究和实验的证据”,似乎继续沿用了Winans一案所确立的只有被控侵权人抄袭专利发明的前提下才能适用等同原则,也给等同原则未来的发展留下了很大的空间。

(三)Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co[10] 

抄袭是否应当作为等同原则适用的前提条件? “功能—方式—效果”三一致准则在等同侵权中到底应当如何适用?“功能—方式—效果”三一致准则是否是进行等同侵权判断的唯一准则?如果还有应当考虑的其他因素,应当包括哪些?从1950年Graver一案判决以后,类似的关于等同原则的适用问题一直在美国专利界存在争议,尤其是美国联邦巡回上诉法院(CAFC)[11]自1982年建立后,对专利侵权中等同原则的适用在其内部也有着截然相反的见解,鉴于CAFC的严重分歧以及美国社会的强烈要求,美国最高法院认为对等同原则的问题不能再回避,于是接受了当事人的上诉请求,继1950年对Graver案作出判决后相隔近50年再一次对等同原则作出全面的阐述。

(1)案情简介 

原告Hilton Davis化学公司和被告Warner Jenkinson公司都是生产颜料的企业。在生产颜料的过程中,不可避免地会产生一些杂质。由于美国政府对用于食品和药品的染料纯度有相当严格的要求,因此制造厂家必须设法清除这些杂质。过去生产颜料的企业都采用一种被称为“盐析”的方法,这种方法既复杂又昂贵。Hilton公司从1982年就开始寻求一种替代“盐析”的工艺,并于1983年完成了一项使用薄膜进行超细过滤的方法,并提出申请,于1985年获得了一项改进专利。其权利要求中与本案有关的内容是:“一种染料提纯方法,其特征在于通过一层薄膜在大约200-400英镑/平方英寸的流体静力压强和6.0-9.0的PH值条件下进行超细过滤,该薄膜的网孔直径为5-15埃,使得杂质与染料相分离。”

Hilton公司在最初拟定的权利要求书中并没有规定PH值的范围,但在专利审查过程中发现另有一项专利披露了PH值为9以上的过滤方法,所以发明人在权利要求书中加入了“6.0-9.0的PH值”的字样。

被告于1986年也研制出一种与专利发明类似的技术。通过调查,法院认为,被告所采用的薄膜网孔为5-15埃,压力范围为大约200—500英镑/平方英寸,但是其PH值为5.0。而且被告是在全然不知Hilton公司专利的情况下自行开发并在投入商业使用时才知道Hilton公司的专利的。[12] 

在地方法院的初审中,被告Warner公司主要意见是:PH值为5.0的超细过滤方法系本公司独自开发,不同于恶意的抄袭、模仿;原告专利权利要求在审查过程中加入了PH值为6.0—9.0的限制条件,而在诉讼中通过等同原则的适用扩大解释PH值包括5.0,违反了“审查历史禁止反悔原则”。但被告的主张遭到了地方法院的拒绝。

(2)联邦巡回上诉法院的二审判决

联邦巡回上诉法院认为,这是一个有关等同理论的重大案件,有必要在此案中澄清一些长期争论不决的问题。于是,联邦巡回上诉法院采取了全体十二名庭审法官出席的方式即全院审(en banc)的方式听审了此案,但判决的结果却是7:5的尖锐分裂。五名持反对意见的法官共写出了三份意见书,详细阐述了各自对等同原则及其适用中一些问题的看法。

联邦巡回上诉法院判决书主要回答了三个有关等同原则的问题。第一,根据等同原则来认定侵权是一个事实问题,应当由陪审团来作出裁决。[13]第二,在依据等同原则来判定专利侵权时,核心的问题是判断权利要求所要求保护的发明与被控侵权物之间的区别是否为非实质性的(insubstantial),即一种比“功能—方式—效果”三一致准则更合理的判断分析方法;其采取的是Winans一案所创立的“整体等同”的判断方法。第三,发现不存在相同侵权时,在任何情况下都应该进一步判断是否还存在等同侵权。最后,联邦巡回上诉法院维持了一审法院的判决。

(3)美国最高法院的终审判决

①      首先,最高法院重申了由法院创立的“等同原则”,认为上诉人提出的“等同原则”与美国专利法法律条文相冲突的观点是没有理论根据的,并进而认为如果美国国会(立法机关)如果要取消等同原则的话,会直接以明确的法律条文予以说明,双方当事人在本案中就有关政策方面的论述最好提交给国会,而不是本法院。

②      基于“技术特征一一对应”的“全部技术特征”原则。最高法院在判决中详细分析了Winans一案所确立的并且被联邦巡回上诉法院支持的“整体等同”原则的弊端,提出了基于“技术特征一一对应”的“全部技术特征”原则,以此来解决适用等同原则时的一些不确定性问题。

由于建立现代等同原则的Graver案并未象Winans案那样明确要求对被控侵权物的技术特征与专利权利要求进行整体比较,所以从1983年CAFC处理第一个等同侵权案例开始到1997年美国最高法院作出明确的结论以前,CAFC就如何比较权利要求和被诉侵权物的技术特征的问题上,产生了较大的分歧。

1983年Hughes Aircraft Company v. United States[14]一案是美国联邦巡回上诉法院成立后受理的第一起等同侵权案例。法院推翻了初审法院的判决,在“承认被诉飞机缺少诉讼涉及的权利要求的三项技术特征的情况下”,判定等同侵权成立。联邦巡回上诉法院认为,初审法院“关于只有被诉侵权产品具备权利要求中每一项技术特征或其等同物才构成侵权的观点”是错误的,法院应当将发明作为一个整体与被控侵权物进行比较。如果它们以实质上相同的方式实现实质上相同的功能并产生实质上相同的效果,就应判定等同侵权成立;被控侵权物缺少权利要求的技术特征或其等同物不妨碍侵权成立。很显然,此案继承了Winans案确立的“整体等同”的判定方法。Hughes公司案的判决导致了美国公众对于等同原则的不确定性和权利要求被过宽解释的担心,遭到了广泛的质疑。CAFC成立之后的几年中,对专利保护采取了较为积极的的态度,认定侵权的判决有所增加。有人统计,该法院作出的维持专利权有效和认定侵权成立的高达80%,而该法院成立之前的比例仅为30%。[15]

此后1986年的Texas Instruments, Inc.v.U.S. International Trade Commission[16]判决更加强调了专利侵权中的“整体等同”。CAFC拒绝适用被控侵权物必须具备权利要求里的每一个技术特征或等同物这个判断等同的标准,提出法院应该把被控侵权物作为一个整体来和权利要求所描述的整个专利发明进行比较。此案中被控侵权物的确是具备了专利权利要求所规定的每一个技术特征的等同物,但是由于被控侵权人对被控侵权物的几个装置都同时作了一些改进,把这些改进综合在一起考虑,被控侵权物在总体上并不构成专利发明的等同物,专利侵权不成立。此案判决发表以后,立即在美国引起了广泛的批评。

继Texas案一年后,不知是不是迫于舆论的压力,CAFC在Perkin-Elmer Corp.v.Westinghouse Electric Corp.[17]一案中放弃了“整体等同”的判断方法,转而强调要求被控侵权物必须具备权利要求所规定的每一个技术特征或其等同物的“全部技术特征原则”。关于如何适用等同原则的争论,在1987年的Pennwalt Corp.v.Durand-Wayland Inc.[18]一案里达到了一个高潮。面对美国舆论的种种意见,CAFC认真地考虑了有关等同原则的判断立场,以全院审(en banc)的方式作出了判决。这是该法院成立以来第二次以全院审的形式作出判决,也是该法院对等同原则的第一次集体表态。该判决以7:4的多数通过。CAFC在判决中认为:如果被控侵权物以实质上相同的方式实现实质上相同的功能并产生实质上相同的效果,根据等同原则,侵权有可能成立。这个原则并不意味着法院可以忽略权利要求里的某一技术特征。……在适用等同原则的时候,法院必须把每一项技术特征都视为权利要求的一部分。每一项技术特征都是重要的、必不可少的。原告必须证明每一项技术特征或者它们的等同物都在被控侵权物里存在以后,法院才能认定专利侵权成立。和被取代的权利要求里的技术特征相比,被控侵权物里的替代技术特征必须是以实质上相同的方式完成实质上相同的功能。

在Pennwalt案以后,CAFC有关等同原则的判决仍然是有的适用“全部技术特征原则”,有的适用“整体等同原则”。而美国联邦巡回法院对Hilton案件的二审中以全院审(en banc)的方式又回到了“整体等同”来判断是否构成专利侵权。这种状况使美国公众无所适从。鉴于此,美国最高法院对等同原则的适用提出了自己的观点。

最高法院指出,该法院与CAFC本案中少数派有同感,即认为自1950年Graver一案后,等同理论具有了自己的生命,不再受到权利要求的应有约束。毫无疑问,等同原则的宽泛适用,必然有悖于法定的权利要求的双重功能—界定发明和通告公众。CAFC的多数意见裁定,依据等同原则来判定专利侵权时,核心的问题是判断权利要求所要求保护的发明与被控侵权物之间的区别是否为非实质性的,而且被控侵权物与专利是从整体上加以比较。最高法院在判决中引用了CAFC中少数派法官Nies法官的观点:“对于一项发明来说,如果权利要求是以技术特征的合并来表述的,就象本案一样,那么所谓的‘等同原则’中的‘等同物’,就是指该发明中的一个技术特征与被控侵权产品或方法中的替代物的等同……”[19] 

最后最高法院进一步总结:“包含在权利要求里的每一个技术特征对于界定专利发明的范围来说都是重要的(deemed material),因此等同原则应当针对权利要求中的每一个技术特征(individual elements),而不是针对作为一个整体的发明。必须强调的是,在适用等同原则的时候,即使是对单个的技术特征,也不允许将保护范围扩大到这样的程度:即实质上是在忽略记载在权利要求中的该技术特征。只要等同原则的适用不超过上面所述的限度,我们就有信心认为等同原则的适用不会损害专利权利要求在专利保护中所起的作用。”这就是所谓的基于“技术特征一一对应”(element by element)的“全部技术特征原则”(all elements rule)。

最高法院在等同侵权判定中明确抛弃“整体等同”理论的适用,与其说是一种超越,不如说是一种回归。“整体等同”与美国1836年专利法所采用的“中心限定原则”可谓说是异曲同工,都会使专利的权利要求形同虚设,这早已被世界各国所摈弃。而“全面技术特征原则”确立了专利权利要求书是界定专利保护范围的依据,与1870年以后美国专利法所采用的“周边限定原则”又似乎不谋而合。

③“功能—方式—效果”三一致准则与“非实质性差异”。自美国最高法院在Graver一案确立“功能—方式—效果”三一致准则后,下级法院就一直用其作为判定专利侵权的依据。但CAFC在本案二审时指出,Graver案已经确认的“功能—方式—效果”三一致准则并不能用来替代等同测试,这种准则起源于技术相对简单的机械技术时代,而在技术日益复杂,创新方法也日益复杂的今天,并不能当然地满足等同的认定要求。等同侵权判定的核心应该是看权利要求所要求保护的发明与被控侵权物之间的区别是否为非实质性的。二审中上诉人双方和CAFC都以大量的时间讨论了“三一致”准则和“非实质性差异”的方法,讨论了哪一个方法能够更好地用来判定等同。最高法院认为:“比较一致的看法是,‘功能—方式—效果’三一致准则比较适合于机械装置,而对于其他类型的发明来说就经常显得不够理想。而‘非实质性差别’的方法对于判断被控侵权物和权利要求之间的是否为‘非实质性’的区别也没提供什么指导,因而也好不到哪里去……采用什么样的判据并不十分重要,重要的是判断这样的问题:即被控侵权产品或方法是否包含了与权利要求中记载的每一个技术特征相同或等同的技术特征。根据案情的不同,不同的判据可能适用于不同的情况。将判断的精力集中于每一个技术特征,避免通过等同原则而实质上忽略权利要求中的任何技术特征,这样一种判断原则已经大大减小了采用何种判据的重要性。”[20]从最高法院的判决中可以看出,最高法院实质上是将“三一致”准则和“非实质性相同”等判断方法置于为“全部技术特征”原则服务的位置上。最高法院期望CAFC通过日常的审判来更好地形成等同原则的判据。显然,现在化工、生物、信息技术这些复杂技术的发展,已经让人们感受到了“三一致”原则在判定等同侵权时力不从心。但在没有更好的方法之前,最高法院觉得除了继续沿用这一规则外似乎没有更好的选择,而由CAFC发展新的判据最为合适不过了。

④确定等同的时间。等同原则的适用时间问题与等同物的范围大小有着十分密切的联系。本案中上诉人提出,为了最大限度地减小专利权利要求的公告功能与等同原则的冲突,应当将等同物限定在专利本身披露等同物中,即将确定等同物的时间点定在申请人提出专利申请文件之日;另外二审时CAFC中还有一种较为温和的观点,即把确定等同的时间点定在专利公布之日,专利保护的范围只给予专利公布之前已经存在的等同物,而对于后来产生的等同物则不予保护。最高法院认为,只要等同原则的基本问题是确定被控侵权的技术特征是否等同于权利要求所覆盖的技术特征,那么确定等同的时间—即知道两种技术特征具有可互换性的时间—就应该是侵权行为发生时。专利公布或更早的专利申请文件提交的时间都与被控侵权的技术特征无关,只有侵权的时间点才能将被控侵权的技术特征与专利技术特征联接起来。因为判断被控侵权的技术特征是否等同于权利要求所覆盖的技术特征是从该技术领域中的普通技术人员来说的,而不是从专利权人自身来说的。而将等同物限定在专利本身披露的等同物中的观点无疑是从专利权人自身来看的,这样的等同原则对专利权人的保护几乎没有意义。而将确定等同的时间点定在专利公布之日也好不到哪里去,因为这样的等同原则将专利公布之日起到侵权行为发生时这段时间的等同物都排除在外,极大地缩小了对专利权的保护范围。举一个简单的例子,早期在电子领域都采用电子管作电子放大器件,而且是当时唯一的电子放大器件。而随着电子技术的发展,出现了晶体管,不久以后通常的放大电子管几乎都用晶体管来替代,在这种情况下,如果不允许将后来发明的晶体管看作电子管的等同物,那么一大批包含电子放大器件的电路发明专利在其有效期内实质上就根本得不到保护。[21]在科学技术日益发达的今天更是如此,新旧技术的更迭变得日益频繁,如果不对包含旧技术的专利进行有效的保护,无疑对科学技术的发展是一个沉重的打击。所以将确定等同的时间点定在侵权行为发生时无疑更加适应社会发展的需要。

⑤等同原则的客观性。等同原则的适用是否以抄袭为前提条件,即被控侵权人的主观故意(意图)是否是适用等同原则的前提条件?由于最高法院在Graver一案中提到了被告提不出任何用锰取代镁的独立研究和实验的证据,这确实留下了有关侵权意图的余地。所以,对于是否被控侵权人故意抄袭才构成等同侵权的问题上,美国法院在适用的时候一直说法不一。例如CAFC在Slimfold Manufacturing Company Inc.v.Kinkead Industries Inc.1 U.S.P.Q.2d 1563(1987)和International Visual Corp.v.Crown Metal Manufacturing Co. Inc. 26 U.S.P.Q.2d 1588(1993) 两案都将抄袭作为适用等同原则的条件。[22]而此案中上诉人也认为,Graver一案提到了被控侵权人有抄袭行为,所以适用等同原则之前,法院首先应该看看被控侵权人有没有抄袭行为。最高法院认为:Graver一案的判决在论述等同原则的作用时的确提到它可以用于防止仿制和剽窃,但等同原则能产生这样的作用,并不等于只能将等同原则适用于产生这些特定作用的场合。CAFC颇费心机地区别了抄袭(copying)、绕过专利权的设计(designing around a patent)和独立开发(independent development)三种情况。其中抄袭和绕过专利权的设计都与侵权意图有关,而实质上对于如何区别只做了微小修改的故意抄袭者和刻意进行革新但尽可能占有原有专利权以外的东西的绕过专利权的设计者则很难判断。因此最好的方法就是专利侵权判定中的纯客观原则,即在普通技术人员看来,专利发明权利要求与被控侵权物之间是否存在已知的可互换性。

⑥禁止反悔原则。[23]本案中,上诉人提出根据“禁止反悔原则”,只要专利权人在专利申请过程中放弃了某些内容,专利权人就不能把这些内容再重新捡回来,即使这部分内容是权利要求里某项技术特征的等同物也不行。在专利申请过程中,专利权人在权利要求里加进了“6.0-9.0的PH值”这项技术特征,专利权人不能再要求法院把专利保护的范围扩大到这项技术特征的等同物。而由于自己的方法中PH值是5.0,应该属于专利权人放弃的部分,不应当再适用等同原则。最高法院认为被告关于专利审查过程中申请人修改权利要求的原因与禁止反悔无关的观点走得太远了。最高法院指出:“在上诉人和下级法院反对意见者所引证的我们的每一个判例中,禁止反悔都与区别现有技术的修改联系在一起,或者有关的修改是针对诸如显而易见的问题,因为这会引起争议使得权利要求覆盖的内容不能获得专利。”可见,当权利要求的内容是因为与现有技术重合或因为显而易见性而放弃时才适用禁止反悔。而本案中,专利权人加上PH值9.0的上限毫无疑问是为了避免与现有技术的重迭,但加入PH值6.0的下限的原因却不清楚。最高法院由此确立了一项新的规则,即专利权人负有举证责任,说明在专利申请过程中对权利要求进行修改的原因,然后再由法院来决定专利权人的理由是否充分。如果专利权人不能对修改权利要求的原因作出解释的话,法院就推定专利局要求专利权人在权利要求里加进的那一项技术特征与获得专利有关,在这种情况下,这种修改就具有禁止反悔的效力。

⑦最高法院认为,由于CAFC没有考虑等同原则的所有要求,尤其是原告加入PH值6.0的下限的原因不清楚,于是将该案发回重审。

(四)结论

Warner一案的判决是美国最高法院对美国一百多年来适用等同原则的一个总结,它理清了一些人们长期以来争论不休的问题。

首先,最高法院明确了适用等同原则时必须遵循基于“技术特征一一对应”的“全部技术特征原则”,它将“功能—方式—效果”三一致准则和“非实质性差异”都纳入了“全部技术特征原则”的范围内,使他们成了说明“全部技术特征原则”的具体方法。[24]这对以后有关等同原则的适用都具有深远意义。

其次,最高法院第一次明确说明等同侵权判定的时间是侵权行为发生时。因为确定等同侵权判定的时间与确定专利保护范围密切相关,将等同侵权判定的时间确定在侵权行为发生时比较公平地平衡了专利权人和公众双方的利益。

第三,最高法院对Warner的判决,排除了等同原则适用中的一切主观因素,使等同原则成了一个纯客观的理论。这使等同侵权的判定的主观因素减少,更加便于操作。

第四,最高法院对禁止反悔原则的适用提出了一项新的规则,即专利权人须举证证明对权利要求的修改原因不会导致禁止反悔原则的适用。但规定得不甚明确,使得后来法院在适用禁止反悔原则的时候对其有不同的理解。并最终使最高法院不得不在此案判决作出后短短的5年后就禁止反悔原则的适用又作出了一个新的判例(Festo判决,下文将要详述)。

美国最高法院关于Warner案的判决阐明了长期以来困扰美国实务和理论界的一些关于等同原则适用的问题,但是它对于诸于等同侵权的判定到底是属于法律判断还是属于事实判断的问题即到底等同侵权是由法官判断还是由陪审团判定没有作出结论,这可能是由于最高法院认为作出结论的时机还不成熟,以此问题不是本案所应考虑的范围而拒绝作出回答。因为等同原则的适用范围与禁止反悔原则的适用范围密不可分,而此案对禁止反悔原则的适用范围规定得不是很明确,所以反过来对等同原则的适用范围也没有作出明确的界定。

 

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[1] 《元照英美法词典》,法律出版社2003年版,第430页 ;该词典将doctrine of equivalents 翻译为“等同论”,不过国内大多数学者都将其翻译为“等同原则”,本文使用国内通用的翻译。

[2]  Ross Winans v. Adam, Edward,and Talbot Denmead.56 U.S. 330, 15 How. 330, (1853) ;中文资料见程永顺、罗李华著:《专利侵权判定》,知识产权出版社2003年版,第122页。

[3] 也有人认为美国等同原则的历史可以追溯到1822年美国最高法院对Evans v. Eaton, 20 U.S. (7 Wheat.) 356, 361 (1822)一案的判决,最高法院给陪审团的指导是“如果两个机器实质上是相同的,并且以相同的方式产生相同的效果,即使他们在形式、比例和用途上不同,他们原则上也是相同的”。参见How modern treatment of 35 U.S.C. § 112(6)has caused confusion : Hilton Davis v. Warner-Jenkinson and the right to a jury on the issue of patent infringement under the “equitable” doctrine of 

equivalents. Brigham Young University Law Review(1996)Notes and Comments,P149。不过大多数的学者仍认为Winans案被认为是有关等同侵权的最早判例。

[4] 见前注第150页。

[5] Graver Tank & Mfg Co., Inc. Etal. v. Linde Air Products Co.339 U.S. 605 (1950);中文资料见程永顺、罗李华著:《专利侵权判定》,知识产权出版社2003年版,第123页。

[6] 美国法律与我国不同,美国没有设置单独的无效宣告程序,审理专利侵权诉讼案件的法院不仅审查是否构成侵权,而且在同一案件中对涉案专利是否有效进行裁判,将专利有效性的判断与专利侵权判断紧密结合起来。

[7] if it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result.见Sanitary Refrigerator Co. v. Winters, 280 U.S. 30, 42 (1929)。

[8] if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the 

same result, they are the same, even though they differ in name, form, or shape.见 Machine Co. v. Murphy, 97 U.S. 120, 125 (1878)。

[9] 尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社1998年版,第285页。

[10] Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co,520U.S.17(1997)。

[11] 美国的联邦法院系统分为三层:地方法院、巡回上诉法院和最高法院。现在美国共有13个巡回上诉法院,其中第一到第十三巡回上诉法院分布于全国,管辖所在区域的上诉案件,哥伦比亚特区巡回上诉法院管辖首都华盛顿地区的上诉案件,联邦巡回上诉法院则为特殊的专业性巡回上诉法院,专门管辖全国涉及专利的上诉案件。在80年代以前,美国绝大多数的专利上诉案件都由各巡回区的巡回上诉法院独立受理,可谓“政出多门”,这些法院的判决五花八门,非常不一致。美国国会因此在1982年通过一项法案,决定在美国首都华盛顿设立一个联邦巡回上诉法院,统一处理全美专利上诉案件。1982年10月1日美国联邦巡回上诉法院正式成立。见李明德:《美国专利法中的等同原则》,《外国法评议》,1999年第2期, 第73-74页。

[12] 这种情况在即使是在我国也不能用“先用权”来进行抗辩,因为我国专利法第63条第2款的规定“先用权”来抗辩的条件是在“专利申请日以前已经制造相同的产品……”,而本案中被告制造产品是在1986年以后,显然早于专利权人的专利申请日1982年,而且美国法律和司法实践中都没有关于先用权的规定。

[13] 美国将侵权判决分成两个步骤,即确定专利权保护范围以及与被控侵权行为进行比较。在美国法律问题由法官判断,而事实问题则由陪审团来判断。前者属于法律问题,应当由法官确定,这已不存在什么异议;而根据等同原则来认定侵权到底是属于法律问题还是事实问题,则存在着较大的分歧。由于在我国法律问题和事实问题都是由法官来判定,所以美国法中对于这个问题的讨论对于我国目前法律制度的借鉴没什么意义,所以本文对此问题也不会着墨过多,只是把它当成一个结论提出来。

[14] Hughes Aircraft Company v. United States 219U.S.P.Q473(1983);另见曲三强:《专利侵权规则的等同原则研究》,《现代财经》,2002年第9期,第8页。

[15] Ronald D. Hantman,“Prosecution History Estoppel”,JPTOS,March 1993,at235-256,转引自尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社1998年版,第296页。

[16] Texas Instruments, Inc.v.U.S. International Trade Commission 231U.S.P.Q.833(1986)。

[17] Perkin-Elmer Corp.v.Westinghouse Electric Corp. 3U.S.P.Q.2d1321(1987)。

[18] Pennwalt Corp.v.Durand-Wayland Inc. 4 U.S.P.Q.2d 1737(1987)。

[19] Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc. 62 F.3d 1512,1573—1574(1995)。

[20] Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co,520U.S.17(1997)。

[21] 刘继祥:《试论专利侵权诉讼中等同原则的适用》,载于程永顺主编:《专利侵权判定实务》,法律出版社2002年版,第81页。

[22] 程永顺、罗李华著:《专利侵权判定》,知识产权出版社2003年版,第125-126页。

[23] 下文在介绍美国最高法院关于禁止反悔原则的最新判例Festo案时还要对禁止反悔原则详细讨论。

[24] 李明德:《美国专利法中的等同原则》,载于《外国法评议》,1999年第2期,第67页。

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