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尚未公开而处于保密状态的专利当事人可以要求在庭审中不予出示质证—天津市南大高科技有限公司诉刘家勇、林克力专利申请权纠纷案
添加时间:2012-7-11 22:33:16     浏览次数:2240

案例简介

判决书字号

一审判决书:天津市第二中级人民法院(2001)二中知初字第26号

案由概述

刘家勇1997年受聘创新公司,2000年1月15日,南大高科与创新公司签订协议,受让创新公司持有的新型蓖麻粕脱毒器的实用新型专利及蓖麻粕脱毒剂配方,并且正式控股创新公司。刘家勇被聘为单位副总工程师并被派到创新公司担任总工程师,主要负责围绕CX饲用蛋白粉生产技术及生产线研制的总体方案等项任务,2000年11月南大高科与其签订保密协议。林克力2000年5月受聘于南大高科,也是南大高科派往创新公司的代表,参与该公司经营管理工作,2001年2月22日,二被告以个人名义向国家知识产权局申请“蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉的制备方法”发明专利。南大高科认为被告未经其许可以自己名义申请发明专利,侵犯了原告合法权益。因此诉至法院,请求法院确认二被告申请的蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉的制备方法的专利申请权属于原告所有。

一审案件事实及证据

综合法院认定证据及庭审调查情况,可以认定以下事实:

案外人创新公司为蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉专业生产厂家。1999年5月15日,其“新型蓖麻粕脱毒生产线及其工艺的研究”通过天津市河西区科学技术委员会组织的科学技术成果鉴定。1999年11月25日“蓖麻粕脱毒生产线及其工艺的研究(创新牌CX饲用蛋白粉)”被列为《1999年天津市新产品试制计划》。2以刃年1月15日,原告与创新公司签订技术成果的转让协议,约定甲方受让以上专利技术和配方后,享有对蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉制备这一专有技术的全部权利。同年3月,原告正式控股创新公司。2000年5月26日,创新公司“新型蓖麻粕脱毒生产线及其工艺的研究”被天津市科学技术委员会确认为天津市科学技术成果,

被告刘家勇自1998年4月到创新公司担任技术顾问,2000年7月,刘家勇被原告聘任为副总工程师,并被派往创新公司担任总工程师。同年8月左右,对创新公司生产线重新进行了设计、改造。2000年11月29日,被告刘家勇与原告签订保密协议,承诺对其掌握的创新公司生产CX饲用蛋白粉中的专有技术及蓖麻粕脱毒剂配方承担保密义务。被告林克力2000年4月受聘于原告,同年7-8月间作为原告单位总经理的代表被派往创新公司担任首席监事,2000年11月离开。

2001年2月22日,二被告以个人名义向国家知识产权局申请“蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉的制备方法”发明专利。原告得知后于2001年6月停发被告刘家勇工资。被告申请专利的蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉的制备方法与原告提供的生产工艺过程相同,脱毒添加剂配方与被告当庭提交的原告配方有一定区别。由于原告未提供完整的生产工艺,无法与被告申请专利的方法进行进一步对比。

一审法院判决

根据专利法第六条及专利法实施细则第十一条的规定,二被告申请专利的技术方法应认定为职务发明创造。根据本案查明的事实及原告与创新公司达成的协议,该项技术的专利申请权应由原告享有。根据《专利法》第六条第一款、《专利法实施细则》第十一条第一款第(一)、(三)项、第二款的规定,判决如下:

“蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉的制备方法”专利申请权归原告所有。

本案焦点

早期审查延迟公开审查制

这是专利审查的一种制度,是指在申请案通过形式审查后,将申请案的内容公开,待一定期限后再做实质审查,实质审查通过后再授权。我国规定符合形式要求的申请案将在申请日起第18个月后被公布于众。

质证

是指在法庭上当事人就所提出的证据进行辨认和质对,已确认其证明力的活动。

法律适用

《专利法》(2000年8月25日第二次修正)第六条规定:

执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计认为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属做出约定的,从其约定。

《最高人民法院关于适用<民事诉讼法>若干问题的意见》(2001年6月22日)第七十二条规定:

证据应当在法庭上出示,并经过庭审辩论、质证。依法应当保密的证据,人民法院可视具体情况决定是否在开庭时出示,需要出示的,也不得在公开开庭时出示。

法理分析

本案争议焦点是“蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉的制备方法”专利申请权的归属,由于该专利尚未公开而处于保密状态,被告又要求在公开前对该专利技术进行保密,根据最高人民法院“关于适用《民诉法》若干问题的意见”第七十二条的规定,该证据未在庭审中出示质证。由于未质证,原告不了解被告专利技术的具体内容,故其提出两点理由主张诉争专利申请权归其所有:(1)被告使用原告已经拥有的技术申请了专利;(2)二被告申请专利的技术即使与原告已有技术不同,也是职务发明,申请权仍应归原告所有。合议庭对上述两主张的相关事实分别进行了审查。由于原告提供的工艺流程非常简要概括,无法与诉争技术进行细致对比,且两者使用的脱毒添加剂存在一定区别,故原告的第一点主张不成立。

关于原告的第二点主张,法院认为,被告刘家勇1998年到创新公司工作时即为技术顾问,原告受让创新公司的技术并控股该公司后,被告刘家勇受聘原告并被派往创新公司担任总工程师,对创新公司的技术及产品质量全面负责。从被告刘家勇自己填写的履历表也可看出,其在创新公司期间一直从事蓖麻粕脱毒生产线及其工艺的研究改造、CX饲用蛋白粉的研制等工作。被告林克力作为原告派驻创新公司的高级管理者,亦参与上述工作。被告刘家勇在创新公司工作期间,林克力在离开后三个月共同申请的方法专利与创新公司生产CX饲用蛋白粉的工艺方法均属干法脱毒,主要步骤亦相同,被告又不能举证证明该种方法在创新公司之前就有人使用。至于二被告主张的刘家勇在进人创新公司之前就已经拥有该申请专利的技术,法院认为被告刘家勇作为技术顾问进人创新公司时未书面声明有与该公司同类的技术,庭审中又未提供研究过程的相关证据,其提交的实验记录是喂养鸡、鱼、鼠的饲料配比,其中有几张配料中虽有蓖麻粕或蛋白粉,但该证据不能证明其使用的蓖麻粕、蛋白粉系用申请专利的技术方法生产,法院认为其主张不应支持。

本案中双方的争议焦点如下:

一、如何认定被告的发明创造是不是职务发明创造

职务发明创造是指发明人或设计人在执行本单位任务或者主要利用本单位的物质条件完成的发明创造,职务发明申请专利取得的专利权属于该单位。职务发明包括以下几种情况:(1)在本职工作中完成的发明创造例如,发明人在某无线电厂搞元件科研开发工作,在工作中研制出了一种新型的半导体器件,那么这项发明成果就是职务发明创造。(2)履行本单位交付的本职外任务所作出的发明创造例如,医生的本职工作是给病人看病,但是单位领导交给他一项配制中药药剂的任务,并且研制出了一种疗效很好的药品,那么该项发明创造也属于职务发明创造。(3)主要利用本单位的物质条件所完成的发明创造物质条件包括:资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。对单位物质条件的利用应当是完成创造发明必不可少的,少量的利用或对发明创造的完成没有实质帮助的利用,应不予考虑。另外利用技术资料应当是对外保密的内部资料,如果只是利用单位图书馆里对外公开的图书或资料,则不应包括在内。(4)退职、退休或者调动工作一年内做出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造这是为保护原单位的合法权益而制定的。比如,某人在本职工作中或者接受本单位任务中做出了一项发明创造,而后携带该成果离开了单位,或是在原单位完成了发明创造的大部分,在离开原单位后又进一步完善,那么只要他在离开原单位一年之内申请专利的话,就属于职务发明。

本案原告受与创新公司签订专利权转让合同,成为新型蓖麻粕脱毒器和蓖麻粕(脱)毒装置和蓖麻粕脱皮筛选(机)的两项实用新型专利的权利人,及蓖麻粕脱毒剂配方的商业秘密的所有人。被告刘家勇、林克力受聘于天津市南大高科技有限公司,事实表明被告刘家勇自1998年4月到创新公司担任技术顾问,同年7-8月间正式受聘。主要从事蓖麻粕脱毒生产线及其工艺的研制和CX饲用蛋白粉的研制工作。2以刃年7月,刘家勇被原告聘任为副总工程师,并被派往创新公司担任总工程师。同年8月左右,对创新公司生产线重新进行了设计、改造。2000年11月29日,被告刘家勇与原告签订保密协议,承诺对其掌握的创新公司生产CX饲用蛋白粉中的专有技术及蓖麻粕脱毒剂配方承担保密义务。被告林克力2000年4月受聘于原告,同年7-8月间作为原告单位总经理的代表被派往创新公司担任首席监事,作为原告派驻创新公司的高级管理者,亦参与上述工作,2000年11月离开。2001年2月22日,在被告离开公司不到半年的时间,二被告以个人名义向国家知识产权局申请“蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉的制备方法”发明专利,且该专利的蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉的制备方法与原告提供的生产工艺过程相同。

有以上事实可以得知,被告刘家勇、林克力在创新公司工作期间的本职工作和他们申请专利的蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉的制备方法发明专利有关,根据我国专利法的相关规定,蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉的制备方法发明专利应当属于职务发明,专利的申请人和权利人都是原告创新公司,被告擅自申请专利的行为侵害了原告的合法利益。侵害他人专利申请权也是侵害他人专利权的表现。

二、尚未公开而处于秘密状态的专利在诉讼中是否需要公开质证

质证是指在诉讼过程中,由法律允许的质证主体对包括当事人提供的证据在内的各种证据采取询问、辨认、质疑、说明、解释、咨询、辩驳等形式,从而对法官的内,心确信形成特定证明力的一种诉讼活动;法学词典对质证的定义是:“指出问题,要求证人作进一步的陈述,以解除疑异,并确认证明作用的诉讼活动,是审查和核实证人证言的一种方式”。按照通常的观点,质证就是对证据进行质疑、质辩。所谓质疑是指针对对方当庭出示的证据,予以置疑、异议乃至否定。所谓质辩,是指针对庭审各方对本方出示的证据所提出的疑问、异议进行辩驳。因此,民事质证的概念应界定为:民事庭审过程中,在法官的指挥下,双方当事人对当庭举出的所有证据通过采用质疑、辩驳、对质、辩论、展示、宣读和说明、辩论等形式审查证据真实性、相关性、合法性以确立或排斥证据的证明能力,以此为法官的认证提供依据的诉讼活动。狭义的质证,主要指在庭审过程中,由诉讼当事人就法庭上所出示的证据进行的对质、核实等活动。质证的属性有:(1)民事质证具有双向性。质证是双方当事人在诉讼过程中,对另一方所举证据提出质疑和另一方对质疑进行辩驳的活动。(2)民事质证具有平等性。在民事诉讼中,双方当事人都有质证的权利,双方虽然观点对立但地位平等,区别仅在于双方对证据以及案件事实的看法不一。(3)民事质证具有对抗性。由于双方当事人对证据、案件事实看法对立、决定双方在质证中必然具有对抗性。(4)民事质证具有公开性。质证具有公开性,质证应当在开庭审理时公开进行,除法律另有规定外不能用书面审理、秘密审理代替质证。质证是本案程序上的重要问题,也直接影响到案件的判定。证据只有经过质证才能确定真伪、有无证明力。作为证明的重要内容,质证是贯彻民事诉讼辩论原则、公开原则的具体化,是庭审活动的核心。质证之后是认证,主体是法官。在认证时,如果持有证据的一方无正当理由拒不提供证据,如果对方主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。未经质证的证据不能作为定案的依据。

对于涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据,应当是对当事人以外的人,比如庭审旁听人员,进行保密,一般不是针对双方当事人而言。但如果这一证据确实需要对方予以保密,则需要当事人一方进行利益比较,看在诉讼中获得的利益是否超过泄露后所可能造成的损失。如果损失可能太大,则只能放弃该证据。如果必须出示该证据,可进行适当处理让对方只看到与诉讼相关的内容而不影响其保密性或者让对方当事人及法律代理人签订保证不泄露该秘密并承担相应法律责任的协议。总之,只有将证据给对方以质证的机会,才能作为定案的根据,不能认为该证据需要保密而不让对方质证。本案中,被告刘家勇、林克力申请蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉的制备方法发明专利,依照我国的专利审查原则,符合形式要求的申请案将在申请日起第18个月后被公布于众,所以该专利尚未公开而处于保密状态,被告又要求在公开前对该专利技术进行保密,根据最高人民法院“关于适用《民诉法》若干问题的意见”第七十二条和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四十八条涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私或者法律规定的其他应当保密的证据,不得在开庭时公开质证的规定。该证据未在庭审中出示质证。“依法应当保密的证据”是指涉及国家秘密、未成年人犯罪、离婚案件、商业秘密的证据。

由于未质证,原告是不可能了解被告的主张,这样不利于双方公平举证质证,在本案中,也暴露出来。法院认定了被告申请专利的蓖麻粕脱毒饲用蛋白粉的制备方法与原告提供的生产工艺过程,脱毒添加剂配方与被告当庭提交的原告配方时,指出“由于原告未提供完整的生产工艺,无法与被告申请专利的方法进行进一步对比”。由于法院已经允许被告在公开前对该专利技术在庭审中进行保密,原告也就不可能充分举证。本案中应当允许当庭出示争议专利并辩论。被告系原告先前的职工,争议的专利与原告的专利权在类别上也极其相似,原告有两种主张的可能性,一是主张该专利与自己专利一样,二是主张被告的专利与自己的不一样,但属于职务发明,应当归属与原告。由于被告的专利申请只是经过了形式审查,审查的内容只限于申请文件撰写是否合格、提交的文件的种类是否齐全、文件的份数是否足够等等。不涉及专利三性,即创造性、新颖性、实用性的判断。可以说这时的“专利技术”对被告来说相当于商业秘密。对于商业秘密,如果其持有者不能证明被控侵权人确定地侵犯了商业秘密,是不可能获得胜诉判决的。然商业秘密又和专利权有本质的区别,商业秘密具有秘密的属性才能为持有人带来经济利益,而专利权人必须将自己的方案公开,是一项专利权人的义务,这是获得专利权保护的代价。依照专利法,获得专利权的发明人必须以专利说明书的形式将受到保护的技术方案向社会公开。所以在本案中,专利权的公开是一个早晚的事,不能因为这个原因而剥夺了原告对被告专利提出权属异议的权利。

随着我国加人世界贸易组织,证据开示成为一个新的关注点。证据开示(discovery)源于16世纪下半期英国衡平法司法实践,至19世纪英国司法改革合并普通法和衡平法诉讼时始形成。美国在1938年以前虽然也一直运用着衡平法中的证据开示,但到了1938年的《联邦民事诉讼规则》才将此正式确立为一项法定程序制度。此后,证据开示制度被纳入许多国家的民事诉讼法或证据法之中。证据开示是一种审判前的程序和机制,用于诉讼一方从另一方获得与案件有关的事实情况和其他信息,从而为审判作准备。证据开示要求双方当事人在开庭前的一段指定之间内交换证据,以更好地有针对性地在庭审中辩论,提高诉讼效率,节约诉讼成本。但不同情况应当不同对待。对于技术秘密、经营秘密,如果在庭上公开出示、辩论,必然有损秘密性,由于法律上的秘密性是相对的,不是绝对的,只要采取了保密措施,不为不特定人知道,就仍然是秘密。这需要法律上设置相应的制度。其实法定赔偿也是这些制度之一。由于在权利人举证的过程中有可能泄漏一些内部秘密,所以法律上采用了折衷的办法,如果不愿意公开,那么法律上只能给一个不太高的赔偿额。

律师点评

本案中两被告将其在原告工作期间的职务发明创造作为自己的发明申请专利而产生的纠纷属于专利的权属纠纷。这种纠纷经常发生在发明人和单位之间。在解决程序上可以请求专利管理机关处理,也可以直接向人民法院提起诉讼,其中涉及到的主要问题就是发明人的资格或者条件,以及职务发明和非职务发明的区分。对于职务发明的认定,我国修改后的专利法规定的更为详尽。约定的依照约定,但这只限于对主要利用单位的物质条件的做出的发明创造,对于职务发明的其他情形,不适用这一规定。

诉讼中的事实是在双方列举的证据和法院查明的证据上认定的,可见证据在诉讼中非常重要,所以对案件有影响的证据必须出示,只有经过双方的质证、辩论,法官才能认定。最高人民法院关于适用《民事诉讼法》若干问题的意见规定依法应当保密的证据,人民法院可视具体情况决定是否在开庭时出示,需要出示的,也不得在公开开庭时出示。这好似对那些一旦公开出示就失去价值的证据的特别规定,主要适用于知识产权诉讼,最常见于有关商业秘密的诉讼。

商业秘密的价值在于秘密性,一旦公开,权利人就不能控制,也不能像专利权那样获得保护,所以商业秘密在诉讼中的保护尤为重要。许多权利人是赢了官司,丢了利益,得不偿失。这和诉讼中对证据要求质证有关,我国法律对在诉讼中的披露的商业秘密没有规定保护措施,如规定尽量减少接触人员,接触人员签署保密协议,这样就可以控制商业秘密的流失,使其继续保持秘密性。但在本案中,由于该专利的内容是整个诉讼的重点,对于原告能否胜诉、被告是否败诉有至关重要的影响,尚未公开的专利不属于依法应当保密的证据。

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