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“产品制造方法”抑或“新产品制造方法”—以方法发明专利侵权诉讼为视角
添加时间:2012-7-1 7:38:05     浏览次数:1047

作者:杜昌敏(福建名仕律师事务所)

内容摘要  现行专利法及司法解释中有关涉及“新产品制造方法”的发明专利侵权诉讼由制造同样产品的单位或个人承担其产品制造方法不同于专利方法的证明责任的规定存在法理及逻辑上的混乱和矛盾,并且不利于对专利权的保护,应当予以修订回归到“产品制造方法”上来,这样,既不违反TRIPs协议第三十四条的规定,提高了知识产权的司法保护水平,同时又能节省司法资源,减轻当事人的负担。

关键词   专利法   发明   方法   产品   举证责任   

在方法发明专利侵权诉讼中,有关“新产品制造方法”的举证责任倒置问题,无论是立法方面还是司法实践领域一直以来都存在诸多争论和摇摆不定的态度。立法上,从“产品制造方法”到“新产品制造方法”的变迁,以及这种变迁在法律概念及逻辑上造成的冲突与混乱都令法律适用者倍感困惑;而诉讼中证据保全制度的实行,又从某种程度上架空了这个条款。所有这些问题都值得我们反思。一、 从“产品制造方法”到“新产品制造方法”的变迁产品制造方法属于专利法范畴,因此,有关产品制造方法的法律规定在我国最早出现在1984年3月12日第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过并于1985年4月1日起施行的《专利法》,该法第六十条第二款规定:“在发生侵权纠纷的时候,如果发明专利是一项产品的制造方法,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。”这是关于产品制造方法的发明专利侵权诉讼中,被控侵权者需承担举证责任的最早规定。该规定中,“产品”之前并无“新”这一限定语,亦即,专利权人无需举证证明这是一种“新产品”,其目的很明确地指向了专利的内容——即“制造方法”。但是,到了1992年9月4日第七届全国人大常委会对《专利法》进行第一次修正后,“产品”之前被戴上了“新”帽子。修正后的《专利法》第六十条第二款规定:“在发生侵权纠纷的时候,如果发明专利是一项新产品制造方法,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。”这样,“制造方法”被加上了一个前提条件:即必须是“新产品”,才能适用举证倒置规则。作为原告的专利权人被加重了证明责任,即其必须先成功证明其产品是“新产品”。之后,《专利法》于2000年8月25日第二次修订时,其第五十七条第二款又将该规定修改成:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”同时,相关民事诉讼法方面的司法解释也同样经历了这样的变迁:1992年颁布施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第74条规定:“在诉讼中,当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。但在下列侵权诉讼中,对原告提出的侵权事实,被告否认的,由被告负责举证:(1)因产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼。”而于2002年4月1日起施行的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四条则规定:“下列侵权诉讼,按照以下规定承担举证责任:(一)因新产品制造方法发明专利侵权诉讼,由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。”“产品”前同样被加上了“新”的前提。无论是《专利法》的修改,还是司法解释的不同规定,都是我国知识产权法向国际标准靠拢,提高知识产权司法保护水平的体现,从而根据世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs协议)第三十四条的规定所作的修改。该条规定为:“1、在第二十八条1款(6)项所指的侵犯权利所有人民事诉讼中,如果专利的内容系获得产品的方法,司法当局应有权责令被告证明其获得相同产品的方法,不同于该专利方法。所以,成员应规定:至少在下列情况之一中如无相反证据,则未经专利所有人许可而制造的任何相同产品均应视为使用该专利方法而获得:(a)如果使用该专利方法而获得的产品系新产品;(b)如果该相同产品极似使用该专利方法所制造,而专利所有人经合理努力未能确定其确实使用了该专利方法。”显然,我国《专利法》及司法解释中“新产品”的规定来源于上述(a)项内容。但是,给“产品”冠以“新”这一限定语,却导致在法理上以及司法实践中产生了许多困扰和争论。二、“新产品”在法理上引发的新困惑目前,对现行《专利法》第五十七条第二款有关新产品制造方法举证责任倒置的规定权威、主流的理解及解释是,作为专利权人的原告必须先证明自己依据专利方法所直接获得的产品是一项“新产品”,以及被告生产的产品与自己依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品。如果原告不能证明这两点,被告就不承担提供自己产品制造方法的举证责任。①知识产权审判实践中法官也是这样做的。诚然,这样的理解是没有什么错误的。但是,“新产品制造方法”这样的文字表述难免令人困惑:这里的“新产品”究竟如何定义?它的“新”是指《专利法》中规定的授予发明和实用新型专利权应当具备的“三性”中的“新颖性”吗?如果是,则“新产品”就应属于产品发明专利。既然是产品发明专利就只要证明被控侵权产品与之相同即可使指控成立,因此又何必与属于方法发明专利的“制造方法”扯在一起呢?《专利法》规定授予专利权的发明创造包括三种:发明、实用新型和外观设计。而《专利法实施细则》第二条又进一步把发明专利分为三类:产品发明、方法发明和改进发明。产品发明和方法发明是有明显的区别特征的。产品发明针对产品而言,而方法发明系针对方法而言,“方法”,既包括制造加工工艺,也包括某种作业方法以及产品的新用途等,是以程序和过程表现出来的,是一个动态的过程。②方法发明和产品发明专利其权利效力范围亦有所不同。产品发明专利权人有权禁止他人未经其许可为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售及进口专利产品;而方法发明专利权人则有权禁止他人未经许可为生产经营目的使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售或进口用该专利方法直接获得的产品。③     《专利法》第二十二条规定了授予专利权的条件:“授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。”“新颖性”是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”根据以上法律规定,我们可以断言,产品发明专利中的“产品”必定是“新产品”,是前所未有的,也只有“新产品”才能获得专利权。“新产品”一旦获得专利授权其权利人就有权禁止他人未经许可制造、使用、销售同样的产品。不管他是用什么方法。产品发明专利和制造方法基本是没有关系的。因此,既然是同在专利法的语境下,那么“新产品制造方法”中的“新产品”也应当是指“新”的产品,是具有专利法意义上“新颖性”的产品。另外,实用新型专利涉及的产品也可以认定为“新产品”。因为根据《专利法实施细则》第二条的规定,实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”因此实用新型是对现有的产品进行的改造。经过改造过后的产品也同样具有了专利法意义上的“新颖性”,也是“新产品”。根据专利法对产品发明专利和实用新型专利的权利保护范围,对于专利权人的原告来说,他只要证明他对产品拥有合法有效的专利权,同时被控侵权者的产品与其是相同的,那么,侵权指控就成立,而不需要涉及生产该产品的方法。而在方法发明专利诉讼中,要使侵权指控成立,有两个方面的事实需要证明:原被告的产品是相同的;原被告所使用的方法是相同的,而不管用这种专利方法直接获得的产品是不是“新”的。因此,“新产品制造方法”的表述就显得逻辑混乱,不合专利法的法理。三、“新产品制造方法”举证倒置规则在司法实践中日渐式微在知识产权诉讼中,证据保全制度得到了最充分的运用。这是由知识产权诉讼证据本身的特性所决定。《民事诉讼法》规定了最基本原则的证据保全制度,相关的知识产权司法解释对证据保全又作了具体规定。在专利侵权诉讼中,除了能在流通领域购买到被告的侵权产品处,更重要的是被告侵权的证据——产品、方法流程以及正在实施侵权的事实均存在于被告处,而原告很难自己去被告处取证,于是只有申请法院以国家强制力从被告处保全证据。这实际上是原告利用合法手段将自己的举证责任进行了转嫁。证据保全的成功与否往往成为侵权指控成败的关键。因此,在几乎所有的专利侵权诉讼中,原告一般都会向法院申请证据保全,不管是否存在举证责任倒置的问题。而在方法发明专利侵权诉讼中,证据保全具有了更为重要的意义。“方法”是一个动态的过程,是一系列程序、步骤的组合。而对“方法”的举证,最佳的途径就是直接到被告生产经营场所去取证:拍照、录像、勘验、记录等。同时,在现有的法律规定下,原告往往难以证明自己的产品是“新产品”。原告能够从市场上获取被告侵权产品,但却无法从市场上直接获取其生产这种产品的“方法”。因此,“证据保全”就大行其道。法院对原告已经提供专利权证据、原被告产品证据的情况下一般都会裁定准许原告的证据保全申请。在保全到被告的“方法”后,法官即可将原告的专利方法与被告的“方法”进行技术特征的比较,从而得出被告是否侵权的结论。因此,在证据保全手段被广泛采用的情况下,所谓“新产品制造方法”举证责任倒置,变成了没有多少实际意义的无用条款。四、要求专利权人举证被告侵权方法存在现实困难及对专利权人的不公平按照现行《专利法》及《关于民事诉讼证据的若干规定》中有关新产品制造方法举证倒置的规定,只有在方法发明专利涉及新产品,并且专利权人能够证明其为新产品时,被控侵权人才有责任证明其方法与专利方法不同。反之,如果不是新产品,或者专利权人不能证明是新产品,则不适用举证倒置规则,专利权人就必须举证证明被控侵权者的方法究竟是什么。但是,如上所述,由于方法发明专利中的“方法”实际上是一个动态的过程,使用方法专利则表现为一个行为的实施过程,因此决定了这种侵权行为具有“无形”的特点,从而使得侵权证据的隐蔽性十分突出,往往不易取得,侵权者容易转移、隐匿。在取证时也只有亲临现场才能了解被控侵权者的生产过程及其方法。而在一般情况下专利权人是无法接近被控侵权者的生产现场的。因此,要求权利人举证证明被控侵权者侵犯了其专利权将变得非常困难,并最终导致败诉。这样的结果对于专利权人来说是十分不公平的,也不利于对专利权的保护,不利于国家知识产权战略的推进。五、结论:从“新产品制造方法”回归到“产品制造方法”基于以上的种种分析,本文可以得出这样的一个结论:让现行《专利法》第五十七条第二款和《关于民事诉讼证据的若干规定》第四条第(一)项中有关“新产品制造方法”的规定回归至“产品制造方法”上来,即通过对法律及司法解释的修订,重新确立“涉及产品制造方法的专利侵权诉讼,由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。”这样的回归,实际上也不用担心会违反《与贸易有关的知识产权协议》第三十四条的规定。因为该条除了第(a)项规定“如果使用该专利方法而获得的产品系新产品”之外,其第(b)项也同时规定了“如果该相同产品极似使用该专利方法所制造,而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用该专利方法。”在该第三十四条中,上述第(a)和(b)是可以二选一的,我国完全可以选择(b)项来转化为国内法加以适用。TRIPs协议赋予成员国的是最低标准义务,我国完全可以制定更高的对知识产权进行司法保护的标准。显然,回归至“产品制造方法”对专利权人利益的保护明显高于“新产品制造方法”。另外一个更现实的好处是,一旦回归至“产品制造方法”,则因为专利权人只需证明自己的专利权合法有效及被控侵权者的产品与用自己的专利方法直接获得的产品是相同的,那么,剩下的就是由被控侵权者承担证明其方法不同于专利方法的举证责任。这样一来,专利权人就不再需要向法院申请证据保全,而是由被控侵权者自己来主动举证,从而大大节省了宝贵的司法资源,减轻了当事人的经济负担。

注释① 蒋志培:《蒋志培博士9月18日上午政协礼堂讲座:专利诉讼法律适用的若干问题》,中国知识产权司法保护网,http://www.chinaiprlaw.cn/show_News.asp?id=3185&key=蒋志培博士9月18日② 刘春田主编:《知识产权法》,高等教育出版社,2003年版,第156页③ 我国现行《专利法》第十一条规定:发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。④ 卢山:《论方法专利侵权诉讼中举证责任分配》,《电子知识产权》,2005年第2期,第42页。

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