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禁止反悔原则在专利复审阶段的理解与适用
添加时间:2012-7-1 6:34:17     浏览次数:771

作者:谭筱清 

【基本案情】

原告黄某1994年申请“船用救生圈”实用新型专利,被授予专利证书。后又向专利复审委员会(下称复审委)修改其权利要求为:"1.一种船用救生圈,外表层为一高密度聚乙烯环状壳体,其内部为聚氨脂泡沫环状浮芯,浮芯与壳体紧密复合成一体,壳体上有系把手索孔,其特征在于壳体上带有反光槽。2.根据权利要求1所述的船用救生圈,其特征在于壳体厚度为2-4cm."其中“带有反光槽”(壳体上开有槽,反光带安装在槽内)。(见附图1)附图中槽为环行槽。该专利目前处于有效状态。   

被告某船舶公司生产销售的某型号救生圈,在其圈体的四个平均分布的位置的内侧和外侧分别开设了相对应的槽状缺口,总长度约占圈体周长的三分之一左右,反光带是活套在圈体(包括缺口)上,可以环状转动。其余部分与专利技术特征完全一致。(见附图2)该型号救生圈还外销国外。2002年黄某向法院提出诉前停止侵犯专利的申请,法院经审查作出民事裁定某船舶公司立即停止生产、销售涉嫌侵权产品,并且查封了某船舶公司的全部库存产品和在海关准备销往国外的产品。2002年7月黄某向法院提起民事诉讼。 

    另外,某船舶公司对涉案专利曾提起无效宣告程序。其提交了两份已有公知技术的证据:编号证据3是一份救生圈的国家标准,其注明“在救生圈每面四个平均分布的位置上,应当安装有一块至少70×30mm的反光材料。”编号证据8是另外一份关于救生圈的英国在先专利文件,该文件中公开了一种外壳上带有凹槽的救生圈。其发明目的在于克服现有技术中救生圈的环形带容易产生位移的问题。该目的是通过在救生圈的外圆周上等分的开设四个凹槽,并将环形带放置在其内而实现的。(见附图3)

    为了维持专利的有效性,专利权人在提交复审委的“意见陈述书”(下称陈述书)中明确:“本专利设有反光带槽结构,不但可以防止安装于反光带槽中的反光材料因碰撞、磨损而剥离,从而防止反光带减弱或完全失去反光效果。”……“本专利将反光材料贴在壳体上的反光带槽内,使反光材料在使用过程中不会被磨损和剥离,而且增加了反光视角,消除了反光盲区。”

    专利复审委相关的第1469号决定书要点是:英国专利与涉案专利系结构近似但并不完全相同、功能和效果也不相同的两个技术特征不能视为相同的技术特征,三份对比文件尚不足以将本实用新型权利要求中的全部技术特征覆盖,本实用新型具有实质性特点和进步,具有创造性。具体理由是:证据3没有给出通过开设反光带槽来安装反光带的教导。证据8中的凹槽的结构及其与本专利的区别表现在:1)两种槽的结构不同,证据8 的凹槽还分别带有一个沿径向向外突出的翼片,而本专利没有;2)两者的作用不同。证据8开设凹槽的目的是为了防止环形带的移动,该凹槽是起到定位作用;而本专利的反光带是固定在救生圈表面的,不存在位移的问题,其凹槽的作用在于保护反光材料,防止其磨损和剥离。故证据3和证据8结合并不能产生直接产生出本专利“将反光材料安装在环形凹槽内”的技术方案,即使结合请求人提供的证据1,在请求人提供的现有技术中,并未给出一个“通过在救生圈的圈体上开设凹槽来安装反光带,以防止反光带被磨损和剥离”的教导,该点正是本专利对上述现有技术的贡献。

【本案争议的焦点】

   如何科学地界定涉案专利权保护范围。专利权利人在复审阶段提交的陈述书,对其权利范围进行了限定,并作为区别技术特征被决定书强调,但并没有最终体现在对专利权利要求书的修改上,该反悔是否应当禁止。

【法院的认定和处理】

一审法院认定与处理:黄某专利的保护范围按照修改后的独立权利要求书为准。被告生产销售的被控侵权产品的技术特征与黄某专利技术特征一一对应,落入了专利保护范围,虽然被控侵权产品的技术效果比专利技术差,但仍然构成相同侵权。由于是相同侵权,故在等同原则前提下适用的禁止反悔原则不予适用。赔偿数额由法院酌定。依照《中华人民共和国专利法》的相关规定,一审判决:某船舶公司构成专利侵权,承担停止侵权、公开赔礼道歉并且赔偿经济损失435864元的责任。宣判后某船舶公司不服,提出上诉。二审期间当事人自愿达成调解协议,某船舶公司为了履行涉外合同、减少损失,黄某考虑涉案专利的保护期限一年后即将到期;最终双方达成协议:某船舶公司向黄某在适当的范围内赔礼道歉外,支付一定的专利许可使用费后,可以继续生产和销售涉案专利产品。

【评析意见】  

    由于当事人最终达成协议属于意思自治,法院考虑知识产权的私权属性予以准许,本案当事人的讼争已经妥善解决。但对本案是否适用禁止反悔原则的理解仍然存在分歧,有必要进行相应的探讨。

    针对本案的处理存在三种处理意见:一种意见认为,涉案专利被维持有效,故其保护范围应按照专利法第56条的规定,以专利权利要求书范围为准。即反光带槽技术特征中没有限定槽的结构,也没有限定反光带与槽的连接方式,故被控侵权产品完全落入了专利权利保护范围。即使被控侵权产品技术效果较专利差,被控侵权产品仍然由于效果变劣等同构成侵权,不需要考虑禁止反悔的问题,故被告应当承担侵权责任。

   另一种意见认为,虽然专利权人在复审阶段对于其权利要求范围进行了限定,并强调了与已有公知技术的区别,但最终并没有修改权利要求书。法院在确定专利权利保护范围时应以被维持的专利权利要求书为准,法院在民事案件中无权缩小涉案专利的权利保护范围。故被控侵权产品构成相同侵权,被告应当承担侵权责任。而禁止反悔原则只有在等同侵权判断时采用,本案被控侵权产品与涉案专利为相同侵权不适用禁止反悔。

    第三种意见认为,本案应当科学划定涉案专利的权利保护范围,适用禁止反悔原则全面考察被控侵权产品是否构成专利侵权。具体理由是:

   1.专利权的“权利要求范围”与专利权的“保护范围”是有明确区别的两个概念。法院在解释具体案件专利保护范围时的扩大或者缩小,并不是越权对专利权权利要求范围的任意扩大或缩小。

    专利权利要求范围,是依照权利人的申请,在专利审查(包括撤销和无效审查)程序中可以予以修正(缩小),由专利管理机关审核,最终以权利要求书的书面形式予以确定的。专利权利要求范围一旦以书面形式确定,法院在民事审判中无权扩大或缩小。我国法院在确定专利权的保护范围时,实际采取了折衷解释权利要求的司法原则。按照专利法第56条规定,法院通常以专利权利要求的内容为准,同时考虑说明书与附图的解释作用;但如果当事人以等同原则、已有公知技术抗辩原则、禁止反悔原则等提出抗辩的,应当结合上述抗辩对涉案权利要求范围进行合理的解释,最终确定该专利技术的权利保护范围。世界知识产权组织在专利协调协定中明确,“在判断等同性侵权时要考虑专利申请人或专利权人在专利审批程序和专利无效程序中作出的限制其保护范围的陈述。”①最高法院曹建明副院长最近在广东佛山会议上明确:“专利权的权利范围,应当根据专利权利要求书中的独立权利要求确定。专利说明书和附图可以用于解释权利要求。专利权人在申请专利过程中向国务院专利行政部门所作的关于权利要求范围的陈述,不得反悔,应当作为确定其权利范围的依据。”(遗憾的是其中没有明确专利无效程序中的限制性陈述也属禁止反悔。)另外最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条明确,专利保护范围应当以权利要求书明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。对此的权威解释是“等同原则扩大的不是权利要求的范围,而是专利权的保护范围。专利权利要求并不因为法院适用了等同原则而有所改变。……法院应当准确适用禁止反悔原则将等同原则的适用限制在一个合理的范围内。在具体案件审理中,法院应当审查申请人向专利局提交的专利申请文件(包括给专利局的函件和所作的陈述)中对专利权利要求所作的修改,对于其明确限定其权利要求或者放弃请求保护的技术内容,则不能适用等同原则将其专利保护范围延伸到该技术内容所确定的范围。法院确定发明、实用新型专利权的保护范围时,还应当注意不能运用等同原则将已有技术解释为原告的专利技术。”②从中可以看出等同原则与禁止反悔原则均属解释专利保护范围的特例。禁止反悔原则缩小了专利的保护范围,而等同原则扩大了专利的保护范围,法院在等同原则下甚至可以根据原告的发明和实用新型专利发明“高度”合理地变化保护范围的宽窄。另外,法院在公知技术抗辩原则下确定专利保护范围时,决不能运用等同原则将已有公知技术解释为原告的专利技术,而应当将原告的权利要求限定在很小的保护范围内。③故专利的保护范围可以由法院根据案件具体情况,结合当事人的抗辩,予以准确界定。

2.权利人对于其权利要求范围进行限定解释的最终结果,并不仅仅体现在对专利权利要求书的书面修改的一种方式上,法院解释专利权利保护范围不应拘泥于“字面主义”。

    哲学的认识论认为,虽然专利法要求发明人申请专利时应当“完整、清楚、简洁和准确”地描述其发明,但由于我国汉文字表述的限制与不同理解,权利要求书并不能达到完全准确地描述发明的范围。而等同原则、禁止反悔等原则的创设正是从维护公共利益出发对“字面主义”(或称周边限定主义)缺陷的有效弥补。司法实践中也已有很多成功的判例。如在专利申请阶段,专利申请人为了获得专利权对于其技术特征进行了限定。该限定虽记载在专利文档中,但没有在被授予专利的权利要求书中予以书面记载。而法院在最终确定专利权利保护范围时,对于已经限制范围的陈述禁止反悔。同样在专利复审阶段,专利权人可以限定其权利要求。司法实践中,如果专利权人提出限定其权利要求范围并被复审委采纳,最后以修改权利要求书的方式予以公告的,一般不会产生争议。对于专利权利人虽然限定了其专利保护范围,但最终没有通过修改权利要求书的方式记载。对此处理存在争议。一种观点认为专利技术特征的放弃或者缩小,必须以书面形式反映在权利要求书的修改上,否则一律不予认可。另外一种观点则认为应当结合个案进行具体分析。可以参照专利申请阶段对于反悔的形式要件的掌握,不必拘泥于“字面主义”,法院所要考虑的是权利人对于该权利范围的限定对最终维持专利有效的影响是否实质性的。如本案中黄某为了强调涉案专利与现有技术的区别特征,在专利权利要求书中对槽的结构和反光带与槽的连接方式没有任何限定,而在复审阶段为了区别已有公知技术特征明确限定反光带与槽的连接方式和槽的结构,强调槽的功效不是定位而是防止反光带的磨损与剥离,以此来达到维护专利有效的目的,而该陈述最终并没有记载在对专利权利要求书的字面修改上。对此应当全面分析其对维持专利有效的影响是否实质性的。

3. 本案是否符合禁止反悔原则的构成要件。

    按照禁止反悔原则构成要件的要求:首先,专利权人对有关技术特征所作的限制承诺必须是书面申明,且已经被记录在专利文档中。本案的专利权利要求书记载的技术特征中虽没明确给出槽的结构及槽与反光带的连接方式,但在专利复审阶段专利权人两次在陈述书中书面明确:反光带与槽的连接方式是粘贴,且强调专利技术已经达到消除反光盲区的效果,就明确了槽的结构为环行槽;同时又强调专利的功效是防止磨损与剥离。且上述书面陈述已被复审委的决定书采纳。其次,专利权人对与已有公知技术相关技术特征的对比,是明确作为区别特征予以申明的。复审委第1469号决定书要点中明确:英国专利中的凹槽的结构与作用与本专利存在明显的区别:一是结构近似但不完全相同,英国专利相对于专利在环行槽内还多了一翼片;二是两者的作用不同。英国专利中的环形带是活套在救生圈体上的,开设凹槽的目的是为了防止环形带位移,凹槽的作用是定位作用;而本专利中的反光带是固定在救生圈的表面上的,不存在任何位移的问题,其凹槽的作用在于保护反光材料,防止其磨损和剥离。两者的效果和作用的不相同,已构成了区别技术特征。第三,权利人限制承诺或者放弃保护的技术内容,已经对专利权的最终被维持有效产生了实质性影响。复审委决定书要点强调:英国专利与涉案专利系结构近似但并不完全相同、功能和效果也不相同的两个技术特征不能视为相同的技术特征,三份对比文件尚不足以将本实用新型权利要求中的全部技术特征覆盖,本实用新型具有实质性特点和进步,具有创造性。具体表现在:1)限定了槽的结构:决定书采纳了权利人关于槽的结构是环行槽的陈述,明确了涉案专利的槽的结构是与英国专利记载的环行槽带一翼片的结构近似;而在专利权利要求书中是不限定槽的结构的。2)限定了槽的功效:决定书采纳了权利人关于槽的功效是防止磨损于剥离的陈述,区别于英国专利槽的定位功效;同时又强调涉案专利反光带是固定在槽内,无须定位也不存在位移(应当包括平行位移和沿壳体圆周的环行位移)问题。也就明确采纳了权利人关于反光带与槽的粘贴连接方式的陈述。故陈述书和决定书限定了涉案专利的槽的结构同时也限定了反光带与槽的连接方式,已经达到区别已有公知技术、维持专利有效的目的。

4.被控侵权产品的技术方案分别与专利技术保护范围和已有公知技术的对比

涉案专利记载的技术特征有4个,包括(a)其外表层为一高密度聚乙烯环状壳体;(b)其内部为聚氨脂泡沫环状浮芯,浮芯与壳体紧密复合成一体;(c)壳体上有系把手;(d)壳体上带有反光槽。上述技术特征中的前3个特征与被控侵权产品的相应的3个特征相同,对此当事人均无异议,无须具体对比。

(1)被控侵权产品的技术特征与涉案专利的d技术特征对比如下:首先是关于槽的结构对比。涉案专利附图和其实施例均为环行槽,陈述书进一步明确槽的结构是环行槽。而被控侵权产品表现形式是在壳体上、下端各开设一楔口,来对反光带起定位作用。环行槽与楔口槽不是相同概念,也不是上位概念与下位概念的关系,故楔口槽没有落入环行槽的专利保护范围。其次是关于槽的功效对比。专利实施例及陈述书已经明确了反光带的安装方式为“粘贴”在槽内,而决定书也明确了反光带是被“固定”在槽内不能位移,再结合防止剥离的本身涵义[“剥离”在《现代汉语词典》中的解释为“(组织、皮层、覆盖物)脱落,分开”,说明原来的组织或物质是连接成为一体的,通过剥离才分成为二体或二体以上,防止剥离是防止分开]的理解,可以确定涉案专利限定了连接方式--反光带是被固定粘贴在槽内。且该技术特征产生的防止剥离和磨损的创造性效果,在决定书中是作为区别现有技术的技术特征、维持专利有效性被强调的。而被控侵权产品将反光带活套在壳体上面,既不属于粘贴也不存在剥离的问题,因为该反光带本身除平行位移被限定外,是可以沿着壳体圆周进行环形位移的。故被控侵权产品的连接方式构成了区别于涉案专利技术的一项区别特征。(2)与已有公知技术对比如下:被控侵权产品开设槽以防止环形带位移的定位技术已经在先的英国专利文件公开,也在决定书中被确认为现有技术。两个技术方案均是用槽来定位,防止救生圈表面的环行带产生平行位移。而由于均是将带活套在救生圈圈体上面,故环行带均能够产生环行位移动效果。只不过由于英国专利用在槽内开设一翼片穿孔固定方式而防止沿圆周环行位移动产生,但被控侵权产品技术方案中没有考虑防止圆周环行位移的问题。通过上述对比:被控侵权产品技术特征与专利技术的d技术特征的作用、产生的技术效果和实现的技术目的来看,二者均存在明显的区别,应当认定为本质性不同。

5.本案无须考虑被控侵权产品变劣效果是否存在等同的问题

按照专利中技术方案与技术效果的逻辑关系,技术方案是技术效果的充分条件。因为相同的技术方案必然产生相同的技术效果;反之,相同的技术效果不能推导出是由同一技术方案产生的,因为不同的技术方案有时也能产生相同的技术效果。故排除变劣等同外,技术效果不同不可能存在技术方案相同的结果。本案一审判决明确被控侵权产品的技术效果比专利技术差,但明确被控侵权产品的技术方案与专利技术方案系相同,同时又排除变劣等同判断而最终认定构成相同侵权,是有悖于上述逻辑关系的。变劣效果是否构成等同侵权在专利侵权判定的理论与实践中均存在争议。参照北京高院在其《专利侵权判定若干问题的意见》中效果变劣是否等同侵权的相关解释,④主要是指被控侵权人故意省略专利权利要求中的个别必要技术特征,使被控侵权产品的技术方案成为性能和效果上均不如专利技术方案,而变劣产生的原因就在于省略了该必要技术特征。而本案中被控侵权物品并没有省略相应当技术特征,双方对此已经认可。另外,效果变劣如果构成侵权起码构成等同,即变劣侵权是在等同原则的项下考虑到因素。而等同原则和禁止反悔原则同时出现时,由于禁止反悔原则是对等同原则确定的专利权利保护范围的进行有效限制的原则,故禁止反悔原则应当先于等同原则的适用。⑤故无论是按照逻辑理论,还是按照禁止反悔原则与等同原则的关系判断,本案不存在第一种意见中需要考虑被控侵权产品是否系专利技术的技术效果变劣,是否构成等同侵权的问题。

 

 

 

 

 

                    附图1                       附图2                                附图3

 

 

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※    作者系江苏省高级人民法院民三庭法官

tel:(025)3788158     邮编:210024

e-mail:judgetxq@yahoo.com.cn

①    李国光主编《知识产权诉讼》 人民法出版社1999年版,第429页;

②    曹建明主编、最高法院民三庭编著的《新专利法司法解释精解》,人民法院出版社2001版,第92页;

③    同①432-433页;

④    程永顺主编《专利侵权判定实务》法律出版社2002版,第30页;

⑤    国外关于禁止反悔原则项下的等同侵权判定有新的发展,本文限于篇幅不予展开。具体可参见周中琦《美国最高法院关于专利纠纷的一项最新决定》载《知识产权》2003年第一期。

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