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也谈专利侵权案件审理中多余指定原则的适用和缺陷
添加时间:2012-7-1 6:30:38     浏览次数:1450

作者:夏雷  

多余指定原则,或称非必要技术特征原则,是在司法实践中形成的扩大专利权保护范围的判定原则,旨在针对撰写专利权保护范围存在缺陷的情况下,法官通过运用自由裁量权,扩大专利保护范围,以达到最大限度保护专利权人利益。但在许多发达国家,该原则已渐趋式微之势。通过二、三十年的实践,我们应当重新审视该原则,慎重适用,以平衡私权利益和公众利益,以更符合我国专利法第56条第1款:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的立法要旨。

原告中国矿大于1996年9月27日向中国国家知识产权局申请了名为“钢丝绳张力自动平衡悬挂装置”发明专利权,1999年7月30日获得授权,授权公告日为1999年9月8日。该专利权专利号为zl96 1 17111.1。

该专利独立权利要求为:钢丝绳张力自动平衡悬挂装置,它包括油缸,侧板,连接销,连通管以及相连接的四角连接板,其特征在于:在侧板的中部设置一带有豁口的中板,将液压油缸设置在中板的豁口内,用压板将油缸筒固定在两侧板上,中板上端直接连接在楔形绳环上,下端与油缸的柱塞相连接,拉动油缸的柱塞压缩油缸,侧板连接在十字换向连接叉上,换向连接叉与四角连接板连在一起,油缸的连通管路上设有传感器及信号转变发射器。

根据说明书的解释,大中型矿井提升常用的多绳摩擦提升设备中,各钢丝绳张力不平衡是断绳的主要原因之一。该专利主要解决这一问题。对于专利特征中“油缸的连通管路上设有传感器及信号转变发射器”这一技术特征,说明书的描述是:在各油缸的连通管路上设置了传感器及信号转变发射器,将油压信号转变成数字信号发射出来,并通过定位电子接收器将信号接收处理,从而实现对提升量的测定和对提升机的保护。

被告系徐州某安全设备公司,双方当事人均确认,被告生产的被诉侵权产品缺少“油缸的连通管路上设有传感器及信号转变发射器”这一技术特征。

2002年9月26日,原告中国矿大向法院提出起诉称,原告前述专利权合法有效,被告生产的产品完全覆盖了专利权的保护范围,侵犯了原告的专利权,起诉同时,原告申请对被告生产的产品进行证据保全,法院采纳了该申请,对被告生产的产品采取了保全措施。保全的证据表明:被告生产的产品并无“油缸的连通管路上设有传感器及信号转变发射器”这一技术特征。法院将保全的证据向双方当事人进行质证后,原告在庭审中提出:除上述特征外,被告产品其余特征与原告专利保护范围一致。上述特征针对本专利发明要旨而言,系非必要技术特征,请求法院适用多余指定原则认定该特征的非必要技术特征性质,从而认定被告产品侵犯了原告的专利权。

被告安全设备公司提出答辩意见认为:被告已在答辩期宣告该专利无效,请求中止本案的审理;被告生产的产品不覆盖原告专利的保护范围,故请求驳回原告的诉讼请求。针对原告请求认定非必要技术的请求,被告认为,该请求无法律依据,不应认定。另外,原告当庭改变所主张的事实,应给予必要的答辩期。

本案第一次庭审结束后,法院考虑本案的实际情况,裁定中止本案的诉讼。2003年5月29日,专利复审委员会作出第5062号审查:维持涉讼发明专利有效。

2004年4月5日,原告以双方当事人已达成和解协议为由,向人民法院提出撤诉申请,法院经审查,认为该申请符合法律规定,裁定准许原告撤回起诉,诉讼费由原告承担。

多余指定原则的确立,是司法实践中,针对专利权人在撰写专利文件中的疏漏,将与本专利的发明要旨无直接关联性的技术特征作为必要技术特征写入权利范围中。根据内涵越大,外延越小的逻辑原理,不必要的缩小了专利权的保护范围。为了最大限度的保护专利权人的保护范围,在解释权利要求时,法官根据专利权人的申请,将该技术特征认定为非必要技术特征,从而扩大专利保护范围,将本来缺乏该技术特征的产品纳入到专利权的保护范围之中,认定侵权。在我国80年代刚刚颁布专利法,在专利权人和专利代理人普遍经验缺乏时,该原则解决了许多由于经验和专业技能不足所带来的专利权得不到合理保护的问题,起到了一定的积极作用。在专利撰写的初期,许多对专利保护范围不够了解或了解不够深入的技术人员,误认为专利权利要求的保护范围撰写越详尽越好,其专利方案的技术含量越高越好,如同本案中专利方案,之所以加入信号发射器这一技术特征,就是专利权人认为该专利完全是机械装置,加入一些电子装置,将提高该专利的技术含量,提升专利的档次。另外,专利代理人没有对专利的发明目的理解透彻,在专利权利要求的撰写中的失误也是导致专利非必要技术特征产生的原因之一。导致专利侵权判断中,法院适用多余指定原则判断侵权的因素还在于,作为同领域的其他人在研究了公开的专利文件后,很容易发现专利保护范围的这一疏漏,通过省略掉非必要技术特征,从而免除侵权责任,甚至重新申请新的专利,司法活动中多余指定原则的适用,从一定程度上遏制了该趋势。但随着我国专利保护制度的日益完善,专利代理人专业技能的日趋成熟,该原则已越来越暴露其弊病,值得深入的进行探讨其存在的合理性。

 

在适用多余指定原则方面,最著名的案例莫过于1995年的周林频谱仪专利侵权案件。被诉侵权产品除了缺少专利中立体声放音系统这一技术特征外,其余特征均与专利特征完全相同。对于这一技术特征,说明书的解释是:“为了增加本发明装置的治疗功能,在本装置中加入了音乐治疗装置,使治疗者在接受频谱匹配治疗的同时,接受音乐治疗,有助于恢复大脑神经系统机能,推迟脑的衰老,消除紧张、疲倦感,使精神和躯体状态获得改善,还可对某些身心疾病具有疗效。如此一机多功能,既节省时间,又让患者在愉快、舒适的治疗环境中治疗多种疾病。”法院由此认定去除该技术特征不影响频谱治疗仪的治疗效果,也不会对技术方案的完整性构成破坏,因此认定该技术特征是非必要技术特征。

非必要技术特征的司法理念的出发点主要体现在民法原则中的公平原则,也就是说,如果认识到了专利权人在专利保护范围中的疏漏,眼睁睁看着其专利得不到保护,是显失公平的。就周林频谱仪的专利而言,立体声放音系统和频谱治疗的发明目的并无直接的关系,理应为“多余”的。但专利权人并未如此看待其多余性。在无效程序中,针对申请人提出的对本专利的创造性提出的质疑时,专利权人认为:立体声放音系统与音乐电流穴位刺激器与频谱发生器的组合产生了意想不到的治疗效果,因此权利要求中的技术方案是有创造性的。换句话说,专利权人并不认为该治疗特征是多余的。实际上,在说明书对本专利特征的解释中,也隐含了专利权人不“多余”的思想。

就法院的司法理念而言,公平原则是民法中一条重要的原则,其积极意义在于衡平各民事主体之间利益分配。但作为司法主体的法院,其消极和公正的地位决定了手不能伸得太长。专利权通说认为是一项私权利,其权利的形成通过申请,并经过法律规定的程序,达到一定的条件,由职能政府部门授予。从权利要求书的名称可以读出,权利保护的范围是经“要求”得出的。当申请人提出要求的时候,实际上已作出了要求给予权利保护范围的意思表示,这是当事人的自主意思主张,在不违反法律的情况下,应当尊重这种主张。专利权通过公示以取得该保护范围的法律性质也表明了该主张的确定性和稳定性。所以,法院在认为该要求范围较小,或者权利人自行申请要求扩大保护范围的情形下,法院从理论上也不宜扩大该范围。

私权利相对于公众利益而言,应作适当的限制,这是因为,私权利的不当扩张,很可能将本属于公众利益的内容包含到私权保护范围中。这实际上也不符合民法中的公平原则的要旨。公众在阅读了专利权利要求后,明确了该专利权的保护范围,相对的,其也对哪些属于公众权利的内容作了明确的的了解,也即,在专利权划分的范围之外,是自由技术的领域。如果在司法程序中,突然将自由技术的领域划入到专利权的保护范围之中,这种侵权判定被诉侵权人肯定是不能接受的。

再有,专利权的授予应当接受三性,也即新颖性、创造性和实用性的审查,该审查权能依照法律的规定是赋予国家知识产权局的。其审查的对象即是申请人自行主张的权利要求范围。按照禁止反悔的原则,在审查阶段对审查员的答复意见和复审决定中,申请人和权利人的陈述都是禁止反悔的部分。笔者认为,该原则应当作适度的前伸,在提出申请的时候,即应引入禁止反悔的原则,申请人不得对其划定的权利范围作任意的扩张,这也是符合公平原则的体现。在主张多余指定原则合理的意见中,笔者注意到,该意见也对适用多余指定后的权利要求是否符合新颖性和创造性作出了需给予关注的强调,但有两个问题需要解决,一是法院审查变更后的权利范围有何依据。二是法院缺乏检索的最基本条件,如何对其变更后的新的权利范围进行审查。因此,在技术层面上,多余指

定也具有难以操作性的特点。对于实用新型专利而言,由于实用新型专利本身就是“小发明、小创新”,省略掉某一技术特征后扩大的保护范围更加容易落入公众领域,侵犯到公众的利益。

多余指定原则的缘起在于专利制度初期,专利申请人和专利代理人对于专利文件撰写技能的生疏。专利制度发展到了现在,专利制度越来越深入人心,专利代理的技术也日臻完美。同时,司法实践中对多余指定原则的重新审视,也将加速这一走向的前进步伐。 就本案而言,如果可以适用多余指定的原则进行侵权判定的话,它应该比周林频谱仪案更加适合使用。这是因为,本专利解决的主要问题是大中型矿井提升常用的多绳摩擦提升设备中,各钢丝绳由于在使用状态下,常导致张力不平衡,松紧不一,发生断绳现象,通过各钢丝绳之间油缸的压力平衡作用,最终这个问题得到了解决。信号发射装置解决的是载重畸轻畸重的问题,与本专利解决的技术问题不属同一范畴。但如前所述,认定该特征为非必要技术特征后,剩下的权利范围是否还有专利性,法院是无法判定的。专利法实施细则第30条规定:“专利法第二十二条第三款所称已有的技术,是指申请日前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术,即现有技术”。由此,国内外出版物公开的审查,法院并无能力完成,最终本案法院行使释明权,原告自行撤回起诉结案。

南京市中级人民法院民三庭 

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