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也谈无效宣告程序中权利要求的修改
添加时间:2012-2-15 13:56:18     浏览次数:2362

文:武玉琴,王维玉

无效宣告程序中,对专利文件的修改应该受到严格的限制。这是因为该专利文件已经被授权,授权的专利经过公告公示后,就具有公信力。对社会公众来说,他们负有不侵犯该专利权的义务。授权后的专利,为了维持其稳定性和对公众的可预见性,对其修改必须进行明确的规定和限制。按照社会契约论,授权的专利是专利局代表公众与专利权人签订的契约,基于授权的发明创造对促进科学技术进步、推动社会发展做出了贡献,有必要给专利权人以一定时期就专利权享有的排他权,但是,行政当局对审批专利申请的行政权力来自公众的授权,因此,行政机关的权力不应超出公众的授权范围,只能依法审批,偏袒任何一方都是对专利制度威信的削弱。本文旨在讨论在专利无效宣告程序中,权利要求的修改如何能在合法合理的范围内进行,对现行《审查指南》的有关规定,提出了自己的看法。

一、《审查指南》关于无效宣告程序中权利要求修改的规定

继2001年7月1日施行新修改的专利法后,2001年10月18日,与之配套的《审查指南》也开始施行。实践证明,2001年版的《审查指南》总体上体现了专利法的立法本意,但也存在着一些不够明确或考虑不周的地方,因此,国家知识产权局于2004年5月26日发布了第1号审查指南公报,对有关部分作了修改。其中涉及到对《审查指南》第四部分第三章第5.4节的修改。将第四部分第三章第5.4节中的第二自然段改为:“在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求,例如独立权利要求或者从属权利要求。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并,在此情况下,所合并的从属权利要求的技术特征合并在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下,不允许对其从属权利要求进行合并式修改。技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。以上所述修改方式既可以单独采用,也可以结合在一起采用。”。到了2006年,专利局对《审查指南》进行了全面的修订,并出版了2006版的《审查指南》,其中正式纳入了上述公报的绝大部分内容,仅仅删除了最后一句“以上所述修改方式既可以单独采用,也可以结合在一起采用。”,两者没有实质的不同。

根据《审查指南》,上述内容只是进一步明确了无效宣告请求程序中权利要求的修改方式。本文旨在针对上述修改进行细致的分析,试图找出无效宣告程序中权利要求的修改方式的规律。

二、关于权利要求修改方式的分析

在上述新修改的规定中,强调了“在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除”。

按照上述规定,我们可以读出以下信息:

(1)关于权利要求的删除,既可以是删除独立权利要求,也可以删除从属权利要求;

 (2)关于权利要求的合并,则只限于彼此没有隶属关系的从属权利要求之间的合并;

(3)独立权利要求之间不能合并,独立权利要求与从属权利要求也不能合并。

上述第(1)点涉及到权利要求的删除,应该没有什么争议,但对于(2)、(3),结论似乎没有那么简单。作为专利审查业务的操作性规程,《审查指南》不可能详细说明为什么要对权利要求的合并做出限制,但独立权利要求是否可以合并?合并后产生的新的权利要求,是否违反了权利要求的确定性和公信力?还是值得深入地探讨,以下就循着这些思路来分析。

2-1关于独立权利要求之间的合并

上述规定中,只限于彼此没有隶属关系的从属权利要求之间的合并,并没有提及到独立权利要求的合并,是否意味着独立权利要求只能采用删除的修改方式呢?通过下面的例子,我们可以得出相反的结论。

模拟例一

权利要求1:一种杯子,包括杯体A,以及与杯体连接的把手B。

权利要求2:一种杯子,包括杯体A,以及与杯体相配合的杯盖C。

……

上述权利要求1和2都是独立权利要求,一个是带把的杯子,一个是带盖的杯子,在无效宣告程序中,如果请求人找到两篇对比文件,可以分别破环这两个权利要求的新颖性,那么是否允许将上述两个独立权利要求合并呢?如果不被允许,则只有被无效的命运了。如果允许合并,则专利权才有可能被维持,当然,合并后的新的权利要求仍然要满足授权的各项条件。合并后的新权利要求为:

一种杯子,包括杯体A,其特征在于,还包括与杯体连接的把手B以及与杯体相配合的杯盖C。

上述例子告诉我们,从形式上,两个独立权利要求之间本来就没有隶属关系,在某种程度上,就跟两个没有直接或间接关系的从属权利要求是一样的;因此,在理论上,两者都还有合并的可能性。如果这样的证明还不够,那么我们不妨将上述权利要求改写一下,继续证明下去:

权利要求1:一种杯子,包括杯体A。

权利要求2:根据权利要求1所述的杯子,其特征在于,还包括与杯体连接的把手B。

权利要求3:根据权利要求1所述的杯子,其特征在于,还包括与杯体相配合的杯盖C。

假设权利要求1被判定无效后删除(即自始就不存在),这也属于对权利要求1的修改。在该权利要求1不存在的情况下,实际上权利要求2和权利要求3各自就都是独立权利要求了,虽然形式上还是从属权利要求的写法。

如果此时权利要求2和3都不符合专利法的要求,专利权人继续将权利要求2和权利要求3合并,这样的合并实质上就是独立权利要求的合并。权利要求2和3合并后的新的独立权利要求为:

一种杯子,包括杯体A,其特征在于,还包括与杯体连接的把手B以及与杯体相配合的杯盖C。

如果这样的合并是一气呵成地完成的,就符合上述《审查指南》的规定。设想一下,如果无效宣告请求是相同或不同请求人分阶段进行的,在第一次无效程序结束之后,就只剩下了两个独立权利要求,如果请求人再次对这两个独立权利要求提出无效宣告,根据《审查指南》的规定,不允许独立权利要求之间合并,这将使得专利权人无处可退,不能不说就是一种怪现象了。

 应该指出的是:上述对独立权利要求的合并讨论是有前提条件的,应只限于同类型的独立权利要求的合并,例如产品类权利要求之间的合并或者方法类权利要求之间的合并。不同类型的独立权利要求之间,由于标的物不同,无合并可能,只可能是在满足一定的条件下吸收其中一个独立权利要求的部分特征。

2-2关于彼此无从属关系的从属权利要求之间的合并

《审查指南》中所特指的上述权利要求的合并,就是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中都从属于同一独立权利要求的权利要求的合并,在此情况下,所合并的从属权利要求的技术特征合并在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。如前2-1中所述,对从属权利要求做出这样的限制,实质上就是这些权利要求本身处在同一层面上,都是依附于一个独立权利要求,但彼此之间既然没有隶属关系,则意味着在一定的前提下,这些权利要求是彼此独立的准独立权利要求。合并后,所合并的从属权利要求的技术特征合并在一起形成新的权利要求。

三、对合并后所产生的新权利要求的法律地位的分析、认识

如上述2-2一节的分析,由于权利要求的合并产生了新的权利要求,对于这些新的权利要求,其法律地位如何?或者说,这些新的权利要求是否当然地归属于专利权人?究竟谁有权提出这些新的权利要求?难道这仅仅是原专利权人的特权吗?这些问题,应该仔细地研究。

为了回答这些问题并方便讨论,我们有必要对权利要求书的引用结构作出具体的分类。笔者认为,权利要求书基本上可以分成两大类:一类为放射型[1],即以某一独立权利要求为核心,从属权利要求都引用该独立权利要求,这种形式可以形象地比喻为车轮的辐条状;另一类为总线型[2],即权利要求书中的权利要求依次引用,其限定的范围也依次由大变小,这种形式可以形象地比喻为“穿糖葫芦”状。当然,还可以将两者结合起来,既有放射型又有总线型。

显而易见,《审查指南》关于权利要求在无效宣告程序中修改的规定在用于放射型权利要求时,会出现如下所述的逻辑上的矛盾。既然允许“彼此无从属关系的从属权利要求之间的合并”,则意味着同类型独立权利要求之间的合并也是合理可行的。因为,其共同的独立权利要求已经不成立了,才出现“彼此无从属关系的从属权利要求之间的合并”。而此时,这两个合并的从属权利要求在失去了独立权利要求后,其自身无依无靠,实质上就是独立权利要求了。由此推论,如果允许“彼此无从属关系的从属权利要求之间的合并”,也就应该允许同类型独立权利要求之间的合并。或者反过来说,如果不允许同类型独立权利要求之间的合并,当然也就不应允许“彼此无从属关系的从属权利要求之间的合并”。因此,合理的逻辑应当是:“彼此无从属关系的从属权利要求之间的合并”与“同类型独立权利要求之间的合并”共进退,要么都允许,要么都不允许。

即,笔者认为,如果《审查指南》允许专利权人在无效程序中合并从属于同一独立权利要求、但彼此没有从属关系的从属权利要求来形成新的独立权利要求,那么就应当允许专利权人合并同类型独立权利要求,否则会出现逻辑上的矛盾。

但接下来的问题是,“同类型独立权利要求”的合并或“彼此无从属关系的从属权利要求之间”的合并是否应当被允许呢?这种合并是否会造成合并后的权利要求不符合专利法的问题呢?笔者下面进行分析。

根据专利法第26条第4款的规定,权利要求应得到说明书的支持。这个规定实际上包含着如下意思:说明书对合并后的权利要求的支持是体现在原始的说明书内容(包括附图)中,而不是在对原始说明书作出了适应性修改后对权利要求的支持[3],或者说,要依原始说明书为基准,检验修改后的权利要求是否得到该原始说明书的支持。

假设,在原始说明书(包括附图)中已经体现了合并后权利要求所表达的技术方案,也就是说,合并后的权利要求已经得到原始说明书的支持,似乎合并后的权利要求满足了专利法第26.4条的规定。但是,稍加思索,问题就来了:既然合并后的权利要求已经得到原始说明书的支持,表明原始说明书已存在对应的技术方案,那专利权人为什么没有将这些技术方案写入权利要求书中?这只能说明专利权人不要求保护这些技术方案。我们知道,我国专利法奉行先申请原则和请求原则,虽然这些技术方案出现在申请文件中,但是,如果申请人在整个获权过程中都没有要求保护这些技术方案,则相当于申请人通过放弃而把这些技术方案贡献给社会了。或者说,这些技术方案已经通过专利文件的公开,成为了自由的公知技术。

更进一步分析,我们可以把原独立权利要求所限定的技术方案(下文中也称原专利)记作A,把所放弃的、上述通过合并从属权利要求所得到的技术方案记作A1,我们可以看出,A1相对于A来说,是基本专利与从属专利的关系,只不过专利权人放弃了A1。在获权过程中,如果申请人认为需要保护A1,完全可以通过主动修改或分案等而把原始提交时没有要求保护的技术方案A1保护起来,但申请人没有这么做,那么,有什么理由允许原专利的权利人在无效宣告程序中又把他放弃的A1重新独占起来呢?试想,如果是在原专利A的公开日之后,有人就A1提出新的专利申请,A1无疑是不具有新颖性的;另一方面,如果在原专利A的申请日之后公开日之前,他人就A1提出新的专利申请,原专利A的申请作为A1申请的抵触申请,使得A1也不具有新颖性。因此,严格说来,在专利申请公开之后,A1就不应该再被保护起来,但因为原专利权人毕竟是A1的先申请人,根据先申请原则,如果原专利尚处在审查过程中,从鼓励发明创造的目的出发,笔者还是认为可以将这些技术方案写回到权利要求书中。但是,在专利授权之后,专利权人首先提出包含技术方案A1的申请就不应该成为对专利权人网开一面的理由,即允许他在无效宣告程序中将已经放弃的A1重新独占起来;退一步说,即使允许其重新独占起来,其申请日也不能享受原专利申请日,只能按照修改的日期确定申请日。这是基于授权专利的稳定性和公信力,专利权人不能通过修改来扩大专利的保护范围(这种修改相当于增加了获得保护的技术方案,因此实际上扩大了专利的保护范围),对于专利权人放弃的技术方案也不例外。这样处理似乎委屈专利权人了,但是这是他自己选择的结果,即他自己的意思表示,并没有人强制他这样做[4]。专利权人只能亡羊补牢,在今后的专利申请中吸取教训,而不能以牺牲专利权的稳定性、可预期性与公信力来迁就专利权人。

再假设,如果合并后的权利要求得不到原始说明书(包括附图)的支持,就不能依据专利法第26.4条来解释了,而是发生了本质的变化,表明这种不支持已经达到超出原始申请文件的记载范围的地步,应依据专利法第33条的规定,不允许专利权人通过合并“制造”出新的技术方案。即使这些通过合并后新“制造”出的技术方案的范围小于原独立权利要求范围,也不应该允许,因为专利法第33条给出的范围限制并不是指原独立权利要求范围,而是指原始申请文件的记载范围,这才应该是专利法第33条的立法本意。

结束语

以公开换取专利保护是专利法的基本原理之一,因此,权利人所能得到的保护范围最大不应超出其原始公开的范围。值得强调的是,依请求原则或意思自治原则,如果权利人所要求的保护范围小于其原始公开的范围,则完全可以接受。但是基于权利要求书属于法律文件的性质,其稳定性、可预期性和公信力应当得到普遍尊重,对权利要求书的修改应该做出明确的限制规定。当社会公众自由利用技术成果的权利与专利权人的排他权相冲突时,法律应该给出一个明确的解决之道。如果“彼此无从属关系的从属权利要求之间”的合并被《审查指南》所允许,则“同类型独立权利要求之间的合并”就应该被允许;反之,如果一者不被允许,则应当都不允许,否则就不符合逻辑。笔者认为,这样的合并都不应该被允许,因为这种合并缺乏上位法的法律依据,这体现在:在原始说明书有记载的前提下,将已放弃的技术方案重新写入权利要求书,明显地违反了物权法中“所有权抛弃”后的处置原理;在原始说明书无记载的情况下,无效宣告程序中通过“合并”方式所作出的修改明显地违反了专利法第33条的规定。因此,这些问题在修改《专利法》之后,相应地对《审查指南》进行修改之时,应该引起有关部门和业内人士的高度重视。

(作者:北京信慧永光知识产权代理有限责任公司/专利代理人)

[1] 这种放射型写法的权利要求书在外国,特别是美国专利文件中非常普遍。

[2] 这样总线型的写法,在初学者中比较常见。

[3] 在专利无效审查阶段,专利权人的修改仅限于权利要求书,而不能对说明书进行修改。但是由于合并前的权利要求或者合并后的权利要求的附加特征均已出现在原始的权利要求书中,所以有人认为,说明书对合并后权利要求的支持是理所当然的,因此不对这种合并后的权利要求是否得到原始说明书的支持进行审查。也就是说,即使不对原始说明书进行修改,也视为“新合并的权利要求在原始说明书中已经公开”,即合并后的权利要求得到了说明书的“实质”支持。

[4] 这样的缺陷,很多情况下出自专利代理人的撰写不当,但根据民法上的“代理”制度,其代理的法律后果要由当事人承担。

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