首页  |  网站地图  |  设为首页  |  加入收藏  |  友情链接
   
商标权 商标驳回 商标异议
商标无效 商标撤三 绝对理由
相对理由 商标侵权 法律法规
 
专利权 专利申请 专利权属
专利利用 专利驳回 专利无效
侵权(原则) 侵权(类型) 法律法规
 
著作权 著作权侵权 软件著作权
法律法规 反不正当竞争 反垄断
其他知识产权 知识产权实务 其他领域
 
网站简介 业务范围 理论研究
律师团队 团队动态 合作客户
律师简介 团队案例 联系我们
专利权
专利权
当前位置:首页 > 专利权 > 专利权属> 经典案例 > 正文   
委托完成的发明创造专利权的归属—李泽清与云南泰华食品有限公司专利权属纠纷案
添加时间:2012-6-13 9:10:20     浏览次数:1199

来源:http://www.gy.yn.gov.cn/Article/jczt/zscy/200912/16925.html

提要:专利权属纠纷和专利侵权纠纷是专利诉讼中常见的两种案件类型,两种案件类型能否在一个诉讼程序中作为本诉和反诉合并审理是本案程序上的突出问题。此外,单位委托其他单位完成的发明创造被他人申请并获得专利授权后,应如何确认专利权的归属也是本案的特点。

当事人:

上诉人(原审被告)李泽清。

被上诉人(原审原告)云南泰华食品有限公司。

基本案情及裁判理由:本案曾由云南省昆明市中级人民法院审理并作出判决,在该案中,李泽清以云南泰华食品有限公司(以下简称泰华公司)侵犯其专利权为由提起侵权之诉,而泰华公司以涉案专利权应归泰华公司所有为由提起专利权属之诉以及李泽清侵犯专利权的侵权之诉。一审法院将两个诉讼作为本诉和反诉一并审理并作出判决。二审法院认为,侵权之诉和权属之诉不符合《中华人民共和国民事诉讼法》规定的本诉和反诉的条件,遂以一审判决违反法定程序可能影响案件正确判决为由将本案发回重审。重审后,一审法院先行审理专利权属之诉并查明以下事实:2001年7月4日,泰华公司与昆明风驰明星信息产业有限责任公司(以下简称风驰公司)签订一份《广告业务合同》,约定由风驰公司为泰华公司进行产品包装袋的平面设计,其产品包括以下五类:火烧干巴、黑金干巴、牛肉干(四种口味)、牛肉松、猪肉松,设计费金额为15000元。李泽清作为泰华公司的签约代表在该合同上签字。同日,风驰公司出具一份《附加说明》,表明其完成上述合同业务的设计后,该五类产品平面包装图案的设计权属于风驰公司所有,五类产品平面包装的所有权、外观设计专利的申请权以及申请专利的权利属于泰华公司。2001年7月30日,风驰公司完成了最终设计。8月28日,泰华公司付清设计费。上述图案被印制在标有泰华公司名称的猪肉松和牛肉干的包装袋上使用。同年12月19日,李泽清用上述现成的食品包装袋拍照制成的图案,委托云南协立专利事务所办理牛肉干、猪肉松两种包装袋的专利设计申请专利,并交纳了专利代理费、申请费及文件费,其在外观设计专利请求书上,擅自将设计人及申请人写为“李泽清”。国家知识产权局于2002年7月17日授权李泽清两项外观设计专利,专利号分别为:ZL01339665.X(猪肉松)和ZL01339664.1(牛肉干),申请日均为2001年12月21日。刊登在国家知识产权局外观设计专利公报上的该两项专利的视图,系用泰华公司的包装袋拍照制成,与本案诉讼中泰华公司提交的“云泰食品系列包装设计稿”以及包装袋实物对比,仅用细线条划去泰华公司的注册商标、公司名称、口味、净含量等说明性文字,其整体设计与泰华公司所使用的两种产品的包装袋一致。一审还查明,泰华公司的法定代表人李泽明与李泽清系兄弟关系,双方与李泽贵等兄弟同为泰华公司的股东。2003年3月6日,李泽清通过签订《股权转让协议书》,将其股权转让给李泽明和李泽贵,正式退出泰华公司。  

一审法院认为,李泽清虽然在其申请专利过程中擅自将其本人填写为专利的设计人和申请人且获得授权,但其并不必然是最终合法的权利人。由于我国外观设计专利的授权审查仅为形式审查,对设计人和申请人的身份并不加以实质审核。因此,其授权有时可能会出现主体上的错误。当他人认为自己应是真正的专利权人,双方发生权属纠纷起诉到法院时,不能因李泽清持有国家知识产权局颁发的专利证书就认定其为最终的专利权人,而应当根据专利权取得的条件要求,依法加以审查判断。本案的包装设计图案作为委托作品,依照我国专利法第八条的规定,其专利申请权和申请专利的权利可以由委托合同的当事人双方约定。根据泰华公司与风驰公司的《广告业务合同》和《附加说明》的约定,双方当事人争议的两项委托设计图案的设计人为受托人风驰公司,专利申请权和申请专利的权利属于泰华公司。这一事实经过公证机关公证,原审法院依职权调查再次予以核实确认。据此,泰华公司主张其应当是该两项专利申请人和专利权人的请求有法律和事实依据,应予支持。李泽清既不是该两项外观设计图案的设计人,也无充分证据证明其从权利人处合法取得该两项专利的申请权。其取得两项专利权没有法律依据。据此判决:一、专利号为ZL01339665.X和ZL01339664.1的两项专利权归云南泰华食品有限公司所有;二、李泽清不享有ZL01339665.X和ZL01339664.1外观设计专利的专利权。案件受理费人民币5510元由李泽清负担。

一审宣判后,李泽清不服上诉。

二审法院认为本案的关键在于:

一、关于谁是诉争专利的设计人的问题。

泰华公司与风驰公司于2002年7月4日签订的《广告业务合同》可以证实泰华公司委托风驰公司为其设计火烧干巴、黑金干巴、牛肉干(咖哩、麻辣、五香、沙爹)、牛肉松、猪肉松共五类产品的包装设计,设计费为15000元。(2003)昆证经字第1169号公证书可以证实,经昆明市公证处公证,从风驰公司取得的“云泰食品系列包装设计稿”中有猪肉松、牛肉干包装袋设计图案。两种包装袋设计图案与ZL01339665.X(猪肉松)和ZL01339664.1(牛肉干)两项外观设计专利的图案相比,除没有用细线条划去的泰华公司注册商标、公司名称、口味、净含量等说明性文字外,两包装袋设计图案与两项外观设计专利的图案一致。二审中,李泽清认可,由于其申请专利时使用的是印有图案和文字的两包装袋实物,其将文字部分划去,目的是删去文字部分且不要求保护。据此可以确认,风驰公司设计的猪肉松、牛肉干包装袋设计图与ZL01339665.X(猪肉松)和ZL01339664.1(牛肉干)两项外观设计专利中要求保护的图案一致。泰华公司提交的发票可以证实,在设计完成后,泰华公司分两次向风驰公司支付了15000元设计费。虽然李泽清提出,风驰公司接受泰华公司的委托后,该公司工作人员程道军设计了图稿,但程道军设计的图稿未被用于申请专利,且程道军设计的图稿的图案与本案诉争的两项专利的图案也不一致。并在二审中提交了附有程道军所作说明的设计图。本院认为,该图稿虽有程道军的说明,但程道军本人未出庭作证,其所作的说明不具有证明效力。而且,该图稿上虽印有“风驰广告有限公司创意策略中心”的字样,但并无风驰公司的签章,在没有其他证据佐证的情况下,不能认定该图稿是风驰公司设计行为形成的成果。李泽清提出的泰华公司委托风驰公司设计的包装袋图案不是诉争专利的图案的观点缺乏事实依据。相反,泰华公司提交的风驰公司的设计图经公证机关公证,根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十七条第(二)款的规定“经过公证、登记的书证,其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言”。泰华公司提交的设计图的证据效力明显高于李泽清所提交的证据。泰华公司提交的设计图和《广告业务合同》、发票等证据已形成证据锁链,能够证实泰华公司委托风驰公司设计包括本案诉争两项专利在内的五类产品的包装设计,风驰公司完成设计后泰华公司付清设计费的事实。据此,本院确认本案诉争专利的设计人为风驰公司。

二、关于谁应当享有诉争专利的专利权的问题。

双方当事人均主张应由其享有诉争专利的专利权,对双方的主张,二审法院认为:

(一)、李泽清主张由其享有诉争专利的专利权的理由是:其自行设计了诉争的两项专利,由于当时其还是泰华公司的人员,泰华公司的负责人李泽明通过出具《关于外观设计的说明》,已将诉争两项专利明确归其所有。故应由其享有诉争专利的专利权。

二审法院认为,在确认本案诉争两项专利系由风驰公司设计的事实后,李泽清能否通过《关于外观设计的说明》而享有专利权,需要对此说明的效力进行分析和认定。该说明称:“李泽清长期从事和爱好设计工作。为了调动其积极性,由李泽清全面负责本公司产品的外观设计组织协调工作。本公司外观设计专利权属李泽清本人所有。由李泽清向国家专利机关申请有关外观设计的手续”。该说明的落款日期为2001年7月5日,当时诉争专利的图稿尚在风驰公司的设计过程中,并未最终完成,没有也不可能申请并获得专利权。在这种情况下,泰华公司将并不存在的专利权指定归谁所有是不具备条件的。因此,不能确定该说明所称的“本公司外观设计专利”的指涉对象就是本案诉争的专利。因该说明与本案不具有关联性,对此份证据不予采信。对李泽清基于此份说明而主张其应享有专利权的观点不予支持。  

(二)、泰华公司主张其因风驰公司出具的《附加说明》而享有诉争专利的专利权。其理由是:其与风驰公司签订《广告业务合同》的当天,风驰公司即以《附加说明》的方式表明“我公司与云南泰华食品有限公司于2001年7月4日签订的平面包装涉及业务合同中包括火烧干巴、黑金干巴、牛肉干、牛肉松、猪肉松五类“云泰”产品包装袋。设计完成后,以上五类产品平面包装的设计权属昆明风驰明星信息产业有限责任公司,五类产品平面包装的所有权,外观设计专利申请权及申请专利的权利属云南泰华食品有限公司”。据此,泰华公司因享有包括诉争专利的五类产品的专利申请权而应是专利权人。

根据我国《专利法》第八条的规定“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人”。泰华公司与风驰公司在签订《广告业务合同》的当天就以《附加说明》的方式约定诉争专利的专利申请权和申请专利的权利属于泰华公司。这一事实已经原审法院调查核实。据此,泰华公司主张其是诉争专利的专利申请人和专利权人的主张有事实和法律依据,应予支持。

综上所述,本案诉争专利的设计人为风驰公司。根据风驰公司与泰华公司《广告业务合同》和《附加说明》的约定,诉争专利的专利申请权和申请专利的权利属于泰华公司,泰华公司应是诉争专利的专利申请人和专利权人。李泽清不是诉争专利的设计人,不享有专利申请权,也无其他获得专利权的合法事由。故不应由其享有诉争专利的专利权。据此判决:驳回上诉,维持原判。

评析:

一、       关于本案的程序问题。

本案曾由云南省昆明市中级人民法院审理并作出判决,在该案中,李泽清以泰华公司侵犯其专利权为由提起侵权之诉,而泰华公司以涉案专利权应归泰华公司所有为由提起专利权属以及李泽清侵犯专利权的侵权之诉。一审法院将两个诉讼作为本诉和反诉一并审理并作出判决。对此,二审法院认为,所谓反诉是指本诉的被告把本诉的原告作为对方当事人所提起之诉。提起反诉除了具备起诉的一般要件外,还需具备以下要件:一、反诉应在本诉提起到本诉辩论终结之间提起;二、反诉只能是本诉被告向本诉原告提起;三、反诉和本诉在诉讼标的或理由方面有着牵连关系;四、反诉应向受理本诉的法院提起。此外,反诉和本诉必须适用同种类的诉讼程序、受理本诉的法院对反诉拥有管辖权等条件。

本案中,李泽清诉泰华公司侵犯其专利权,泰华公司的诉讼请求首先是请求确认涉案专利权应归其所有,在确认其拥有涉案专利权后,再追究李泽清侵犯其专利权的行为。两个诉讼,从诉的主体、诉的一般要件、受诉法院的管辖权和案件审理的程序等条件来看,基本符合本诉和反诉的条件。但是,反诉的目的是吞并和抵消本诉的请求。二者之间必须具有法律或事实上的牵连关系。对于牵连性的具体要求,我国法律并无明确规定,美国联邦地区民事诉讼规则第13条a款规定,反诉与本诉的牵连性是指反诉请求是基于对方当事人的请求标的的相同交易和事件。这里,明确了一个较为重要的概念,即本诉和反诉之间的牵连关系中基于诉的利益的对称性。诉的利益,狭义地说,就是必须存在一项起源于法定事实情形的可被承认的合法利益。本案中,李泽清提起的侵权之诉首先要求确认的是泰华公司侵犯其专利权的事实,其次才是基于侵权事实而产生的损害赔偿的请求,其本质是确认之诉和给付之诉的合并。而泰华公司首先要求确认涉案专利权应归其所有,之后才要求确认李泽清侵犯其专利权的事实,最后才是基于侵权事实而产生的损害赔偿。其诉的本质是专利权属的确认之诉,李泽清侵权行为成立的确认之诉,以及基于侵权行为的给付之诉的合并。泰华公司的诉讼请求明显超出了李泽清诉讼请求的范围,二者的诉讼利益已不再对称,不应成其为本诉和反诉。其次,从两个诉的事实联系看,李泽清要求审理和查明的是泰华公司侵犯其专利权的事实,而泰华公司要求审理和查明的首先是涉案专利权之归属所包含的专利设计、申请的事实,之后才是李泽清侵犯其专利权的事实,两个诉所依赖的事实明显不一致,如将两个诉作为本诉和反诉一并审理,显然会极大地扩展审理范围,使诉讼超出两个诉各自应有的必要事实范围,使本诉和反诉这一便利诉讼的制度反而成为扩大审理范围的行为。因此,两个诉不符合本诉和反诉的条件,二审法院基于以上原因,遂以一审判决违反法定程序可能影响案件公正审理为由将本案发回重审。

二、关于单位委托单位完成的发明创造被他人申请并获得专利权后,专利权属应如何确定的问题。

根据《专利法》的相关规定,发明创造是指发明、实用新型和外观设计。本案所指的发明创造就是涉案外观设计。发明创造可以由个人、单位,或者两个以上的单位和个人,一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托完成。根据发明创造完成的不同情况,专利权会有不同的归属。《专利法》第八条规定:“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人”。该规定明确以下内容:一、委托完成的发明创造可以由委托方和受托方协议确定申请专利的权利,在没有协议的情况下,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;二、专利申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。这里涉及专利制度中的两个基本概念,即专利申请人以及专利权人。所谓专利申请人,也称专利申请权人,是指依法或依约定,对某项发明创造有权以自己名义申请专利的人。专利申请人不是专利权人,他必须经过专利审批程序,通过国家专利管理机构的授权,才能成为专利权人。所谓专利权人是指专利权归属、专利权内容和应用的主体。简单地说,在专利权初始取得的场合,专利申请人经过专利审批后往往就是专利权人。因此,专利申请权是获得专利权的重要前提。在实践中,专利申请权也往往是专利诉讼中利害关系人争夺的重要权利。

本案的争议首先就发生在涉案发明创造是由谁完成的。这一事实经过一审和二审的审理,均认定涉案外观设计系由泰华公司委托风驰公司设计完成。按照相关规定,如果受托人风驰公司和委托人泰华公司没有有关于专利申请权的协议,专利申请权就应当归属于风驰公司。但根据审理查明的事实,风驰公司接受委托的同时曾出具一份《附加说明》,表明其完成设计后,外观设计专利的申请权以及申请专利的权利属于泰华公司。这一事实经过公证机关公证,一审法院依职权调查再次予以核实确认。据此可知,风驰公司已将涉案外观设计的专利申请权给予了泰华公司,而泰华公司也已经接受。因此,泰华公司应当是专利申请权人。泰华公司在申请专利的过程中,由于李泽清当时尚在泰华公司工作并具体负责办理申请手续,其在外观设计专利请求书上,擅自将设计人及申请人写为“李泽清”。国家知识产权局于2002年7月17日授权李泽清两项外观设计专利。由于我国外观设计专利的授权审查仅为形式审查,对设计人和申请人的身份并不加以实质审核。因此,其授权有时可能会出现主体上的错误。根据审理查明的事实,涉案外观设计的专利申请权人应为泰华公司,经过专利审批后,泰华公司应当是专利权人。但由于李泽清的不当行为,致使涉案专利证书上的专利权人为李泽清。对此,无须再由泰华公司另行申请专利,其只需持人民法院生效判决书到国家知识产权局办理变更登记即可。

相关阅读
 
网站首页  友情链接  联系我们  网站地图  路标 地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座3B    电话:65545670    京ICP备12050340号-1