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专利说明书中的实施例与专利权利要求保护范围的确定
添加时间:2012-6-5 22:24:08     浏览次数:3675

作者:张晓都

问题的提出:

名称为“组合式衣橱”实用新型专利的独立权利要求为:一种组合式衣橱,包括有外边框、隔层部件以及外罩套组成,所述外边框采用框架式结构:即外部用管材和板材纵横相互套接搭成外框架,其特征在于:所述隔层部件包括有支撑管和隔布;由两根水平放置的支撑管作为隔层部件支架,所述支撑管的两端固定在衣橱外边框的两支撑条上,所述隔布的两边设置有固定装置,所述隔布通过固定装置与两根支撑管相固定。专利权人向法院提起诉讼,认为被控侵权产品侵犯其专利权。

被控侵权产品包含了除板材以外的其他涉案专利权利要求记载的技术特征,对此,双方当事人均无异议。但专利权人认为被控侵权产品中的支撑条属于板材,故被控侵权产品覆盖涉案专利权利要求记载的全部技术特征,构成侵权。而被控侵权人认为,被控侵权产品中的支撑条不属于板材,被控侵权产品没有覆盖涉案专利权利要求记载的全部技术特征,侵权指控不能成立。

法院认为,根据涉案专利说明书的记载,现有技术中的衣橱框架使用金属管相互套接而成;而现有技术中衣橱的附图则显示为金属管与支撑条相互套接,故支撑条属于涉案专利说明书中所述的管材而非板材。鉴于被控侵权产品的支撑条与涉案专利说明书中作为现有技术描述的衣橱上的支撑条相同,故被控侵权产品的支撑条并非涉案专利权利要求中所称的板材。由于被控侵权产品未覆盖涉案专利权利要求记载的全部技术特征,故法院判决专利侵权指控不能成立。

经过对比可以发现,被控侵权产品技术方案的技术特征与涉案专利说明书中记载的实施例一技术方案的技术特征是完全一致的,但为什么法院仍然认为,专利侵权指控不能成立呢?这涉及到专利说明书中记载的实施例与专利权利要求保护范围确定之间的关系问题。

一、权利要求的保护范围可以比说明书中实施例的范围宽

根据专利法实施细则第18条的规定,具体实施方式是发明或者实用新型专利说明书应当包括的内容之一。要求具体实施方式要详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式;必要时,举例说明;有附图的,对照附图。

根据2006年版《审查指南》的规定,优选的实施方式应当体现申请中解决技术问题所采用的技术方案,并应当对权利要求的技术特征给予详细说明,以支持权利要求。实施例是对发明或者实用新型的优选的具体实施方式的举例说明。实施例的数量应当根据发明或者实用新型的性质、所属技术领域、现有技术状况以及要求保护的范围来确定。当一个实施例足以支持权利要求所概括的技术方案时,说明书中可以只给出一个实施例。当权利要求(尤其是独立权利要求)覆盖的保护范围较宽,其概括的特征不能从一个实施例中找到依据时,应当给出一个以上的不同实施例,以支持要求保护的范围。[1]

由此可见,通常情况下,专利说明书中记载的实施例,只是专利权利要求界定的技术方案的举例,应当认为权利要求的保护范围比说明书中记载的实施例范围要宽。即使说明书中记载的实施例只有一个,也是如此。

美国法院认为,法律不需要专利申请人在其说明书中描述发明的每一个能够想到的实施例以及将来可能的实施例。法律承认专利说明书是为所属领域的技术人员撰写的,其只需要发明人描述其制造与使用其发明时所知道的“最佳实施例”。美国最高法院曾指出:“发明人必须描述其能够想到的最佳实施例,但他的保护范围并不限于最佳实施例,如果保护范围限于最佳实施例,大多数专利就不会有多少价值”。[2]

在Teleflex, Inc. v. Ficosa North America Corp.案中,美国联邦巡回上诉法院裁定地区法院限制性地将“夹子”(clip)一词解释为说明书中的特定构造是错误的。联邦巡回上诉法院认为,说明书中只有一个实施例,但说明书并未显示发明人有意避开使用“夹子”(clip)一词的通常含义。联邦巡回上诉法院明确拒绝被控侵权人的建议:如果只描述了一个发明实施例,权利要求中的术语就必须限定于该实施例。[3]

二、说明书中的实施例可以用于解释权利要求的保护范围

尽管优选实施例不限定权利要求的保护范围,但如果授权的发明只是覆盖了书面描述中所记载的优选实施例,专利权人就不应主张其专利权利要求的保护范围要宽于书面描述中记载的优选实施例。[4]

在Biogen, Inc. v. Berlex Laboratories, Inc.案中,美国联邦巡回上诉法院认为,使用一种DNA构造(DNA construct)从一种中国仓鼠卵巢细胞中生产人体干扰素的方法专利权利要求,应当被限制性地解释为该方法使用一单体连锁构造和一基因标记(a single linked construct and a gene marker),即使该两项特征在权利要求中没有明确记载。该权利要求不能包括未连锁构造(unlinked constructs),因为专利说明书中只是描述了一个实施例,该实施例使用一单体连锁构造和一基因标记。该权利要求指向一种复杂的生物学过程,根据一般的知识不能理解为该发明的书面描述包含了未连锁构造。该专利申请案由分案而来,其原申请案权利要求中明确提及了该单体连锁构造与基因标记,在专利授权审查过程中,审查员允许分案后的权利要求的条件是,权利要求需要描述为要求一单体连锁构造和一基因标记。[5]

实施例只是发明的举例,界定发明界限的是专利权利要求。因此,法院确立的原则是,实施例中的限制不能读入权利要求中。与此相对应的情况是,如果说明书对权利要求中的术语进行了限缩性定义,这种限缩性定义可以读入到权利要求中。在专利诉讼中,专利权人往往主张说明书中的任何限制都不能读入到权利要求中去,而被控侵权人往往主张实施例中的限制必须适用到权利要求中。因此,说明书中的限制哪些可以读入到权利要求中,是法院在解释权利要求时需要解决的问题。法院在解决这一问题时,需要确定说明书是确定性的还是举例性的[6]。确定专利权人的某一陈述是否是其有意的术语界定行为,重要的是要确定该陈述是用来定义权利要求中的术语,还是用来描述发明的优选实施例。

2005年7月12日,美国联邦巡回上诉法院在Phillips v. AWH Corp.案中指出:用说明书解释权利要求和将说明书中的限制读入权利要求,在实践中是很难区分的。但是,如果法院将注意力集中到本领域技术人员如何理解权利要求术语上,解释权利要求和将限制读入权利要求的区分是相当明确的、可预见的。

为了避免将说明书中的限制读入权利要求,重要的是要牢记,说明书的目的是教导本领域的技术人员实施该专利和使其能够实施该专利,并提供最佳的实施方式。教导本领域技术人员实施专利的最好方式之一是提供一个实际使用专利的例子。多数情况下,通过阅读说明书的上下文,可以很清楚地看到,专利权人只是提供了几个特定的例子,还是认为权利要求书与实施例是严格一致的。

仍然还会有一些案件,难以认定本领域技术人员会认为实施例确立了权利要求的范围,还仅仅是一个具体实施的例子。但我们相信,根据专利的上下文解决这个问题,比将权利要求严格限定于说明书披露的实施例或将权利要求书与说明书割裂开来,更能准确地把握专利的保护范围。[7]

根据我国专利法的规定,说明书也可以用于解释权利要求。尽管权利要求书中使用了某一通常的宽范围含义的术语,但如果专利权人有意通过说明书中的实施例,将该术语的含义限定于特定的情况,实施例中该含义受限定的术语就应解释进或者说读入权利要求中。如果说明书中的实施例不是对权利要求记载技术方案的举例,而是对权利要求记载技术方案的界定,则权利要求记载技术方案的保护范围就不应宽于说明书中记载的实施例。

如何处理好根据说明书解释权利要求与不能将说明书中的限制读入权利要求中之间的关系,美国的司法经验值得借鉴。

三、实施例在权利要求保护范围之内的推定以及该推定的不成立

如果说明书中的实施例是举例性的,确实是权利要求记载技术方案的举例,则实施例的限制不能读入权利要求中,权利要求的保护范围要比实施例宽;如果说明书中的实施例是确定性的,名为实施例,实质上是在界定权利要求记载的技术方案,即通过实施例中术语的含义来界定权利要求中对应术语的具体含义,则实施例应当通过解释读入权利要求之中,权利要求的保护范围应与实施例一致。这两种情况下,无论如何,实施例均在权利要求的保护范围之内。通常来说,权利要求与实施例之间的关系,也就是这两种情况。

但如果说明书中记载的实施例,名为实施例,实质上既不是权利要求记载技术方案的实施例,也不是在界定权利要求记载的技术方案,说明书中记载的这种所谓的“实施例”就没有在权利要求的保护范围之内。

美国法院认为,将优选实施例排除在权利要求保护范围外的权利要求解释很少是正确的,这样的解释需要来自说明书、专利授权审查过程或者在先技术的非常具有说服力的证据的支持。[8]

但如果权利要求的用语体现为是一种唯一明确的解释,且该解释不包括优选实施例,或者甚至不包括所披露的该专利的唯一实施例,那么,该权利要求必须解释为其保护范围不包括该优选实施例。[9]

在Elekta Instrument S. A. v. O. U. R. Scientific International, Inc.案中,涉案发明是射线防护装置,这种放射线防护装置可以将检查人体头部时的射线集中到一个中心点,在该中心射线被吸收。权利要求书中称,从该装置与人体头部相适应的直径平面看,该装置“只是从上述平面呈30度到45度角向中心点延伸”。但是,在专利说明书及附图中,从上述平面到中心点的两个槽形梁小于30度。被控侵权人称根据专利权利要求书,所有的槽形梁都应界于30度到45度之间,而专利权人称这种解释将会使说明书中的唯一实施例被排除在外。联邦巡回上诉法院审查了专利的申请过程,发现审查员曾提出现有技术包括槽形梁在30度到45度之间的装置,而专利权人要求保护的不是“仅仅”在30度到45度之间的装置,因此,专利不具有新颖性。针对审查员的意见,专利权人将权利要求书进行了修改,其中一项修改是在权利要求中增加了“只是”一词。联邦巡回上诉法院认为,权利要求本身是清楚的,它要求所有槽形梁必须界于30度到45度之间,本案属于那种必须将优先实施例排除在外的个别案件。[10]

说明书中记载的实施例在权利要求的保护范围之内,是通常的情况。或者说,我们通常均假设或者推定实施例在权利要求的保护范围之内。但如果根据专利说明书、专利授权审查过程(在中国还包括无效宣告审查过程)中的陈述、修改等证据能够证明说明书中记载的实施例(即使只有一个实施例)并不在权利要求的保护范围之内的,实施例在权利要求保护范围之内的推定就被推翻了。

前面所述“组合式衣橱”实用新型专利侵权案中,专利说明书中记载的实施例一与该专利说明书在背景技术部分描述的现有技术方案相比,实施例中的衣橱外部框架构造与现有技术方案中的外部框架构造完全一致。而根据专利说明书陈述,现有技术方案中衣橱外部框架用金属管相互套接搭成;但根据涉案权利要求的记载,涉案专利技术方案中衣橱外部框架用管材和板材纵横相互套接搭成。由于说明书记载的该实施例的外部框架中没有使用权利要求中记载的板材,故该实施例就被排除在涉案专利权利要求的保护范围之外了。

注释:

[1]国家知识产权局:《审查指南》(2006),知识产权出版社,2006年6月第1版,第二部分第六章,2.2.6。

[2]Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 418, 28 S. Ct. 748, 751, 52 L. 

Ed. 1122 (1908)

[3]Teleflex, Inc. v. Ficosa North America Corp., 299 F.3d 1313, 1327-28, 63 U.S.P.Q.2d (BNA) 1374, 1382 (Fed. Cir. 2002)

[4]Teleflex, Inc. v. Ficosa North America Corp., 299 F.3d 1313, 1327-28, 63 U.S.P.Q.2d (BNA) 1374, 1382 (Fed. Cir. 2002)

[5]Biogen, Inc. v. Berlex Laboratories, Inc., 318 F.3d 1132, 1136-40, 65 U.S.P.Q.2d (BNA) 1809, 1812-15 (Fed. Cir. 2003)

[6]闫文军:《专利权的保护范围》,法律出版社2007年版,第84页~第85页。

[7]转引自闫文军:《专利权的保护范围》,法律出版社2007年版,第58页。

[8]Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1583, 39 U.S.P.Q.2d (BNA) 1573, 1578 (Fed. Cir.

 1996)

[9]Johns Hopkins University v. CellPro, Inc., 152 F.3d 1342, 47 U.S.P.Q.2d (BNA) 1705 (Fed. Cir. 1998)

[10]转引自闫文军:《专利权的保护范围》,法律出版社2007年版,第89~90页。

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