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论专利申请人之现有技术披露义务
添加时间:2012-6-3 8:11:14     浏览次数:996

作者:梁志文

【出处】《法律科学》2012年第1期

【摘要】问题专利产生了严重的社会后果,提高专利授权质量具有迫切性。高质量的现有技术检索是提高专利授权质量的前提,这在专利申请数量巨大的背景下显得尤为重要。专利申请人及其代理人在专利审查过程中,应向专利审查部门依诚信原则披露其所知悉的、对申请案之可专利性具有关键性价值的参考资料。建立具有法律效力的现有技术披露义务符合专利制度的立法目的和利益平衡原则,节约现有技术检索的社会成本,从而保障专利审查中现有技术检索的质量。我国《专利法》第36条规定了该义务,但没有规定相应的法律后果。我国应通过立法和司法两方面来完善申请人的现有技术披露义务。

【关键词】现有技术披露义务;现有技术检索;专利审查;不公平行为原则

【写作年份】2012年

【正文】

一、问题的提出

知识产权日益成为知识经济时代最重要的财产权之一,与此趋势相同的是,世界主要国家的专利申请数量也呈快速增长态势。以我国为例,截至2010年3月31日,我国受理的发明专利申请量累计突破200万件,仅2009年的发明专利申请数量即达到314,573件;除此之外,我国2009年的发明专利授权量也同比增长了37. 1%[1]。大量的专利申请案涌入专利审查部门,导致了专利审查的大量延滞;而对于已经审查完毕的专利申请案,审查员也是在非常有限的条件下做出的决定。据美国学者的研究,在美国专利审查员处理每项专利申请所花费的时间仅为18个小时,这包括了审查申请书、搜索和审读现有技术、做出多个专利审查决定、审查申请人的申辩,以及有时还包括与申请人进行多次面谈的时间;在我国,保守估计也不会超过30个小时[2]。因此,有限的审查时间难以保障专利审查的质量,这是问题专利大量出现的重要原因之一。人们普遍认为,问题专利增加了人们的诉讼成本,形成浪费资源的专利丛林,产生了棘手的反公地悲剧以及专利劫持现象。{1}

毫无疑问,保障专利授权的较高质量是专利制度的重要使命,而提高专利授权质量必然涉及专利审查制度的完善与改革。从专利审查制度来看,专利授权需要判断专利申请案是否符合可专利性的条件,如新颖性、创造性和实用性等;而判断这些专利申请案是否符合专利授权的实质性条件,专利审查员必须要进行与发明创造相关的现有技术(prior art)检索,用以确定权利要求(claim)所界定的发明是否符合专利法授予专利权的法定条件。通常,专利审查员需检索并审读这些文献,并与申请专利的发明创造进行比较,从而做出授权或不授权的决定。故而,相比于整个专利授权程序而言,提高现有技术检索的质量是提高专利授权质量的首要门槛。然而,专利审查员面临工作负荷过大的局面,大量的专利申请案需要处理是各国专利审查面临的重要问题。因此,如何保障专利审查员获取高质量的现有技术信息是专利制度构建中应该予以着重考虑的问题之一。我国《专利法》第36条规定,申请人在请求实质审查之时,须披露与其发明有关的参考资料,但该条并没有规定任何有约束力的法律后果。本文主张我国应该完善《专利法》第36条之规定,建立申请人“现有技术披露义务”规则,从而保障专利审查员获取高质量的现有技术文献,最终保障专利授权的质量。

二、申请人现有技术披露义务的制度比较

为了保障专利授权质量,各国专利法大都要求专利审查员在判断专利申请案是否符合专利法规定的条件时必须进行现有技术的检索。至于专利申请人是否负有现有技术的披露义务,以及该披露义务是否具有强制性,则存在以下不同的做法。

(一)欧盟模式

从比较法的角度来看,欧盟模式强调专利审查部门独力承担现有技术的检索。依《欧盟专利条约》(EPC)之规定,现有技术的确定系由专利审查员在审查过程中独立所完成;而专利申请人并不负有披露现有技术的法定义务,即使是明知与发明可专利性相关的现有技术,也完全可选择沉默[3]。欧盟专利局建立了各自拥有不同审查员的检索和审查部门,由前者专职负责对专利申请案所涉发明之新颖性和发明步骤( inventive step)相关的现有技术进行检索,审查员通过检索本局内部的数据库和收集外部文献,并在此基础上形成EPC所规定的书面意见。审查部门的专利审查员对专利申请进行实质审查,从而做出该发明是否可专利的最终裁决。

(二)日本模式

日本模式强调专利审查部门的现有技术检索,但专利申请人负有现有技术文献披露义务,或须依专利审查部门的要求而披露相关的现有技术信息。

2002年修订的日本《特许法》第36条第4款第2项规定了专利申请人的现有技术披露义务:专利申请人在递交申请之日,如果知晓与其申请的发明相关的、至少一件现有技术文献,就必须在专利说明书中披露现有技术文献的标题,但无须向日本特许厅递交现有技术文献的复制件。对于专利申请之时所不知晓的、与发明有关的现有技术文献,申请人需要在专利说明书中申明其理由和后果;如果在专利说明书中未能声明其后果,审查员可以向申请人发布补充通知[4]。申请人收到通知之后,须在指定的期限(60日)内递交书面说明或递交在原专利说明书上增加现有技术文献标题的修正文件。

在日本法下,依该法第49条第5款之规定,未能满足现有技术文献披露义务是驳回专利申请的理由;但该法第123条之规定,并非是专利无效的理由,因为未能履行该义务不属于发明在可专利性方面的实质性缺陷。但是,对于主观上故意隐瞒现有技术等行为,如果构成欺诈的话,依《日本特许法》第197条之规定,通过欺诈行为获得专利或审决的,处3年以下有期徒刑或300万日元以下的罚款。此谓“专利欺诈罪”。其主观上要求具有欺骗他人之故意,并使其陷入错误的违法行为。欺骗行为主要包括捏造事实,例如,没有说明书记载的效果,但以虚假的事实(实施例等),或提供虚假的资料来证明,从而获得专利的授权;也包括故意隐瞒真正的事实之行为。专利欺诈行为导致了专利行政审查中的专利授权结果,而不包括专利司法中的裁决、决定和判定等。在日本“机杼案”中,法院裁定:申请人明知为公知的机械,却说无此种事实,“佯称是被告自己的发明,以欺骗官员”,此类行为构成了专利欺诈罪。{2}660-661

(三)美国模式

美国模式强调专利申请人对专利审查部门承担基于“诚实善意”的信息披露义务。在美国专利申请制度中,申请人及其代理人对美国联邦专利与商标局(PTO)负有诚实善意的义务(duty of candor and goodfaith )。申请人及其代理人在专利审查过程中,须对PTO诚实且毫不保留的告知其所知悉的、对申请案之可专利性具有关键性价值的相关信息[5]。

一般认为,专利申请人的诚实善意披露义务是司法创制的产物,美国最高法院于Precision Instrument一案中主张,专利申请人“负有不可推卸的义务以向(美国联邦专利与商标局)报告对申请案的审查有可能产生欺诈或不公平后果的所有事实”。{3}但也有观点认为,美国最早的1790年和1793年专利法允许第三方对因欺诈方式获取的专利权启动无效宣告程序,1952年专利法之前的法律已经对欺诈方式获取的专利权建立了私人救济措施。{3}38-40 1977年,PTO在其审查条例中首次将该义务规定为申请人的积极义务。该条例第56条规定:“发明人,所有准备或参与申请以及与发明人有联系的律师或代理人,受让人或有责任承担申请的所有人,都对PTO负有诚实善意之义务。上述个人有义务披露其所知晓的、对专利审查具有关键性价值的信息。”而何谓“关键性信息”,该条例解释为:“当合理的审查员在决定是否授予专利权时认为重要之可能性极大(substantial likelihood)时,该信息即属‘关键性’信息。该义务须与准备或参与专利申请的程度相匹配。”[6]

该条确立了判断“关键性信息”的“合理审查员”标准。但是,法院和PTO对其法源的解释却截然不同。“巡回法院认为1977年版《条例》第56条是早期案例法的法典化;但从PTO1977年立法评注来看,‘第56条从整体而言是本局关于欺诈和不公平行为政策的法典化,也符合联邦巡回法院的先例。它将影响本局未来的审查决定,也将为法院审理案件提供参考’。PTO指出,判断‘关键性’的‘合理审查员’标准借用自联邦最高法院在关于证券交易委员会规则的案件中所表达的原则,并认为该规则符合‘下级法院在最近专利案中所广为采纳的概念’。”{4}。而对于该标准,PTO也承认其不够客观、难于适用以及不太准确;它也承认该标准过于含糊,且与专利法的其他领域关系不大。{4}由于这些缺陷的存在,导致该制度在专利诉讼中被频繁引用,其急剧扩张致使美国联邦巡回法院在1988年的Burlington Indus.,Inc. v. DaycoCorp.案中宣称,以不公平行为原则作为侵权的抗辩事由,几乎在所有主要专利案件中都用来为侵权人辩护,成为绝对的“瘟疫”。{5}

与美国联邦巡回法院采取限制其适用范围的措施相似,PTO在1992年也对本条进行了修订,从而试图界定更为清晰的披露义务。“关键性信息”判断标准从“合理审查员”标准转为客观性标准,“通过专利审查员作证”来证明“关键性”的规则也被废除[7]。该条由五款构成,其中第b款界定的是“关键性信息”。依该款规定,需要履行披露义务的信息是:(1)有初步证据(独立或与其他信息共同)表明该信息能够证明某一权利要求的不可专利性;或(2)与申请人的立场相反或不相符合的信息,包括对专利局不可专利性的申辩和申请人主张可专利性的信息。该款还规定,作为专利申请的一部分而提交给PTO的累积性信息无须予以披露。

除了界定“关键性信息”的含义,该条还对负有披露义务的主体、披露方式和披露时间进行了澄清。所有与专利申请相关的人都负有披露义务,包括发明人、专利申请人、专利律师等。信息披露方式须以法定方式向PTO递交,“信息披露声明”取代“现有技术声明”,该声明的内容包括现有技术等信息的清单、具有可读性的复制件、对各现有技术之相互关系的简要阐释以及对非英语文献的译本等[8],此外,申请人须披露的内容不局限于现有技术的信息,所有与可专利性相关的信息都有披露的义务。IDS递交的具体时间系依第1. 97条而确定。例如,IDS必须自国内申请日起或自国际申请进入国内审查阶段之日起的三个月内予以递交[9],该条还指出,欺诈或试图欺诈PTO、恶意或有意误导性地履行披露义务的申请案,都将不会被核准[10],此为该义务的主观条件。一般认为,申请人并不具有主动检索现有技术的义务,而仅是对其知晓的现有技术予以披露;故而,违反该义务的行为主要包括不予披露或误导性披露两类。而违反该义务的法律后果有二:一是该申请案不予核准;二是在诉讼中,将被认为构成“不公平行为”(inequi-table conduct doctrine),该专利权不得执行。{6}在过去,不仅与未能披露信息相关的权利要求不可得到保护,它还将及于所有相关的权利要求。但在2011年审理的Therasense案中,美国联邦巡回上诉法院以全体出庭方式裁定,不公平行为原则的适用范围仅限于未能履行该义务所影响的权利要求[11]。此外,2011《美国发明法案》第12节修改原专利法第257 ( c)条的规定,专利权人申请进行的补充审查程序中可以不限于原先递交文件中所披露的现有技术,从而使得该复审程序不适用不公平行为原则。

(四)中国模式

我国现行法律没有规定具有法律约束力的现有技术披露义务。《专利法》第36条规定:“发明专利的申请人请求实质审查的时候,应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。”“发明专利已经在外国提出过申请的,国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料;无正当理由逾期不提交的,该申请即被视为撤回。”本条意在通过申请人相关资料的提供,减轻专利行政部门的工作负担,提高审查工作效率和质量;申请人所应提交的资料,主要是发明人在完成发明过程中,为解决技术问题所参考过的现有技术文献,如专利文献、科技书籍和期刊等;递交该类文献的时间是申请人请求实质审查之时,或专利行政部门的指定期限之内。{7}89

此外,《专利法实施细则》第17条规定,专利说明书应当包括背景技术的内容,“写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术;(如)有可能的(话),并引证反映这些背景技术的文件”;其撰写时,要求“用词规范、语句清楚”。另据该细则第44条之规定,对专利申请的形式审查也包括第17条之内容,“国务院专利行政部门应当将审查意见通知申请人,要求其在指定期限内陈述意见或者补正;申请人期满未答复的,其申请视为撤回”。但依该细则第53条之规定,这并不属于驳回申请案的事由。

《专利审查指南(2010)》第二部分第七章以“检索”为题,详尽地规定了专利审查员对现有技术的检索方法和程序,且本部分第4. 1条规定,“在实质审查程序中审查员不必要求申请人提供证据”,“如果申请人不同意审查员的意见,那么,由申请人决定是否提供证据来支持其主张”。第5. 1条规定:“对专利局发出的审查意见通知书,申请人应当在通知书指定的期限内作出答复。”同时,该部分也为公众参与提供了制度渠道。第4.9条规定:“任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见,应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况,不必通知提出意见的公众。”

综上所述,我国专利法并没有规定申请人在实质审查请求书或专利说明书“背景技术”部分中对现有技术进行披露的具体要求,也并未规定申请人不予披露或未能真实披露的法律后果。

三、申请人现有技术披露义务的正当性

(一)申请人现有技术披露义务符合专利制度的立法目的

占主导地位的专利制度正当性理论建立在实用主义哲学基础上,“专利对价”理论(patent bargain)是其中重要的代表之一。对价理论强调发明创造使用上的非竞争性属性,即发明一旦创造完成,其共享的成本为零或很低。该理论的基本假设是,如果没有专利的保护,企业将会对其发明以商业秘密方式保护;它将专利视为发明人和社会之间的合同,即通过国家授予发明人临时性的财产权以换取其技术公开。该理论认为,专利制度的基本功能是促进技术进步及创新知识的扩散。{8}

对价理论有着悠久的历史传统,成为专利法中许多制度的理论依据,例如,“技术充分公开”标准是授予专利权的实质条件之一。对价理论也常为法院所采纳而防止申请人通过欺诈行为获取垄断权以维护基本的专利对价,成为专利制度的重要组成部分。从本质上看,申请人现有技术披露义务意在防止专利权人从专利申请中的欺诈行为获取利益,因为通过欺诈而使不符合可专利性的发明获得垄断权是不符合对价理论的。专利权人是否存在申请过程中的欺诈行为,其判断方法是其披露现有技术的行为是否符合诚实信用原则。

由于专利授权行为被视为由专利审查部门代表社会与发明人签订合同的行为,故而,向专利审查部门履行基于诚信原则的现有技术披露义务被认为是对公共利益的保护。美国法上申请人信息披露义务便是建立在此基础上。诚如美国联邦条例法典第1.56(a)条所指出的:“专利在本质上影响公共利益。在审查专利申请案时,专利局知晓并对所有与发明的可专利性有关的关键信息予以评估,是最有效的专利审查、也是促使公共利益得以最佳实现的途径。”在美国判例法中,公共利益也常常成为法院进行利益衡量的政策工具。例如,在被视为该制度奠基性判例的Precision Instrument Manufacturing Co. v. AutomotiveMaintenance Machinery Co.案中,美国联邦最高法院宣称,“拥有和行使专利权与公众利益密切相关。专利在本质上影响公共利益,如同宪法所揭示的,特定的特权(privilege)系用以促进‘科学和实用艺术进步’这一公共目的。专利权是禁止垄断和自由竞争市场之一般原则的例外。因此,专利最大的社会和经济效益是,使有重大利益关系的社会公众能够应对因欺诈或其他不公平手段获取、并试图维持通过不当手段获取的专利垄断权”[12]。因此,申请人依据诚实信用原则,向专利审查部门披露其所掌握的现有技术信息,禁止其提供有意而为的误导性信息或消极的故意忽略现有技术,以及披露错误的或不准确的信息,从而避免影响专利授权质量,最终保障公众对现有技术之自由使用的公共利益。

(二)申请人现有技术披露义务符合利益平衡原则

利益平衡原则被视为是知识产权制度的基本原则,它是指在知识产品各利益主体之间进行合理的利益分配,在保护权利以激励创新与促进知识传播以推进社会发展之间取得适度平衡。较高的专利质量有益于健康的市场竞争秩序和创新活动的可持续性。稳定可靠的专利授权质量,既符合社会预期,也符合权利人进行专利商业化的投资要求。大多数学者将专利质量问题视为信息和资源分配问题,{9}申请人现有技术披露义务所涉及的利益主体主要包括:申请人及其代理人、竞争者和第三人,将该义务赋予申请人符合利益平衡原则。

从该义务涉及的外部关系来看,申请人承担现有技术披露义务可矫正信息不对称,以及应对策略性行为。对申请人而言,有关专利质量的信息秘藏不宣最符合其利益,因为拥有不合格的专利权对申请人而言同样具有价值。这些不合格的专利在未予无效宣告之前也同样是推定为有效的,该专利的持有人同样可以进行相关市场的许可而获取使用费,也可限制竞争者进人相关市场、劫持竞争者而获取不当利益。而竞争者试图掌握专利是否有效的信息和申请人所掌握的信息相比,存在信息不对称。因为发明人或其他与专利申请有关的人是最有可能掌握发明相关技术领域中现有技术的人,这种信息优势使得申请人可以在申请过程中隐匿对其专利审查不利的信息,阻碍潜在的被许可人或侵权人知晓该专利的真实价值。在我国专利法中,公众的意见是审查员在实质审查时可考虑的因素,但专利审查制度缺乏第三人参与审查过程的程序保障。而即便能够参与,譬如可以启动无效程序,第三人参与的动力也会不足。由于专利无效具有公共产品的特性,潜在地面临集体行动的困境,专利权成功地被宣告无效将产生搭便车的后果,因为诉讼成本由行为人所承担,而所有同业竞争者都将获得无效后的收益。在此情况下,潜在的挑战者最好的选择是将无效之信息留为己用,只有在直接被诉侵权时才予以使用。{5}753因此,通过竞争者、第三人来保障专利审查中的现有技术信息披露以改善专利授权质量,可能难以产生有益的效果。

从该义务涉及的内部关系来看,申请人承担现有技术披露义务能够保障专利申请案撰写的较高质量。大量的专利申请文件是由专利代理人撰写的,从保障授权质量的角度来说,高质量的专利申请文件应该充分公开发明,以使得本领域的普通技术人员能够予以实施;授权的发明与相关现有技术相比,其具有创造性、新颖性和实用性。然而,随着专利竞争的加速和专利申请量的扩大,现代专利申请中出现了一些不充分披露或使用模糊性语言来披露的情形。专利撰写实务中,专利申请人常常试图在公开的专利申请文件中保留其关键技术,一些技术诀窍(know-how)往往需要向申请人咨询才能获得。{10}如果需要使用专利技术,通常需要获得专利许可和相应的商业秘密许可。强化申请人现有技术披露义务,不仅可以保障发明技术信息的充分公开,也将有助于纠正实务中欺诈专利审查部门的专利文件撰写“技巧”。

(三)申请人现有技术披露义务能够节约社会成本

依我国专利法之规定,现有技术指在申请日以前在国内外为公众所知的技术,包括已有同样的发明在国内外出版物上公开发表过,在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知,也已有同样的发明由他人向专利局提出过申请的技术[13]。现有技术文献的载体形式主要包括专利文献、科技期刊与书籍、会议宣讲、与发明有关的产品宣传册以及在产业中予以实际使用等。

据美国学者的研究,在美国,现有技术的平均搜索成本在5000到7000美元之间。{11}正因为现有技术的检索需要花费较高的成本,且对于专利申请人而言,这又意味着其申请案可能因这些现有技术而被驳回。因此,专利申请人自愿公开现有技术的可能性是非常小的。对美国专利申请人现有技术检索的经验分析表明,专利申请人很少引证先前的专利文献,甚至连其自己的在先专利也未引证。该研究也表明,不同领域的申请人对于现有技术的披露是不同的。在同一领域,甚至在同一企业,申请人对现有技术的检索是不同的:对其认为具有重要价值的发明,可能会引证更多的现有技术;反之,则引证较少的现有技术。{12}这表明,专利申请人在申请专利时大都采取了策略性的行为。加之专利审查员缺乏足够的资源、能力和动力去对专利申请进行全面的现有技术检索,这导致了大量低质量的专利被授权。故而,为提高专利申请和授权的质量,要求申请人承担合理的现有技术披露义务是必要的。

从搜索成本的负担来看,对于本国和外国的专利文献之现有技术,专利审查员具有足够的资源和便利予以获取;而于此之外的现有技术之检索,在专利申请数量巨大之情形下,则难于获得完美的检索结果。{5}754-755首先,对于非专利文献的现有技术而言,专利申请人是低成本的信息提供者。发明创造的完成须建立在现有技术的基础上,申请人或发明人对于现有技术的了解与专利审查员相比,有比较全面的认识,也是准确理解其发明的最佳信息提供者。其次,专利申请费是申请人所负担的一项审查成本,在申请专利的过程中,申请人或代理人一般都会进行一定的现有技术检索,并对其与发明的相关性予以评估,以确定其申请是否明显不具可专利性,从而避免申请费的浪费。再次,由于申请人所披露的现有技术,只是其所掌握的现有技术,法律并没有要求其进行现有技术的额外检索,因此并没有与专利审查员进行现有技术检索的费用相重合而浪费资源。最后,申请人提交的现有技术信息有可能并未为审查员用于对申请案的审查,但也有可能启发审查员在不同的技术领域获取与发明相关的信息,这将大大提高专利审查员现有技术的检索质量。

因此,申请人现有技术披露义务并没有增加专利制度关于现有技术的搜索成本,反而改善了审查员获取现有技术的质量,而对非专利文献以及某些技术领域而言,还会节约现有技术的搜索成本。故此,它符合法律制度安排的效率原则。

(四)申请人现有技术披露义务需要克服的可能问题

由于专利申请人对现有技术进行披露的动力不足,如果没有配套的制度来保障该制度的实施,通过现有技术披露义务来提高专利授权质量,将如同“让黄鼠狼去给鸡当护卫”。{6}720。因此,为保障现有技术披露义务的有效实施,申请人有意进行虚假披露从而误导专利审查员的行为,以及有意隐瞒现有技术的行为,都应该承担相应的法律后果。这些法律后果包括驳回专利申请案;在美国法中,对于欺诈而通过审查的专利权还将不可执行。

然而,申请人所进行的现有技术披露仍有可能产生如下问题。一是申请人提供的现有技术信息太多,其中有些信息可能与申请案不相关,这将浪费审查员的阅读、分析和确认的时间,甚至还可能误导审查员。由于申请人担心未能履行披露义务而承担不利的法律后果,尤其是在美国,不公平行为原则的适用将及于涉嫌欺诈的权利要求,故而申请人常常采取的披露策略是,将其所掌握的所有现有技术都予以披露。尽管法律大都规定,申请人仅需披露“与发明有关的参考资料”,但“相关性”系依申请人的主观判断而定。二是申请人提供的现有技术信息不准确。申请人的披露义务系依诚信原则而产生,因而,对于申请人依其主观善意而认为准确的现有技术信息,事实上可能存在错误。这同样将会产生误导审查员或浪费审查资源的后果。三是申请人提供的现有技术在时间上有可能太晚。由于我国专利法并没有明确申请人提供参考文献的具体时间,如果在审查员进行了现有技术检索之后再披露,则该制度的适用价值将变低。

这些问题对于完善该制度具有重要价值。该制度在强化该义务法律约束力的同时,应该为申请人提供更为清晰、具体且具可操作性的指引。由于申请人的现有技术披露并不取代审查员现有技术的检索任务,提高申请人承担该责任的条件,构建其安全港原则是具有合理性的。即,申请人依诚信原则所做出的披露,因其主观上并不具有欺诈之故意而不具可归责性,故无须承担相应之责任。这也符合该制度的基本精神。

四、申请人现有技术披露义务的中国化

(一)模式选择

人们认为,没有任何一个国家的专利制度是完美的。{12}是否规定申请人的现有技术披露义务,以及申请人现有技术披露义务的强制程度如何,也是如此。因此,对该制度价值的判断,也必须从一个国家专利制度的整体出发才能予以评价。

欧盟模式否认申请人的现有技术披露义务,建立了专门的、与授权部门不同的现有技术检索部门,从而保障了现有技术检索的时间,在大多数情况下产生了质量较高的现有技术检索报告。这被认为是欧洲授予的专利质量优于美国的原因之一。但如前所述,有些与发明有关的、关键的现有技术信息常常在申请人的控制之下,专利审查员难以通过有效途径获取。尽管一般来说,其竞争者也掌握这类现有技术,欧盟专利制度中的异议程序允许其竞争者提出该类现有技术,但如前所述,由于存在搭便车的情况,掌握该类信息的竞争者常常缺乏参与的动机。此外,分设不同的专利审查部门将提高其制度运行的成本,间接地影响到专利申请人所承担的专利申请费。据有关学者统计,欧盟专利的申请费用是美国的三倍。{14}918从社会成本的节约来看,由申请人披露其所掌握的现有技术信息可以节约这部分成本。

申请人披露现有技术信息能否节约成本的关键问题,是保障申请人披露的信息与申请案的“相关性”和“准确性”。美国模式强化申请人的法律责任来保障专利申请中的现有技术披露,但由于强调申请人承担“不公平行为原则”下专利不可实施之法律后果,在诉讼中,侵权人常常滥用它来抗辩以试图逃脱侵权责任的承担。法院也需要花费大量时间纠缠于申请人是否存在欺诈行为,而不是聚焦于专利实质性方面的审理。例如,是否存在侵权行为和专利权是否有效等方面的审理,尤其是申请人主观上并不具有欺诈故意的情形下,如果过宽地予以适用则显得不甚公平。这是导致信息披露过度的原因之一,也是美国专利改革法案中不同改革方案所要解决的问题[14]。与美国模式不同的是,日本模式规定的申请人现有技术披露义务并不影响权利的效力,也无法为侵权诉讼中的被告所援引,但不当披露或不予披露将是驳回申请的事由。

我国专利法仅原则性地规定了申请人现有技术披露义务,其具体制度的构建仍需借鉴成功的立法经验,并结合我国国情和专利制度的整体架构予以考虑。提高专利申请费来建立欧盟模式下的专门审查部门,将对我国的专利申请人产生经济上的负担,不利于我国民族企业自主知识产权战略的实施;我国专利法并没有授权前的异议程序,如果将违反该义务的行为视为可启动无效程序的事由,则不符合TRIPS等国际条约的规定。但是,为保障该义务的充分实施,建立有法律约束力的相关制度是非常重要的。在美国模式下,违反该义务的行为将导致专利的不可实施;而日本模式下,它仅是驳回申请的事由。前者可能导致信息的过度披露,从而影响审查效率;后者则没有公众的参与,由专利审查部门来负责判断义务履行的情况,也难以克服欺诈行为的存在。

因此,综合美、日的立法长处,我国应该建立具有中国特色的现有技术披露义务。即,申请人违反该义务,将是专利审查部门予以驳回或视为撤回的事由,但不属于专利无效的事由;而对于社会公众而言,申请人所披露的现有技术不能构成侵权中的等同技术,它也是现有技术抗辩的证据;为鼓励披露,对申请人而言,履行了披露义务的专利将推定为有效,推定该发明区别于所披露的现有技术,故不能以此来宣告该发明属于所披露的现有技术而无效;仅针对有意进行欺诈性披露的申请人使其承担不利的法律后果。

(二)申请人现有技术披露义务的制度构建

申请人现有技术披露义务的制度构建应该由两部分组成,其一是披露义务的要素,其二是违反披露义务的法律后果。

第一,申请人现有技术披露义务主要由义务主体、主体的主观状态、披露内容、披露时间和披露方式等组成。

从义务主体来看,所有参与专利审查程序的当事人都应该负有该披露义务,主要包括申请人、发明人和专利代理人。这能促使这些当事人为提高专利授权质量而协力履行披露义务。当然,这也在三者之间尤其是申请人与代理人之间产生了内部的法律责任问题。例如,如果由于专利代理人的过错导致未能履行该义务,其法律后果最终由谁来承担,这可依据民法上关于专家责任的法律规定来予以解决。

从义务主观要件来看,该义务系基于诚信原则而产生的法律义务,因而它要求申请人符合主观善意之条件,即不能属于“有意”( intent)忽略与申请案的可专利性有关之信息,或者有意误导审查员。申请人的主观状态应该包括两个方面:一是“知道”该现有技术的信息,二是“知道”或“应该知道”该现有技术的信息与其申请案是否具有可专利性之间具有重要相关性。前者并不表明申请人有检索现有技术的义务,而仅是披露其掌握的现有技术;后者则须依其合理注意义务来分析其披露的现有技术信息是否影响到其申请的发明之可专利性。由于申请人的主观状态难以认定,这可依据客观事实来予以判定。民法上的理性人标准和合理注意义务的判断原则也可以用来确定行为人主观状态。

从披露的内容来看,申请人须披露对申请案之可专利性具有关键性价值(material)的相关信息。首先,该信息必须是与其所申请的发明之可专利性有关,即必须涉及创造性、新颖性判断的现有技术信息。其次,该信息必须是对发明的可专利性判断具有关键性价值,而非一切相关的现有技术。但何谓“相关”信息、何谓“关键性”信息,其判断标准是应该依申请人基于诚信原则所判断,或者依合理审查员之标准,还是依某个客观标准来确定,在美国判例法中存在争议。{4}1338-1341笔者认为,从该义务的法理基础来看,依申请人基于诚信原则来判断的标准具有合理性,但当专利审查员需要申请人递交与申请案相关的现有技术文献时,申请人未能披露也应该是违反披露义务的行为。对于社会公众而言,基于合理审查员标准而确定需要披露的现有技术,如果申请人未能披露,则申请人须证明其披露行为系基于诚信原则的判断而做出的,从而证明其披露行为符合法定要求。最后需要指出的是,申请人披露的信息是否必然构成专利无效的信息,则也有值得讨论的地方。如果要求披露的信息仅限于有可能构成专利无效的信息,则该义务的披露范围将有所减少,可以防止申请人过度披露而造成信息过多从而影响审查员的审查活动。

从披露方式和时间来看,申请人以法定的书面方式予以披露是适当的,因为书面原则是专利申请的基本原则;而在所有专利审查程序过程中,申请人均负有披露义务,主要是在专利申请与实质审查请求之时,须依法定形式递交披露文件,也包括在依专利审查员要求披露其所掌握的现有技术信息时,在法定期限内予以披露。

第二,披露义务的法律后果。它包括履行该义务的法律后果和未能履行该义务的法律后果。

履行该义务将产生有利于申请人和不利于申请人的法律后果。从有利于申请人的法律后果来看,如果通过专利审查员审查而获得授权的发明创造,其效力在被无效宣告之前是推定为有效的;而且,对于审查通过的发明创造,在专利权无效纠纷中应该推定区别于其所披露的现有技术,不能以其披露的现有技术来否定该发明的可专利性。从不利于申请人的法律后果来看,其披露的现有技术将不能成为专利权所及的范围,涉嫌侵权人可以此作为现有技术抗辩的事由,也是适用禁止反悔原则和捐献原则的事实依据。

对于未能履行该义务的行为,申请人(专利权人)将承担不利的法律后果。专利审查过程中,审查员认定未能履行披露义务的申请案将会被驳回,如日本法和美国法的规定;或者视为“撤回”申请,如我国法的规定。但在专利授权之后,未能履行该义务并不属于专利无效之情形,因而不能启动无效宣告程序。尽管对发明的可专利性具有关键价值的现有技术可能成为专利无效的重要事实,但申请人现有技术披露义务的立法目的不同于无效宣告制度,前者主要是基于诚信义务以节约检索成本,后者是直接保证专利授权质量,故申请人所未能披露的关键性的现有技术信息,并不一定会成为发明不可专利的原因。尽管未能履行该义务并不使该授予的专利权无效,但在专利侵权诉讼中,专利权人将承担其权利行使受到限制的法律后果。

判断违反该义务的法律要件包括四个方面:一是未能合法披露与申请案可专利性具有关键性价值的现有技术信息。二是未能履行披露义务的申请人主观上属于有意而为。三是需要衡量行为人的主观状态与未能披露的现有技术之性质,以及衡量有意违反披露义务的行为是否和将要承担的法律责任相匹配。申请人主观可归责性程度较低或未能披露的现有技术与发明之可专利性相关性不太大,则适用该法律后果的可能性较少;反之,则可能承担不同的不利之法律后果。四是对于上述要件须有确凿且令人信服的证据来予以证明。它要求用以证明上述事实的证据具有高度可能性或合理确定性,因而高于民事诉讼中一般采用的优势证据,但要低于刑法中的“排除合理J怀疑”规则。

(三)我国专利制度改造之可能路径

我国专利制度的完善可通过立法与司法两个方面来实现。从我国专利法的现行规定来看,第36条规定了申请人现有技术披露义务。因此,可以通过第36条的配套规定(如《专利法实施细则》或《专利审查指南》)来建立具有强制约束力的披露义务制度。这些配套规定应该包括该义务的履行主体、主体的主观状态、披露内容、披露时间和披露方式;也应该规定,未能履行披露义务的行为将视为“撤回”申请。但是,第36条规定申请人履行披露义务的时间是在专利实质审查请求之时,因而在专利申请文献公开之时,申请人并不承担现有技术披露义务。这表明在现有技术的披露时机上仍需要改进。因为对于社会公众而言,了解与申请案有关的现有技术也是具有重要价值的;对于专利的形式审查而言,专利审查员了解这些现有技术也有一定意义。因而,可以借鉴日本专利法完善第26条关于专利申请文件的规定:申请人须在申请书的“背景技术”中履行现有技术的披露义务,从而完善现有技术披露义务的各要素及其法律后果。

由于我国专利立法的简略性特点,许多专利制度的具体内容是通过司法途径来予以构建的。例如,我国专利法第59条规定了专利权的保护范围,但专利权利要求的解释方法、侵权认定的判断原则等等,都是通过司法的方式予以确立的。因此,申请人现有技术披露义务也完全可以通过司法解释或判例的方式来予以完备。法院可以通过两个方面来强化申请人的现有技术披露义务。一是通过现有原则的司法扩张来实现。例如,在禁止反悔原则的适用、现有技术抗辩等原则中,可以强调申请人披露的现有技术具有约束力。再比如,在专利权无效纠纷的司法解决中,法院可以推定申请人予以披露的现有技术是区别于发明之技术。二是发挥适度的司法能动性,建立新的举证责任标准和侵权的抗辩事由。为了鼓励申请人披露现有技术,对于违反该义务的举证责任标准可以借鉴美国法的做法,要求主张者承担“确凿且令人信服”的举证责任。而为了制裁未能履行披露义务的行为,法院可以限制专利权人权利行使的部分权能,譬如,降低损害赔偿的数额,或者限制停止侵害责任的适用,等等。对于情节非常严重的欺诈行为,法院可以借鉴美国法上的“不公平行为原则”,即专利权中所涉及的权利要求将不得在司法中予以执行。

五、简要结论

我国专利法第36条已经建立了申请人的现有技术披露义务,第26条也规定专利申请书的“背景技术”部分须描述与申请案有关的现有技术,但我国并没有规定具有法律约束力的现有技术披露义务。为了保障专利授权质量,建立具有法律强制力的披露义务规则符合专利制度的立法目的,也符合知识产权法利益平衡原则的要求,同时能够节约专利审查过程中检索现有技术的社会成本。我国专利制度可以通过立法修正和司法创制两个方面来完善现行专利法所规定的申请人现有技术披露义务。

【作者简介】

梁志文,华南师范大学法学院副教授。

【注释】

[1]参见“我国国内发明专利申请量保持较快增长”, http : //www. sipo. gov. cn/sipo2008/mtjj/2010/201005/t20100520_519134. ht-ml,访问时间:2010年7月3日。关于更详细的数据,可访问国家知识产权局网站的“统计信息”网页。

[2]Dan L. Burk and Mark A. Lemley, The Patent Crisis and Howthe Courts Can Solve It, 15 (2009).另有学者对美国专利审查时间的评估是16小时至18小时之间。See John R. Thomas, Collusion and Col-lective Action in the Patent System: A Proposal for Patent Bounties 2001U. ILL. L. REV. 305, 314

(2001)在我国,国家知识产权局专利审查协作中心共有专利审查人员2107人(数据来自于该中心网站的“组织结构”中对“人员配置”的介绍,访问时间:2010年7月3日),其审查任务还包括实用新型等,以全部人员来进行发明专利的审查,按2009年发明专利的授权量(128489件)来计算,我国专利审查员对每一件专利的审查时间也仅为33.5小时。

[3]See Gina M. Bicknell, To Disclose or Not To Disclose: Duty ofCandor Obligations of the United States

and Foreign Patent Offices, 83CHICAGO-KENT L. REV. 425,460, (2008).

[4]《日本特许法》第48条第7款。

[5]See 37 Code of Federal Regulations 1.56 (2010).

[6]See 37 C. F. R. 1.56(1977).

[7]《联邦条例法典》第104.22与104.23条禁止PTO雇员在未经局长授权时作证。See 37 C. F. R. § 104.22 , § 104.23 (2010).但从美国法院的司法实践来看,“审查员标准”似乎并未走进历史博物馆,而是继续发挥其作用。See Nicole M. Murphy, Inequitable-Con-duct Doctrine Reform: Is the Death Penalty for Patent Still Appropriate93MINNESOTA L. REV. 2274,

2280 (2009)。

[8]See 37 C. F. R.§1.98 (2010).

[9]See 37 C. F. R.§1.97 (2010).

[10]See 37 C. F. R. 1.56 (2010)

[11]See Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Company(Fed.Cir. 2011) ( en bane).该案还澄清了不公平行为原则的其他要件,但并未改变传统的主流司法判例。关于该案之前美国法上该原则的司法适用,参见梁志文:《美国专利法上的不公平行为原则》,《法令月刊》2011年第7期。

[12]324 U. S. 806, 815-16(1945).

[13]参见《专利法》第22条第4款。

[14]在美国,自2005年以来,国会连续五年提出专利改革法案,“不公平行为原则”是其改革的重要内容之一。而是否限制或强化其适用范围,则不同的法案有不同的改革方案;但基本分属于联邦贸易委员会2003年发布的《促进创新:竞争和专利法律政策的适当平衡》(强化该原则的建议)和国家研究委员会2004年发布的《21世纪的专利制度》(限制该原则的适用范围)所提出的观点。PTO也采取了类、似于联邦贸易委员会的态度。

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{11}Mark A. Lemley, Rational Ignorance at the Patent Office[ J].95 NW. U. L. REV. 1495,1510 (2001).

{12}Gina M. Bicknell, To DiscloseorNot To Disclose: Duty of Candor Obligations of the United States

and Foreign Patent Offices,[J].83 CHICAGO-KENT L. REV. 425.466, (2008).

{13}Bhaven N. Sampat, When Do Applicants Search for Prior Art[ J].53 J. L.&ECON. 399 (2010).

{14}Graeme B. Dinwoodie, William 0. Hennessey&Shira Perlmutter, INTERNATIONAL AND COMPARATIVE PATENT LAW[M].N. Y: LexisNexis Publishing, 2002.

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