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多余指定原则的应用—陈伟诉漆明远专利侵权纠纷案
添加时间:2012-6-2 9:30:30     浏览次数:1114

【案情简介】

原告:陈伟

被告:漆明远

1989年3月22日陈伟向中国专利局提交了名称为“新型呆扳手”的发明专利申请,该申请的公告日为1991年5月1日,发明专利授权日为同年8月21日。该专利发明人、专利权人均为陈伟,专利号为89101752.6。该新型呆扳手的发明目的是扳手可从螺母六方形任意方向一次快速插入,不择方向顺逆双旋向均可空回转,且均可传递扭矩,操作过程中不需反复退出,实现开口呆扳手双旋向连续旋动的高效操作。该发明专利要求保护的权利范围是:在扳手口偏近开口端的一侧有一个与扳手侧平面交成角的斜面,扳手口另一侧偏近底段处也有一个与扳手口侧平面交成角的斜面,这两个侧平面互相平行,两个斜面也互相平行,扳手口开口段宽度大于六方形对角尺寸,扳手口底段宽度大于六方形对边尺寸,两组平行面形成互成角度且能分别向相反旋向旋动六方形的两个工位,每个工位的两个平行面间的垂直距离等于或小于六方形对边尺寸,扳手口底部装有一弹性件,开有一个沟槽,扳手柄与扳手口侧平面成一角度。

1990年7月18日,漆明远向中国专利局中请名称为“一种新型呆扳手”的实用新型专利,1991年6月12日获实用新型专利证书,权利人为漆明远。该实用新型专利的发明特征主要有:一种用于松紧螺母(栓)的新型呆扳手,包括头部和柄部,头部中间开口,其特征在于扳手口为互不对称,依次相连的折面构成。该实用新型的发明目的、构思与陈伟的发明专利相同。同年6月、9月、12月,漆明远分别将该专利及相关技术资料许可给四川金龙机械工具有限公司等四家公司使用。四份许可合同中均约定:合同有效期内如该专利权被宣告无效,由转让方漆明远赔偿因此给受让方造成的损失,但已经付给的使用费不再返还;有第三方指控受让方实施专利技术侵权,由受让方漆明远负一切法律责任等。之后,漆明远收取四家受让方技术人门费共40万元(扣除交纳的中介费、参展费和个人收入调节税等,漆明远实际获得346153.70元)。

1991年12月31日,陈伟向中国专利局复审委员会请求宣告漆明远的“一种新型呆扳手”专利无效。1993年3月16日专利复审委员会以该专利的必要技术特征是由若干互相矛盾和无法满足的要素组成因而不具备实用性为由,宣告该实用新型专利无效。

1992年4月25日,漆明远又以重庆远发机电科技有限公司名义向中国专利局申请了名称为“一次插人即可连续工作的高效扳手”(简称“高效扳手”)实用新型专利,该申请于1993年7月17日获实用新型专利权。发明人漆明远,专利权人重庆远发机电科技有限公司。同年8月16日,陈伟以该专利无新颖性向中国专利局专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会认为,该专利与已有技术相比不具有实质性特点和进步,不具有创造性,于1994年10月28日宣告“高效扳手”实用新型专利无效。

庭审中查明,漆明远许可四川金龙机械工具有限公司等公司的“一种新型呆扳手”设计图纸等资料所表达的技术方案与其后申请的“高效扳手”技术方案具有相同的技术特征。

陈伟得知漆明远转让给上述四家公司的呆扳手技术的主要技术特征在其新型呆扳手发明专利保护范围,遂以漆明远侵害其专利权为由,向法院提起诉讼,请求判令漆明远停止侵权,消除影响并赔偿其40万元的经济损失。

还查明,1991年9月和1992年4月,漆明远还分别向中国专利局申请了“新型呆扳手”和“扳手”两外观设计专利,该申请分别于1992年4月和9月获外观设计专利权。

【当事人争议的焦点】

1.漆明远转让的呆扳手技术是否等同于陈伟的发明专利技术;

2.漆明远的外观设计专利是否能作为其不侵犯陈伟发明专利权的抗辩理由。

【一审法院处理结果】

一审法院认为漆明远转让给四川金龙机械工具有限公司等的呆扳手技术在整体构思上与陈伟的新型呆扳手发明专利相同,陈伟发明专利权利要求中要求保护的必要技术特征均被漆明远所转让的技术覆盖。漆明远的技术虽比陈伟的专利多四个辅助面和缺少一个弹性件非必要技术特征,但其主要技术特征与陈伟专利技术特征相同,故已构成专利侵权。四川金龙机械工具有限公司等因并不知道受让技术的来源,陈伟也表示不追究金龙公司等的经济责任,故侵权责任全部由漆明远承担。一审法院根据本案实际情况和公平、公正原则,判决漆明远赔偿陈伟经济损失37655元。

陈伟不服一审判决,上诉称依据最高人民法院有关司法解释,专利侵权的损失赔偿额应以侵权人因侵权行为受到的实际经济损失或侵权人的获利作为损失赔偿。请求二审法院判令漆明远将侵害专利所得40万元全部赔付专利权人等。漆明远辩称其并未因转让呆扳手技术而获利,本人转让的技术是其享有专利权的外观设计。

【二审法院处理结果】

二审法院认为,陈伟的新型呆扳手发明专利应受相关法律保护。漆明远转让给四川金龙工具机械有限公司等单位的呆扳手技术,经与陈伟发明专利技术方案对比,其技术虽比陈伟的发明专利技术多一个弹性件,但该弹性件属对实现该发明技术目的无实质影响的非必要技术特征,应认定陈伟的新型呆扳手发明专利权利要求中要求保护的必要技术特征均被漆明远所转让的技术覆盖。此外,漆明远的“一种新型呆扳手”和扳手产品外观设计专利是依附于漆明远原有的“高效扳手”实用新型专利基础上,该实用新型专利已被中国专利局宣告无效即该外观设计的载体已不复存在,而无具体产品的外观设计专利不能作为不侵犯发明专利权的依据,因此,漆明远关于其转让的是其享有专利权的外观设计,故不侵犯陈伟发明专利权的主张不能成立。根据专利侵权判定原则,漆明远向四川金龙工具机械有限公司等转让的呆扳手技术已构成对陈伟新型呆扳手发明专利的侵犯,漆明远应承担相应的侵权责任。二审法院依据《中华人民共和国民法通则》第95条、第106条第2款、第134条第1款第(1)、(4)、(9)、(10)项,《中华人民共和国专利法》第60条,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》第4条第1款第(2)项、《中华人民共和国民事诉讼法》第153条第1款第(2)项之规定,判决:维持一审法院关于漆明远已构成对陈伟的新型呆扳手发明专利的侵害,应立即停止对陈伟发明专利的侵害并向陈伟赔礼道歉、消除影响并向陈伟支付人民币346153.30元作为其侵犯陈伟专利权的侵权损害赔偿。

本案第一、二审案件受理费及其他诉讼费共计21020元,全部由漆明远负担。

【专家点评】

本案的焦点在于漆明远的高效扳手的技术特征是否等同于陈伟的新型呆扳手实用新型专利的技术方案。

(一)根据我国专利法,专利权人享有任何单位或者个人未经其许可不得实施其专利的权利。专利法第56条第1款明确规定了专利权人的发明或者实用新型专利权依法受保护的范围“以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”。关于专利侵权的判定,司法实践中已确立了几个基本原则,即:全面覆盖原则、等同原则、多余指定原则和禁止反悔原则。这四个原则虽然都是用于专利侵权判定,但适用的顺序、前提有所不同。

在原告依据权利要求书载明的保护范围为依据指控被告的产品或方法(或称侵权物)侵犯其专利权时,法官首先应适用全面覆盖原则直接就原告的专利技术与被控侵权物的技术进行对比判断。一般会出现以下几种情形:一是被控侵权物的技术特征与专利必要技术特征完全相同,换言之,其专利权利要求书要求保护的全部必要技术特征均被侵权物的技术特征所覆盖(包括侵权物的技术特征数量多于专利的必要技术特征的情形),这种情况属于仿制侵权或相同侵权,法官可径直确认被告侵犯原告的专利权;二是经对比,侵权物有一个或若干个技术特征与专利必要技术特征相比不相同。对此情形,司法实践中通过判断侵权物的技术特征是否与专利技术特征等同,即运用等同原则进行专利侵权判定。依据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干问题》,等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果,且所属领域的普通技术人员在研究了专利说明书和附图后,不经过创造性的智力劳动而能够联想到的技术特征。等同的表现形式也不同,有的表现在产品的部件移位或方法步骤的顺序变换,有的是该行业中众所周知的材料替换等。当侵权物的技术方案系专利权利要求中技术特征的替代或变换,则可运用等同原则判定专利侵权;三是侵权物的技术特征少于专利技术特征。一般情况下,这种情形不构成专利侵权,只有在侵权物的技术特征与专利技术特征相比,被控侵权物缺少的技术特征为专利权利要求中的非必要技术特征的情况下才构成专利侵权。众所周知,专利法实施细则要求权利要求书应当从整体上反映一项发明的技术方案,该技术方案包含了为实现发明目的的必要技术特征的总和。而必要技术特征是发明或者实用新型为达到其目的和效果所不可缺少的技术特征。因此,上述情形中专利独立权利要求中记载了非必要技术特征,当被控侵权物的技术特征中缺少专利权利要求的非必要技术特征时,仍可认定被告专利侵权。此即司法实践中用于专利侵权判定的多余指定原则。用多余指定原则进行专利侵权判定,目前我国还无明确的法律依据,但依据民法的公平、诚实信用原则及专利法的立法原则及其所确立的保护内容、范围,可以作为适用多余指定原则用于专利侵权判定的法律依据。

多余指定原则与等同原则本质上并没有区别,二者都是以专利权利要求书记载的技术特征来确定保护范围,结合发明目的、任务、效果,使专利权人的合法权益得到公正、有效和充分的保护,只是二者从不同的层面出发,针对被控侵权物不同的表现形式,殊途同归,其实现专利保护的原则、标准是相同的。运用多余指定原则判断专利权利要求书中的技术特征是否属于非必要技术特征或是否“多余”,应以此技术特征与完成专利发明目的、任务和效果是否有‘关为依据。运用等同原则进行专利侵权判断时,要看侵权物的技术特征是否与专利权利要求书记载的为实现发明目的、任务和效果的必要技术特征基本相同。

结合本案,陈伟的新型呆扳手专利的发明目的是扳手可以从六方形螺母的任意方向一次插人,在顺逆双旋向均可空回转、且均可传递扭矩,实现开口呆扳手双向连续旋动的高效操作。诉讼中经当事人请求,经专家对陈伟的新型呆扳手发明专利与漆明远被控侵权的高效扳手的技术内容进行对比鉴定,两技术要实现的技术目的、效果相同,被控侵权扳手属于与发明专利整体等同的技术方案,两技术的区别在于侵权扳手的技术与发明专利技术相比,缺少一个特征,即扳手底部没有装弹性件。一、二审法院均认为该弹性件所起的作用对于实现专利技术发明目的无实质性影响,该弹性件为非必要技术特征,被控侵权扳手虽然缺少该弹性件,仍可实现专利发明目的和达到技术效果。因此,漆明远的被控侵权扳手技术等同于陈伟的发明专利技术,根据多余指定原则,判定漆明远的扳手侵犯了陈伟的发明专利权。遗憾的是本案法院在判决中没有对其认定弹性件为非必要技术特征的理由作出充分的论述。

知识产权保护中的权利和义务通常是相对应的。专利权人以向社会公开其专利技术,促进社会科学技术的普及、推广和提高为代价,社会则赋予专利权人在一定时间、空间范围内的利益享有独占权。这种社会公众的利益与专利权利人的利益的平衡点并不总是一目了然、处于静态,法官的判案过程实际上是寻找社会公众利益和个人利益之间平衡点的过程。在查明事实的基础上,依据相关法律法规的立法本意和立法原则去把握和确认这两个利益主体的平衡点,是法官审理案件过程中行使裁判权时要随时保持的自我提示。本案判定中,应结合专利说明书对多余技术特征的目的、作用、效果,结合专利发明的目的、作用、效果,明确本案发明专利的技术方案是由独立权利要求书中除弹性件附加技术特征外的各技术特征的总和组成(除外的则属社会公知技术,由社会公众自由享有)的理由、依据。要注意的是,只有当专利权人是显而易见的疏漏或不必要,造成将非必要技术特征写人独立权利要求时,才适用多余指定原则进行专利侵权判定。此外,当附加技术特征与发明目的有关时,也受专利法律法规保护。

(二)关于本案发明专利权与外观设计专利权冲突问题,结合本案,漆明远是否可以其享有的两个扳手外观设计专利权抗辩被控侵犯陈伟的新型呆扳手发明专利权。根据专利法实施条例,专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进提出的新的技术方案;外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。陈伟的发明专利技术利用扳手特定的几何形状解决了扳手只能单向传递扭矩而在某些场合使用受到限制的问题,实现了顺、逆双向连续旋动的高效操作的发明目的。同时,该特定的产品形状又是漆明远的一项外观设计专利,即发明专利权和外观设计专利权的客体发生竞合。一般情况下,依法取得的专利权都应受专利法律法规的保护,但对出现权利竞合的某些情况要具体分析。当实施漆明远的外观设计专利时,必然会涉及到使用陈伟的发明专利,由于陈伟的发明专利申请和授权先于漆明远的外观设计专利,漆明远不享有对陈伟发明专利技术方案的先用权,实施该外观设计就必然导致侵犯陈伟的发明专利权;反之,由于陈伟的发明专利申请和授权在先而享有该外观设计先用权,陈伟在实施其发明专利时,并不侵犯漆明远的外观设计专利权。

(三)本案还有一个问题是漆明远的高效扳手实用新型专利被宣告无效后其享有的外观设计专利权是否还存在。专利法规定外观设计专利必须要以某个具体的产品为载体。漆明远的两个被专利复审委宣告无效的“一种新型呆扳手”和“高效扳手”实用新型专利是因该两扳手的技术方案不符合取得专利权的“三性”要求,专利被宣告无效的后果是该扳手生产技术方案不受专利法保护,扳手作为物体依然客观存在。因此,一个产品结构实用新型专利被宣告无效后,并不影响以该产品为载体的外观设计专利的存在。因此,本案二审法院以漆明远的两个外观设计专利是依附于实用新型专利基础上的,该实用新型专利已被专利复审委宣告无效,该外观设计的载体即不复存在,无具体产品的外观设计专利不能作为不侵犯发明专利的依据,认定漆明远以外观设计专利抗辩其不侵犯陈伟的发明专利权的理由不当。

(四)关于专利侵权赔偿数额的确定。侵犯专利权也即侵犯财产权。专利侵权的赔偿范围是指侵害人未经专利权人许可,以生产经营为目的的制造、使用或者销售其专利产品,或者使用其方法使专利权人受到经济损失而给予的赔偿的限定。损失赔偿额的计算方法根据最高人民法院的司法解释有三种:一是以专利权人因侵权行为受到的实际经济损失;二是以侵权人因侵权行为获得的全部利润;三是可以依据专利权人已经实施许可的费用。本案采用第二种方法,即以漆明远转让扳手技术侵犯陈伟的发明专利权而获得的全部利润作为损失赔偿额。

依据专利法第47条,被宣告无效的专利权视为自始不存在。一般的行政决定或法律规范的效力起始于该决定或法律法规生效之日,并不溯及既往。依据专利法的规定,宣告专利无效的效力溯及至自专利权人享有专利权之时。此条款同时还规定除因专利权人的恶意给他人造成的损失应当给予赔偿外,宣告专利无效的决定对已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同不具有追溯力。因此,专利法第47条既规定专利被宣告无效后,该专利自授权之日起享有的专利权即告不存在;又规定在一般情况下对已履行的实施或转让专利合同,专利宣告无效不能作为撤销已实施许可或转让专利合同的理由。本案漆明远的扳手实用新型专利被宣告无效前其与金龙公司等签订的专利实施许可合同已履行,漆明远不必向金龙公司等返还其收取的使用费,但由于漆明远许可金龙公司等使用的扳手技术的行为侵犯了陈伟的发明专利权,漆明远收取的实施扳手技术使用费应确认为侵犯陈伟发明专利权的损失赔偿额。

本文引用地址 http://www.qinquan.info/718v.html

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