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专利权转让合同无效情形下责任的担当—联合铜箔(惠州)有限公司诉潘壮、杨初坤、北京远创桐箔设备有限公司专利权权属纠纷案
添加时间:2012-6-2 8:32:31     浏览次数:1400

案例简介

判决书字号

一审判决书:北京市第二中级人民法院(2003)二中民初字第9468号

案由概述

原告联合铜箔(惠州)有限公司成立于1992年11月25日,被告北京远创铜箔设备有限公司(以下简称远创公司)成立于1999年。被告杨初坤作为原告的总经理。原告的高级管理与技术人员案外人钱保国、王叶滔等到被告远创公司工作。2000年11月5日,远创公司与原告签订了《铜箔生产设备供应合同》,约定远创公司保留所有包括在设备中的技术秘密和其他知识产权的专属所有权。现双方均确认该合同中所称的“铜箔生产设备”中即实施了涉案专利技术。2001年1月21日,远创公司将涉案技术以铜箔生产联合机的名称向国家知识产权局申请了实用新型专利;2001年12月20日,远创公司与杨初坤和潘壮签订协议,约定将前述实用新型专利无偿转让给杨初坤和潘壮;前述实用新型专利申请于2002年2月27日获得国家知识产权局授权;2002年4月25日,被告远创公司、杨初坤、潘壮根据前述三方签订的专利权转让合同的约定,办理了著录项目变更手续。原告联合铜箔(惠州)有限公司认为,涉案专利系本公司的职务发明创造,理应由本公司享有专利申请权和专利权,被告远创公司申请专利并持有专利权的行为;侵犯了原告的合法权益;远创公司与潘壮、杨初坤签订的专利权转让合同,是恶意串通损害原告的利益,依法应认定其无效,为此诉至法院。

一审案件事实及证据

经审理查明,原告成立于1992年11月25日,生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔,成套电解铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制、生产、销售。

被告远创公司成立于1999年,被告潘壮及案外人王叶滔、韩林、钱保国、郑国庆、杨延华均为该公司的股东。2000年10月25日,该公司由内资企业变更为中外合资企业,生产铜箔设备;销售自产产品;提供自产产品的安装、调试、维修的技术咨询、技术培训。自2000年9月起,潘壮担任该公司董事长至今。

被告杨初坤作为原告的总经理一直任职至今,案外人钱保国、王叶滔、韩林和郑国庆均曾为原告的高级管理与技术人员。1999年12月,钱保国、王叶滔、韩林自原告处辞职,但钱保国从原告处领取报酬至2002年9月,韩林从原告处领取报酬至2000年6月。钱保国、王叶滔、韩林自原告处辞职后,即应聘到被告潘壮任董事长的利兴华诚公司工作。2001年1月5日,利兴华诚公司决定同意钱保国、王叶滔、韩林到被告远创公司工作。同日,远创公司聘任钱保国、韩林为该公司副总经理,王叶滔亦任职远创公司副总经理。郑国庆于1999年12月离开原告处,并于2000年1月移民加拿大。

2000年11月5日,远创公司与原告签订了《铜箔生产设备供应合同》,该合同的前序部分记载:“鉴于远创公司拥有电解镀锌铜箔生产设备制造技术并愿意将年产2100吨12-70微米镀锌铜箔的成套设备销售给联合铜箔公司,同时联合铜箔公司亦愿意购买并接受远创公司的设备及技术。因此,双方在此达成以下供应合同,以便共同遵守。”该合同中第九条约定:“远创公司保留所有包括在设备中的技术秘密和其他知识产权的专属所有权”。现双方均确认该合同中所称的“铜箔生产设备”中即实施了涉案专利技术。

2001年1月21日,远创公司将涉案技术以铜箔生产联合机的名称向国家知识产权局申请了实用新型专利。2001年12月20日,远创公司与杨初坤和潘壮签订协议,约定将前述实用新型专利无偿转让给杨初坤和潘壮。前述实用新型专利申请于2002年2月27日获得国家知识产权局授权,专利号为:ZL01201624.1,专利证书上记载的设计人为:杨初坤、潘壮、王叶滔、钱保国、郑国庆、韩林,专利权人为远创公司。

2002年4月25日,被告远创公司、杨初坤、潘壮根据前述三方签订的专利权转让合同的约定,办理了著录项目变更手续。涉案专利的专利权人现为:杨初坤、潘壮,设计人为:杨初坤、潘壮、王叶滔、钱保国、韩林、王叶滔。

本案双方当事人在诉讼中均未提交能证明涉案专利技术方案形成的过程、阶段及时间的技术文档资料。

另查:

(一)1999年9月8日,潘壮任董事长、杨延华任总经理的利兴华诚公司成为原告的最大股东(投资735万美元,占原告注册资本总额980万美元的75%)。该公司委派杨延华、潘壮等六人担任原告的董事,其中杨延华担任原告的董事长。2000年2月,广东省惠州市对外经济贸易委员会批复同意利兴华诚公司将其持有的原告75%的股权,转让40.79%给长春热缩材料股份有限公司。2000年12月29日,原告进行了上述股权转让的变更登记,利兴华诚公司在原告的股份降为34.21%,杨延华也不再担任原告的董事长。

(二)涉案专利的设计人之一郑国庆确认该专利为其在原告处的职务发明,专利权应归属原告所有。

(三)该专利的设计人王叶滔、韩林、钱保国均称涉案专利系其三人在被告远创公司的职务发明,专利权应归属远创公司。

一审法院判决

法院认为,2002年2月27日,国家知识产权局将涉案专利的专利权授予被告远创公司,同年4月份被告潘壮、杨初坤取得了涉案专利的专利权,上述时间距原告提起本案诉讼的2003年10月13日均不满二年。因此,原告的起诉并未超过二年的诉讼时效。

综上,依照《民法通则》第一百五十三条、《专利法》第六条第一款及《专利法实施细则》第十一条第一款第(三)项之规定,判决如下:

一、确认名称为“铜箔生产联合机”、专利号为“ZL01201624.1”的涉案实用新型专利的专利权归原告联合铜箔(惠州)有限公司所有;

二、确认2001年12月20日被告北京远创铜箔设备有限公司、被告杨初坤、潘壮三方签订的《专利权转让合同》无效;

三、被告北京远创铜箔设备有限公司、杨初坤、潘壮于本判决生效后十日内,共同赔偿原告联合铜箔(.惠州)有限公司所有为本案诉讼合理支出的调查取证费用1327元和律师费1800元;

四、驳回原告联合铜箔(惠州)有限公司的其他诉讼请求。

本案焦点

职务发明创造

是指职工在履行职务中所完成的新发明、新设计,或者是在执行所在单位的指令中所完成的发明创造。

法律依据

《专利法》第六条第一款、第三款分别规定:

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

《专利法实施细则》第十一条第一款规定:

专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:

(一)在本职工作中作出的发明创造;

(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

(三)退职、退休或者调动工作后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

《合同法》第五十一条规定:

无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。

法理分析

本案涉及到的是专利权属纠纷。对于专利权的归属存在很多种情况。完成发明创造的人是发明人。专利权人是指享有专利权的人。但发明人不一定就是专利权利人。权利人是专利文件所明确的人,专利权转让需要经过登记方才有效。专利申请权经双方签订转让合同并经登记后生效。本案就涉及到专利申请权的转让问题。专利权的归属,原则上可以分为两类,一类是非职务发明,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。另一类是职务发明,发明人或者创造人不当然享有专利申请权,也不当然享有专利权。职务发明创造是指职工在履行职务中所完成的新发明、新设计,或者是在执行所在单位的指令中所完成的发明创造。职务发明人,顾名思义是完成职务发明的人。职务发明人和其所在单位是一种劳动合同关系,在西方是雇佣关系。原则上,发明创造的归属问题应当首先通过合同解决,“合同优于法律”,是尊重当事人双方意思表示的体现。但现实生活中,往往有约定的不多,法律上针对这一现象,规定了在当事人没有约定的情形下,专利权的归属原则:职务发明归单位,非职务发明归发明人或者设计人。

本案中,远创公司与原告签订《铜箔生产设备供应合同》时,涉案专利尚未申请。该合同中并未明确写明涉案专利的申请权、专利权的归属问题。因此,应当按照专利法第六条的规定确定专利权人。这首先要明确涉案专利的性质,是职务发明,还是非职务发明。

职务发明有多种情形。为完成本职工作而完成的发明创造是职务发明,履行本职工作之外的单位交付的任务而完成的发明创造,主要利用了单位的物质条件,如资金、设备、零部件、原材料或者内部不向外界公布的技术资料等的发明创造也是职务发明。

本案情形似乎不落入任何一个范围。那么是否可以适用专利法实施细则第十一条呢?虽然双方在涉案专利的技术方案最终形成的时间上存在分歧,即:本案原告主张其与被告远创公司签订于2000年11月5日签订《铜箔生产设备供应合同》时涉案专利的技术方案已完成研发;而被告远创公司及潘壮则主张签订该合同时涉案专利的技术方案尚处于构思中,该方案最终完成研发的时间是2001年初涉案专利申请前。但双方均确认该合同中所称的“铜箔生产设备”采用的核心技术即为涉案专利技术。由于该合同的性质为购销合同,合同涉及的标的物一般应为已成型产品,不需再行研发。因此,在双方均未就涉案专利的技术方案形成的阶段、过程及时间提供研发技术文档证据的前提下,可以认定双方签订《铜箔生产设备供应合同》时,涉案专利的技术方案已完成研发。以此时间计算,郑国庆、钱保国、韩林、王叶滔离开原告的时间均未满1年。

另外,涉案专利说明书摘要写明该专利是一种铜箔生产设备,能起到使设备简化、克服已有设备的缺点、降低成本、防止铜箔氧化的作用,此表明该专利技术方案与原告联合公司的经营范围一致。而被告远创公司杨初坤一直在原告处担任总经理职务至今,钱保国、韩林、王叶滔、郑国庆离开原告处前均为原告的高级管理与技术人员,应当认定涉案专利技术方案应属于杨初坤、钱保国、韩林、王叶滔、郑国庆在原告处的本职工作相关范畴。进一步,现双方均确认潘壮不是涉案专利的设计人,其不应享有涉案专利的专利权,而作为设计人的杨初坤、郑国庆均同意涉案专利为原告的职务发明。因此,可以确认涉案专利应为杨初坤、钱保国、韩林一、王叶滔、郑国庆在原告处的职务发明创造,涉案专利的专利权应归属原告。

另一个问题是本案中原告和被告两个公司签订了合同,现在虽然可以认定该专利属于职务发明应归属于联合公司,但是远创公司却将涉案专利的专利权转让给被告杨初坤和潘壮,这个行为是否有效?2001年1月21日,远创公司将涉案技术以铜箔生产联合机的名称向国家知识产权局申请了实用新型专利,进而,远创公司与杨初坤和潘壮签订协议,约定将前述实用新型专利无偿转让给杨初坤和潘壮。这一行为是否足够强大可以对抗联合公司的权利主张。根据前面的判断,远创公司本身并不拥有该专利的所有权,所以这属于无权处分行为,按照合同法的规定,无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。显然权利人联合公司没有追认这一行为,所以合同无效。

律师点评

专利的发明是一项高风险的投资,往往要耗费巨大的财力、人力和物力。相应地,一旦有了成果,也会给权利人带来巨大的经济利益。专利权有权实施专利,包括使用、许可、转让等。而这一切都是以专利权利人确定为前提的。专利权的归属各国规定不一,但通例是规定职务发明不归属于发明人本人,而归属于让其做出发明的单位或者雇主。这充分体现了专利技术的开发研制的经济性。

本案情况复杂,涉及到专利申请权和专利权的转让。我国法律规定允许转让专利申请权,但要登记。专利权的转让也是一样。我国法律上没有规定善意取得制度或者公示公信制度,因此一个权利人在取得权利时的瑕疵不能消灭,而是跟随后继的受让人,其权利随时都有可能受到攻击或者挑战。

专利权人以国家相关部门颁发的专利证书载明的权利人为所有人。第三人若从无权利的但被登记为权利人的主体获得授权,应当认定该受让人享有相应的权利。但本案却不适用。是因为受让人与转让人以及真正的权利人存在千丝万缕的联系,有理由知道远创公司不是真正的专利权人,没有保护的必要。这也符合民法的一般原则。即便是善意取得制度或者公示公信制度,也只保护那些有正当理由相信权利外表而与无权利人进行交易的第三人,并不一概保护交易中的第三方。

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