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美国专利改革法案内容及其影响评析
添加时间:2012-5-28 16:58:32     浏览次数:1715

作者:朱雪忠 漆 苏 

摘要:2011年9月16日,美国总统奥巴马签署发布美国专利改革法案(又名美国发明法案)。在此之前,美国参议院和众议院分别表决通过该法案。该专利改革法案是近60年来美国颁布的最大专利改革案,内容涉及美国专利制度实体、程序、行政和司法等诸多方面。美国作为当今世界最大的发达国家,一贯注重专利保护。得益于判例法传统,美国专利法虽然体系庞大、内容繁多,但往往能及时反映专利保护最新问题和立法发展趋势,值得世界其他国家学习和借鉴。本文以美国专利法律制度历史发展为线索,揭示其专利改革深层动因;对本次专利改革法案的关键性内容予以解析,进而分析其对中国企业和社会的影响。

关键词:美国 专利改革法案 发明人先申请制 专利重审程序 专利商标局 专利诉讼

2011年9月16日,美国总统奥巴马签署发布美国专利改革法案(又名美国发明法案)。在此之前,美国参议院和众议院分别表决通过该法案。该专利改革法案是近60年来美国颁布的最大专利改革案,内容涉及美国专利制度实体、程序、行政和司法等诸多方面。美国作为当今世界最大的发达国家,一贯注重专利保护。得益于判例法传统,美国专利法虽然体系庞大、内容繁多,[1]但往往能及时反映专利保护最新问题和立法发展趋势,值得世界其他国家学习和借鉴。本文以美国专利法律制度历史发展为线索,揭示其专利改革深层动因;对本次专利改革法案的关键性内容予以解析,进而分析其对中国企业和社会的影响。

一、美国专利制度历史沿革

(一)专利在美国社会中的作用

专利制度在美国已有200多年历史。不同的历史时期,专利制度在美国社会中的地位也是不断的变化。林肯总统曾将其誉为“为天才之火添加利益之油。”19世纪晚期,马克·吐温评论:“一个国家没有专利机构和完备的专利法律制度,就像一只螃蟹,永远无法前行,只能横行或者倒退。”[2]在20世纪中期反技术、反垄断浪潮中,专利制度也曾陷入低谷,甚至有评论认为“联邦最高法院最有效的专利就是从未涉及专利。”[3]伴随第3次技术革命的到来,美国依靠不断创新逐步建立起在技术、经济和综合国力上的全球领先地位,而专利制度则是实现创新法制化、推动技术变革的关键力量。进入知识经济时代,以专利为代表的知识产权,正成为美国实施国家创新战略、构建未来竞争优势的核心所在。

(二)美国专利制度发展历史

1789年美国《宪法》第1条第8款第8项规定:“为了促进科学和实用技术的进步,赋予作者和发明人在有限时间内对其作品或是发明享有独占权。”从而确立了专利制度的立法基础。1790年美国第一部专利法——《促进实用技术进步法案》由林肯总统签署。该法案确立了“足够实用和足够重要”的专利授权标准,同时规定由国务卿、主管国防事务的陆军部长和最高法院法官组成的小组负责专利审查和授权。但受制于农业经济主导地位,专利制度所发挥的作用十分有限。

19世纪工业革命推动制造业迅猛发展,技术创新要求各国提供更为强有力的保护。1836年美国对专利法进行了大规模修订,确立了可授予专利的主题类型的范围;建立了规范化、专业化的专利审查标准和程序;同年联邦专利局正式成立。美国专利制度也进入高速发展时期,大量专利得到授权,专利诉讼也呈快速增长趋势。

(三)美国现行专利法的制定及修订

美国现行的专利法于1952年制定,之后历经了一系列修订:

1. 1952年专利法

1952年专利法案是19世纪以来专利制度的最大修订,对原有专利法结构进行了重新编排,确立了“新颖性、实用性和非显而易见性”的专利授权标准等一系列重要内容,奠定了现行专利法律制度的基本构架。1980年美国专利法中增加再审查程序,使得公众有机会对授权专利提出质疑。

2. 1982年专利法改革

1982年联邦巡回上诉法院设立,负责审理所有联邦地区法院的上诉案件,包括专利的上诉案件。这使得专利权人能够有效打击专利侵权行为,同时侵权行为的损害赔偿金也不断提高。1984年专利法规定对药品和相关产品延长专利保护期。1999年美国发明人保护法中很多内容直接纳入现行专利法,包括专利申请早期公开延迟审查;专利商标局(简称为USPTO)被确立为商务部下属的绩效单位,在人事、预算以及其他行政职能上享有实质性自治管理权。

3. 2005年专利法改革

近年来,美国现行专利制度与技术发展、自由竞争之间矛盾日益凸显。2002年美国联邦贸易委员会和司法部发布《促进创新——竞争与专利法律政策的适当平衡》报告,对当时所存在的“问题专利”和“专利丛林”进行分析,指出它们不仅反映出授权专利质量问题,更会影响技术创新、产业化实现和自由竞争的市场秩序,因此有必要改革现行专利制度。[4]2005年6月,众议员马尔?史密斯引入专利改革法案,旨在提高授权专利质量;减少迅猛增长的专利诉讼以及使美国专利制度与国际接轨。但该法案最终未获得通过。2007年6月,《美国专利改革法案》在众议院通过,该法案对专利法进行了3处重大修改:先申请制取代先发明制;USPTO设置专利授权后再审程序;修改损害赔偿金计算依据。但该法案后遭参议院否决。2009年3月美国专利改革程序再次启动,但法案未能在众议院通过。

二、专利改革法案概述

(一) 专利法改革背景分析

自1952年美国现代专利制度确立以来,其后进行过多次修改,但与经济、社会迅猛发展相比,专利制度暴露出诸多问题:

1. 专利申请程序复杂

现有“先发明制”使得先发明人的确认较为困难,导致专利申请审查期耗时长,更加重了发明人的举证责任和申请成本。此外,专利权利始终处于一种不稳定状态,随时可能进入“抵触程序”或“诉讼程序”,专利权人无法集中精力实施技术创新和成果产业化。

2. 专利审批效率低下

由于专利申请量的迅猛增长和申请专利技术的日趋复杂,USPTO专利审查资源出现严重短缺,最终导致专利申请大量积压。目前约有70万件专利申请尚未进行初审,而平均一项专利申请的审查时间为3年,甚至更长。[5]低效的专利审批程序,延缓了新技术产业化进程,导致技术日趋贬值,商业化价值最终丧失。

3. 授权专利质量下降

近年来美国专利保护的主题范围日趋扩大,加重了USPTO审查负担,审查难度也进一步加大,伴随而至的是授权专利质量下降,大量问题专利出现,由此引发专利诉讼迅速增长,企业每年需要投入大量资源应对专利诉讼,增加了其运营成本,一些大型企业尚且疲于应付,而中小企业本身资源有限,最终导致生产经营无法维系。

4. 发明人寻求国际保护困难

美国现行专利法与世界上多数国家存在较大差异,这也导致美国专利权人在寻求专利国际保护时面临诸多困难。如在美国“先发明制”下,专利权人在其他国家申请专利时难以主张优先权。

(二) 专利改革法案的制定和通过

自2005年开始,美国四届国会都曾经审议过相关的专利法修正案,虽然因为各种原因最终未能得到通过,但也反映出改革现行专利法在国会内部得到一致认同,争议主要是对于专利侵权损害赔偿金等具体条款无法达成一致。2011年新一轮专利法改革提案回避侵权损害赔偿金问题,主要关注以下6个方面:一是修改专利实体法律制度;二是设立和完善专利授权后重审程序;三是专利申请授权程序的修改;四是USPTO财政自主权和相关机构的改革;五是确立优先审查制度和微型实体的资助政策;六是对专利诉讼和管辖的修改。2011年6月23日,专利改革法案在众议院以304票赞成、117票反对的结果获得通过;9月8日,在参议院以89票赞成、9票反对的结果获得通过。9月16日,奥巴马总统签署该法案时,将其誉为“美国半个多世纪以来最主要的专利制度改革”,希望该法案的实施能够推动创新成果的产业化进程,创造更多的业机会,为持续低迷的美国就业市场带来一线曙光。

三、美国专利改革法案核心内容

2011年美国专利改革法案,内容涉及美国专利制度实体、程序、行政及司法等方面。

(一)专利实体法的重大修改

美国专利改革法案对原来专利实体法的众多内容进行了重大修改,其意图在于使美国专利制度在内容上与国际接轨,同时保留自身特色。

1.“ 发明人先申请制”的确立

与世界上多数国家不同,美国长期以来在专利申请中实行“先发明制”,专利授予最先做出发明创造的申请人。但实践中,一项发明创造的具体完成日期难以确定,往往导致审查周期延长、成本提升。“先申请制”则意味着专利授予先提交专利申请的人。专利申请提交日为一个固定、客观日期,通常会列明在专利文献中,较容易确立。“先申请制”也有利于督促发明人尽快向社会公布其创新成果。

此次美国专利改革法案确立独具特色的“发明人先申请制”,在符合法律规定时,保证真正的发明人最先申请专利。该制度的确立引发专利制度3个方面的重大变化:

(1)新颖性判断

修改前的美国《专利法》§102从现有技术和法定限制角度,对专利的新颖性标准进行了界定。[6]§102 (a)、(e)、(g)为新颖性方面的规定,即发明创造与现有技术相比具有新的特征。其中§102(a)对现有技术进行了界定,即在专利申请人发明并就该发明申请专利前,发明已在本国为他人知晓或者使用,或是在国内外已经获得专利或是在公开出版物刊登。在时间上以发明日为审查基准日,因此美国专利法被认为是采用“先发明制”;空间上分为本国范围(他人知晓或使用)和世界范围(专利或公开出版)。[7]§102(b)和(d)为法律限制条款(Statutory Bar),指根据法律的规定,申请人实施的特定行为将导致发明新颖性的丧失。§102(b)中规定,申请人在美国申请专利1年前,该发明创造在世界范围内以专利或者公开出版物的形式公开发表,或在本国公开使用或销售,则该发明创造丧失获得专利授权的资格。在时间上以专利申请提交日为审查基准日;空间上也分为本国(公开使用或销售)范围和世界范围(专利或公开出版)。[8]但修改之前§102内容过于复杂,存在两个不同的审查基准日和两种不同类型的空间限制,容易造成混淆,也不利于专利审查效率的提升。

本次专利改革法案中,新颖性判断统一以专利有效申请日为审查基准日,这也代表着美国专利申请从“先发明”向“先申请”的转变;在空间上统一以世界范围为标准,即现有技术包括世界范围内以专利、公开出版物、公开使用、公开销售或是以其他方式为公众所知晓的技术。[9]

(2)宽限期设立

在确认先申请制的同时,专利改革法案还设立了针对发明人新颖性的宽限期(grace period),在提出有效专利申请前的1年内,一项发明创造不会因为其发明人的公开行为或者其他源自该发明人的公开行为失去新颖性。[10]其目的在于保证申请人有足够时间准备专利申请或者通过推荐发明创造、吸引社会投资为专利申请和产业化奠定基础。与旧的专利法相比[11],新的宽限期保留了12个月的时间期限,同时严格限制享受宽限期的行为,只限于发明人或共同发明人所实施的公开行为,或者虽由他人实施但源于发明人或共同发明人间接的公开行为。此外,专利改革法案中规定,在发明人就其发明创造申请专利前,该项发明创造已由他人公开,只要其公开行为晚于发明人或共同发明人实施的面向公众的公开行为,或者其他人实施的源于发明人或共同发明人的面向公众的公开行为,发明人仍享有新颖性宽限期。这实际上赋予了发明人解除他人现有技术对专利申请的威胁,只要发明人提前将其发明创造向公众公开。

新专利法中新颖性宽限期的内容设置,充分体现立法者在发明人利益与社会公众利益中寻求平衡。通过赋予发明人新颖性宽限期,防止他人将发明人的“劳动成果”提前申请专利或者予以公开,给发明人造成损失;同时宽限期适用上的限制性规定(适用时间范围、适用“公开”行为类型),使得发明人无论最终是否选择申请专利,都会倾向于尽早向社会公布其发明创造,从而使得社会公众能够获取发明创造信息,推动技术创新、社会发展。

(3)溯源程序取代抵触程序

伴随先发明制转变为发明人先申请制,原有的抵触程序(interference proceeding)也由溯源程序(derivation proceeding)所取代。溯源程序主要是基于发明人专利申请宽限期的设立,针对存在争议的专利申请,判断先申请人的发明是否源自后提交申请的发明人,进而确认该项专利申请的真正发明人,从而保证发明人享有该发明创造申请专利的权利。[12]该程序的设立,在于保证专利权只授予真正做出该项发明创造的人或是与发明人直接相关的其他主体,防止因欺骗或其他不正当行为获得专利授权。比起传统的抵触程序,溯源程序保证了在先申请制度下,真正发明人的利益不受损害,同时其程序设计较为简单,解决争议效率较高。

 

修改前的美国专利法,“先发明制”强调确认最先完成发明创造的人,并保证该发明人对其发明创造的专利申请权。新的美国专利改革法案确立了“发明人先申请制”,其关键在于确认真正的发明人,并在满足相关法律要件下,保证真正的发明人最先提出专利申请。

2. 宣誓书和受让人的专利申请权

1952年美国现行专利法确立以来,就一直强调专利申请必须由发明人本人提出,即使雇员的职务发明,一般也只能由雇员申请专利后再转让给雇主。在进行专利申请时,每一个发明人都必须在专利申请文件上做出书面誓约并签名,保证该项发明创造是由发明人自己完成的。而实践中,即使公司之前已与员工签订职务发明专利转让合同,但在申请专利时,很可能因为雇员离职或其他原因,无法获得发明人的签字誓约,导致专利申请的失败。专利改革法案赋予发明创造受让人提出专利申请的资格,并规定在发明人死亡、发明人丧失法律上行为能力或者通过努力确实无法找到发明人时,或是发明人拒绝履行转让发明创造义务时,受让人可以提交替代声明(Substitute Statement)。声明中需包含以下内容:替代声明中涉及各方当事人基本信息(包括发明人、受让人);无法提交发明人签字誓约的具体原因以及USPTO局长要求的其他内容。经局长审查同意后,受让人可以以该声明替代发明人签字誓约,向USPTO申请该项发明创造的专利权。[13]

(二)专利授权后的审查程序改革

1836年联邦专利局成立以来(后变更为美国专利商标局),其对专利权的管辖限定于专利授权之前。专利一旦授权,其效力争议将由法院在专利侵权诉讼或其他法律诉讼中予以确认。[14]鉴于诉讼程序耗时长、费用高,为了能更为快速、高效的解决专利效力问题,1980年专利法创设“单方面再审程序(Ex parteReexamination)”,[15]美国专利法建立了专利无效司法诉讼和行政程序双轨并行的审查机制。但该程序在实践过程中暴露出一系列问题:一是再审程序的启动,其依据只能是专利和公开出版物提供的现有技术,公开使用或是公开销售等行为不能作为提出再审的依据;二是在“单方面再审程序”中,第三方申请人仅能对专利权人第一次的陈述提出意见,后续的程序中无法进一步表达自己的意见;三是在“单方面再审程序”中,对于专利权利要求无效的决定,只有专利权人享有上诉权,,第三方申请人没有提出上诉的权利。针对上述问题,1999年《发明人保护法》中又设置了“双方再审程序(Inter partes Reexamination)”[16],但该程序的启动仍然建立在专利和公开出版物提供的现有技术基础上。且专利再审程序中,从USPTO做出再审决定[17]到上诉至“专利上诉及抵触委员会”,历经两轮行政裁决,导致整个再审程序耗时较长,无法高效、快速地解决专利有效性问题。USPTO统计数据表明,1999年到2004年5年期间,USPTO仅收到有53件“双方再审程序”申请,而同期USPTO专利授权量则超过90万件。[18]这也从一个侧面反映出专利再审程序实施效果并不尽如人意。

本次专利改革法案对原有的再审程序(Reexamination)予以保留。对于单方面再审程序,规定USPTO局长可自行决定启动,不需要其他人同意。改革重点则是打造了全新的专利重审程序。

1. 专利重审程序

专利改革法案中,建立了全新的“专利授权后的重审(Post-grant review)”和“双方重审程序(Inter partes review)”。

(1)授权后的重审程序

在专利改革法案签署颁布1年后,启动全新的专利授权后的重审程序。该程序规定:除专利权人以外的任何第三人,在专利授权后1年内,可以基于任何专利无效理由,向USPTO申请该专利中的一项或多项权利要求无效。该程序保证第三方在专利授权初期,就可以对专利的有效性进行挑战。同时规定授权后重审程序的申请和实施,不得影响和限制专利权人运用专利技术获取经济收益的行为,且该程序只适用于专利改革法案签署颁布之后申请的专利。

(2)双方重审程序

在专利改革法案签署颁布1年后,废止“双方再审程序”,由全新的“双方重审程序”所取代。两者在提出申请、程序启动、具体审理和事后救济等方面均不同,而最大差异体现在申请上:“双方重审程序”申请人,需在专利授权1年后或是针对该专利的“授权后重审程序”完结后提出申请,申请的理由只能是基于现有专利或公开出版物提供的现有技术所引发的授权专利的新颖性和非显而易见性问题,且申请人必须提供充足可靠的证据,用以证明专利权利要求无效。而在旧的“双方再审程序”中,申请理由是基于现有专利或公开出版物提供的现有技术所引发的已授权的权利要求的有效性问题,并不局限于新颖性和非显而易见性。而且申请人只需要提供对比文献,并不需要指出权利要求中存在的任何错误。此外,原有的“双方再审程序”适用范围仅限于1999年11月29日(双方再审程序生效日)前已授权的专利;新的“双方重审程序”适用于所有已授权专利。

(3)专利重审理程序具体实施

专利重审程序申请:在专利授权之后的1年内,申请人可以基于专利无效的任何理由,提出“授权后重审”申请;但在专利授权1年后,申请人只能基于新颖性或非显而易见性提出“双方重审”申请。两种程序下,申请人都必须提交书面申请书,提供充足、可信的证据支持其主张。在重审程序未启动前,专利权人可以就重审申请中所提出的专利无效理由,提交书面答复及证据。

专利重审程序启动: 两种重审程序的启动均由USPTO局长决定,对于局长否决专利重审程序的决定,当事人不得提出上诉。对于“授权后的重审程序”,必须是在USPTO局长认为申请人提出的证据确实可信,指控的专利中至少有一项权利要求有极大的可能性不具有可专利性,同时该重审申请引发法律领域全新的实质性问题、对于其他专利或专利申请也具有重要意义时,才做出批准决定。“双方重审程序”则是局长在审查双方理由和提供的相关证据材料后,认为申请人指控该专利中一项或多项权利要求无效,确有合理的可能性,做出批准决定。专利改革法案对两种重审程序启动均设置了较高的门槛,申请人承担举证责任,且必须出具充足、可信的证据,才有希望开启重审程序。这也防止申请人出于商业竞争或是其他目的,提出 “恶意”专利重审申请,给专利权人正常的研发和产业化活动造成损失。

专利重审程序实施:两种重审程序均由专利审判和上诉委员会审理。专利改革法案对于两种重审程序都规定了严格的审理期限,从决定启动重审程序开始之日起,USPTO必须在12个月内做出最终决定;在特殊情况下,局长可以决定适当延长,但延长时间不能超过6个月。专利重审的最终决定必须由3位或3位以上的委员会成员共同做出。上诉委员会做出的最终决定,重审程序中双方主体均可向联邦巡回上诉法院上诉。

专利重审程序与专利无效诉讼:对于两种重审程序,申请人在提出重审申请前,已经就该专利提出无效诉讼,重审申请不予受理;如申请人在提出重审申请的同时或之后,又提出专利无效诉讼,该专利无效诉讼自动中止,直到专利权人提出专利侵权的反诉。针对“授权后的重审程序”,专利授权后的3个月内专利权人起诉他人专利侵权,法院在做出专利诉前临时禁令决定时,不会考虑针对该专利提出的授权后重审申请或是正在进行的重审程序。在“双方重审程序”中,申请人如因被控专利侵权正在进行诉讼,申请人必须在被控专利侵权之日起的12个月内提出专利重审申请,超出期限后申请,USPTO不予受理。

禁止反悔原则的适用:两种重审程序都适用禁止反悔原则。在专利重审最终书面结果做出后,申请人或与申请人有直接利益关系的其他主体,既不能以重审程序中提出的或可以提出的理由,在USPTO针对同一专利再次提出重审申请;也不能以此理由在法院提起无效诉讼或是在国际贸易委员会发起337调查。

专利重审程序的内容设计,一方面允许第三方对授权专利质量加以监督,并对专利有效性进行挑战,有利于提高授权专利的整体质量;另一方面注重专利权人合法权益保护,避免专利权人遭受无止境的专利无效请求的干扰,防止程序滥用而影响专利的正常推广和使用。此外,利用行政裁决实现专利效力纠纷高效、快速的解决,避免大量专利诉讼出现以及由此引发的资源浪费。

2. 过渡性的授权后审查程序

美国是世界上少数授予商业方法专利的国家,但USPTO缺乏足够的、精通商业方法专利相关知识和审查技巧的审查人员,且商业方法纳入专利授权范围的时间较短,也没有足够的现有技术帮助审查员进行判断,审查程序缺乏有效控制,导致大量问题专利出现并由此引发一系列恶意专利诉讼,使得人们对商业方法专利提出质疑。针对上述问题,专利改革法案提出建立一个过渡期为10年的授权后审查程序,具体程序设计参照“授权后的重审程序”。任何人在任何时间,对某项商业方法有效性存在质疑,不论该商业方法在何时申请,只要申请人或他所代表的当事人曾经被控或者曾经指控商业方法专利侵权,均可提出授权后的审查申请。复审程序对商业方法专利有效性做出最终决定后,申请人或他所代表的当事人不能基于同一理由,向国际贸易委员会或是联邦法院提出商业方法专利无效的主张。

专利改革法案还规定,任何用于降低、避免或者延缓纳税责任的策略均被视为不足以使要求保护的发明与现有技术相区别,即不满足新颖性、非显而易见性要求,不能被授予专利权。这保证了税法以及相关政策的解读、税收申报方法、财产管理技巧等属于公有知识范畴,任何纳税人及其税务顾问均可以获得上述知识。但该限制性规定不适用于税收专业软件,相关软件有权申请软件专利保护。

(三)美国专利商标局(USPTO ) 重大变革

1. USPTO机构改革

“专利上诉及抵触委员会”被新的“专利审判及上诉委员会”所取代,其职权范围扩展到实施“追溯程序”和“授权后的重审”的决定权。

为了进一步拓宽专利服务范围,提升专利审查效率和提高审查质量,在专利改革法案颁布之后的3年内,USPTO局长要建立至少3个卫星局。法案还对卫星局的选址等相关问题进行了详细规定。

2. USPTO财政的变化

(1)费用设定权

专利改革法案赋予USPTO局长设置、调整(增加或减少)专利以及商标相关费用的权利,收取的费用保证维持USPTO正常的运转和职能的发挥。专利改革法案从程序上对“费用设定权”的具体行使进行了规定。此外,本次专利改革法案还对原有的专利服务费用进行了调整,新的费率也成为今后局长进行费用设置、调整的参考。

(2)取消费用转移制度

USPTO日常经费依靠向发明人和商标注册人收取的费用。在现行费用转移制度下, USPTO所收取的专利、商标费的一部分要被转移给美国政府的其他机构使用。经费不足严重制约USPTO职能的有效行使和行政效率的提升。本次专利改革法案中取消费用转移制度,设立“USPTO公共事业基金”以代替传统财政拨款,USPTO将所收取的全部费用存放于该基金,该基金账户的使用不受财政年的限制,USPTO局长可以用账户中的资金支付机构的日常开支和其他合理费用。

上述法律制度的实施,使USPTO拥有充足的经费,可以用来聘请更多的专利审查员、开展审查员专业知识的培训、建立现代化的专利信息数据库、开发科学高效的专利检索工具等,从而提高专利审查效率和审查质量。

3. 专利审查过程中第三方提供信息

为了解决专利审查中现有技术相关信息的不足,提高专利审查的准确性,美国专利法规定在专利申请文件公开后,允许第三方提供关于现有技术的相关信息,但仅限于专利和公开出版物。此外第三方无权对所提供的现有技术信息进行阐述和解释。[19]这些限制性规定,不利于审查员对上述信息的有效运用,阻碍了第三方所提供信息价值的实现。专利改革法案规定,从USPTO发出专利核准通知前或首次公开专利申请的6个月后,任何人有权向USPTO提供与该专利申请有关的信息,上述信息不仅包括相关专利申请、授权专利和公开出版物,同时还包括第三方对所提供的信息进行的简单陈述,供审查员参考。

4. 针对小型、微型实体的扶持、鼓励政策

(1)加大对小型企业资助

专利改革法案赋予USPTO专利服务费用的设置、调整权,对于符合要求的小企业以及独立发明人和非营利组织,USPTO维持对其专利费用50%的减免;在使用电子专利申请情况下,专利申请费用减免最高可达到75%。

(2)微型实体的概念界定和资助

比起小企业,一些独立发明人拥有发明少、经济实力弱、抗风险能力差。针对此问题,专利改革法案提出了微型实体概念,明确微型实体仅包括独立发明人,并建立了相关判别标准。如该独立发明人前一年度总收入不能超过该年度美国家庭平均收入的3倍;该独立发明人在美国提出的专利申请案不超过4件等。对于符合要求的微型实体,USPTO将减免其专利费用,以鼓励其提交专利申请以及实施其专利。

(3)针对小型、微型实体扶持计划

USPTO局长利用所提供的资源设立“监察员项目”,该项目成员将为小型企业和独立发明人提供与专利申请相关的帮助与服务; USPTO与知识产权协会合作,支持其在全美范围内建立和实施“公益法律服务项目”,为财力不足的独立发明人和小型企业提供经济帮助。

(4)政府资助研发协议修改

1980年通过的拜杜法案(Bayh—Dole Act)确立了政府和接受其资助承担科学研究项目的大学、非营利性组织以及小企业之间的法律关系,确认被资助者专利权人地位。1984年该法案进一步修订,后编入美国《专利法》18章(35 Title Section 18)“联邦政府资助下的专利权”。其中对于以合同形式委托给大学、非营利结构和小型企业经营的联邦实验室(GOCO),专利法§202(c)(7) 规定了专利权利金及收入在承包人与政府之间的分配原则和具体比例。为了进一步鼓励作为承包人的大学、非营利机构和小型企业将其专利成果商业化,专利改革法案对原有的专利收入分配原则进行了调整,规定在支付专利权申请及维持费用、专利权许可费用、发明人费用以及与该发明相关的其他管理费用之后,承包人有权收受和保留100%的专利权利金及收入之盈余,且盈余数额在该实验室设施年度预算金额5%以内,用于下一步的研究、发展及教育等活动;如果盈余超过实验室设施年度预算金额的5%,则超出部分的85%用于该实验室下一步的研究、发展以及教育活动,15%上交财政部。[20]

5. 建立优先审查制度

专利改革法案授权USPTO制定专利优先审查制度。对与美国国家经济和国家竞争力密切相关的产品、方法或技术的专利申请进行优先审查,USPTO不收取额外审查费用。优先审查制度适用于发明专利和植物专利申请,每年约10,000件专利申请可请求优先审查。

(四)专利诉讼中的系列改革

1. 司法管辖权的界定

 

专利改革法案废除了州法院对专利案件的司法管辖权,明确规定联邦地区法院享有专利案件的初审管辖权;联邦巡回上诉法院享有专利上诉案件的专属司法管辖权。将USPTO作为一方当事人的部分专利诉讼案件,审判地点由哥伦比亚特区的联邦地区法院改为弗吉尼亚州东区的联邦地区法院,这使得案件审判地点与当前USPTO主要办公地点相一致。[21]

2. 专利案件合并审理限制

专利侵权案件中如果存在多名被告,法院一般采取合并审理。现实中,原告在提起专利侵权诉讼时,往往将提供、制造、使用及销售不同产品,彼此间不相关的厂商一并列为被告。而且这一制度往往被专利投机者(Patent Troll)所利用,针对不同厂商无休止发动专利侵权诉讼攻击。为了解决上述问题,专利改革法案对专利案件合并审理进行限制,只有提供、制造、使用及销售相同产品的厂商,才能合并审理。如果案件中多个被告只是分别侵犯专利权,被告之间没有联系,不能合并审理。

3. 修改最佳实施例规定

专利法的利益平衡机制,从某种程度上也表现为通过授予发明人对其发明创造一定限制的垄断权,换取发明人将其技术公布于众,促进新的技术传播,进而推动技术进步和社会经济发展。发明人获取专利权,但并未将其发明创造完全公布于众,这就违反了诚信原则,损害社会公众利益。因此美国专利法规定专利申请文件中需要记载该发明的最佳实施例,申请文件中没有披露最佳实施例,可以作为诉讼中主张专利无效的控辩理由。但在实践中,最佳实施例的判断带有主观性,不同主体基于其学识、经验等方面差异,会做出截然不同的判断结果。且当今社会技术发展日新月异,专利申请时的最佳实施例在诉讼发生时,可能已经丧失了其最佳地位,被其它方式所取代。因此专利法改革法案,不再将专利申请中未披露发明最佳实施例作为主张专利无效的抗辩理由,且该规定具有溯及既往力,这意味着正在法院审理尚未终结的以最佳实施例为抗辩理由的专利侵权诉讼的结束。但基于公众利益的考虑,仍然要求在专利申请文件中披露发明的最佳实施例。

4. 在先发明人的专利侵权抗辩

“在先发明人的侵权抗辩原则”是指某项专利在先发明人因为各种原因没有获取专利,他人获取专利后,在先发明人仍然可以在原有范围内继续实施该专利,不构成侵权。修改前的专利法,该原则仅适用于商业方法专利。但伴随专利体系由“先发明制”转变为“发明人先申请制”,“先用权”的适用范围过窄,将影响发明人对其发明创造的使用,因此专利改革法案取消适用范围的限制,该原则适用所有专利。与此同时,对该原则适用加以限制。申请人必须提供确实有效的证据,证明所实施的发明并非来源于专利权人或是与专利权人存在不为人知的密切关系。同时,申请人必须证明至少在该技术提交专利申请前1年已投入商业使用;如果专利权人享受“宽限期”,则申请人必须证明至少在专利权人将其发明创造公开前1年已投入商业使用。这可以有效地防止他人利用发明人在申请专利前对发明创造的公开,继而主张优先使用权。

专利改革法案中,“在先发明人的专利侵权控辩”同新颖性“宽限期”制度相结合,从而更好地保护发明人的利益,使其没有后顾之忧,愿意尽早公开自己的发明,也使得社会公众能从中获益。

5. 专利标识制度的修改

(1)增加虚拟专利标识

按照法律规定,专利权人必须在其产品附上专利(patent)或其缩写(pat)的字样和专利号码,以告知社会公众产品专利信息。缺乏专利标识,专利权人不得在侵权诉讼中请求损害赔偿。除非专利权人能够证明侵权者已接到侵权通知,但仍继续实施侵权行为,则从侵权通知之日起,专利权人有权请求损害赔偿。实践中,由于专利授权所需时间较长,在得到授权前,专利权人可能已经生产了包含专利技术的产品并将其投入市场。因此专利改革法案中新增专利虚拟标识规定,允许专利权人在其产品的公共网站上标注专利(patent)或其缩写(pat)的字样和专利号码。通过使用虚拟专利标识,即使专利权人在授权前,已经生产了包含专利技术的产品并将其投入市场,也不会因为产品缺乏专利标识,丧失对专利侵权行为的损害赔偿请求权。

(2)规定专利标识例外情况

多数产品的市场流通期都长于产品中包含专利的有效期,即该专利失效后,仍有部分标示专利的产品在市场上流通。如果要求厂商必须回收产品或是更改包装则较为困难且成本巨大。针对此问题,专利改革法案规定了不认为是虚假专利标识的情况:一是该行为发生在专利权失效之日起的3年内;二是专利权失效3年后,产品的包装或是相关网站上,其专利标识或专利号前都注明了“已过期”字样。

此外,专利改革法案还对虚假专利标识诉讼进行了规定。确认专利虚假标识每一违法行为处以500美元以下罚金,但只有美国人能够起诉要求获得该罚金。同时规定只有因虚假专利标识受到实际损害者,才有权在美国各州地方法院提起民事诉讼,请求赔偿其经济损失。

6.“ 不正当行为侵权抗辩原则”的限制

“不正当行为侵权抗辩”是指在专利侵权诉讼中,被告指控作为原告的专利权人对USPTO所做的虚假陈述,使得原本不符合专利授权条件的发明创造最终获得授权。由于在审判过程中法院很难确认和证明专利权人之前的主观意图和目的,在目前专利侵权诉讼中,大多数被告都会运用此原则进行抗辩,导致专利诉讼程序拖沓、进展缓慢,专利侵权诉讼审理无法继续。为了解决上述问题,专利改革法案设立“补充审查”程序,规定专利权人可以请求USPTO对授权专利进行补充审查,并提交与该专利密切相关但在之前审查过程中未加以考虑或未得到充分考虑或是内容有误的信息,以纠正之前审查过程中的错误或疏忽。USPTO审理后认为上述信息不足以挑战专利权有效性,在之后的民事诉讼中该信息就不能作为指控专利权人存在不正当行为,继而阻止专利权实施或是主张专利权无效的证据。此外,专利改革法案中还删除了过去诸多条款中存在的“欺诈意图”的规定。

7. 修改对于故意侵犯专利权的认定

专利改革法案新增规定,不能将侵权人未能获得专家关于专利侵权指控的建议作为判定侵权人故意侵犯专利权的依据。该条款旨在保护律师与当事人之间的保密特权,从而促进当事人与律师之间的坦诚沟通,进而增加当事人行为的合法几率,减少当事人因未能充分与律师沟通而故意或过失地进行违法行为。

四、美国专利改革法案对中国的影响

专利法律制度虽然是一国国内法领域,但在经济全球化时代,一国专利制度往往与其国际贸易挂钩,从而对其他国家产生一系列深远影响。作为世界上最大的发达国家,美国在技术、经济、专利管理等方面均处于国际领先地位,其专利制度的变革也会对国际社会产生深远影响。专利问题在中美两国关系中占据重要地位。此次美国新的专利改革法案也必然会对中国经济社会产生一系列的影响。

(一)可能产生影响的领域

1. 中美知识产权争端

美国在国际贸易中的竞争优势体现在其对高新技术所拥有的专利等系列知识产权。当前美国企业80%利润来源于其所拥有的无形资产,其中专利在内的知识产权在无形资产中占有较大份额。 [22]中美贸易中美方逆差的不断加大,以及美国国内经济持续恶化,引发美国国内对我国知识产权问题的一系列指责,认为正是我国市场严重的知识产权侵权,导致美国在国际贸易中的知识产权优势无法体现,使得美国经济蒙受巨大损失。此次美国专利改革法案,一项重要的目标就在于提美国发明人在海外保护其专利的能力。中美之间知识产权争端反映的是两国经济利益的角逐,未来中美两国知识产权争端只会不断加剧。我方要想在谈判中赢得主动,首先就要了解美国专利制度及其背后所反映出的各方主体利益诉求。

2. 我国对外贸易和企业国际化道路

美国市场一向是我国企业对外贸易中专利风险的高发地。2011年美国国内经济急剧恶化,爆发严重就业危机。美国政府为了挽救本国经济,实现其出口、就业增加的目标,同时也为了转移国内民众视线,不断加大对中国知识产权问题的指责力度。“中国市场知识产权侵权”正承担着导致美国对外出口受阻、国内就业机会减少的恶名;而实施国际化战略、拓展美国市场的我国企业,也被描绘成导致“美国制造”丧失市场份额、美国民众失去工作的 “元凶”。美国政府多次威胁启动一系列知识产权政策工具,对我国产品和在美经营企业予以制裁。美国专利改革法案出台,对我国企业应对美国市场专利风险提出了更大的挑战。

3. 我国国内相关制度的修订完善

近年来美国不断指责中国的知识产权制度和自主创新政策,要求我国加大专利侵权执法力度,同时改革现行自主创新对本国企业扶持政策。[23]伴随我国在国际社会中地位提升,中国专利制度和相关自主创新政策等也必将受到更为广泛的关注。相关法律制度的制定、修改不可能完全是一国国内事务,必须权衡国家利益、国内不同主体利益和国际社会等各方主体诉求,在其博弈中努力寻求有效的制度安排。美国最新专利改革法案,也是其国内各方主体利益博弈、妥协的结果,体现各方主体的诉求。对于我国了解国际主体最新利益诉求、权衡各方需求、修改和完善国内专利法律制度,具有一定借鉴和参考意义。另一方面,近年来美国不断指责我国专利制度和自主创新政策加大对本国企业的扶持力度,造成不公平竞争。但在专利立法上,通过制度选择、内容安排,鼓励本国技术创新、科技成果转化正是各国通行做法。此次美国专利改革法案中,同样可以看到诸多保护本国发明人利益的条款,例如“优先审查”、“中小企业系列优惠”、“专利虚假标识罚金诉权”等制度。我们也可以采取相应的立场保护本国发明人的权益,同时增加自己在中美之间协调和谈判中的砝码。

4. 专利国际协调与合作

改革后的美国专利制度与国际社会趋于一致,既有利于帮助美国企业加快专利的国际保护,拓展海外市场,也是美国推行其国际专利协调战略的一大举措。今后美国必然会利用其在国际社会和相关国际组织的影响,加大专利国际协调力度,进一步推行代表其根本利益的“国际专利”。近些年来美国在一些国际组织屡屡利用专利问题指责我国,中美两国在国际专利谈判中的地位难以在短时间改变。我国要想在国际合作中更好地维护自身权益,首先就要了解对方的主张、意图,据此订立灵活的谈判策略从而维护自身权益。

(二)对我国企业的建议

1. 准确理解美国专利法律制度内容的变化

我国企业要想在困境中开拓美国市场,必须充分了解美国专利制度的内涵及其特点,继而制定针对性的经营战略,才能避免美国市场系列专利风险。美国专利法律制度内容繁多、体系复杂,我国企业需要格外小心。例如本次专利改革中的最大亮点“发明人先申请制”,与我国专利法“先申请制”相比,美国专利改革法案中对于发明人“宽限期”规定涵盖发明人提交有效专利申请前1年内任何由发明人实施或是源自发明人的公开行为,涉及范围较广;我国专利法仅规定了6个月的期间,同时对于公开行为进行了严格的限定。因此我国企业在判断现有技术时需要格外留心。对于拟在美申请专利的企业,要注意对自己产品和技术的保密,防止技术细节被第三人获悉并泄露,导致新颖性的丧失。

2. 精准把握各项法律制度生效时间

本次专利改革法案涉及内容众多,具体条款生效时间有所差异。企业必须了解不同时间安排,并据此制定适当的专利战略:

(1)2011年9月16日奥巴马总统签署《专利改革法案》后即告生效的内容包括:

- USPTO专利费用决定权和新的专利费用标准;[24]

- 微实体的定义以及可申请享有的费用优惠;

- 专利优先审查程序;[25]

- 专利申请中未披露最佳实施例不再作为专利侵权诉讼抗辩理由;

- 虚假专利标识损害赔偿诉讼主体限制;

- 专利案件合并审理限制;

(2)专利改革方案签署通过12个月后生效的内容包括:

- 专利申请宣誓书规定;

- 专利授权后的重审程序;

- 多方重审程序;

- 补充审查程序;

- 过渡授权后的审查程序;

(3)专利改革法案签署通过18个月后生效的内容包括:

- 发明人先申请制建立;

- 配套性程序建立,包括申新颖性宽限期,溯源程序等;

3. 开拓思路、灵活运用专利法律制度

我国企业要想真正实现国际化战略,就要不断积累其专利筹码,掌握国际市场竞争中的有力武器。对于有意拓展美国市场的企业,在平衡成本与收益的前提下,应该积极申请美国专利保护,防止竞争对手利用专利保护手段阻止我国产品进入美国市场,同时增加自己在未来专利和解谈判中的筹码。在申请过程中,企业应该留意美国专利制度最新变化,特别是“新颖性宽限期”、“临时申请”等程序设置,灵活安排自身专利申请战略;同时在获得专利授权后,还应该充分利用专利改革法案中条款以及337条款等美国知识产权相关法律规定,来保护自己的产品市场份额,阻止其他国家的产品非法侵占我国企业在美市场。在美国市场经营过程中,企业如遭遇专利阻拦时,需要仔细阅读对方专利的权利要求、说明书等法律文件,认真分析专利法律效力。近年来,美国也出现了大量的问题专利,企业可以运用新专利改革法案中的系列重审程序,提出有效质疑,清除市场发展障碍。总而言之,中国企业的美国市场拓展之路,必然充满荆棘险阻,企业必须针对美国专利制度的内容和特点,采取针对性的应对策略,化解风险,提高成功可能性。

4. 密切关注美国专利制度未来发展趋势

美国专利改革法案中的很多规定,如“专利授权后重审”、“优先审查”制度等,其实施还有待USPTO制定配套实施办法。美国属于判例法国家,专利改革法案中部分法律条文的适用,还待今后司法审判案例中予以明确。如适用“在先发明人的侵权抗辩”时,“商业运用”是否需要达到一定的范围或期限?提交的证据需达到何种程度法院才能采信?此外,“发明人先申请”制确立后,是否导致中小企业和科研机构在与大型企业专利申请竞争中处于下风?专利侵权案件合并审理限制,是否会导致该条款生效前出现专利侵权诉讼井喷?“优先审查”制度是否会对外国人申请美国专利构成限制?种种疑问还有待在专利改革法案具体实施中得到答案。我国企业必须密切关注美国专利法最新发展趋势,调整自身专利战略,真正做到知己知彼,百战不殆。

2011年美国专利改革法案,不仅在其国内影响较大,同时也在国际社会引起广泛关注。整体而言,新的专利改革法案,在内容上既有与国际专利制度协调的一面,同时也保持了美国自身特色。许多新的制度设计,其具体适用有待USPTO制定详细的规范,或是通过今后的司法判例才能进一步明确。新的专利改革法案功效如何,能否达到推动创新、刺激经济和促进就业定目标,还有待今后相当长一段时间的实践。专利问题一直是中美关系中的重点,我国必须对美国专利制度及其实施情况进行跟踪观察,从而把握美国专利制度的整体发展态势,以利自身策略的调整和制度的完善。

注释:

[1]美国专利法共有376条,载于美国《法典》第35编(United States Code Title 35-Patents)。

[2]Jungersen v. Ostby&Barton Co.,335 U.S. 560 (1949).

[3]Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.,314 U.S. 84 (1941).

[4]Federal Trade Commission. To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent

 Law and Policy, Oct, 2003.

[5]Glenn Hess. Patent Reform Effort Revived: Legislation Could Help the Patent Office Reduce a Massive

 Backlog of Applications. Chemical and Engineering News, 89 (8):27-30.

[6]Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Hernert F. Schwartz, and etc. Principles of Patent Law-Case and Materials (Third Edition),NY: Foundation Press, 2004, 327.

[7]参见修改前的美国专利法35 U. S. C. § 102 (a) (e) (g)。

[8]参见修改前的美国专利法35 U. S. C. § 102 (b) (d)。

[9]American Invents Act(H.R.1249), in the amended section 3. First Inventor to File,§102(a)(1)(2).

[10]American Invents Act (H.R.1249), in the amended section 3. First Inventor to File, § 102(b) (1) (2).

[11]修改前的美国《专利法》§ 102 (b),提供了发明人1年的新颖性宽限期,同时规定该发明的公开既可以是申请人自己的行为,也可以是第三人的行为。

[12]American Invents Act (H.R.1249), in the amended section 3. FirstInventor to File,§135.

[13]American Invents Act (H.R.1249), in the amended section 4. Inventor’ s Oath or Declaration, §115(b).

[14]参见35 U. S. C. § 282。

[15]参见修改前的美国专利法35 U. S. C. § § 301-07。

[16]参见修改前的美国专利法35 U.S.C.§ §311-18。

[17]在实践中,专利再审通常由USPTO最初审理该项专利申请的审查员负责。

[18]Stephen A. Merrill, Richard C. Levin, and Mark B. Myers. A patent System for the 21th century. 

Washington, D.C.:the National Academic Press.

[19]参见35 C. F. R§1.99。

[20]修改前的专利法规定,如果盈余超过实验室设施年度预算金额的5%,则超出部分的75%上交财政部,25%留给承包人用于下一步研究、发展。

[21]USPTO目前主要办公机构现位于弗吉尼亚州亚历山大城的卡莱尔地区。

[22]Ron Laurie. A survey of Established and Evolving IP Monetization Models, 15th Annual Institute 

On Intellectual Property Law, San Francisco, 2009.

[23]United State International Trade Commission. China: Intellectual Property Infringement, Indigenous

 Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effect on the U.S. Economy, Investigation

 No. 332-514, 2010, 11;No. 332-519,2011, 5.

[24]2011年9月26日起,美国各项专利费用全面性上调15%。

[25]专利优先审查程序在专利改革法案签署生效10日,即2011年9月26日正式启动。优先审查申请费为4800美元,小企业可以申请享受五折优惠。 

转载自:知识产权,2011年09期

供稿人:李美云

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