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专利申请过程中技术转让合同的认定及处理
添加时间:2012-5-28 15:40:28     浏览次数:1080

来源:http://xjtust.edu.cn/ziliao/show.php?bid=7&listid=29

上海市某厂职工严某发明了"滚筒式浆糊机",于1986年11月17日以非职务名义向中国专利局申请了实用新型专利。1987年7月15日,该专利申请由中国专利局予以公告,1987年11月6日,被正式授予实用新型专利权。

1987年7月20日,严某同浙江省某乡镇企业的孙某订立了关于"滚筒式浆糊机"的技术转让合同一份,该合同名为"专利技术许可合同",系普通实施许可。合同中载明了专利申请日、专利申请号和专利申请公告日,因专利申请尚未正式授予专利权,故合同上"专利权授予日","专利证书"两栏中空白。在订立合同前,严某向孙某说明了"滚筒式浆糊机"专利申请已获中国专利局公告,但还未正式授予专利权。当事人双方都了解专利申请尚未授予专利权的法律状态。合同约定严某普通许可孙某制造,使用,销售"滚筒式浆糊机",孙向严分两期支付技术入门费8000元,第一期4000元在合同签署日起三天内汇付,第二期4000元在孙某试出样品后五天内汇付,产品投放市场后,孙按销售额的4%向严某支付提成费,任何一方违约应向对方支付违约金10000元。孙在合同签订当日即向严支付了第一期技术入门费4000元。随即回乡着手试制样品,并于该年11月试样成功。孙带着样品至上海几家大商店征求订货均未落实,于11月18日致函严,称该产品不适应当前市场需要,不受用户欢迎,决定不再生产"滚筒式浆糊机",要求终止合同,已付的4000元技术入门费不再所还,未付的第二期入门费4000元不再支付。严接信后明确不同意终止合同,但孙不再理睬严,停止履行合同。双方遂发生争议,严某要求孙某支付违约金,并终止合同。焦点分析

这一份在专利申请文件公开之后,授权之前订立的技术转让合同是否有效?应按有效合同还是按无效或不成立的合同处理?

第一种意见认为:这一份合同无效。无效的理由有二:1.订立合同时"滚筒式浆糊机"尚未被授予专利权,将虽已获公告但仍处于专利申请待批阶段的技术成果以"专利技术合同成果"的名义许可他人使用,显属欺诈行为,故合同因欺诈订立而无效。2.这一份技术转让合同违反了《上海市专利许可合同管理办法》。该《办法》第九条规定:以申请专利尚未明确授权与否期间订立的许可合同应设立"专利申请被批准后合同条款是否变更,或者是否签订专利许可合同"条款和"合同履行中,专利申请被驳回时的合同处置办法"条款。而这一份合同中显然缺少上述条款,该合同因违反法律、法规而无效。故应按无效合同来处理当事人之间的纠纷。

第二种意见认为:这一份合同不成立。其理由是:这一份技术转让合同在订立时双方当事人都明确滚筒式浆糊机"尚未授予专利权的法律状态,但该合同成立的形式条件不完全具备。按照合同在专利申请文件公开之后、授权之前订立的事实,"滚筒式浆糊机"在订立该合同时仍未成为专利技术,而且专利申请是否一定能批准还不明确。所以,这一份技术转让合同不能张冠李戴,冠之以名不副实的专利技术许可合同"。名副其实应该是技术合同成立的必要的形式要件,故这一份合同因其名不副实而尚未成立。倘当事人协商一致并以书面形式改名为"已申请专利技术许可合同"或"专利申请技术许可合同",则该合同转为成立,可按有效合同处理合同当事人之间的争议;倘当事人不愿协商或协商不成,合同名称不能以书面形式变更,则按不成立的合同处理。但因该合同以实际履行,可以比照有效合同处理当事人之间的纠纷。

第三种意见认为:这一份合同依法订立,完全符合法律规定,当然有效。其根据是我国技术合同实施条例第七十九条第二款规定:"专利申请公开以后,原合同参照专利实施许可合同有关规定",故在专利申请公开后订立技术转让合同理应采用"专利实施许可合同"之名。

第四种意见认为:这一份合同虽然名不副实但有效。其理由在于:1.订立这一份技术转让合同时双方当事人都明确"滚筒式浆糊机"处在专利申请以公告但尚未授予专利权的法律状态,既无转让方严某故意行骗,通过制造假象或隐瞒真相而蓄意将其伪装成专利技术的动机与行为,也没有发生受让方孙某将"滚筒式浆糊机"认作已授予专利权的后果,所以,不存在欺诈问题,不能以欺诈为由认定该合同无效。2.《中华人民共和国技术合同法》第二十一条及其实施条例第二十五条规定的技术合同无效事由之一的"违反法律、法规"中的法律是指违反宪法、基本法律、普通法律,违反法规是指违反国务院发布的行政法规和省自治区、直辖市人民代表大会及其常委会通过地方性法规,而地方性法规的效力仅及于其行政区划。而违反地方人民政府及其主管部门的地方行政规章不属于上述无效事由范围。《上海市专利许可合同管理办法》是由上海市专利管理局报上海市人民政府批准后施行,其性质属于地方性行政规章,违反其有关规定不属于法定的"违反法律、法规"的无效事由。何况,在先颁行的该办法法规的应当设立的"专利申请被批准后合同条款是否变更,是否签订专利许可合同"条款和"专利申请被驳回后合同的处置办法"条款,已由在其后国务院批准发布施行的《中华人民共和国技术合同法实施条例》第七十九条的"专利申请批准以后,原合同即为专利实施许可合同,适用有关专利实施许可合同的规定"和"专利申请公开后被驳回的,原合同即告终止"的明文规定所覆盖,根据"法律优于规章,后法优于前法"的原则,该办法第九条的有关规定已为上述法律规定所替代。3.不能以因使用"专利技术许可合同"名称,名不副实而认定这一份技术转让合同不成立。一般而言,引起技术合同不成立的原因是形式要件不完备,技术合同的形式要件主要是书面形式和合同当事人签名盖章完毕。不采用书面形式,或者当事人未依法签名盖章完毕,合同条款存在重大缺陷以致当事人之间的权利与义务关系无法确立的技术合同不能、成立,在这种情况下可依法予以救济,由当事人依法补救使合同转为成立。但这一份合同中仅仅是合同名称误用了"专利技术许可合同",而合同当事人之间的权利与义务关系通过合同条款均已明确。判定一份合同的性质和是否成立主要是根据合同的标的和当事人的权利和义务内容,合同名称的误用不能作为认定合同不成立的依据。所以,这一份技术转让合同依法成立。处理意见

认定这一份技术转让合同有效。按照有效技术合同处理合同当事人之间的争议。鉴于受让方孙某单方面擅自终止合同及当事人双方不愿再继续履行合同的事实,作出的仲裁为:孙某支付违约金10000元,第二期入门费不再支付,合同终止履行,诉讼费由孙某承担。分析依据

本案涉及一个带有普遍意义而现行法律、法规尚未完全明确的问题:即在专利申请过程中订立的技术转让合同应当如何认定的问题。

专利申请过程按我国专利法现行规定又可细分为两个阶段,第一阶段是提出专利申请后至专利申请公前,我国技术合同法实施条例第七十九条规定:"专利申请提出以后、公开之前,当事人之间就申请专利的发明创造所订立的技术转让合同,适用有关非专利技术转让合同的规定。"在这一阶段中订立或存在的技术转让合同,属于非专利技术转让合同,应当没、冠以"非专利技术转让合同"之名。第二阶段是专利申请公开之后至明确专利权是否授予之间,即所谓"临时法律保护"时期,我国专利法第十三条和专利法实施细则第七十七条分别规定:发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或个人支付适当的费用。对方未支付的,"在专利权授予后",专利权人可以依法要求对方补偿。我国技术合同法实施条例第七十九条规定:"专利申请公开以后,原合同参照专利实施许可合同的有关规定。"在这一阶段内订立和存在的技术转让合同虽享有专利法给予的"临时法律保护",但该专利申请授予专利权与否的可能性都存在,所以有人综合上述两方面的特征,称之为"已申请专利技术转让合同"或"申请专利技术转让合同",或"待批专利技术转让合同",但根据我国技术合同法现行规定,技术转让合同法定分类中没有上述分类名称,故这类合同按其根本性质属于非专利技术转让合同之列,订立合同时应采用的名称仍只能是"非专利技术许可合同"的名称。

对于那些在专利申请过程中订立的采用了"专利实施许可合同"或"专利技术许可合同"名称的技术转让合同应当技术转让合同应当如何认定与处理呢?应当根据当事人,尤其是受让方在订立合同时是否知悉合同标的技术尚未被授予专利权的法律状态而具体分析,分别对待。

第一种情况:转让方即专利申请人有行骗的故意,即蓄意将技术冒称专利技术,诱使对方产生错觉,误认为专利技术而上当受骗或发生其他受骗情况而订立合同的,应认定合同因转让方欺诈而无效,转让方对该合同无效的后果承担责任。

第二种情况:转让方在订立合同前已告知受让方该专利申请尚未被授予专利权,或有证据证明受让方已经得知该专利申请尚未被授予专利权的,且双方当事人自愿以"专利实施许可合同"类名称订立技术转让合同的,应当认定合同有效,合同当事人对这一合同名称的误用均不发生和承担责任。

第三种情况:订立合同时转让方一方或转让方、受让方双方确因缺乏专利知识而误将已申请专利技术认定为专利技术,例如当事人因专利权有效期"从申请日起计算"的法律规定推理而误认为取得了专利申请号即取得了专利,或误认为即可按专利技术转让等,因而使用"专利实施许可合同"类名称订立技术转让合同的,可按重大误解处理。根据我国技术合同法第二十九条规定,应当事人的请求可由人民法院或仲裁机构撤消或变更合同。但是,这一类重大误解的内容实质上是普通的专利常识,这类专利常识当事人都应掌握,作为转让方不具备这类专利常识尤其是不应该的,所以,因合同撤消或变更引起的经济责任应由转让方全部或主要承担。在专利申请以后,公开以前订立的合同,受让方提出因此要求撤消合同的,一般应当准予,相应的经济责任原则上应由转让方承担。在专利申请公开以后订立的合同,因合同撤消或变更的经济责任可由转让方主要承担,受让方合理分担。

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