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职务发明报酬计算依据的确定─翁立克与上海浦东伊维燃油喷射有限公司、上海柴油机股份有限公司职务发明设计人报酬纠纷案
添加时间:2012-5-27 13:52:28     浏览次数:1632

作者:刘静

【案例要旨】

对专利在产品总成技术中技术贡献率的确定以及利润提取比例的酌定都是职务发明报酬纠纷案件中审理的难点,处理的适当与否将牵涉到职务发明创造设计人的创新积极性。

【案情介绍】

原告:翁立克

被告:上海浦东伊维燃油喷射有限公司(以下简称伊维公司)

被告:上海柴油机股份有限公司(以下简称上柴公司)

原告翁立克自 1995年12月15日伊维公司成立之日起一直担任该公司的总工程师,2005年3月退休。 原告诉称,

其在伊维公司任职期间,先后研发完成了“

P7N型喷油泵总成”和“PE型喷油泵总成”科技成果,其中含有“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”、“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”2项职务发明,2001年4月17日伊维公司的母公司上柴公司向国家知识产权局申请了专利并于次年1月23日获得授权。2003年11月1日,上柴公司与伊维公司签订合同将涉讼专利无偿转让给伊维公司。2003年11月4日,伊维公司与案外人电装公司签订了《P7、PE型柴油喷射泵技术转让协议》,该协议所涉P7型柴油喷射泵技术中应用了涉讼的

“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”专利,PE型柴油喷射泵技术中应用了涉讼的2项专利。电装公司根据上述协议应向伊维公司支付人民币250万元的入门费和产品净售价4%的技术提成费。至2005年12月31日,电装公司已支付了“P7型柴油喷射泵技术”提成费人民币598万余元,以及“PE型柴油喷射泵技术”入门费人民币250万元和提成费人民币1090万余元。此外,伊维公司还自行生产、销售过使用了涉讼专利的相关产品。原告认为,其系“P7N型喷油泵总成”和“PE型喷油泵总成”科技成果的第一完成人和主要贡献者,也是“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”的唯一发明人,所享有的职务报酬权益包括:(1)伊维公司许可他人实施专利时的职务报酬;(2)伊维公司自行实施专利的职务报酬;(3)伊维公司许可他人实施科技成果中技术秘密成果时的职务报酬;(4)伊维公司自行实施科技成果中技术秘密成果时的职务报酬。诉讼过程中,经两次调整,原告最终明确在本案中仅要求两被告支付上述第(1)部分即“许可他人实施专利时的职务报酬”,保留对第(2)、(3)、(4)部分职务报酬权益另行主张之权利。原告同时认为,对于使用了1项专利的科技成果,专利在“P7N型喷油泵总成”中的技术贡献率至少为50%,对于使用了2项专利的科技成果,该2项专利在“PE型喷油泵总成”中的技术贡献率至少为70%,《中华人民共和国专利法实施细则》规定从许可实施专利收取的使用费纳税后提取不低于10%作为报酬支付给设计人,《关于进一步加强本市知识产权工作的若干意见》和上海市人民政府发布的《关于实施<上海中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)>若干配套政策的通知》均规定专利权人在专利许可他人实施后,可在税后收益中提取不低于30%作为设计人的报酬,根据以上法律和政策的规定,两被告应当从已收取的专利使用费中提取不低于30%的比例作为职务报酬支付给原告,故请求法院判令两被告向原告支付截止2007年4月的两项职务发明创造专利许可使用费之职务报酬人民币200万元。

被告伊维公司、上柴公司共同辩称,

1.涉讼专利不是原告在被告伊维公司任职期间完成的,而是由被告上柴公司的相关人员在1994年完成的,伊维公司许可案外人使用专利自然无需向其工作人员支付报酬;2.被告上柴公司转让专利未获任何利益,且这两项专利已是无效专利,不应向原告支付报酬;3.两项专利只是相关喷油泵总成中的零部件,其在喷油泵总成中的贡献度为3.65%,故原告所主张的报酬金额是不合理的。

【审判结论】

一审判决: 一、被告上海浦东伊维燃油喷射有限公司应于本判决生效之日起

10日内从许可上海电装燃油喷射有限公司实施专利号为ZL01238898.X“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和专利号为ZL01238896.3“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”两项实用新型专利所收取的使用费中提取人民币276,461.57元作为报酬支付给原告翁立克;二、原告翁立克的其余诉讼请求不予支持。

二审判决:驳回上诉,维持原判。

【评析意见】

原告翁立克是“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”实用新型专利的设计人,有权就该两项职务发明创造主张合理的报酬。被告伊维公司许可案外人电装公司实施上述专利收取了使用费,应从中提取一定比例作为报酬支付给原告。至于原告主张的被告上柴公司应承担连带责任,于法无据。一方面上柴公司于

2003年11月1日与伊维公司签订协议将涉讼专利无偿转让的实质是解决知识产权实际归属问题,且原告也主张涉讼职务发明是在伊维公司任职期间完成的,另一方面与案外人电装公司就包括专利在内的技术许可使用签订协议的是伊维公司,从中获取收益的也是伊维公司,基于以上两点原因,原告要求上柴公司承担报酬支付的连带责任不予支持。

根据相关法律规定,专利权人一般在两种情况下应当从中提取一定比例作为报酬支付给职务发明设计人,一是专利权人自行实施发明创造专利后获得了利润(税后),二是专利权人许可他人实施专利收取了使用费(税后)。因此,审理此类案件必须确定以下几方面的内容:计算报酬的时间段、该时间段内已产生的利润或已收取的使用费以及提取比例。当专利产品并不是一个可以单独出售而仅仅是某一完整产品中的零部件时,则还牵涉到该零部件在完整产品中技术贡献率的确定问题。

一、职务发明设计人只能主张专利权有效期内的报酬,且专利权被宣告无效不当然免除专利权人的报酬支付义务

一般情况下,职务发明设计人所能主张的是专利权有效期内的报酬,故从专利申请日起若有利润或使用费产生,专利权人都应向发明设计人结算报酬。本案中,原告主张自涉讼专利被许可实施开始至

2007年4月的报酬。但法院认为,涉讼两项专利权已于2005年12月23日被宣告无效,在无证据表明该两项专利仍处于有效法律状态的情况下,原告只能要求被告伊维公司支付专利权被宣告无效前基于专利许可使用费的收取所应提取的相应报酬。

此外,被告以宣告无效的专利权视为自始即不存在为由认为不应向原告支付专利报酬。然而,《中华人民共和国专利法》第

47条第2款规定,宣告专利权无效的决定,对已经履行的专利实施许可合同,不具有追溯力。也就是说,专利权人在专利权被宣告无效前所收取的许可使用费是不需要退还的,被告欲以专利无效之事实免除自己向原告支付职务发明报酬的意见不能成立。不过,笔者认为,如果专利权是因不具有创造性而被宣告无效,则需考虑职务发明报酬是不是还有支付基础的问题。

二、作为零部件的专利在产品中的技术贡献率可作为确定所应用之专利对应收益的计算依据

当专利本身是一个完整产品时,计算报酬只需查明该产品的许可使用费(税后)即可,但当专利仅仅是一个完整产品的某个组件且不能单独出售时,就必须在查明完整产品许可使用费的同时,确定专利在该产品中的技术比重,据此确定专利所对应之收益。技术比重系业内对专利创造性和实用性程度评价的一种量化,这可以通过技术评估或鉴定的方式予以认定。

就本案而言,首先,从《

P7、PE型柴油喷射泵技术转让协议》相关条款分析,被告伊维公司依协议所收取的款项之对价为技术情报及相关权利,而协议附件Ⅲ所列“技术情报”内容又不完全都是合同产品P7泵和PE泵总成技术直接对应之载体,依据补充鉴定结论所确定的比重,被告伊维公司收取的合同款项中的70%左右才是与喷油泵总成技术许可相关的使用费;其次,由于涉讼专利只是喷油泵总成技术中的一部分,那么应当再依据专利在P7泵或PE泵中的技术贡献率来确定喷油泵总成技术的许可使用费中与专利相关的费用,依鉴定报告结论,P7泵总成技术许可使用费中的约5%为该产品所应用之专利“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”对应之收益,PE泵总成技术许可使用费中的约10%为该产品所应用之两项专利对应之收益;最后,相关法律、法规已明确规定计算报酬的基数是税后收益,且在伊维公司与电装公司的协议中也约定税款由许可方伊维公司自行缴纳,原告提出的减免税情形又缺乏证据予以佐证。综上分析,涉讼专利报酬的计算基数应将被告伊维公司收取的协议款项纳税后乘以70%,再乘以专利在合同产品中技术贡献率,以此方式计算至2005年底之前,被告伊维公司许可电装公司在P7泵中使用“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”专利所获得的税后净收益为168,104.69元(计算结果取小数点后两位,下同),许可电装公司在PE泵中使用涉讼两项专利所获得的税后净收益为753,433.86元。

三、报酬计算的提取比例可视情调高。

《中华人民共和国专利法实施细则》第

76条规定:“被授予专利权的国有企业事业单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从许可实施该项专利收取的使用费纳税后提取不低于10%作为报酬支付发明人或者设计人。”法院认为,该实施细则只是确定了一个最低比例,具体取值多少应视具体案情而定。本案中,法院注意到,在原告提起诉讼不久,电装公司即向专利复审委宣告涉讼专利权无效,且所依据的证据持有人应为本案两被告,暂且不论存在关联关系的两被告之间的销售事实是否足以否定专利新颖性的问题,从被告伊维公司在收到无效宣告请求审查决定后3个月内未能采取有效措施挽救专利权的消极行为来看,无效宣告事实的发生显然事出有因,其后果直接致使原告根据涉讼专利在专利权期限届满之前继续被推广应用所产生的经济效益而主张报酬的权利行使不能,考虑到这一因素,法院认为可以将提取比例适当调高至30%。当然在同类案件处理过程中,涉讼专利创造性的高低也可以作为是否应适当调高提取比例的因素之一。

【附 录】

编写人:刘静(本院民五庭助理审判员)

裁判文书案号: ( 2005)沪一中民五(知)初字第220号

二审文书案号:( 2008)沪高民三(知)终字第23号

合议庭组成人员:审判长黎淑兰、助理审判员郑军欢、刘静(主审)

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