首页  |  网站地图  |  设为首页  |  加入收藏  |  友情链接
   
商标权 商标驳回 商标异议
商标无效 商标撤三 绝对理由
相对理由 商标侵权 法律法规
 
专利权 专利申请 专利权属
专利利用 专利驳回 专利无效
侵权(原则) 侵权(类型) 法律法规
 
著作权 著作权侵权 软件著作权
法律法规 反不正当竞争 反垄断
其他知识产权 知识产权实务 其他领域
 
网站简介 业务范围 理论研究
律师团队 团队动态 合作客户
律师简介 团队案例 联系我们
专利权
专利权
当前位置:首页 > 专利权 > 专利权合同 转让 许可> 经典案例 > 正文   
唐伯飞诉上海罗美洗手液有限公司专利许可使用费纠纷案
添加时间:2012-5-26 10:00:13     浏览次数:1191

[案情] 

原告:唐伯飞,上海蓝飞洗手液有限公司总经理。

被告:上海罗美洗手液有限公司。

1992年5月5日,原告与被告上海罗美洗手液有限公司(以下简称“罗美公司”)签订了“关于罗美洗手液专利提成协议”,约定:罗美洗手液是唐伯飞非职务发明,经国家专利局批准并授予专利。经其本人同意给被告生产销售。被告同意原告从该产品营业额中提成,提成比例为8%,有效期按国家有关专利政策规定;原告在该产品专利有效期内,不得向外转让,与其他单位联营合作,必须以公司名义进行。原告唐伯飞于1992年8月在被告公司担任总经理职务。1995年6月7日,原告与其子唐瀚东成立了上海罗美供销实业有限公司(以下简称“罗美供销公司”)。经营范围为沥青、洗手液、清洗剂等。1998年4月,原告辞职离开被告罗美公司又另与其妻骆兰亭合资成立了上海蓝飞洗手液有限公司(以下简称“蓝飞公司”),经营范围为洗手液、清洗剂、劳防用品等。1998年4月28日,蓝飞公司与上海汇红日用化学品厂(以下简称“汇红厂”)签订了委托加工协议,约定蓝飞公司将自己的专利产品委托汇红厂加工,对有关加工洗手液的原材料规格、制备方法、数量、交货、加工费等作了具体规定,并规定销售权归蓝飞公司享有。1998年5月至1999年3月,被告罗美公司仍在其产品外包装上使用原告的专利号,但未按提成协议向唐伯飞支付专利使用费。1998年5月14日,被告致函原告称:原告违反了1992年5月5日原被告双方签订的专利提成协议,并要求原告停止在其他单位使用原告专利的行为。原告两次致函被告称:原告自己投资的企业,使用原告的专利并未违反原被告双方订立的专利提成协议,并同时要求被告按约支付专利提成费。后原告以被告违约为由诉至法院。

原告诉称:其发明的洗手液及其制备方法于1989年6月7日被授予发明专利权,现该专利仍在法定保护期内。1992年5月5日,原被告签订了“关于罗美洗手液专利提成协议”,约定:原告同意被告使用其专利生产销售罗美洗手液,原告从营业额中提成8%。1998年4月,原告离开被告后,被告仍然使用原告的专利技术,却不再支付应付的专利许可使用费。原告多次催讨,但被告无任何答复。被告的行为已构成违约,且继续履行协议已不必要,故要求终止履行专利提成协议,判令被告支付专利许可使用费人民币26.7万余元并由被告承担本案诉讼费。

被告辩称:其与原告签订的专利许可提成协议是独占实施许可,原告在被告公司任职期间成立蓝飞公司从事与被告公司相同的专利产品已构成违约,故被告终止履行与原告所签的协议。因原告单独成立公司生产、销售与被告相同的专利产品,故被告从1998年5月始,已不再使用原告的专利方法。但在产品外包装上一直使用原告的专利号至1999年3月止。故被告不再向原告支付专利许可使用费。

[审判] 

一审法院经审理认为:原、被告双方签订的专利提成协议,只约定该专利不得向外转让,并未明确约定转让方自己不得在已经许可受让方实施专利的范围内实施该专利,故该协议应属排他实施许可合同。最高人民法院《关于正确处理科技纠纷案件的若干问题的意见》规定,排他实施许可合同的转让方不具备实施其专利技术的条件,与另一单位合作实施该项专利技术,或者通过技术入股联营实施该专利技术,可视为转让方自己实施该项专利技术,不按违约处理,但转让方就同一专利技术与多个单位合作实施或入股联营的,应按违约处理。对于原告唐伯飞与其妻子、儿子共同成立的蓝飞公司、罗美供销公司以及蓝飞公司委托汇红厂加工的行为,是否可视为转让方自己实施该专利技术的行为,法院经审理认为,蓝飞公司与罗美供销公司的企业性质均为私营企业,有关公司的出资情况均来源于唐伯飞个人,故两公司应视为唐伯飞自己成立的企业。汇红厂的加工行为,因其最终产品的销售权是由蓝飞公司行使,故应视为蓝飞公司自己实施专利的行为。综上,唐伯飞作为排他实施许可合同的转让方,其自己实施专利的行为并未超出法律规定和合同约定的范围。至于本案被告提出唐伯飞在被告公司任职期间成立蓝飞公司从事与被告公司相同的专利产品系违反被告公司章程的行为,因公司章程调整的系公司内部行为,与本案的合同纠纷是两个不同的法律关系,故不属本案处理范围。被告称其于1998年5月开始,已不再使用原告的专利配方,故不应再支付原告专利许可使用费,从被告提供的书面配方材料看,不能证明被告自1998年5月起已不再使用原告的专利配方,从有关原告提供的证明被告在1999年3月止仍使用原告的专利号的产品实物看,也无法鉴定出被告自1998年5月始至1999年3月止所使用的是什么产品配方。因被告客观上无法提供可供鉴定的产品实物,且被告自己也陈述其在产品外包装上使用原告专利号直至1999年3月止。鉴于上述情况,法院推定被告自1998年5月至1999年3月,仍使用原告的专利配方,应向原告支付专利许可使用费。因原被告双方客观上已无再继续履行该协议的可能,故原被告双方签订的专利提成协议应终止履行。遂判决:1、原告唐伯飞与被告罗美公司于1992年5月5日签订的专利提成协议终止履行;2、被告罗美公司支付原告唐伯飞专利提成费244139元。本案诉讼费人民币6516元,由原告负担559元,被告负担5957元。

一审判决后,被告罗美公司不服,提出上诉,二审法院判决驳回上诉,维持原判。 

[评析] 

本案涉及以下三方面的问题:

1、原被告间签订的专利许可使用合同的性质。专利实施许可合同可采取普通实施许可、排他实施许可、独占实施许可等形式。独占实施许可合同是指许可方与被许可方之间约定的由被许可方在一定的地域范围和时间期限内,对许可方的专利拥有独占使用权的协议,被许可方是该专利的唯一许可使用者,任何第三方以及许可方(专利权人)本身均不得在该地区和期限内使用该项专利。而排他实施许可合同是指许可方与被许可方约定的只许可被许可方在一定的地区内独家使用该项专利,而不能许可其他任何人使用该项专利,但专利权人自己仍保留使用该项专利的权利的协议。本案中原告唐伯飞在与被告签订的协议中,只约定该协议不得向外转让,并未明确约定转让方自己不得在已经许可受让方实施专利的范围内实施该专利,故该协议只能认定为排他实施许可合同。严格区分这两种合同,是认定本案原、被告之间专利提成协议的性质以及判决的关键。

2、原被告间的专利提成协议与原告是否违反被告公司章程是两个不同的法律关系。本案原告的诉请是要求被告支付专利许可使用费。认定该项专利许可使用费是否存在的基础是原、被告间的专利提成协议。被告的抗辩理由称因原告违反了被告公司章程,其才拒绝支付原告的专利许可使用费。笔者认为,该抗辩理由将原告与被告公司内部经营管理之间的约定和原、被告间纯外部性质的专利提成协议之间的关系混淆起来。原告唐伯飞的专利是非职务发明,该专利原本与被告并不存在关系,正因为有了专利提成协议,才发生原、被告之间就有关专利使用而产生的合同关系。至于原告在被告单位从任职到辞职,仅仅产生的是公司员工与公司之间的劳动关系,双方遵守约定的基础是公司内部章程。因而,原告是否违反被告公司章程与本案的专利许可使用费是两个不同的法律关系,认定的基础以及适用的法律均不相同。本案处理时将两种法律关系区别开来,依照原告的诉请进行了判决。

3、被告是否实际使用原告的专利配方与被告该否支付专利许可使用费的关系。本案被告抗辩称其1998年5月后仅在产品包装上使用原告的专利号,实际产品已不使用原告的专利配方,故不应再支付原告专利许可使用费。如果被告的辩称属实,被告不仅存在违反原、被告之间的合同约定,而且还存在假冒原告专利,欺骗消费者之嫌。其处理结果不仅要支付原告的专利许可使用费,还应承担侵权的民事责任。基于上述原因,笔者认为,被告是否实际使用了原告的专利配方,并不影响被告应支付专利许可使用费给原告。

相关阅读
 
网站首页  友情链接  联系我们  网站地图  路标 地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座3B    电话:65545670    京ICP备12050340号-1