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关联企业商标权冲突对受让人权利的影响
添加时间:2012-5-23 22:43:48     浏览次数:1255

作者:冯涛 李冠新 冯小龙

iPad商标权争议的一审确权判决引起了国内外舆论、行政和消费者等各方的高度重视。苹果iPad通讯产品在大陆上市以来,一直被消费者热捧,其商业价值得到了市场的高度认可,但深圳市中级人民法院对苹果iPad商标权司法诉求的一审否决,无疑给苹果泼了一盆冷水。如果案件终局结果不发生任何改变,则意味着苹果将对其销售行为承担相应的民事、行政等法律责任。既然苹果在事实上和法律上都是iPad商标的持有人,为什么会发生争议,争议的实质问题是什么,争议给企业商标权流转带来哪些启示,需要做出解答。

一、ipad商标权争议

自苹果公司使用iPad商标以来,已经发生了两次争议,前一次是苹果与唯冠国际台北公司的争议。2006年苹果公司策划使用iPad商标进入欧洲市场之时,得知该商标归台湾唯冠所有,曾以撤销闲置不用商标等理由希望获得该商标,但在英国败诉。最终,苹果的壳公司(英国IP公司)于2009年12月23日通过协商受让了该商标的全球所有权(除了其自己注册的8个商标以外,还包括深圳唯冠的两个商标)并于2010年4月7日转让给苹果公司,也正是这个转让协议引发了苹果与深圳唯冠之间的商标权争议。争议的焦点在于,苹果受让的商标权是否在大陆地区有效。弄清这个问题,要从唯冠台北与唯冠深圳之间的关系及其商标注册的效力谈起。

从企业之间的关系来看,唯冠科技集团1989年始创于台北,1997年以唯冠国际的名义在香港上市。唯冠科技(深圳)是唯冠国际全资子公司,制造iPad平板显示器。但由于其在金融危机时期巨额负债已被债权人接管,其商标处于续展审核;吠态。应该说,两家公司同属一家上市公司。但三家公司在法人资格上则是相互独立的。从iPad商标的注册和使用情况来看,在苹果公司受让该商标权之前,唯冠台北公司合法持有除中国大陆地区之外包括美国、欧盟、韩国、墨西哥、新加坡、印度尼西亚、泰国、越南、台湾等多个国家和地区在内的商标专用权且在部分地区注册在先;而唯冠深圳则持有该商标在大陆地区的专用权,且注册在后。由此形成了同一商标在不同区域的权利冲突。由于两家公司为关联公司,存在利益上的一致性,所以这种商标权冲突在当时没有爆发出来。之所以说两个关联企业之间存在商标权冲突,理由在于两家公司在iPad商标的使用范围上大体是相同的,即都是用于电子产品之上。所不同的只是在不同地区使用罢了。

过去两家关联企业间没有爆发的商标权争议到了商标易主时必然会爆发出来,因为苹果与唯冠深圳公司之间没有共同的利益关系。由于苹果相信商标转让协议的真实性和有效性,在其产品在大陆地区上市前便向唯冠深圳公司索要iPad商标,但遭到拒绝。拒绝的理由很简单,相互独立的关联企业间的无形资产也是相互独立的,任何人无权擅自处理唯冠深圳公司持有的商标权。在索要无果并向法院提出诉讼的情况下,苹果同时开始了其产品在大陆地区的销售。在唯冠深圳公司看来,苹果的销售行为显然属于商标侵权。

二、ipad商标争议的司法初审裁决

苹果公司及其壳公司(IP公司)共同向法院提起诉讼,试图通过司法途径讨要协议中的大陆地区iPad商标权,深圳市中级人民法院于2010年4月19日予以受理,并于2011年2月23日、8月21日、10月18日三次开庭审理,最终决定驳回两原告的诉讼请求。法院审理后认为,原告方要商业获取他人的商标,应当负有更高的注意义务,应当按照我国的法律规定,与商标权利人订立商标转让合同,并办理必要的商标转让手续。而本案商标转让合同系原告之一的P公司与台湾唯冠签订,且与深圳唯冠之间的表见代理亦不成立。(注:表见代理是指虽无代理权但表面上有足以使人信为有代理权而须由本人负授权之责的代理。)对此判决,原被告双方公开发表了意见,法律界人士也做出了一些评论。原告一方认为,“苹果”一方一直是跟唯冠集团进行磋商和交易的,虽然最后签约的是台北唯冠,而唯冠国际CEO既是唯冠台湾负责人,又是唯冠深圳法定代表,授权签署的转让协议,对唯冠深圳有法律约束力。台北唯冠即使没有对iPad商标的处置权,但深圳唯冠公司的行为造成了台北唯冠公司具有代表权的表象,深圳唯冠也应承担责任。被告一方认为,一审判决是审慎、公正的。台北唯冠转让iPad大陆地区的商标权未得到合法授权、也根本不构成表见代理,“苹果”将iPad在中国内地的商标权当成台北唯冠所有,是其自身的过失。“苹果”历来总是要求他人尊重自己的知识产权,然而在中国市场,却无视他人清晰无误的商标专用权,利用自己强大的经济实力和影响力,公然强行使用iPad商标,侵害深圳唯冠公司的注册商标专用权。胜诉方称,对旧ad商标的侵权行为,它们已展开反击,对两家iPad经销商提起诉讼,深圳市福田区法院和惠州市中级法院将分别开庭审理。一旦它们的诉求得到法院支持,今后如果没有深圳唯冠公司授权,iPad商标在内地或被禁用。苹果公司不仅应当付出支付商标使用权许可的成本,还需要支付侵权应赔偿的成本。在法律界,主要有三种观点:有的认为,苹果在iPad商标转让手续方面处理存在瑕疵,埋下了隐患。当初如能进行积极的背景调查以及变更手续,或能降低交易风险。苹果在这方面本有经验。2004年,汉王在中国注册“i-phone”商标。苹果2007年推出iPhone后,意识到侵权风险,2009年与汉王签订转让协议,获得所有“iPhone”相关的商标权。不过苹果这次不是恶意侵权。有的认为,唯冠深圳公司和其接管人8家银行诉讼苹果公司面临三点风险:其一,唯冠公司要拿出证据,证明推出过iPad相关产品。中国联通“世界风”商标曾被指侵权,但是中国联通就以三年未使用商标为由成功撤销闲置不用商标,中国联通最终获得了“世界风”商标。其二,法院会考虑赔偿金额的合理性。通过诉讼手段,唯冠和8家银行可能会取得更高的价格,但是苹果公司的iPad是一个全球都在使用的品牌,并不是在中国借用唯冠的iPad知名度,正是因为苹果公司选用的iPad这个名字,iPad才有价值,因此法院会考虑赔偿金额的合理性。其三,诉讼方权利人主体过多,容易被一一击破。若苹果提高购买金额,如果权利人目标不统一,胜诉风险很大。有专家表示,iPad、iPhone等商标权纠纷问题向企业提出了警告,如果使用通用词汇或者准通用词汇作为商标,从长远上看可能是一种商业失策。

三、行政部门的反应

对此商标争议,行政管理部门也做出了积极反应。在苹果公司向大陆市场推出iPad产品之后,唯冠深圳公司于2011年4月曾向北京市工商局举报苹果涉嫌侵权,北京西城区工商局曾于5月在苹果公司北京西单店进行调查,并出具了拟处罚通知书,西单店罚款涉及金额2亿多元。由于确权诉讼已经一审判决,工商部门可能会在近期内做出相应处罚。

四、ipad商标权争议的反思

如前所述,苹果与唯冠深圳之间就iPad商标所产生的权利争议本质上是利益争议。而争议的根源在于不同法域商标制度上的商标权的地域性冲突。要根除这种冲突,就需要彻底改革商标国际注册制度,即像专利国际注册那样,企业在进行国际注册后在指定国家(地区)自动发生效力。

在目前国际注册尚不具备“独立性”,不能在指定国家(地区)自动发生效力的条件下,企业要获得某一商标的全球专用权必须使自己的商标成为驰名商标。因为,按照《保护工业产权巴黎公约》第6条之2的规定,各成员国的国内法都必须禁止使用与成员国中的任何已经驰名的商标相同或近似的标记,并应拒绝这种标记的注册申请;如已批准其注册,则一旦发现其与已驰名商标相近似,应予撤销。不过,这一规定也不是绝对的,还要受一定条件的限制。即如果与驰名商标相冲突的商标注册不是以欺骗手段获得的,也不用于欺骗目的,那么只有当驰名商标所有人在5年之内提出争议,才予以撤销。而如果与驰名商标相冲突的商标注册属于“非善意注册”,即采取了欺骗手段,或使用于欺骗目的,那就不受提出撤销时间的限制。还需注意的是,要撤销与驰名商标相冲突的商标注册,还必须证明该商标用于了同种商品之上。如果要扩大驰名商标的保护范围,还需要注册“防御商标”,不过一些国家并不为之提供注册保护。类似问题在我国企业“走出去”的过程中也屡屡发生,有学者就极力主张重视驰名商标商业价值与法律价值的国际性。就本案而言,苹果公司的主张要获得法律上的支持,只有证明其所持有的商标符合驰名商标的条件,并且先于唯冠深圳的商标在域外注册。退一步说,即使不具备驰名商标的条件,也不应当在争议期间在大陆地区推出iPad产品,而可以针对唯冠深圳持有的商标权先向商标管理部门提出商标争议,若商标争议被驳回,再与唯冠深圳协商,而不必通过诉讼来解决。因为,知识产权案件的争议与一般民事争议的不同的是,行政部门的裁决往往是司法裁决的有力证据。当事人不应忽视这个程序。这样可以避免承担一些不必要的法律责任。至于争议中涉及的表见代理问题,其实是凭借一般法律常识就可以判断的。苹果作为一家国际“巨人”,不可能没有这种智识,更不会疏忽对争议对方所持iPad商标权实际情况的调查,而可能是过于自信。

本案争议是一个十分特殊的案例,但又具有一定的启示意义。中国企业正在加速“走出去”,实现品牌国际化,提升商品和服务价值。我们已经遭遇了一些商标域外抢注纠纷,并付出了一定的代价。本案纠纷进一步警示我们,企业必须将知识产权纳入工作的重要内容,在进行国际商标转让和受让的时候,必须注重商标的知名度,审慎处理知识产权权属问题,要运用各种合法手段查明有关权利状态,及时、妥善处理有关问题,避免成为被诉对象,付出不必要的商业与法律成本。

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