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如何判断立体商标的显著性—费列罗有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标确权纠纷案
添加时间:2012-5-23 22:16:12     浏览次数:1494

作者:佟妹 

【要点提示】  

判断立体商标是否具有显著性,应从商标颜色的选择与组合、包装形式,商标是否系三维标识,公众是否能清楚地判断其产源等方面综合考虑。  【案例索引】  ...

问题提示:如何判断立体商标的显著性?

【要点提示】

判断立体商标是否具有显著性,应从商标颜色的选择与组合、包装形式,商标是否系三维标识,公众是否能清楚地判断其产源等方面综合考虑。

【案例索引】

一审:北京市第一中级人民法院(2007)一中行初字第815号(2007年11月12日)(未上诉)

【案情】

原告:费列罗有限公司(简称费列罗公司)。

被告:中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称国家商标评审委员会)。

申请商标于2001年12月3日在意大利首次提出注册申请,并于2002年5月23日在该国被核准注册,商标权人为费列罗公司,国际注册号为G783985,指定使用商品为第30类的面包、饼干、蛋糕等。2002年9月28日,费列罗公司通过世界知识产权组织国际局向中国提出了对于申请商标的领土延伸保护申请,申请商标指定使用的商品为第30类的面包、饼干、蛋糕等。申请商标为一个三维标志,由一块包在金黄色纸里的球形三维形状组成,在该图形的上半部分里,有一个白底椭圆形小标记,带有一条金边和一条白色细边,该三维图形放置在一个栗色和金黄色的底座上。申请商标指定使用色彩为金黄色、红色、白色、栗色。

中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(简称国家商标局)于2003年3月19日以该商标缺乏显著性为由,对其在我国的领土延伸保护申请予以驳回。2003年5月6日,费列罗公司向国家商标评审委员会提出复审申请。2006年10月9日,国家商标评审委员会做出第3190号决定。费列罗公司不服,向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

另查明:费列罗公司在本案诉讼过程中向法院补充提交了16组共计79份证据,用以证明费列罗公司通过大量的使用行为,使申请商标获得了显著特征:第一类、第二类证据系费列罗公司的广告代理商、相关电视媒体对费列罗公司产品宣传情况所做出的声明;第三类、第七类、第八类、第九类、第十类证据系国外媒体对费列罗公司产品的报道及费列罗公司在亚洲地区的广告宣传情况;第四类、第五类、第六类、第十二类、第十四类和第十五类证据系费列罗公司自行统计的销售数据、与案外人签订的销售合同及合同履行情况的一些说明;第十一类证据系费列罗公司在中国内地以外的地区获得注册的商标列表;第十三类证据系费列罗公司产品获奖的情况;第十六类证据系天津市高级人民法院的终审判决书。但是,原告未在商标评审程序中提交上述证据。

原告费列罗公司诉称:(1)申请商标系原告特有的包装装潢,能够区分商品来源,被告认定申请商标“仅有指定使用商品较为常见的包装形式”缺乏事实依据。首先,申请商标系能够为消费者所识别的原告特有的包装形式。其次,申请商标已经在他国取得注册,其可注册性已经得到了认可。最后,申请商标指定使用的商品有十余种,这十余种商品均具有不同的包装形式,但被告仅是笼统地认定申请商标“仅有指定使用商品较为常用的包装形式”,而没有明确认定申请商标究竟构成哪一种商品的常用包装形式,其认定亦没有任何的事实依据;(2)申请商标经过原告长期、大量的使用,在消费者中已经具有了很高的知名度和认知度,能够起到区分商品来源的作用,具有显著特征,可以作为商标注册。综上,请求人民法院判决撤销国家商标评审委员会做出的第3190号决定,并对申请商标在中国的领土延伸保护请求予以支持并核准申请商标的注册。

被告国家商标评审委员会辩称:申请商标表现为指定使用商品较为常用的包装形式,缺乏商标应有的显著特征,不能起到区别商品来源的作用。此外,在行政程序中原告所提供证据,不能证明申请商标经原告长期和大量的使用、在消费者中具有了很高知名度和认知度,从而能够起到区分商品来源作用的事实。根据商标注册与保护的地域性原则,申请商标在其他国家和地区的注册与本案无关,对本案中申请商标应否被核准注册亦无约束力。综上所述,第3190号决定认定事实清楚,适用法律正确,审查程序合法,请求人民法院依法予以维持。

【审判】

北京市第一中级人民法院经审理认为,双方当事人的争议焦点是:申请商标是否缺乏显著特征故不应被核准注册。申请商标作为一个三维标志,由一个栗色和金黄色相间并带有波纹形状的底座和在底座之上放置的具有皱褶状包装效果的金黄色球形三维形状组成。国家商标评审委员会认定申请商标系常用的包装形式,但并未就该认定提供相关的证据予以支持。相反,申请商标对于色彩和商品包装形式的选择均不在本行业和指定使用商品包装形式的常规选择范围之内,申请商标的独特创意,已经使之成为了原告产品的一种标志性设计,使得消费者在看到申请商标后,就能够清楚地判断出该商标所附着商品的来源,申请商标已经具有了商标所应具备的显著性,应当在我国作为注册商标予以保护,被告对申请商标的领土延伸保护申请亦应予以核准。鉴于申请商标已经具备了显著特征,国家商标评审委员会对其在中国的领土延伸保护申请应当予以核准。据此,依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第1目之规定,判决撤销国家商标评审委员会做出的商评字[2006]第3190号《关于国际注册第783985号“图形(三组标志)”商标驳回复审决定书》。

一审宣判后,双方当事人均未提起上诉。

【评析】

费列罗案宣判之后,在社会上引起了广泛关注,其原因不仅在于涉案的厂商和商品都在我国具有一定的知名度,更因为本案中的立体商标是我国通过司法程序授予权利的第一个。《商标法》修改以后,很多企业和个人对于立体商标这一新生事物表现出极高的热情,众多立体商标的申请涌入国家商标局。但根据笔者的了解,我国目前对立体商标的申请和注册仍持一个相当审慎的态度。迄今为止,商标行政管理机关核准注册的立体商标并不多,而被准予注册的也都是一些公众认知度极高或者是显著性非常强的三维标志,其中最为著名的包括:2005年核准注册的可口可乐公司的饮料瓶,2004年核准注册的卡夫食品公司的三角巧克力及2008年核准注册的之宝制造公司的zippo打火机。而很多我们比较熟悉的立体商标申请,均被商标行政管理机关以缺乏显著性为由予以驳回,如劳力士钟表公司于2002年申请的腕表外形立体商标,通用汽车公司于2004年申请的汽车外形立体商标。实际上,全球虽然有很多国家对立体商标提供法律保护,但基于立体商标注册之后可能产生的与外观设计或者实用新型专利权的冲突或者协调的问题以及对于公众利益的影响,各国至今对立体商标注册申请的审查仍然采取相对严格的标准。虽然各国并没有在立法层面上对于立体商标做出一些有别于平面商标的特殊规定,但从很多案例中仍不难发现:对立体商标的审查,有时需要一些特别的考量。

TRIPs协议第十五条规定:任何标记或者标记的组合,只要能够将一企业的货物和服务区别于其他企业的货物和服务,即能构成商标。此类商标,特别是单词,包括人名、字母、数字、图案的成份和颜色的组合以及任何此类标记的组合,均应符合注册为商标的条件。

为与上述规定相适应,我国2001年的《商标法》第十二条增加了关于立体商标的规定,即要求立体标识具有显著性。此外,还规定了一些排除性条件,即:如果该立体标识是由商品自身的性质产生的形状、仅有为获得技术效果而需有的商品形状或者仅有使商品具有实质性价值的形状,都不能被核准注册为立体商标。实际上,这些条件是对显著性要求的进一步细化,其归根到底也是要求立体标识要具有显著性。

具体到本案而言,费列罗公司与国家商标评审委员会争议的焦点就是:申请商标是否具有显著性。作为一个三维标志,申请商标是由一个栗色和金黄色相间并带有波纹形状的底座和在底座之上放置的具有皱褶状包装效果的金黄色球形的三维形状所组成,国家商标评审委员会认为这种三维标识是一种常用的包装形式,但法院对此不予认可。

首先,判断申请商标是否具有显著性的时间点应当是申请日,在本案中就应当是2002年9月,即费列罗公司通过世界知识产权组织向中国提出领土延伸保护申请之时,要以那个时候消费者的判断和认知能力来确定申请商标是否具有显著性。

其次,申请商标并不具备我国相关法律法规所规定的任何一个排除性条件,即这种三维形状不是由其自身性质所唯一带来的,也不是为了获得技术效果或者实现实质性价值所必须采用的。从这一角度出发,申请商标被注册亦不会损害任何的公众利益,因为申请商标所指定使用的商品可选择使用的形状是相当广泛的,这些商品并不会因为申请商标成为了一个注册商标而陷入无法正常生产和使用的境地,相反,这会鼓励更多的生产厂商去选择多种多样的商品形状以规避侵权的可能性。

当然,也有观点认为:对本案中的三维标志进行授权,可能会产生侵权判定时的困难。也就是说,如果他人使用了不同于本案三维标识中的色彩是否构成侵权?笔者认为,本案中的三维标识属于申请人指定色彩的单一立体商标。法院在判决书中对于申请商标色彩的详细描述,不在于认为申请商标的显著性仅体现为色彩,而是因为申请人指定了使用的色彩,而色彩恰恰能够体现为获得技术效果而需有的商品形状。我国《商标法》首次突破“二维”的标准而允许以三维形式存在的标识成为合法的注册商标。该规定的出台,无论是对于商标行政管理部门还是司法机关,都是一个极大的挑战。虽然有专家认为,中国至迟在1923年5月便有了在一定条件下保护立体商标的法律规定,并至迟在1927年9月便有了对立体商标予以注册保护的实例,但真正的对立体商标予以保护的行政和司法审查实践,还是发端于2001年商标法修改之后,国家商标局亦是在2001年12月起才开始受理立体商标的注册申请的。考虑到立体商标由其形状所带来的一些特异性,国家商标局和商标评审委员会在2005年12月联合公布了《商标审查和审理标准》,对立体商标的审查问题予以了专章规定,这是我国目前对立体商标注册标准最详尽的规定。

纵观我国现行法律规章的规定,立体商标的注册标准仍然遵从于传统二维商标的注册原则,以具有显著特征为首要的注册条件。也就是说,申请注册为商标的三维标志不能是商品通用或者常用的形状、包装物或者整体不能起到区分商品来源的作用,此外,如果申请人提交的商标图样根本无法辨别出是三维标识的,也会被判定为缺乏显著性。显著性是各国对立体商标予以注册的最基本条件,如果一个立体标识过于普通,其很难被注册为商标。2001年3月,英国高等法院驳回了对YakuIt牌酸奶饮料瓶的注册申请,法院认为,虽然这一瓶子的外观的确引人关注,但它基本上仍然是普通而缺乏显著性的,因此不能够将其注册为立体商标。同样,英国石油公司曾经将一件由稍微设计过的石油容器构成的立体标识申请注册为立体商标,但该申请亦被驳回,理由同样是认为该立体标识只是一个普通的石油容器,无任何创新之处,并不足以表明商品的来源。

如果一个立体商标遭遇侵权,我们当然也是将立体商标作为一个整体去进行对比,而不存在仅保护色彩还是仅保护三维形状的问题。对于已经指定了使用色彩的立体商标,色彩当然要作为判定涉嫌侵权的商标是否与权利人的立体商标相同或者相近似时的一个考虑因素。如果色彩的重大改变导致两商标的视觉效果明显不同,以至于可以认定为不相同或者不相近似的商标时,是否构成侵权当然是显而易见的了,这与普通的两维商标认定侵权时的标准并没有什么差别。有些人由此可能会产生一种指定使用色彩反而对商标权人保护不利的观点,笔者认为这倒并非是绝对的,如同我们常常谈及的专利申请人在决定自己的权利保护范围时所进行的利益衡量是相似的,设定的保护范围大,在侵权诉讼中可主张权利的范围就大,但专利权被宣告无效的可能性也大。设定的保护范围小,指控他人侵权的困难就比较大,但被他人宣告无效的可能性就比较低。所以,权利人总是在进行各种利益的平衡,以求寻找到一种能够比较恰当地保护自己权利的方式。如果其最终的选择并不明智,也只能由其自行承担因此而带来的任何不利后果。

再次,我们认为商标的领土延伸保护申请被核准最为重要和核心的理由,仍然是其自身具有的内在显著性。申请商标对于颜色的选择和组合,对于球体的皱褶状设计和底座的波纹形设计都具有一定的特殊性,相信相当多的消费者已经可以从申请商标本身清楚地判断出这种商品的产源,而标识产源正是商标存在的基本价值之所在。当然我们不能否认的是,对于显著性的判断多少会带有一些主观色彩,在某些情况下存在认知差异依然是一种正常的现象。

最后,我们在本案中也强调了行政机关的举证责任问题。国家商标评审委员会对申请商标拒绝给予领土延伸保护的主要理由是:申请商标表现为指定使用商品较为常用的包装形式,从而缺乏显著特征,不能起到区分商品来源的作用。但是,国家商标评审委员会对于其该项认定并未向法院提供任何证据,导致本案被诉具体行政行为证据不足,法院依法做出撤销判决是正确的。

(一审合议庭成员:姜颖 佟妹 芮松艳

编写人:北京市第一中级人民法院 佟妹)

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