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美国法院专利权利要求解释及侵权判定处理实例分析
添加时间:2012-5-22 20:46:40     浏览次数:1286

文/王阜东

如何准确地解释权利要求以及确定权利要求的范围,无论在专利的审查程序中还是在专利的侵权判定中,都是一个核心问题。而对于权利要求中隐含限定和功能性限定的理解与解释,更是其中难以确定、容易出现争议的地方。本文中,笔者通过分析美国德克萨斯州东区联邦地区法院马歇尔分院的一个判例,对权利要求中隐含限定和功能性限定的理解与解释,以及侵权判定和判定侵权后的处理进行了一些探讨。

案情介绍

本案涉及Visto公司(以下简称Visto)针对Seven

Networks公司(以下简称Seven)提起的侵权诉讼,当事人是移动电子邮件市场的竞争者。本案判决主要涉及如何对权利要求进行准确解释的问题。最终,地方法院认定Seven存在侵权行为,并且颁布了永久性禁止令。但是随后,地方法院又因为Visto的律师违反了法院保护令而判决在任何上诉决定前中止禁止令。2007年7月,Visto和Seven公司达成专利使用权许可协议,结束了两者之间的专利纷争。

Visto宣称Seven侵犯了其4件美国专利US6085192(下称192专利)、US5968131(下称131专利)、US6708221(下称221专利)、US6023708(下称708专利)的多项权利要求。当事人为支持它们各自的权利要求解释诉求而提出诉状,并且法院进行了马克曼听证。在考虑了记录、辩护律师的辩论以及适用的法律之后,法院为解释诉讼中的几件专利的权利要求书而发布本判决。

(一)技术描述

Visto宣称来自4件专利的权利要求,全都涉及数据同步方法和系统。要理解权利要求书中的术语和当事人的争端,需要对技术进行审查。法院依次对192专利、131专利、221专利、708专利进行了讨论。

192专利和131专利的题目是“安全地同步网络中工作区元素的多拷贝的系统和方法”。131专利是导致192专利发布的申请的继续,并且两件专利具有非常相似的说明书,说明书的发明内容部分说明本发明“提供使安全网络环境中的一个工作区元素的多拷贝同步的系统和方法”。所述安全网络环境包括一个与多个客户端相连的全局服务器。客户使用所述系统和方法可以自动地使多个站点之间的工作区数据同步,而不依赖于所述站点是否由站点防火墙保护。

依照所述专利,所述系统包括客户站点的一个一般同步模块,用于在第一防火墙内操作和用于审查第一版本信息以确定第一工作区元素是否已经被修改。所述系统还包括所述全局服务器处的一个同步代理,用于在所述第一防火墙外部操作和用于把第二版本信息转发给所述一般同步模块,所述第二版本信息表示第一工作区元素的一个独立的可更改的副本是否已经被修改。所述系统包括用于通过比较所述第一版本信息和所述第二版本信息从所述第一工作区元素和所述副本生成一个优选版本的装置,以及用于在第一存储和第二存储中存储所述优选版本的装置。

192专利和131专利涉及的是由一个全局防火墙保护的全局服务器。该全局服务器存储工作区数据的一个独立的可更改的副本。在221专利描述的发明中,一个用户可以使用任何通过一个通信信道(例如因特网)连接到全局服务器的终端,获得从远程终端到全局服务器的安全访问。该全局服务器随后通过一个通信信道连接到一个局域网。

全局服务器采用一个转换器以帮助使工作区数据的多拷贝同步。这些专利涉及作为一个全局转换器的所述转换器。通过使用所述全局转换器,所述全局服务器能够以一个“全局格式”存储某些工作区数据并且也可以确定存储在局域网上的工作区数据和存储在一个像智能电话这种远程访问设备上的存储器中的数据之间的区别。使用作为软件提供的同步子程序,在所述系统上的客户端能够使在所述远程设备、所述全局服务器和所述局域网的存储器上所维护的数据同步。

如同上面已指出的那样,在221专利中的全局服务器涉及一个全局转换器。708专利中的发明涉及一个用于当系统同步在不同的位置以不同的格式存储的数据的时候保持数据一致性的转换器。在发明的背景技术中,发明人注意到当使用不同供应商的应用程序时,可能出现数据一致性问题。如果一个在家使用美国Netscape公司的Navigator浏览器的用户,却在工作中使用Internet

Explorer浏览器,就可能有以两个不同的格式保存的书签。因为所述程序以不同的格式和在不同的文件夹中存储所述书签,所述用户要冒着在各个位置具有不一致的书签的风险。708专利的发明描述一个用于当工作区数据以不同的格式存储时保持数据一致性的全局转换器。

(二)适用于权利要求书解释的法律原理

“一个专利的权利要求提供专利授予专利权所有人排除他人进行制造、使用或销售受保护的发明的权利边界。”权利要求解释是一个法院进行判决时的法律上的争论点。

为了弄清权利要求的含义,法院注意三个原始来源:权利要求书、说明书以及审查档案。在专利法规定下,说明书必须包含一个书面的发明说明书,以使本领域中普通技术人员能制造和使用本发明。一个专利的权利要求必须由说明书看来是记明的,它们是其中的一部分。为了权利要求解释的目的,说明书可以充当一种词典,其阐明本发明,并且可以定义在权利要求中使用的术语。审查说明书的一个目的在于确定专利权所有人是否已经限定了权利要求的范围。尽管如此,说明专利权所有人对于权利要求的限定是权利要求书的功能,而不是说明书的。否则,将没有对权利要求书的需要。专利权所有人能够自由地作为自己的辞典编纂者,但是给予一个单词的任何特殊定义必须是在说明书里清楚地阐明的。并且,虽然说明书可能表示出现在说明书中的某些实施例作为优选的、特殊的实施例,但是当权利要求的语言比所述实施例的更宽泛时,不能在权利要求书中加上另外的意思。

为了确定用于一个专利权利要求的术语的通常含意,法院可以适当地依凭词典定义。美国联邦巡回法院指出:“在本院前身即海关及专利上诉法院的案例中一贯认为,词典、百科全书和法学著述作为特别的有用的资源帮助法院确定权利要求术语的通常的和惯有的意义。”法院推论出这样的资源是用于充当本领域普通技术人员已经认为是权利要求术语的确定含义的信息的可靠来源。根据法院的意见,词典、百科全书和法学著述“构成公共理解的无偏见的反映,不受在专利授权原有记录的决定之后的司法鉴定或事件的影响,不带当事人的动机色彩,并且不由诉讼引起”。依据这种标准,法院转向在此情况下解释权利要求书的任务。

(三)讨论

首先,对Seven的观点进行讨论,即在专利里描述的发明被限制在诉状和口头辩论里主张的上下文中。Seven争辩说,诉讼中的专利包含一个明显放弃了的系统和方法,其没有使用一个全局服务器。Seven因此极力劝说,不管部分权利要求的语言如何描述,一个全局服务器的限定都是遍及于每个权利要求的。按照Seven的观点,不采用一个全局服务器的系统超出了任何所述专利的范围。当考虑用专利说明书和审查档案来进行解释时,这种论点被权利要求书的明文所破坏。审查档案的最重要阶段包括在马克曼听证中双方均间接提到的复审程序。所述复审程序涉及192专利的权利要求书。

在任何权利要求解释的试图中,法院必须从权利要求书的明文开始。在此情况下,权利要求书的明文不利于Seven的在一个全局服务器限制中进行解释的试图,因为某些独立权利要求明确地要求一个全局服务器,而其他并没有要求。特别是,221专利的两个独立权利要求1和8要求一个全局服务器。同时,尽管说明书中反复地谈及一个全局服务器,

708专利中没有独立权利要求记载了全局服务器的限定。而且尽管其专利说明书中全都采用一个全局服务器的环境,131专利的权利要求书看起来也没有要求一个全局服务器。最后,作为结论,192

专利的某些独立权利要求没有要求一个全局服务器的存在,例如权利要求1,但是其他的,例如从属权利要求2,明确地要求一个全局服务器的存在。作为权利要求解释的规律问题,区别权利要求原则通常建议:在从属权利要求中说明的限制不被并入它们所从属的独立权利要求。权利要求的明文因此破坏了Seven的论点。

尽管如此,如果分开解释708和131专利,其可以争辩说在专利发明摘要部分中作出的说明隐含地在所有实施例中要求了一个全局服务器。对于一个专利的狭隘解释可以导致一个人得出结论,即本发明提供一种只在一个安全网络环境中使用全局转换器的系统和方法,其必须包括一个与多个客户端相连的全局服务器。另一方面,对于所述专利的一种较宽泛的解释建议:在所述专利中描述的设置(包括一个全局服务器的安全网络环境)只是例证性的,并且在权利要求书中所描述的发明可能具有其他的设置应用,其仅仅由权利要求书的明文所限定。法院考虑了审查档案,包括涉及192专利的复审的程序,这些(至少迄今为止进行的)与权利要求书的明文联合,对任何模糊的地方进行解释。

要理解为什么关于涉及192专利的复审程序的审查档案是相关的,切记192专利和131专利具有非常相似的说明书。作为原始公布的192专利的从属权利要求2,要求了一个全局服务器。而其他的权利要求,包括独立权利要求1,没有要求。因此如果假设131专利的说明书反映在所有权利要求中采用一个全局服务器的隐含限定的意图,那么相同的情况可以被假设在192专利的上下文中。

在复审程序期间,审查员用Wright和Hawkins参考文献按照不能授予专利权拒绝了权利要求1、9~11和20~25。然而,审查员指出,192专利的权利要求2~8和12~19是允许的,如果专利权所有人重新以独立的形式撰写那些权利要求,以包括所有基础的权利要求以及任何附加权利要求的限定。这种认定是重要的,因为从属权利要求2现在是允许的,而该权利要求明确地要求一个全局服务器的限制。但同时,从属权利要求3的主题也是可允许的,该权利要求没有明确地要求一个全局服务器。现在确定可允许的其他从属权利要求也没有叙述一个全局服务器的限定。审查员的允许理由中没有指出上述权利要求是因为它们被限制在包括一个全局服务器的环境中而被允许的。以法院的观点,这种确定与对争端的解决高度相关。复审历程指出一个全局服务器的存在并不是专利可被授予专利权所必需的。区别权利要求原则指出:全局服务器不是一个在全部权利要求中隐含的限制。在这种情况下,法院拒绝Seven在此问题上的论点,并且转向在诉讼中的4个专利的有争端的术语的解释。

基于上面的分析,法院对通信信道等20个有争议的术语分别进行了解释。

权利要求中还有多个术语以装置加上功能方式撰写。就这些术语而言,当事人进行了一个最重要的争论。Visto认为,对应结构应该起始并终止于所有能够执行权利要求所述功能的软件。而Seven则认为,法院应该考虑包括说明书中描述的特殊软件模块,连同执行所述多个子程序的硬件,和/或在其上某些数据被存储的设备。每一方有一半正确。

第一,Visto正确地注意到,软件模块可以构成对应结构。在National Instruments Corporation

v. The Mathworks Inc., 2:01-CV-11, 2002 U.S. Dist. LEXIS 27577

(E.D. Tex. 2002)

案例中,法院认为在说明书中公开的软件模块是《美国专利法》第112条第6款所述的对应结构。在此情况下,为了将特殊软件模块和在权利要求书中叙述的功能链接起来,专利权所有人添加源代码到申请中,并且所述源代码成为说明书的一部分。法院确定所述源代码部分包含构成在那些专利的上下文中的对应结构的软件模块。

National

Instruments声明的意见与联邦巡回法院的案例相一致,其认为能够执行权利要求功能的软件可以是《美国专利法》第112条第6款所述的对应结构,如果它清楚地与执行功能链接或相关联。举例来说,在Overhead

Door Corp. v. Chamberlain Group, Inc., 194 F.3d 1261 (Fed.

Cir.

1999)案例中,法院认为一个专利的流程图的公开内容可能已经被本领域技术人员理解为表示一个开关的可替代软件实施例。该公开内容,伴随着在审查档案中的说明,显示发明人想要求对所述开关的手动的和电子的实施例全部都进行保护,这导致法院决定应该包括软件作为限制在所述专利中的开关装置的对应结构。

在Medical Instrumentation and Diagnostics Corp. v. Elekta AB,

344 F.3d 1205 (Fed. Cir.

2003)案例中,当所述专利未能清楚地链接或关联软件与权利要求所述功能的执行的时候,联邦巡回法院反对地方法院将软件作为对应结构的判决。地方法院判决,在一个叙述“转换”功能的限定的上下文中,用于执行一个数字−数字转换的某些技术为本领域技术人员所熟知,因此,一个本领域技术人员会理解软件可能作为一个用于所述“转换”功能的对应结构。联邦巡回法院注意到地方法院没有进行恰当的调查,“恰当的调查在于看专利的公开内容,并且确定一个本领域技术人员是否可能理解完成用于数字−数字转换软件的公开内容并且能够实现这样的一个程序,而不简单地是一个本领域技术人员是否可能得以撰写这样一个软件程序”。在法院判决中隐含的是,认可如果专利的公开内容将软件与权利要求的功能链接在一起,则软件可以构成一个对应结构。

本案中,说明书链接或关联包含在其中的多个软件模块和子程序来执行许多叙述的功能,没有硬件运行所述程序。当然,离开在一些硬件上运行,软件没有实用性。但法院,在所述专利中公开的特殊硬件不是这些权利要求的上下文中的对应结构。因而,Visto是正确的,在某一环境下,单独的软件是足够的对应结构。然而,就221专利的一些限制而言,其要求一个“用于存储的装置”,法院认为这种描述要求包含某些类型的存储器。

软件可能构成对应结构不是说Visto所声称的结构已经被证明是足够的。按照Visto的关于软件一般能够执行多个功能的提议,对权利要求的解释将不受说明书的任何特殊部分束缚。然而,法律规定,采用装置加上功能形式限定的权利要求“应该解释为覆盖在说明书中描述的对应结构,材料,或动作”(见《美国专利法》第112条第6款)。虽然法院拒绝Seven引入某些硬件到权利要求解释中的企图,但Seven的提议确实识别了在所述专利中描述的多个特殊软件模块,其与多个功能相关联。Visto反驳说,包括这些特殊部分作为对应结构一部分“造成权利要求解释极度复杂,而这种解释原本可以简单地完成”。法院认为,Visto的论点不是一个忽略法规要求的足够理由。专利权所有人选择依照《美国专利法》第112条第6款来撰写,并且法院可能因此确定说明书中的被链接以执行权利要求功能的特殊模块。

基于上面的分析,法院对本案中的装置加上功能限定的9个术语分别进行了解释。

案例分析

(一)权利要求的解释

权利要求界定了专利的保护范围,因此如何对权利要求进行解释一直是专利领域的重要问题。在本案中,地方法院对权利要求的解释首先从权利要求的明文开始,同时综合使用包括说明书在内的各种资料,最终给权利要求术语一个合理的界定,使其范围既不过宽,也不过窄。这也是美国目前权利要求解释的一般规则。笔者认为以下两点可以进一步探讨。

1.对于在说明书中有记载而在权利要求中未写明的特征是否可以作为隐含限定。从本案的权利要求术语解释过程可以看到,权利要求的术语解释在这方面是有相当大的弹性空间的。

在判断说明书中的特征是否隐含限制了权利要求的范围时,除了区别权利要求原则,法院还着重考虑了包括相关的复审历史在内的审查档案,着眼于该说明书中的特征是否决定了诉讼中的专利可被授予专利权。如果说明书中的特征不是专利可被授予专利权的必要特征,则不能将其作为权利要求的隐含限定而加以解释。这一点显然是应该予以考虑的,如果一个特征是专利可被授予专利权的必要特征,那么其不被认为是隐含限定的话,将直接导致专利权无效。但是,如果考虑的结果是将某个特征作为隐含限定加入到权利要求中,将导致对于权利要求解释的弹性过大。

我们一般认为,对于权利要求没有涉及的特征进行解释是不允许的。尽管权利要求的文本存在一定的解释空间,但是对其解释的前提是被解释的特征应该是权利要求明确记载了的,对于权利要求中没有明确记载的特征,应该尽量避免引入解释中。尽管如此,在本案的权利要求解释中,还是有一些对于权利要求术语进行扩展性解释的地方。也就是说,即使不能直接把权利要求中没有明确记载的某个特征作为隐含限定引入权利要求解释中,也可以通过对于权利要求中其他术语的解释而间接引入该特征。因此,如何控制对于权利要求术语的解释的度,会存在不同的观点,会根据具体案例而有所不同。对此,我国的基本判断原则是:应以权利要求的内容为准,说明书可以解释权利要求,但其解释应当建立在对应性解释的基础上,而非扩大解释。

2.对于功能性限定的解释。本案的法院意见认为:软件可以构成完成所限定功能的对应结构。但是,这并不是说所述软件就不受说明书的任何特殊部分束缚。这是因为本案权利要求中采用了装置功能的限定方式,而对于这种特殊的限定方式,其权利要求的解释规则不同于一般的功能性限定权利要求。在此原则下,法院认定,如果说明书中所描述的完成所述限定功能的特殊软件模块能够被识别,则这些特殊软件模块应该被认为是所限定功能的对应结构。另外,关于本案中硬件是否应当读入到权利要求中,法院认为,尽管软件必须要在一些硬件中执行才可以完成所要完成的功能,但这些作为执行环境的硬件并未包括在本案说明书所描述的对应结构中。因此,只有在功能性限定中一些特殊的硬件被明确给出了(如本案中的“用于存储的装置”),这些特殊的硬件才应该被包含在完成所述限定功能的对应结构中。需要注意的是:随着说明书所记载的实施例的详尽程度不同,被确定的对应结构会相应地发生变化,造成权利要求的术语解释在这方面也具有相当大的弹性空间。

这是涉及计算机软件的功能性限定的情况。计算机软件由于其特殊性,我国根据审查指南,对涉及计算机发明权利要求提供了一种特殊的撰写方式,即所谓功能模块式权利要求,其中明确规定此类功能模块构架类型的装置权利要求应该以计算机程序流程为基础,按照与该计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式,或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式来撰写。因此我国对于此类权利要求没有参照一般功能性限定进行字面语言解释,而是结合说明书所公开的程序流程进行具体而狭义的解释。在如何判断一一对应方面,美国的这个案例给我们的启示是,在审查时应当尽量保证其符合这类特殊权利要求的规范,以免在后续侵权诉讼中对权利要求保护范围的解释弹性过大,使公众难以预测。

本案的权利要求解释也在多个后继的相关专利诉讼案件中被引用和评述。

(二)侵权判定后的处理

侵权行为确定后是否颁布永久性禁止令也是专利领域的一个重要问题。目前美国永久性禁止令的颁布是使用传统的四要素测试。但是如何进行具体的衡量,不同的案例有不同的处理方式。其中,“当事人双方是否是市场的直接竞争者”是法院考虑的重点。

本案中,法院颁布永久性禁止令时就使用了传统的四要素测试:①由于原告和被告是市场的直接竞争者,原告的市场份额损失不可挽回;②原告未来的可能损失无法被精确估计,如果不执行禁止令,则法律上的补偿(如:金钱补偿)不够充分;③衡量双方的利弊得失,如果不执行永久性禁止令,则原告会丧失信誉、潜在的收入以及最重要的专利的排他权;④没有证据显示,永久性禁止令的颁发会对公众利益造成损害。地方法院据此颁布了永久性禁止令。

值得关注的是,虽然“当事人双方是市场的直接竞争者”并不能直接决定永久性禁止令的颁布,但是对本案而言,显然“当事人双方是市场的直接竞争者”对永久性禁止令的颁布起着决定性的作用。另外,本案中的永久性禁止令颁布后,法院随后又中止了禁止令,最终当事人双方还是通过达成许可协议解决了争端。这也促使我们思考在专利侵权案件中颁布永久性禁止令的效用和利弊得失,对于我国专利诉讼中对侵权民事责任判决“停止侵害”也有一定的借鉴意义。

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