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商标在先使用权的作用及立法建议
添加时间:2012-5-19 11:25:02     浏览次数:1041

作者:王晓先

来源:中国知识产权报

我国商标法经2001年修改后,第一次给予了未注册商标在特定情况下的保护,认可了未注册商标所有人对其未注册但已在先使用并产生了一定影响的商标拥有一种事实上的权利。不过笔者认为,该规定虽然具有一定的反不正当竞争的作用,但不能完全遏制“傍名牌”等不正当竞争行为发生。

一、商标在先使用权保护的立法背景

商标在先使用权从不保护到有条件的保护,体现了我国商标法律制度中的公平理念和原则。何谓商标在先使用权?我国商标法第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。商标在先使用权仅指该法条中的第二层含义,即商标在先使用权利人只能阻止他人在与自己同类的商品或服务上注册其使用在先,并已经产生了一定影响的商标。

笔者认为,对商标在先使用权有限保护的立法,主要是针对国内目前频繁发生的商标抢注事件。这些抢注事件除了把在先使用且具有一定知名度的商标、商号、字号或公司简称抢注在相同或类似的商品与服务上之外,甚至还出现了部分知名度高的商标(含少数驰名商标)被抢注在非相同或类似的商品或服务上的情形。而商标法首次将商标在先使用权列入法律的保护范围,尽管效力非常有限,其作用和意义却相当大。

二、侵犯他人商标在先使用权的不正当性特点

一项行为是否属于不正当竞争行为,主要看它是否具备不正当竞争的特征。法国著名学者塞特•戈尔认为:凡利用欺诈的手段出售其产品,目的在于从他人所取得的现状获得利益,或使他人的商品或企业解体,其中包括尚不足以使其商业市场的全部或一部分受到打击的行为,均应视为实现经济竞争中的不正当竞争行为。可见,不论“抢注”他人在先使用商标用于相同或不相同的商品或服务上,都是一种明显的“目的在于从他人所取得的现状获得利益”的行为,属于采用了不正当手段进行的不正当竞争行为。

所谓不正当手段,主要是指以违反诚实信用原则的方式申请注册商标,也即申请人具有企图窃取他人劳动成果(他人进行商标创意的智力劳动,以及通过使用商标过程中投入的宣传、推介而凝结在商标上的商业信誉)的主观恶意。一般而言,如果客观证据能够证明以下两点,则可以认定申请人采用了不正当的手段:1、申请人知晓或者理应知晓他人在先使用的商标。例如,申请人与他人曾经就标注他人在先使用商标的产品存在经销关系或者其他经济关系;双方为同一地区的同行业企业,且他人使用系争商标已在当地具有影响。2、系争商标是对他人在先使用商标的抄袭、模仿。例如,他人在先使用商标具有较为独特的创意,而系争商标与该商标在构成要素与视觉效果上都极为近似,则可认定申请人抄袭了他人的在先使用商标。

据前分析,“抢注”他人在先使用商标的,不是注册在与商标在先使用权所使用的相同或类似商品或服务上,就是注册在与商标在先使用权所使用的不相同或不类似的商品或服务上。而不管是哪种“抢注”,其目的均是企图利用在先使用商标已经具有的影响力牟利。

三、商标在先使用权在遏制“恶意”抢注商标中的有限作用

根据商标法第三十一条的规定,商标在先使用权遏制“恶意”抢注商标的有限作用,笔者认为主要体现在两个方面:一是只能阻拦他人在相同或同类商品或服务上注册自己“已经使用在先并有一定影响”的商标;二是既不能阻拦他人对自己使用在先并已经产生了一定影响的商标注册在与自己不同类的商品或服务上,也不能阻拦他人不注册地使用自己拥有在先使用权的商标在与自己相同或同类的商品或服务上。就上述两方面而言,比较典型的案例是江苏双洋酒业集团有限公司(以下简称江苏双洋酒业)与中央电视台的“同一首歌”商标纠纷案。

2008年3月,江苏双洋酒业与中央电视台《同一首歌》栏目组历经5年争夺,最终由国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)裁定江苏双洋酒业申请的“同一首歌”商标予以核准注册。《同一首歌》栏目系中央电视台较为知名的电视栏目之一。2002年,江苏双洋酒业就“同一首歌”商标在酒类商品上提出注册申请。2004年,该商标经商标局公告后,中央电视台向商标局提出异议申请。商标局作出裁定的理由是“同一首歌”为汉语中有含义的词汇,并非中央电视台自创,且中央电视台创办并播出的《同一首歌》栏目,与江苏双洋酒业分属不同行业,该商标的使用不会造成相关公众混淆或误认。

商标局就“同一首歌”商标异议所作出裁定的依据是商标法,因此并无不妥之处。但是就江苏双洋酒业在酒类商品上注册“同一首歌”商标的行为,笔者认为是一种“有意的抢注”,商标法保护商标在先使用权的作用在此亦未能得以体现。可以预见,如果商标法不能在商标在先使用权中对在先使用并已经产生了一定影响的商标,被他人注册在不相同或不类似商品或服务时给予保护,那么类似于“同一首歌”商标纠纷案还会不断出现。因此,笔者认为对于上述问题,目前应考虑予以立法进行保护。

四、进一步保护商标在先使用权的立法建议

为了建立正常的商标秩序,维护商标注册中的诚实信用原则,需要对恶意抢注他人在先使用并具有一定影响力商标的行为加以遏制,并在法律中进行明确规定。笔者建议,可从以下3个方面加以立法进行保护:

1、明确规定对商标在先使用权保护的前提条件

如果对利用他人在先使用商标的影响力所进行的商标注册行为,均认定为采用了不正当手段的话,那么就很难区分其与驰名商标的保护的差异。因此,只有在具备法律保护的前提下,才能将对商标在先使用权与驰名商标的保护区分开来,尤其在采取保护商标注册在先原则的国家,这种区分更有必要。

目前,我国商标法中对商标在先使用权的保护,还停留在阻止他人在相同、类似商品或服务上进行商标注册的功能上。这是因为属于相同、类似的商品或服务,比较容易在消费者中产生混淆,而防止出现混淆是商标法律制度立法的重要目的之一。在“同一首歌”的商标争议中,中央电视台的异议之所以不能得到商标局的支持,原因就在于消费者对中央电视台和江苏双洋酒业在不同类的商品或服务上使用“同一首歌”商标不会产生混淆。因此,以他人在先使用并具有了一定影响的商标在不相同或不同类的商品或服务上进行商标注册,如果不能认定“抢注”者具有主观恶意,则不易认定其在注册中采取了不正当手段。

如果不允许在相同、类似商品或服务上注册他人在先使用并具有一定影响力商标的前提条件为拥有该商标“具有一定的影响”的直接证据,那么在不相同或不类似商品或服务上注册他人在先使用并具有一定影响的商标构成不正当的前提条件则只能是一系列的间接证据:(1)在先使用的商标在不同类的商品或服务领域是否具有知名度,其中“是否具有知名度”必须是以一般公众而非相关公众的知晓度为判断标准;(2)注册人过往是否具有恶意抢注的行为;(3)注册人是否与商标在先使用权人曾经存在某种委托代理关系;(4)商标被核准注册后,注册人是否主动联系过商标在先使用权人转让该注册商标;(5)使用注册商标的不同类商品或服务领域中,相关公众对“抢注”认可的比例。

2、商标在先使用权人在他人将其在先使用商标注册后仍享有使用权

为制止恶意抢注他人在先使用商标的行为,部分采用注册在先原则的国家,对该原则存在的缺陷采取了一些补救措施,并有相应规定来保护商标在先使用权。例如,日本商标法就规定“在先使用商标的使用权利”以保护商标在先使用权。具体做法是,某商标在先使用人于日本国内在他人申请注册该商标之前,并非出于不正当竞争的目的,而在他人申请该商标注册时指定的商品或服务上使用该商标或近似商标,并且已经使消费者熟知该商标系标志其所经营的商品,在该商标被核准注册后,商标在先使用人在该商品或服务上依然有使用该商标的权利。

对商标在先使用权的保护,在相关的国际公约里面也有相应规定。《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)第十六条第1款规定:“注册商标所有人应享有专有权……上述权利不得损害任何已有的在先权,也不得影响成员依使用而确认权利效力的可能。”TRIPS协议中特别强调商标注册“不得损害任何已有的在先权,也不得影响成员依使用而确认权利效力可能”。可见,TRIPS协议对商标在先使用权利的保护是从对商标权的行使加以限制的角度来规定的,属于解决已注册商标与他人在先权利出现冲突的一种制度安排。

因此,笔者认为,在法律中明确规定商标在先使用权利人并不因为他人的抢注而丧失继续使用其在先使用商标的权利,可以有效杜绝并防止注册人抢注之后对该商标的独占,通过削弱抢注商标的商业利益来减少此类行为的发生,以达到维护市场经济秩序的目的。

3、加大驰名商标评审中特别显著性的要求

显著性是商标获得注册的法定条件。在普通注册商标中,显著性主要体现在同类商品或服务来源的区分上,而驰名商标区别于普通注册商标的标准就是其具有特别的显著性。这种特别显著性就是商标与使用该商标的产品或服务之间已经在消费者心中产生了稳定的并唯一的指向关系,提起该商标就能直接想到该类商品或服务。

如果出现抢注他人具有在先使用权的商标,而法律上还有“商标在先使用权并不因为他人的抢注而丧失继续使用其在先使用商标的权利”的规定,那么商标在先使用人的继续使用就将直接影响该商标此后的驰名商标认定,即难以满足在商标使用中的“特别显著性”要求。这样即使注册人在注册该商标时并不存在“抢注”的主观恶意,如果其能明白在此后的驰名商标认定中,该商标将难以具备“特别显著性”的话,那么商标注册人应该会放弃该商标注册。

综上所述,将商标在先使用权纳入法律保护的范围,能有效遏制将他人使用在先并具有一定影响的商标注册在相同、类似的商品或服务上的商标抢注行为的发生。但是,如果对商标在先使用权保护有限的话,则不能防止他人将商标在先使用人使用在先并具有一定影响的商标,注册在不相同、不类似的商品或服务上,那么类似“同一首歌”的纠纷还可能会不断发生。因此,笔者认为只有让商标在先使用权具备阻止他人在不相同、不类似的商品或服务上进行商标注册的法律效力,才能使得商标在先使用权在遏制抢注等不正当竞争行为中发挥重要作用。

(作者单位:广东工业大学文法学院法律系)

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