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亟待解决的对外观设计的部分保护
添加时间:2012-5-12 6:49:42     浏览次数:671

作者:蔡民军、杨文泉

根据我国现行《专利法》及其实施细则和《审查指南》的规定,对外观设计的保护应理解为对工业品所使用的外观设计的整体所提供的保护,而对产品的某一组成部分的外观设计(下称"部分外观设计")不予单独保护。这一点可从《专利法》第56条第2款、《专利法实施细则》第2条第3款、《专利法》第31条第2款以及《审查指南》第一部分第三章之规定中得到证实。

然而,在实践中,这种只对产品整体的外观设计给予保护的制度对外观设计专利权的获取和确认、权力范围的确定以及相关的侵权判断都产生了一些不利影响。以下分别加以阐述

对外观设计专利获权的影响

首先,目前这种只对产品整体的外观设计进行保护的做法,使后续改进型外观设计专利的申请受到阻碍。对于传统和比较成熟的产品或者设计空间较小的产品而言,改进已有外观设计的余地已经很小:这些产品的外形整体上几乎无法改变,而只能对产品局部进行创新和改进。然而,这种改进型外观设计申请由于与在先的外观设计专利整体外形近似被视为是"同样的发明创造",因而在授权后的无效程序中往往被宣告无效。

这方面的典型例子是牙刷的外观设计。多年来,人们一直在努力改进牙刷头和牙刷柄的外观设计,力图在外观与刷牙效果方面不断作出改进。但由于目前我国对产品局部的设计不单独给予外观设计专利保护,就出现了一些不合理的现象。例如,一项牙刷的外观设计已有设计者申请了外观设计专利,他人或者设计者本人在此基础上作了局部的改进(如对牙刷柄图案的改进)之后又提出了新的申请,由于在后申请的外观设计因整体上与在先申请的外观设计相近似,而通常被认为是同样的发明创造。退一步,即使在后申请具备了专利性,由于单一性及整体性的要求,一件牙刷的外观设计申请也能要求保护一种牙刷柄与牙刷头结合为一体的整体设计,这就排除了对一种牙刷头与其他不同的、设计新颖的牙刷柄相结合的设计的保护。保护范围显然小了很多。

其次,由于上述原因,在实践中,不少外观设计申请人为防止他人将其外观设计略作修改后再申请新的外观设计专利,不得不采取一种防范措施,即:将一种产品所使用的、只在局部有改变的几项外观设计于同一天分别向专利局申请专利。由于专利局不对外观设计专利申请进行实质审查,因此,这些申请通常会获得批准并被授予专利权。然而,这样获得的外观设计专利权的法律状态却并不稳定,这些专利将面临着专利权被宣告无效的危险。

在外观设计专利申请过程中,一些申请人也试图用虚实线、阴影线、参考图及设计要点等来突出或说明保护的设计要部。例如用实线表示产品的设计要部,用虚线表示该虚线以外的产品的轮廓,这样既突出了主要设计部位,又展示出使用该外观设计的产品整体,为确定外观设计的保护范围提供了极大的便利。另外,才用虚线表示,往往还能更清楚地表现出外观设计的特惠。用虚实线表示也是目前多数主要工业外观设计大国的通行做法,值得借鉴。

但对于这样的专利申请,审查员在审查中一般会要求申请人将申请文件中表示产品非设计要部的虚线改成实线。然而,这样一改就无法标出设计要部的位置了,结果是外观设计的保护对象也只能是产品整体外观设计。为了避免这种不希望出现的结果,少数申请人现在采取再交一套参考图的做法,在参考图中将设计要部用实线标出,其余部分用虚线表示,并在简要说明中指出该外观设计的要部就在于参考书中实线表示的部分,。由于这些参考图往往不刊登在外观设计公报上,而且简要说明的内容也被有选择地公开,其作用十分有限。更令申请人感到无奈的是,当一件申请要求优先权时,申请人一般不能先将优先权文本所表示的产品轮廓线画成实线,因为这样做有可能不能享受在先申请的优先权。申请人只能等待专利局要去补正时再行修改。按专利局部分审查员目前的理解,优先权文本中用实线与虚线标示的产品肯定与后来将虚线改成实线表示的整体产品不一样。事实上,此后的补正也存在这种问题。由于不单独保护部分外观设计,也就没有部分优先权之说,如此可能造成来自国外的一些外观设计申请不能享受优先权之结果,这显然是不合理的。

另外,由于对外观设计是作整体保护,改进型外观设计即使获得专利保护,在无效宣告程序中,又常常会因为有关的改进只涉及外观设计的局部,审查员即根据规定认定在后的改进型外观设计专利无效,或者只认定同一申请人于同一日申请并获得授权的其中一项专利有效而其他各项无效。这样做的结果不仅是设计人在付出了艰辛的智力劳动之后,其成果最终得不到保护,还反而为申请外观设计和参加无效程序支付大量的费用。其后果必然是挫伤设计人创作和寻求专利保护的积极性。

对确定外观设计专利权的保护范围和侵权判断的影响

由于现行专利法不单独保护部分外观设计,使一些涉及传统或成熟产品的改进型外观设计专利的保护范围难以确定。因为,一方面,整体保护方式容易使设计的要部被忽视,而设计要部的不明确常常导致外观设计专利保护范围不合理的扩大;另一方面,由于《专利法实施细则》只规定在必要时,申请人应提交外观设计的简要说明,包括说明使用某项外观设计的产品的设计要点,因而一度造成在很多情况下,申请人在申请时并不提交设计要点说明,专利局也不要求,甚至有些审查员还拒绝接受申请人主动提交的设计要点说明及由虚实线组成的参考附图(近几年,情况有所改变,在申请人的要求之下,越来越多的审查员已开始接受申请人在申请时一并提交的外观设计要点说明)。而且,即使申请人提交了设计及由虚实线组成的参考附图,专利局也接受了,但有时并未登录在专利公报之中,。这些均给确定外观设计专利的保护范围造成困难。

由于保护范围的不确定或难确定,致使在发生侵权时,侵权的认定也变得困难。实践中,有时行政执法人员或法官不得不听任权利人一方对其外观设计专利保护范围作出解释,因为,与发明专利或新型专利不同,行政执法人员或法官从专利授权文件中往往找不到确定某项外观设计专利权力范围的根据。而且,如果将外观设计专利与被控侵权的产品进行比较,由于没有对外观设计的要部作出标示,从目前大多数外观设计专利文件记载的内容来看,很难区分哪些是申请日前的公知技术,哪些是专利权人的独创内容。因此,在实践中,行政执法人员或法官无法运用《审查指南》规定的"综合判断"原则和"要部判断"原则作判断,很可能将属于公众可以自由使用的外观设计也作为专利权的保护内容,这显然是不公平的,也是不合理的。

此外,在实践中,由于法律不保护部分外观设计,导致模仿者尽量避免对产品整体外观设计的模仿,而只模仿其独创的部分,从而逃避侵权指控。

解决的途径和办法

现行法律只对产品整体的外观设计给予保护,并不单独保护产品某一部分的外观设计。其结果是在外观设计申请的审查阶段,不要求对设计要部作为标示和说明,亦无须对设计要部作出评判;而在随后的确权和维权程序中,对争议的外观设计作相同或相近似判断时,目前适用的是要部判断原则-又要求对设计要部作出判断。而《审查指南》界定的要部定义为:产品中"容易引起消费者注意的部位",将判断外观设计是否相同或者近似的主题确定为一般的消费者。由于外观设计专利文件中常常没有对外观设计要部的说明,引起消费者注意的外部位因各人习惯不同等因素会因人而异,很难一致,再加上裁判者的个体认识上的差异,使要部判断具有极大的不确定性。显然,坚持外观设计的整体保护无法解决这一问题。唯一的出路,只能通过立法确立队部分外观设计的保护。

到目前为止,世界上的一些主要国家对外观设计保护均包括对部分外观设计的保护,如大多数欧盟国家、美国、日本和韩国等。因此,为解决目前外观设计保护中存在的问题,建议借鉴上述国家的做法,对现行《专利法》及其实施细则进行修改,在维持对外观设计专利申请的非实质性审查的情况下,引入对外观设计的部分保护。

当然,对法律(包括《专利法》及其实施细则)的修改需要经过立法程序,短期内可能无法实现。因此笔者建议,可以先由国家知识产权局根据《专利法实施细则》第28条的规定修改《审查指南》,规定:要求申请外观设计专利时,必须提供对外观设计的简要说明,说明使用该外观设计的产品的设计要点。由国家知识产权局将该设计要点说明以及参考附图等连同被授权的外观设计本身在专利公报中一并公布。这样,既可在短时间内部分解决因整体保护而产生不利影响。

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