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专利侵权诉讼和无效宣告程序的配合运作
添加时间:2012-4-28 15:35:52     浏览次数:999

作者不详

来源:http://www.mysipo.com/thread-1467-1-1.html

近些年来,专利侵权纠纷在中国越演越烈。在专利侵权诉讼中的被告通常选择对原告所主张的专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求,希望通过挑战专利权本身的有效性而规避被诉的专利侵权责任。

对于同一个当事人而言,在专利侵权诉讼和专利无效宣告两个不同程序中涉及的权利客体是相同的,所追求的商业利益也是相同的,因此存在一个如何从启动时间、陈述内容、请求事项、进度控制等方面相互配合、协调地运作这两个程序的问题。为此,要求当事人或其代理机构具备很高的专业素质和实务操作技巧,以应对不同的复杂情况。

北京邦信阳专利商标有限公司(简称“北京邦信阳”)受本案专利权人淮南市杰明生物医药研究所(以下简称“杰明药研所”)的委托,参与了ZL 92110554.1 的专利权纠纷的解决过程。经过专利侵权诉讼管辖法院的二级审理,终审判定被告侵权事实成立;最近我们又收到了复审委员会做出的维持专利权有效的审查决定书。至此,这场关系当事方企业兴亡的专利权纠纷告一段落,而中间的过程值得我们好好回味。作为一个典型的案件,下面我们对其中具有普遍性的几个问题进行分析,供参考。

案件提要

2004 年1月7 日,杰明药研所以四川某药业有限公司(以下简称“被告)在合肥的经销商(以下简称“经销商”)侵犯其所有的第92110554.1号专利(以下简称“争议专利”)为由,将二公司列为共同被告,起诉至安徽省合肥市中级人民法院。

2004 年3 月22 日起,被告向国家知识产权局专利复审委员会陆续提交了4份针对争议专利的无效宣告请求,以期通过宣告专利权无效,使侵权诉讼失去基础。

经过两级法院的审理,2005 年6 月28 日,安徽省高级人民法院就上述专利权侵权诉讼案做出终审判决,维持了一审判决,判令被告立即停止使用争议专利方法侵权生产产品、并停止销售,赔偿原告杰明药研所的经济损失;判决经销商立即停止销售被告侵权生产的产品。

2007 年3 月23 日,国家知识产权专利复审委员会就被告提出的针对92110554.1号专利的多份无效宣告请求作出维持专利权有效的决定。

权利冲突过程的分析

一、 冲突的开始

相关案情:根据民事诉讼法的规定,专利权人将生产者和销售者共同起诉至销售地法院。

对于专利权人而言,由于选择了对自己有利的管辖法院,在专利侵权诉讼中占据了主动的位置。

对于被告而言,请求宣告专利权无效的行动不应当直到被起诉了后才开始,这太迟了!这是造成本案被告在无效宣告程序中很被动的重要原因之一。对可能成为被告的客户,我们一般会建议在制造、销售产品之前,先做一个专利检索和分析,看其产品是否存在侵犯他人专利权的情况。若有,则收集证据并分析该专利权的稳定性,一旦证据有利和充分,就先手提出宣告该专利无效的请求。

二、 冲突的发展

相关案情:在被诉后,被告向专利复审委提出宣告该专利无效的请求,并提出中止诉讼的请求,未获准。在法院作出终审判决后,无效宣告请求的决定却还遥遥无期。

对于专利权人而言,应当尽可能地加快法院的审理,拖延专利无效宣告的审理进程,以便在专利复审委作出可能对自己不利的决定前,使法院依据专利权有效的原则作出对自己有利的判决,使对手承担专利侵权的民事责任。在本案中,我们的客户在每一步都赢了对手,特别是在应对被告提起的无效宣告请求的审理程序中,利用对方准备仓促、理由和证据不恰当和提交的请求文件中存在的形式缺陷,据理力争地陈述意见,迫使对方为补充新理由和新证据、克服请求书中的形式缺陷而前后提出了4次无效宣告请求,打乱了对方的阵脚;我们还逐一化解了对方发起的4次攻击,仅仅是走完这4 个审理程序,就为客户尽早完成侵权诉讼程序赢得了宝贵的时间。对于被告而言,应当尽可能地拖延侵权诉讼管辖法院的审理程序,加快无效宣告的审理进程,以期在法院终审判决之前争取得到可能存在的、对自己有利的宣告专利权全部或部分无效的结果;前者可使专利侵权诉讼终止审理,后者可能由于限定了专利权的范围而使自己在专利侵权诉讼中不被判定为侵权。在本案中,被告本来有两个机会可能达到上述目的,一是在收到专利侵权诉状之前、至少在之后的答辩期间内马上请求宣告涉案专利权无效,并请求人民法院中止审理专利侵权诉讼案;二是一次就准备好无效宣告请求,并尽量促进其审理进程,争取在法院作出终审判决前获得对自己有利的无效宣告请求审查决定。

然而,被告没有把握住这两个机会:* 被告没有在最佳时期提出无效宣告请求;* 在无效宣告请求的审理中,被告接二连三地出现失误,让专利权人抓住了机会,拖延了时间。

三、 冲突解决的结果

相关案情:终审法院认定被告侵权事实成立。一年后,专利复审委员会作出审查决定,维持专利权有效。

对于专利权人而言,获得这样的结果算是大获全胜了。但是,假若出现相反的情况,即侵权诉讼被中止、无效宣告请求的审理结果可能对自己不利时,为了避免失去专利权而导致被垄断的市场利益被大众瓜分,可以考虑与对手进行和解,由两方分享利益。

对于被告而言,当在专利侵权诉讼中处于不利地位、专利无效宣告程序也不能扭转被动时,应当积极寻求庭外和解,争取获得专利的实施许可,以较小的代价,避免已投入的巨大的生产和开拓市场的成本付之东流的最坏结果。

值得关注的一个问题—禁止反悔原则的适用

在对权利冲突过程的分析中,我们没有谈到专利权人在侵权诉讼管辖法院对专利权范围所做的陈述与其在专利复审委员会对专利性所做的陈述之间的关系,它涉及如何适用禁止反悔原则的问题,下面我们对这个问题进行分析。如图1所示,专利权人在侵权诉讼管辖法院所做的、确定其专利范围的陈述1和法院认定的专利保护范围不能作为专利复审委员会的确权依据;相反,在无效程序中,专利权人为维持专利权有效,通常会缩小专利的保护范围或作出保护范围较小的陈述,此时专利权人所做的陈述2适用禁止反悔原则,可在侵权诉讼中限制对专利权范围的扩大解释。

具体到本案中,专利权人在侵权法院的陈述1认为,根据等同原则,被告产品B 中的部分技术特征与专利技术方案A中的相应特征是等同的,被告的产品B 落入专利权A 的保护范围,而法院最终也支持了这个观点,故判定产品B 侵权成立;然后,专利权人在陈述2 中认为,专利技术方案A 相比现有技术方案B’具有创造性,即A 与B’的技术方案是有实质性区别的,专利复审委员会也采信了这一个观点,从而维持了专利权有效。现在不必探讨具体的B 和B’是否相同,而是先假设这两者是相同的,在此基础上来探讨禁止反悔原则如何适用的问题。专利权人在侵权诉讼和无效宣告审理程序中的相反陈述使其两头得利。被告即使在无效宣告请求中将专利权人的陈述1举证提交到了专利复审委员会,试图以专利权人在侵权诉讼中自认的、A 与B(前提是假设B 与B’相同)中技术特征的等同来说明专利权A 的技术方案相对于现有技术B’不具备创造性而应当宣告专利权无效,然而专利复审委员会是专利权确权的唯一法定机关,其有权依据客观事实和相关的法律法规而作出独立的审查决定,而不必须受到专利侵权管辖法院作出的任何认定的约束,所以专利权人的陈述1和侵权法院的认定并不能作为专利复审委员会认定专利权是否有效的依据。

如果被告认为法院的侵权判决导致专利权人就争议专利获得了超出专利权保护范围的过大利益,使自身的利益受到损害,只能再通过相应的司法途径寻求救济。但是,一旦药品批准文号被注销,再进行申诉,漫漫几年的申诉路对一个企业又意味着什么?由于没有采用恰当的解决专利权利冲突的途径、使自己丧失了适用禁止反悔原则的机会,可想而知其代价是多么大。

我们的建议

这是一个典型的专利侵权纠纷案件,由于专利侵权纠纷案件同时涉及技术问题和法律问题,相对于其他民事权利纠纷案件具有特殊性。企业最好聘请高水平的专业人士参加这样的程序,虽然多花几个代理费,但可以利用专业人士熟悉规则、丰富经验的特点,保证不丧失机会,甚至可以达到事半功倍的效果。在本案中,北京邦信阳为专利权人设计方案、争取时机、化解危机、一步又一步地为客户稳定了胜局。而被告却一步又一步地丧失了有利的机会。一方面,我们为客户争取了最大的利益而感到高兴;但我们同时惋惜,若被告能充分了解并利用有关规则,或许能在这场决定企业命运的专利侵权纠纷中站在有利一些的位置上,维护自己的合法权益。

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