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商标确权行政纠纷案件审判综述
添加时间:2012-4-26 9:48:24     浏览次数:1065

来源:

http://blog.sina.com.cn/s/blog_62394aee0100fik0.html

http://blog.sina.com.cn/s/blog_62394aee0100for3.html

商标行政案件包括4种类型,分别为驳回复审、异议复审、争议案件及撤销复审。其中,受理比例最大的案件类型为争议案件,其次为驳回复审案件和异议复审案件,撤销复审案件所占比例很小。

一、《商标法》第十条第一款的理解与适用

《商标法》第十条第一款共包括8项,是对商标禁用标志的规定,该款规定中涉及的均是影响到社会公序良俗及公共利益、国家利益的标志,实践中,相对较常适用的是其第(七)项及第(八)项。第(七)项所规定的“夸大宣传并带有欺骗性”是指故意夸大商品和服务的功能、作用,误导消费,欺骗消费者的行为,如用“健康”、“长寿”作香烟商标,用“万能”作药品商标等。第(八)项所规定的使用商标不得“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”,是指商标不得含有淫秽、封建迷信、邪教及其他与法律、法规规定相违背的内容,其所强调的是对公共利益及公序良俗的保护。至于对特定民事主体权益的损害则不属于不良影响条款的调整范围。相对于前7项而言,该款第(八)项的不良影响条款为兜底条款,在具体适用中所依据的原则是,只有在其他具体条款无法适用的情况下才适用不良影响条款这一兜底条款。

二、《商标法》第十条第二款的理解与适用

《商标法》第十条第二款规定,县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标,但是,地名具有其他含义或作为证明商标和集体商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。鉴于商标法将地名商标规定在第十条商标禁用条款中,故对于该条第二款规定的地名而言,其既不得作为商标注册,亦不得作为商标使用。这一规定带来的直接后果是,这些地名不可能通过使用获得显著性。实践中很多当事人主张其地名商标具有第二含义,其根源在于未认清第十条第二款规定的法律性质。对于哪种形式的地名商标适用于此地名禁注条款,实践中采取的做法是,该款规定仅适用于商标的文字部分仅由地名组成的地名商标,而对于地名作为文字组成要素之一的商标并不适用,原因在于,地名不得作为商标使用主要的考虑因素在于该商标具有地理描述性,不具有显著特征。

对“其它含义”的理解是该条款适用中的难点。实践中,通常以下两种情况可以认定为地名具有其他含义:(1)该地名除具有地名含义外,还同时具有强于该地名含义的其他约定俗成的含义;(2)该地名用在指定使用商品或服务上,不会使消费者认为其代表该商品或服务的来源。

三、《商标法》第十一条、第十二条的理解与适用

以上条款是显著性条款。其中,第十一条规定:“下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”第十二条规定,以三维标志申请注册商标的,仅由商品本身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。

以相关公众作为显著性的判断主体,相关公众不同于广义的消费者,其所指向的仅为具体商品或服务的相关消费者,因只有与商品或服务相关的消费者才会对特定商品或服务具有一定认知,从而影响到商品或服务提供者利益的实现。

下列两种情形可以认定为具有显著性:

1、内在显著性

通常只要不属于下列这两种情况,即可认定其具有内在显著性。

(1)商标标识本身不具有显著性,不论其使用在何种商品或服务上。《商标审查及审理标准》中列举的如下情况可视为此种不具有显著性的情况,具体为:过于简单的线条;普通几何图形;过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述要素的组合;一个或两个普通表现形式的字母;单一颜色。以上规定的理由在于上述商标如使用在商品或服务上不利于消费者予以识别。

(2)商标本身不属于不具有显著性的情形,但因与指定使用的商品或服务的联系过于密切,导致商标针对具体指定使用的商品或服务而言,不具有显著性。《商标法》第十一条及第十二条中规定了此种不具有显著特征的情形,包括商品的通用名称、图形、直接描述质量、数量等的标志等。但是,并非只要涉及具体商品或服务特点的商标均不具有显著性,通常只有直接描述的词汇用作商标才被认为不具有显著性,暗示性描述则不属于此种情况。例如美国强生公司在第3类化妆品等商品上申请的“JOHNSON'S BABYFACE”,暗指该商品的使用会使皮肤如婴儿的一般细腻,应是暗示性描述,另在“灭害灵AESTAR及图”案中,“灭害灵”三个字对商品的用途带有一定的叙述性、暗示性,但亦非直接表示商品的用途。

2、获得显著性

获得显著性是针对不具有内在显著性的商标而言,此类商标如果通过实际使用获得一定的知名度,并在消费者心目中建立了相应的认知,则可以认定为其获得显著性。

《商标法》第十一条中通用名称的显著性认定

对于“仅包含”的理解,实践中掌握的原则是,只有仅包括通用名称这一部分的商标才可以适用通用名称禁注条款,而对于通用名称为该商标组成部分之一的情形,如其不具有显著性,则应适用商标法第十一条第三款“其他不具有显著特征”的规定。

对于通用名称的“本商品或服务”的确定,实践中对此有不同做法:一种做法认为,对于具体某一小类的通用名称,注册在大类商品或服务上,应视为本商品或服务的通用名称的使用;另一种做法则相反,在某个案件中,北京高院采用这一种做法,则作为一审的北京一中院则采用第一种做法。

通用名称并不要求在全国范围内通用,但亦非只要在部分地区通用即可,合理的做法是应以产区为标准确定地域范围。具体来说,对于具有地域性的商品或服务,以其特定产区为准,对于不具有地域性的,因其产区实际上即为全国各个地区,故虽是产区标准,但实际上与全国通用的标准并无区别。

对于通用名称认定的时间点,实践中存在两种不同的做法:(1)以商标注册申请日为准;(2)以异议或撤销提起日为准。北京一中院认为对于时间点的确定,不应一概而论,而应分两种不同情况对待:(1)对于在申请日之前已成为通用名称的,除非商标注册人有证据证明该名称通过其使用已获得第二含义,否则不允许注册,这也是通用名称禁注条款的基本含义;(2)对于在撤销或异议提出时才淡化成为通用名称的,亦须分两种不同情况进行处理:如果该淡化结果是商标注册人的积极行为或消极放任导致,则应予以撤销;如果该淡化结果是因为侵权行为导致,且商标注册人并未懈怠维护其商标的显著性,则应维持该商标的注册;否则会造成了侵权人侵权行为的最终合法化。

《商标法》第十一条第一款第(一)、(二)项与第(三)项的适用

1、存在的问题

实践中,第三项的适用较为混乱,主要表现在:

(1)对于何种情况下适用第(一)、(二)项掌握的标准不同。实践中,一些案件严格依据法律规定,只对符合“仅有”、“仅仅直接”这一标准的标志,才适用第(一)、(二)项。而商标局则在一些案件中对第(一)、(二)项作了扩大解释,认为只要具有法条中所列特点,无论是否还有其他构成部分,均适用第(一)、(二)项,但是商标评审委对此认定未予支持。

(2)对于何种情况下适用第(三)项掌握的标准不同

一些案件中采用的做法是对于前两项中无法涵盖的标志,适用第(三)项予以调整,但商标评审委和北京一中院曾在一些案件中未作区分,将第(一)、(二)项中所涉及的标志亦用第(三)项予以调整。

四、《商标法》第十三条、第十四条(“驰名商标”)的理解与适用

《商标法》第十三条规定:在相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用;就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

(一)驰名商标认定的性质

驰名商标的认定属于事实认定,而非法律认定,因此不能将其作为一项诉讼请求提出。

(二)驰名商标认定的时间点

在商标确权案件中,应当以涉案商标注册申请日为判断权利人商标是否驰名的时间点。

(三)驰名商标认定的地域范围

驰名商标认定在地域范围上不应片面求全,对于生产、销售、使用均无地域限制的普通生活消费品和工业品,应当侧重地域范围的广度,以全国范围内大部分地区驰名为标准,而对于生产、使用有特定地域要求的产品,则不应过分强调全国大部分地区,只需考虑涉及该产品的销售、使用的行业和重点区域即可。对于仅在某特定区域内具有较高知名度的商标,不应认定为驰名商标。

(四)认定驰名商标应考虑的因素

实践中,对于“相关公众对该商标的知晓程度”与其他项因素之间的关系如何认识,常存在分歧意见,占优势的意见是,第(二)至(四)项因素,即商标的持续使用时间、宣传持续时间及程度和地理范围、作为驰名商标受保护的记录等均可以用于推知该商标在相关公众中的知晓程序,因此相关公众对该商标的知晓程度并非驰名商标认定中须单独考虑的因素。

(五)驰名商标保护范围的确定

驰名商标的扩大保护应当附有限制条件,不能绝对地无限制地扩大,对于构成驰名的注册商标,根据《商标法》第十三条的规定,其限制条件是“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。”如果争议商标与引证商标所指定的商品相差甚远,而引证商标的权利人提供的证据材料并不足以证明如果争议商标注册,会误导公众,致使其利益及消费者利益可能受到损害,则不能支持其撤销理由。

五、《商标法》第十五条的理解与适用

《商标法》第十五条规定,未经授权,代理人或者代表人以自已的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。

(一)争议双方代理或者代表关系的认定

实践中曾存在两种不同的观点:一种观点认为应当对代理人作狭义的理解,即代理人仅指商标代理人,如在“头包西灵Toubaoxilin”商标争议行政案件的终审判决中,北京高院即持此种观点;另一种观点则认为,代理人应当作不限于商标代理人的广义理解,不仅包括《民法通则》、《合同法》所规定的因代理合同而产生的代理人,也包括基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商,如在前述头包西灵案的一审判决中,法院即采用了该观点。上述两种观点的分歧在最高人民法院于2007年8月31日就此案的终审判决中得到了统一,最高院明确肯定了广义理解的观点,其指出:《商标法》第十五条规定的代理人应当作广义的理解,不只限于接受商标注册申请人或者商标注册人委托、在委托权限范围内代理商标注册等事宜的商标代理人、代表人,而且还包括总经销(独家经销)、总代理(独家代理)等特殊销售代理关系意义上的代理人、代表人。鉴于最高人民法院已经对于《商标法》第十五条中的“代理人”的含义作出了包含销售代理等商务代理关系在内的广义解释,对于“代表人”的含义,亦理应不限于代表本企业办理商标注册和从事其他商标事宜的人,而应当是代表企业从事各项商务活动的人,包括具有从属于被代表人的特定身份、执行职务行为而可以知悉被代表人商标的个人,包括法定代表人、董事、监事、经理、合伙事务执行人等人员。

(二)认定代理关系或代表关系的时间点

通常而言,代理关系或代表关系应在商标申请时即已存在,但鉴于任何商业往来关系的形成均具有磋商阶段,而该商业关系结束后亦很可能会出现相应业务的收尾阶段,故上述过程中亦可能出现商标抢注行为。对于该行为是否可以认定是事实上的代理或代表关系,实践中有不同观点,目前实践中尚无一致意见。

(三)引证商标权属的认定

鉴于第十五条所涉引证商标均非注册商标,且可能是尚未使用的商标标识,因此,该引证商标权属的认定相对于注册商标而言要复杂得多。对于已投入使用的未注册商标,其权属认定相对容易,对于尚未使用的商标标识,如果被代理人或被代表人有证据证明该标识在其他国家享有著作权、商标权或外观设计权等,或已在其他国家的商业活动中使用,则在商标申请人无反证的情况下,亦可初步证明该标识创意来源于被代理人或被代表人。

六、《商标法》第二十八条的理解与适用(“商品类似及商标近似”)

《商标法》第二十八条规定,申请注册的商标,凡不符合本法有关规定,或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者相近似的,由商标驳回申请,不予公告。商品类似及商标近似的判断是贯穿《商标法》始终的核心,不仅第二十八条中涉及,第十三条、第十五条、第三十一条、第四十一条等条款中亦均涉及。

(一)商品类似的判定

北京一中院将《类似商品和服务区分表》作为类似商品判断的参考,而非惟一标准,并具体结合个案的具体情况从功能、用途、生产部门、销售渠道等方面对商品或服务的类似进行分析判断。

1、《类似商品和服务区分表》中相同类别、相同类似群中的商品或服务,实践中既可能被认定为类似,亦可能被认定为不相类似。后者例如,在“芙蓉”商标侵权纠纷案中,法院就认定“汽车”与“汽车用的耐磨轴承”不是类似商品,尽管两者属于《商品分类表》第12类第1202商品类似群。

2、《类似商品和服务区分表》相同类别、不同类似群中的商品或服务,实践中既可能认定为类似,也可能认定为不相类似。后者例如,在“DOCKERS”商标案中,被异议商标申请注册在第25类“鞋”商品上,引证商标的核定使用商品为25类“裤子、茄克、衬衫和T恤衫”,二者分属于不同类似群“服装”(2501)与“鞋”(2507)。北京高院认为,服装与鞋在加工过程中,由于使用的原材料以及加工工艺、生产流程、机器设备等方面存在较大差异,除非具有相当规模的企业,一般企业难以同时生产服装与鞋两种产品;一般消费者在服装和鞋的穿着上虽然考虑搭配问题,但一般多注意款式、颜色、风格等方面的搭配,品牌的相同并不是消费者搭配穿着服装和鞋的主要因素;在大多数商场,服装类商品与鞋的销售区域不同;服装与鞋由于穿着的人体部位不同,加之一般消费者对其性能、材质等方面的村注区别较大,会产生不同的产品印象,据此,服装与鞋为不相类似的商品。

3、《类似商品和服务区分表》中不同类别的商品或服务,实践中既可能认定为类似,亦可能认定为不相类似。虽然北京高院在其颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中赋予了商品分类表推定法律效力,但是在审判实践中并未完全根据分类表来确定类似商品,例如,在“GoldenBud”商标案中,引证商标核定使用商品为第32类啤酒,被异议商标的指定商品为第33类的“含酒精的饮料(啤酒除外)”。北京一中院和北京高院均认为,二者虽并非属于同一国际分类,但引证商标核定使用的“啤酒”属于一种含酒精的饮料,与被异议商标的指定商品“含酒精的饮料”的功能和用途存在类似之处,消费对象相近,在销售过程中,通常被摆放在同一销售区内,销售渠道亦相同,虽然在被异议商标指定商品上明确排除了“啤酒”,但对于一般消费者而言,将相近似的商标分别使用在啤酒和含酒精的饮料上,会导致相关公众误认为这些商品来自同一市场主体或者有某种联系的市场主体,因此,引证商标与被异议商标的指定商品属于类似商品。

(二)商标近似的判定

1、商标近似的具体理解

目前司法审查中对于商标近似的判断,须考虑两方面因素:商标标识的近似;混淆误认的可能性。二者缺一不可。

2、商标近似的判断原则

(1)客观对比原则

即不考虑商标申请人是否具有主观恶意,原因在于,《商标法》规定两商标不相同或相近似这一原则,目的在于避免市场流通中的混淆误认,而是否会有该后果产生,完全由消费者针对特定商标标识予以判定,与商标注册人的主观状态无关。如在“统士MORALE”案中,帝王公司认为龙霸公司选择“统”字作为被异议商标的首字,具有摹仿帝王公司商标的故意,对此,北京一中院坚持了客观对比的原则,认为《商标法》和相关司法解释均未规定将商标申请人的主观恶意作为应该考虑的因素,因此其不应当作为商标近似的参考因素。

(2)整体对比兼顾显著部分对比原则

即如果两商标组成要素相同,均为图文组合商标,或均为文字商标,或均为图形商标,或均为立体商标等组成要素相同的商标,则进行整体对比,在对比中着重考虑显著部分。如果两商标组成要素不同,如被比商标为图文组合商标,而引证商标仅为文字商标,则此时须对被比商标显著部分进行判断,如果引证商标与被比商标的显著部分相近似,则可认定商标标识近似,反之不近似。

3、商标显著部分的判断

在商标近似性的判断中,显著部分意义重大。对于商标标识显著部分的判断,通常应以是 否使消费者产生更为强烈的认知为标准,即其中哪个组成要素会使消费者产生更为强烈的认知,则其为显著部分。显著部分的判断虽须视个案而定,但亦有一定可循之规。

(1)平面组合商标

对于平面组合商标而言,其组成要素无非文字、图形、颜色三要素,鉴于文字呼叫通常会对消费者产生较为强烈的认知,故此三要素在对消费者的认知影响力原则上由强至弱,分别是文字、图形、颜色。但是如果标识中文字的比例很小,而图形比例较大,则应认定图形为显著部分。另外,如果图形部分使用的是普通的消费者可以呼叫的图形,而文字部分使用的非常用的英文单词或拼音,则亦可以认定图形为显著部分。如在“CARTELO及鳄鱼图形”商标案中,虽然其中的“CARTELO”文字较大,但其为无含义的臆造词,鳄鱼图形虽在整体比例上不占主要部分,但对于中国的相关公众而言,该鳄鱼图形具有很强的识别作用,因此,该商标中鳄鱼图形为其显著部分。

(2)平面单独要素商标

对于由中、英文共同构成的文字商标,通常中文相对于英文而言,更具有显著性。对于仅由中文要素或仅由英文要素组成的商标,如果其具体组成部分在整体设计上所占比例不同,则应认定其中突出部分为显著部分。无论是文字商标或是图形商标,如果其中包含有指定使用商品或服务的通用名称、型号或图形、地域标志或其他行业特点,则该部分不应作为显著部分。

4、商标各组成要素之间近似性的判断原则

原则上,一般是同类性质的要素才具有可比性,如文字要素与文字要素进行比地,图形要素与图形要素进行比对,但亦存在例外,如文字要素与图形要素在一定情况下具有可比性。

(1)对于有含义的英文

对于常见英文词汇,如果中文要素是该英文的对应译文,则可以认定相近似,如果是非常用词汇,即便二者具有对应关系,通常亦不认为相近似。当然,这里存在一个如何认定何为常用词汇的问题,此问题的认定应从相关消费者的角度出发,不同商品及服务的消费者具有不同的认知,不可一概而论,总体来说,不应对相关消费者具有过高的要求,应限于最为常用的词汇。

(2)对于无含义的英文

如果被比中文要素是该英文要素的惟一对应译文,足以在相关消费者心中产生惟一对应关系,则视为近似。

(3)对于驰名商标

对于驰名商标,不要求具有惟一对应关系,只要消费者能够在看到被比商标的情况下对应到该驰名商标,从而产生对应关系即要。

(三)《商标法》第二十八条适用的程序

从该条程序部分的文字表述可以看出,其仅适用于申请阶段,且适用主体仅能是商标局。那么对异议阶段及争议阶段产生商标混淆的情形便须寻求更适当的法条依据,但《商标法》中除该条外没有其它条款体现了此基本原则。实践中,商标评审委与法院均只能从立法原则出发,将第二十八条作为实体条款适用在其他程序中。

八、《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的理解与适用

(一)在先权利的范畴及认定

上述规定中的在先权利类型中不包括在先注册商标权。

鉴于《商标法》对于何种权利构成在先权利并无明确界定,故实践中对于在先权利的范畴有不同的观点,通常涉及以下几种:

1、著作权

著作权作为一种在先权利在实践中很常见,鉴于著作权自作品完成时即产生,不以国家相关部门授权为要件,故在以著作权作为在先权利的案件中,经常会在是否构成作品、作品著作权权属的认定等方面产生争议。上述争议的解决,应以著作权法的相关规定为准。

2、外观设计专利权

在所有在先权利中,外观设计专利权权属的认定最为简单,只须提交授权文本即可。

3、字号权益

对于字号是否构成一种权利,是否属于上述规定中的一种在先权利,存在较多争议。实践中也存在两种截然不同的做法。

一种做法认为,鉴于当前没有法律规定字号权,因此字号不构成一种法定权利,不属于在先权利的一种(北京一中院曾有类似判决)。

另一种做法则认为,字号属于在先权利的一种。比如在“乡巴佬”案中,商标评审委和一、二审法院均认为在先权利应当包括字号权,一、二审判决还指出:企业字号是企业名称中的一个重要组成部分,具有重要的识别和区分的作用,在先权利中应当包括字号的权利。

相对而言,后一种做法在实践中占有优势地位,鉴于《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条规定,具有一定的市场知名度、为相关公从所知悉的企业名称中的字号,可以认定为《反不正当竞争法》第五条规定的“企业名称”。由此可知,可以将符合一定条件的字号认定为构成一种在先权利,纳入企业名称的范围内予以保护。

对于字号权益的认定,依据《反不正当竞争法》的规定,其须具有一定知名度。因字号只有在具有一定知名度的情况下,才可能会使消费者产生一定认知,从而使字号使用人产生相应权益。如在“乡巴佬”案中,我院指出,只有在该字号具有一定影响的前提下,才可能因为争议商标的注册导致产品或服务来源的混淆,对字号的权利人造成损害,否则,仅仅因与他人的字号相同并不能当然地成为撤销争议商标的理由。

4、知名商品的特有名称和包装装潢

司法实践中,通常将知名商品的特有名称和包装装潢作为一种在先权利。在行政确权程序中,虽然《商标审查和审理标准》中对此并未作出规定,但在实践中,商标评审委在一些案件中亦明确知名商品的特有名称属于在先权利的一种,应受法律保护。

与字号权益一样,《商标法》第三十一条中所保护的知名商品的特有名称和包装装潢亦须具有一定知名度,如在“万花筒”案中,北京一中院以权利人无法证明在系争商标申请日时“万花筒”已构成知名商品的特有名称,其相应产品的包装装潢已构成知名商品的特有包装装潢为由,驳回了权利人的撤销理由。

(二)对“现有”的理解

“现有”是对在先权利状态的要求,即要求在先权利是已经形成并合法有效。在判断商标注册是否会损害在先权利时,首先应当以商标申请日为时间点,确定在先权利是否已经形成,是否仍处于合法有效状态。但如果系争商标申请时存在在先权利,但异议或争议时已经消失的,比如对申请时仍处于保护期,但争议时已过保护期的,如何处理,实践中尚无一致意见。

(三)“损害”的理解

依各特别法的规定,只有具体使用行为才可能构成对相应权利或权益的侵犯,而商标申请注册行为显然不能认为是一种标识的使用行为,因此,此处所称的损害应是指,如该商标投入使用将会构成对在先权利的侵犯,则视为该商标的注册会导致对在先权利的“损害”。

1、损害外观设计专利权

通常须符合两个条件,即涉案商标所指定使用的商品与外观设计产品为相同或类似产品;申请商标与外观设计相同或相近似。

如在“万花筒”案中,申请商标核定使用商品为扑克牌,在先外观设计专利产品亦为扑克牌。在此基础上,法院对二者进行对比认为,在先的外观设计专利系含有“姚记精品扑克”、“Playing Cards”、“万花筒”文字及花卉图案等内容的六面体,并由此构成了该专利予以保护的完整设计方案,宇琛公司对其整体设计方案享有专利权,且不给予分开保护,尽管争议商标与上述外观设计专利中的“万花筒”文字部分已构成近似,但不能由此导出争议商标已与该外观设计专利构成近似,故此,争议商标没有侵犯宇琛公司在先的外观设计专利权,不构成对在先权利的损害。

2、损害著作权

损害著作权的判断要件,亦须采取著作权侵权的判断要件,通常而言,应是“未经许可+接触+实质性相似”的原则。如果商标注册人的行为经过著作权人的许可或者即使与在先作品相似,但能证明是独立创作完成的,则不认定损害在先著作权。商标注册人应当就其独立创作完成或者取得著作权人许可的主张承担举证责任。

3、损害字号权益

应当符合两个条件:申请商标与字号相同或相近似;申请商标所指定使用的商品或服务与字权益享有人所从事的行为为相同或类似。

4、损害知名商品的特有名称和包装装潢权益

与上述条件相类似,也是要求涉案商标指定使用的商品与知名商品为相同或类似商品,而申请商标与该特有名称及包装装潢为相同相近似的标识。

九、《商标法》第三十一条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的理解与适用

(一)“他人已经使用的商标”的认定

1、该商标为未注册商标

该条款仅适用于未注册商标,不包括注册商标。实践中,知名商品特有名称及包装装潢等商业标识因可以起到区分来源的作用,故其实质上亦是未注册商标。

2、该商标由商标注册人以外的其他人使用

该要件中较难掌握的关键点在于如何确认该商标的使用人。实践中对此有两种不同观点:一种观点认为,对“商标使用人”的认定须满足两个要件,首先须该标识归属于使用人,其次使用人须有具体的使用行为或其许可他人进行了具体使用行为;另一种观点认为,无论对该标识是否享有相应权利,只要具有具体的商标使用行为即可认为是商标使用人。

3、他人对该商标的使用须是在中国地域内的合法使用

对于“合法使用”的认定,实践中也有两种观点:一种观点认为,该商标的使用相对于任何法律法规而言,均应无违法之处;另一种观点则认为,只要该使用行为符合《商标法》的相关规定即可,至于其是否存在其他违法之处,则在所不论。

(二)对“不正当有一定影响的商标”的认定

1、对“不正当手段抢先注册”的理解

这里的主观恶意既包括主观上明知在先使用商标的知名度而予以申请的情形,也包括应知而予以申请的情形。

2、判定商标注册人主观恶意的时间界限

对于主观恶意认定的时间点,实践中有不同做法:较为常见的做法是认为,应当以在后商标的申请日作为判定其注册的手段具有不正当情的时间点,也就是说,以在后注册人申请注册商标时所具有的心理状态作为判定依据,在商标核准注册之后商标注册人的行为不应当再作为认定恶意的考虑因素;但亦有观点认为,在商标注册之后的行为亦可以推知注册时的主观状态。

十、《商标法》第四十四条“连续三年停止使用”的理解与适用

(一)商标使用主体须是商标专用权人或被许可人

实践中,对于被许可人的使用可视为商标权人的使用的观点并没有争议,但关于许可关系是否成立以及如何认定,存在较多问题。北京一中院采取的原则是:应以商标权人是否有许可他人使用商标的真实意思表示为准。这种意思表示可以是明示的,亦可以是推定的,可以是事先的,亦可以是追认的。鉴于备案仅影响该合同对第三人的效力,故其是否备案则在所不论。

(二)商标使用行为须为公开的市场流通中的使用

内部的使用,比如办公场所的标示、仅在内部使用的文具上的标示等不能被认定为公开。同样的,在投入市场前的使用,比如前期的准备工作、制作标签等,由于相关公众并不能知晓,也不能认定为公开使用。

(三)商标使用行为须为合法使用

对于“合法使用”,实践中有不同观点:一种观点认为,只要商标的使用具有违法因素,无论其违反的是何种法律,均应认定其不是合法使用;另一种观点认为,应当区分商标使用行为的合法性与其他行为的合法性,如果是商标使用行为违法则不予考虑,如果是其他行为违法,则不应因此否定商标使用的事实。

(四)商标使用行为须为以标识产源为目的的使用

单纯商标注册信息的公布、声明以及单纯许可、转让注册商标的行为等均不被视为《商标法》意义上的使用。

(五)商标使用行为须为对注册商标的规范使用

就商标标识而言,对改变商标标识的,并不必然导致商标无效或被撤销,关键在于是否改变商标的显著特征,如未改变主要部分和显著特征的,可以认定是注册商标的使用。如果在与核定商品或服务类似的非核定商品或服务上使用涉案商标,通常不视为注册商标的使用。因为根据《商标法》第二十一条的规定,非核定使用商品上的使用是未注册商标的使用或者其他注册商标的使用,即使与核定使用商品构成类似,该种使用也不会使消费者将核定使用商品与争议注册商标联系,不能发挥商标的功能和作用,因此不能推定是注册商标的使用。

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