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关于建立我国专利间接侵权制度的思考
添加时间:2012-4-24 7:59:18     浏览次数:968

作者:朱丹

近年来,人民法院受理的专利间接侵权纠纷案件日渐增多,而我国现行专利法没有关于专利间接侵权的规定,并且我国民法关于共同侵权的理论及制度不能完全解决专利间接侵权涉及的问题。闲此,要加强对专利权的保护,有效遏制专利侵权行为,就应当借当前我国专利法第三次修正之机,在专利法中明确规定专利间接侵权制度。

一、专利间接侵权的含义及起源

专利间接侵权是与专利直接侵权相对应的概念。未经专利权人许可实施其专利,即构成对专利权的侵害,这种侵权行为方式就是直接侵权。有人为规避直接侵权,自己并不实施他人专利,而是诱导无权实施专利的人实施他人专利或制造、销售专门用于制造专利产品或使用专利方法的部件、设备或原材料,这些行为实质上利用了专利技术方案,但又不致被追究直接侵权责任。因此,如果只能追究直接侵权人的责任,则对专利权的保护往往会落空,因为有时直接侵权人难以找到,有时直接侵权人人数众多,难以一一追究其侵权责任。因此,为加强专利权的保护,许多国家的专利法明确规定上述规避直接侵权的行为仍然构成专利侵权,理论上被称为专利间接侵权。

专利间接侵权理论源于美国康涅狄克州联邦地区法院于1871年判决的Wallace v.Holmes案。虽然该案判决书没有明确提出间接侵权的概念,但第一次明确认定,未经专利权人同意,销售用于组装专利装置或者实施专利方法的非专利产品构成专利侵权行为。“专利间接侵权”这一术语首先在1894年的Morgan Envelope Co.v.Albany Paper Co.一案中提出。该案中,法院采信了原告提出的尚处于理论探讨阶段的专利间接侵权理论,判决被告构成专利侵权。同时,主审法官对间接侵权理论也做了适度的延伸,认为专利间接侵权只能适用于与专利产品密切相关的部件,不能适用于与专利技术无关紧要的物品。1952年,美国国会通过专利法修正案,首次以成文法的形式,在第271条第(b)、(c)、(d)款规定了专利间接侵权制度。1984年,美国国会对专利法第271条进行修正,增加了(f)款。1988年11月,美国国会又对专利法第271条进行修正,增加了第271条(d)款中的(4)、(5)项。通过作出一系列判例和制定成文法,美国专利间接侵权制度日趋完善。

专利间接侵权制度的确立,使专利权的保护范围从专利权利要求所限定的专利产品和专利方法扩大到了专门用于制造专利产品或使用专利方法的部件、设备或原材料,大大强化了对专利权的保护。因此,继美国建立专利间接侵权制度后,英国、德国、日本、韩国等国家的专利法也规定丁专利间接侵权制度,欧共体专利公约也规定了专利间接侵权制度。

二、专利间接侵权的类型及构成要件

根据各国专利间接侵权的理论与实践,专利间接侵权主要有以下几种基本类型:

(一)诱导侵权。诱导侵权是指故意引诱、唆使无权实施专利的人实施他人专利。美国专利法第271条(b)款明确规定了诱导侵权,欧共体专利公约第26条之2规定了诱导侵权,但日本、德国、韩国等国的专利法没有规定诱导侵权。

诱导侵权的构成要件。诱导侵权的成立须具备以下条件:A.诱导人实施了引诱、唆使无权实施专利的人实施专利的行为;B.诱导人系故意实施诱导行为,即明知他人对某个技术方案享有专利权,仍然唆使、引诱无权实施专利的人实施专利;C.诱导侵权的成立必须以被诱导人实施了他人专利为前提,即诱导侵权的成立以直接侵权的成立为前提。

诱导侵权与直接侵权的关系。诱导侵权不是独立的侵权行为,诱导人的诱导行为与被诱导人实施专利的行为直接结合在一起,产生侵犯专利权的同一后果,故诱导侵权行为与直接侵权行为符合共同侵权行为的构成要件,二者构成共同侵权行为。

诱导侵权的民事责任。由于诱导侵权与直接侵权构成共同侵权,因此,诱导侵权人应当与直接侵权人作为共同侵权人承担共同侵权的民事责任。

(二)帮助侵权。帮助侵权是指虽然没有直接实施他人专利,但制造、销售专门用于制造专利产品或使用专利方法的部件、设备或原材料,从而促使直接侵权发生的行为。美国专利法第271条(c)、(d)款,日本专利法第101条,欧共体专利公约第26条第1款,以及德国、英国、韩国的专利法均规定了帮助侵权,帮助侵权的构成要件。帮助侵权的成立须具备以下条件:A.帮助侵权人实施了许诺销售、销售或者进口(日本专利法还规定了制造、出借、提供出借的行为)已取得专利权的装置、产品及组合物的部件,或合成物的组分,或为实施专利方法而使用的原材料或设备等帮助行为;B.美国专利法规定,帮助侵权的主观构成要件系故意,即明知他人对某个技术方案享有专利权,仍然从事上述帮助行为。而日本专利法规定,帮助侵权的成立不以故意为限;C.美国专利法规定,帮助侵权的成立须以直接侵权行为发生或必然发生在美国为前提。而日本专利法规定,帮助侵权是一种独立的侵权行为,帮助侵权的成立不以直接侵权的发生或必然发生为前提,只要行为人实施了上述帮助行为即构成帮助侵权。

帮助侵权与直接侵权的关系。帮助侵权虽然与直接侵权紧密联系,但不能将二者作为共同侵权行为来处理,这是帮助侵权与诱导侵权的一个重要区别,帮助侵权与直接侵权不构成共同侵权的主要理由是:A.帮助侵权行为的成立并不要求直接侵权行为已经发生,美国专利法只要求有发生直接侵权行为的必然性即可,而日本专利法规定帮助侵权是不以直接侵权的发生或必须发生为前提的独立的侵权行为,因此,即使直接侵权尚未产生,也可能发生帮助侵权。B.帮助侵权与直接侵权系两个行为分别导致不同阶段的侵权后果,二者并非导致同一侵权结果。帮助侵权的后果县许诺销售、销售或者进口构成专利发明实质部分的、专门用于制造专利产品或使用专利方法的部件、组分、原材料或设备。直接侵权的后果是完整地实施他人专利。C.二者承担的责任范围不同。帮助侵权只对帮助侵权行为产生的直接后果承担侵权责任;直接侵权要对实施他人专利的后果承担侵权责任。

(三)导致在境外实施境内专利的间接侵权。美国专利法规定了这类间接侵权行为,其他国家的专利法以及欧共体专利公约均没有类似的规定。美国专利法第271条(f)款规定:(1)任何人未经授权,向美国或从美国提供或促使提供专利发明的全部部件或实质性部件,尽管这些部件未被组装起来或仅部分组装起来,只要该人积极诱导在美国以外将这些部件组装起来,且如果组装行为发生在美国将侵犯专利权的,则该人应当作为侵权人承担责任。(2)任何人未经授权,向美国或从美国提供或促使提供专门制造或改制的用于实施专利的专利发明的部件,且该部件不是常用商品或适于商业运用的具有实质性非侵权用途的商品,尽管这些部件未组装起来或未完全组装起来,但是该行为人知道这些部件是专门用于实施专利发明的,并希望它们在美国境外组装起来,如果组装行为发生在美国将侵犯专利权,则该行为人应当作为侵权人承担责任。

此类侵权行为是对传统专利间接侵权行为的扩张,其将专利保护的地域范围实质性地扩展到了专利权的地域范围之外,极大地提高了专利保护水平,只是目前这一规定还没有得到各国专利法的仿效。

三、建立我国专利间接侵权制度的必要性

无论从法理上看,还是从公正裁决专利间接侵权纠纷案件的司法实践上看,我国专利法规定专利间接侵权制度都是十分必要的。

(一)专利间接侵权的特殊性要求建立专利间接侵权制度

从法理上看,专利间接侵权具有不同于共同侵权的特殊性,共同侵权的理论和制度不能完全适用于专利间接侵权,因此有必要在专利法中对专利间接侵权行为作出特别规定。主要理由是:1、间接侵权与共同侵权不是同一语境上的概念,间接侵权是与直接侵权相对的概念,而共同侵权是与单独侵权相对应的概念。各国专利法规定的间接侵权的种类不尽相同,如前所述,美国专利法规定的间接侵权类型最多,包括诱导侵权、帮助侵权、导致在境外实施境内专利的侵权;日本专利法规定的间接侵权的类型较少,仅规定了帮助侵权;欧共体专利公约规定的间接侵权的类型包括诱导侵权、帮助侵权。间接侵权中的诱导侵权与直接侵权是不可分离的两个组成部分,没有直接侵权,诱导侵权不能成立。诱导侵权人与直接侵权人构成共同侵权,二者承担损害赔偿的连带责任。同时,诱导侵权可以是数人共同所为,因此诱导侵权本身也可能是数人参与的诱导侵权,即共同诱导侵权。但共同诱导行为本身还不能成为共同侵权行为,它仍然必须与直接侵权相结合才能形成共同侵权。间接侵权中的帮助侵权是可以脱离直接侵权行为而独立成立的侵权行为。帮助侵权与直接侵权系两个行为分别导致不同阶段的侵权后果,二者并非导致同一侵权结果,因此帮助侵权与直接侵权不构成共同侵权,它们是分别成立的侵权行为。虽然美国专利法规定,帮助侵权的成立以直接侵权的发生或必然发生为前提,但并不要求直接侵权已经出现,只要直接侵权的发生具有现实的必然性,不论其是否已经出现,帮助侵权行为均可成立。在日本专利法上,帮助侵权是完全独立于直接侵权的侵权行为,不以直接侵权的发生或必然发生为前提。2、间接侵权与共同侵权的民事责任范围不同。共同侵权行为人对侵权后果承担连带赔偿责任,但间接侵权人与直接侵权人不一定承担连带责任。由于诱导侵权与直接侵权构成共同侵权,因此间接侵权中的诱导侵权人应当与直接侵权人共同对直接侵权后果承担连带责任。而帮助侵权与直接侵权并不构成共同侵权,故帮助侵权人只对其帮助行为承担责任,并不对直接侵权人的行为后果承担责任。有观点认为,间接侵权与共同侵权的区别还包括专利间接侵权者仅仅对自己的行为承担责任,并不与直接侵权人一起承担连带责任;在诉讼程序上,共同侵权行为属于必要共同诉讼,而在专利间接侵权诉讼中,权利人可以只起诉间接侵权人,直接侵权人不是必须的诉讼参加人。笔者认为,上述观点并不成立。如前所述,诱导侵权人与直接侵权人构成共同侵权,二者承担连带赔偿责任。在诉讼程序上,对共同侵权人提起的诉讼不属于固有的必要共同诉讼,权利人可以就共同侵权人中的一人提起诉讼,也可就共同侵权人中的数人或全体提起共同诉讼。

(二)专利间接侵权诉讼案件的日渐增多要求建立专利间接侵权制度

近年来,越来越多的专利间接侵权纠纷诉讼到法院。自2003年以来,上海法院基本上每年都受理过专利间接侵权纠纷案件,且这些案件的判决结果多是被告构成专利侵权。

案例一:吕某、萧某诉上海某服装机械厂、上海某技术研究所侵犯“缝纫机用拉布装置的安装装置”实用新型专利权案。法院经审理认为,因被告生产、销售的同步牵引机产品的技术特征没有全面覆盖专利权利要求的技术特征,故不构成直接侵权。但由于该产品是专门用于实施专利的主要部件,且被告主观上具有促成其产品客户实施直接侵权的意图,故两被告生产、销售同步牵引机产品的行为必然导致侵权后果的发生,因此,两被告构成间接侵权。故判决两被告停止侵权并连带赔偿人民币10万元。

上述案例,如果运用共同侵权理论来裁判,法院必须进一步查明是否已实际发生了专利直接侵权行为,而不是仅仅确认有发生直接侵权的必然性。因此,原告还需举证证明两被告的客户已实施了原告的专利。可见,如果运用共同侵权理论处理本案,不仅程序更加繁琐、事实更加复杂,而且权利人可能因举证不能而难以获得充分的保护。本案中,法院运用专利间接侵权理论作出了公正的裁决,但由于我国尚未建立专利间接侵权制度,因此,本案判决的法律依据尚不充分。

案例二:庞某诉上海某化工厂、杭州某设备公司实用新型专利侵权纠纷案。法院经审理认为,被告上海某化工厂生产、销售的升降板支架虽然因缺少黑板和定轨轮这两个部件而没有完全覆盖原告专利的必要技术特征,但该支架是专门用于使黑板升降的关键部件,且其清楚杭州某设备公司购买支架的目的就是用于升降黑板的安装,因此,当杭州某设备公司从上海某化工厂处购得升降板支架后,只要配上属于通用部件的黑板和定轨轮,完成升降黑板的组装,就会导致侵犯原告专利权的后果。而这一侵权后果显然与两被告行为的结合有着直接的因果关系,被告上海某化工厂在此过程中起到了帮助被告杭州某设备公司实施侵权行为的作用,因此,两被告构成共同侵权,故判决两被告连带赔偿原告人民币3万元。

上述案件中,虽然法院认定第一被告帮助第二被告实施了专利侵权行为,但并没有进一步认定第一被告构成间接侵权中的帮助侵权,而是根据共同侵权理论,确认两被告构成共同侵权,承担连带赔偿责任。判决帮助侵权人与直接侵权人承担连带赔偿责任往往对专利权人的保护并不充分,因为根据专利间接侵权理论,帮助侵权本身是一种独立的侵权行为,帮助侵权人应当对其全部间接侵权行为承担侵权责任,如果仅判决其与某个直接侵权人承担共同侵权责任,则会大大缩小其责任范围。如本案中,由于第二被告实施的直接侵权行为规模较小,导致帮助侵权人承担的连带赔偿责任范围也相应较小。专利权人如要进一步追究第一被告的侵权责任,还须再将第一被告与其他直接侵权人一同起诉。如果运用专利间接侵权理论,将帮助侵权作为独立的侵权行为处理,在本案中就可以直接判决第一被告承担其生产、销售全部升降板支架的侵权责任,而不是仅仅对销售给第二被告的升降板支架承担侵权责任。

综上所述,随着越来越多的专利间接侵权纠纷诉讼到法院,司法实践已经无法回避专利间接侵权的问题。法院目前采用的共同侵权理论及其制度并不能有效解决专利间接侵权的问题,因此,要公正及时地审判涉及专利间接侵权的案件,必须尽快建立我国专利间接侵权制度。

四、建立我国专利间接侵权制度的构想

笔者认为,构建我国专利间接侵权制度应当着重考虑以下几个因素:一是与我国现行法律体系相衔接;二是与我国专利保护水平相适应;三是合理平衡专利权人的利益与社会公共利益。基于以上三方面因素的考虑,笔者认为,我国专利间接侵权制度应当规定以下内容:

(一)应当规定帮助侵权,不宜规定诱导侵权。

由于诱导侵权与直接侵权相结合形成共同侵权,因此可以适用我国现行民法有关共同侵权的相关规定处理诱导侵权,而不必将诱导侵权纳入专利间接侵权的范畴来处理,这样有利于专利间接侵权制度与共同侵权制度相协调。由于帮助侵权与直接侵权不构成共同侵权,因此有必要对帮助侵权作出特别规定。故笔者建议,在我国专利间接侵权所规范的侵权行为类型上,宜采纳日本的立法例,只规定帮助侵权,并明确规定帮助侵权是一种独立的侵权行为。

(二)应当规定间接侵权的客体,是为实施专利而专门制造的且没有实质性的非侵权用途的产品、部件、材料、设备等。

规定专利间接侵权,是将专利权的保护范围从专利权利要求所限定的专利产品和专利方法扩大到与实施专利有关的物品,是对专利权的扩大保护,因此应当严格限制专利间接侵权的客体范围,否则会造成专利权的滥用,损害社会公共利益。因此,笔者建议,在专利间接侵权行为的客体上,宜采纳美国的立法例,对常用商品或具有实质性的非侵权用途的商品,不作为间接侵权的客体而加以限制。如果有人明知他人实施专利侵权行为需要某种常用商品或具有实质性非侵权用途的商品,仍然故意向实施专利侵权行为的人提供此类商品的,可以适用有关共同侵权的规定,追究提供此类商品的人及具体实施他人专利的人的共同侵权责任。

(三)应当规定专利间接侵权行为的主观构成要件为故意或重大过失。

专利间接侵权制度是对专利权的扩大保护,因此对专利间接侵权的构成要件应当严加限制,以合理平衡专利权人与社会公众的利益。如果将专利间接侵权的主观构成要件扩大到一切过失,则构成专利间接侵权的主观要件要求非常低,社会公众稍不留神就可能构成间接侵权,这与建立专利间接侵权的宗旨并不相符。并且建立专利间接侵权制度最早的美国也明确规定,专利间接侵权的主观构成要件限于故意。但由于要证明行为人具有故意的难度相当大,如果仅将间接侵权的主观构成要件限于故意,就可能使间接侵权制度形同虚设。因此,笔者主张专利间接侵权的主观构成要件限于故意或重大过失。

(四)应当规定专利间接侵权的成立以直接侵权发生或必然发生在我国为限。

第一,专利间接侵权制度将专利权保护的主体范围从专利的直接实施者扩大到未直接实施者,将专利权保护的客体范围从专利产品、专利方法及由专利方法直接获得的产品扩大到非专利产品和实施专利方法的专门物品。因此,在目前我国专利制度建立的时间还不长、公众专利意识还不强的情况下,如果将专利间接侵权的地域效力扩大到不以直接侵权发生在我国为限,则不利于合理平衡专利权人的利益和社会公共利益。

第二,在激烈的世界经济、科技及知识产权竞争中,我国仍将长期处于劣势。作为“世界工厂”,我国将长期为世界各地加工、仿制大量工业品。如果将专利间接侵权的地域效力扩大到境外,则对我国出口加工企业不利,束缚我国民族产业的进一步发展。因此,笔者建议,在专利间接侵权的地域效力上应当采纳日本、欧盟的立法例,而不能采纳美国专利法第271条(f)款的规定。

(五)应当规定专利间接侵权行为方式限于许诺销售、销售或者进口。

各国专利法对专利间接侵权行为方式的规定不完全相同,主要还是由各国专利保护水平决定的。因此,我国在刚开始建立专利间接侵权制度时,对专利间接侵权行为方式不宜规定过宽,以便使我国专利保护水平与我国经济、科技发展水平相适应。故笔者建议,在专利间接侵权行为方式上,应当采纳美国的立法例,即许诺销售、销售或者进口,而不能采纳日本的立法例,将制造、出租等行为纳入专利间接侵权行为。

作者单位:上海市第二中级人民法院

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