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从三个商标案例看企业商标管理技巧
添加时间:2012-4-24 7:57:46     浏览次数:1096

作者:游云庭 

2008年下半年以来,我国政府针对商标申请推出了一系列的改革举措,如逐步加快商标审批进度,把商标从申请到注册完成的时间从36个月最终缩短到一年左右,又如开放商标的网上申请,企业可以直接通过国际商标局网站直接申请商标,随着这些政策的逐步到位,中国的商标保护将进一步与国际接轨,改革的特点是,改变的过程虽然缓慢,但影响却很深远。作为市场经营主体的企业也应未雨绸缪,加强企业的商标管理工作,以期利用商标为自己的品牌谋取最大的经济利益。下面,笔者将通过对三个商标案例的分析,帮助企业家理解商标管理的一些技巧。

[案例一]

从3G商标申请受挫看企业应如何选择商标的名称 

案情简介:广州某公司于2004年11月30日向国家工商行政管理总局商标局(以下简称“商标局”)申请注册“3G门户”商标,类别为第42类,计算机用户间交换数据提供连接服务等,2007年12月19日被商标局初审驳回,广州公司即申请行政复议,认为“3G门户”商标经过该公司常年使用,已经具有了显著的识别性,应当核准加以保护。而商评委则认为,此商标名称直接表明了服务在内的技术特点,难以起到区分商品来源的作用,缺乏显著性,因此于2008年10月20日驳回其行政复议,广州公司遂向法院提起行政诉讼,案件尚在审理中。

笔者认为,本次涉案的“3G门户”名称虽然字号很响亮,但对于涉案企业而言,不一定是一个很好的商标申请选择。

首先,此商标申请时间过长,容易造成商标申请期间相应的商机流失并被他人淡化商标。就名称而言,此商标申请在显著性上难度非常大,即使申请成功,也要通过复审及行政诉讼取得注册。申请人在申请前就应该知道,此商标申请将经过整个商标法律流程:商标局审批、商评委复议、北京一中院行政诉讼一审、北京高院行政诉讼二审,至少5至6年才能走完法律程序。从本案的实际情况,虽然“3G门户“的商标申请比中国的3G牌照发放早了整整4年,但商标申请法律程序在3G发牌后却仍有两道尚未走完。中国商标法实行的是注册商标保护原则,注册程序没有完成的商标的法律保护障碍非常大,法律上很难打击侵权者,可能出现商标被他人使用并淡化、用户混淆商标权人的商业风险,同时,相关的商机,也很有可能因没有注册商标专用权而无法抓住。

其次,此商标的申请投入较大,如果申请不成,将造成相关市场、广告、法律诉讼成本的损失。据相关的媒体报道,以此商标命名的网站近年来获得了多项荣誉,根据国情,为获得这些荣誉,申请人显然要支出较大的市场成本。同时,商标法律对于在使用中获得“显著性“的商标有很高的知名度和影响力要求,对申请人而言,举证知名度和影响力的重要一环是广告费用支出,这部分开支的数目也应该不小。这些前期投入是否可以获利,很大程度取决于商标申请是否可以获得注册,但此申请的前景确实较难判断,其中的症结在于申请人广州公司想对属于公共领域的专用词“3G”和“门户”的组合取得独占性的专用权利,难度确实很大。虽然有时候赌一把并非不可,但赌注显然押的比较大,胜负难料。一旦申请被驳回,前期的大量投入将遭受很大损失。

最后,即使这个商标获得注册,获得的回报可能也不如想像中的大。“3G门户”这个标识即使获得了注册,在实际生活中的保护显然也将存在较大难度。关键在于“3G”是第三代无线技术的缩写,属于通用技术词汇,“门户”是用户接触网络的入口,即使两个词的组合变成了注册商标,但与普通商标相比,其排他性肯定有所减弱。注册商标的最大魅力在于注册商标专用权的排他性保护,未经商标权人许可,他人不得在同类或类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标标识,但即使“3G门户”商标注册成功,碰到类似“某某网,3G时代的门户网站”之类搭顺风车的宣传,根据法律,商标权人也将对此无能为力。

综上,从单纯的商标申请角度看,“3G门户”商标申请人的付出、风险与回报的性价比可能有些不佳。

[案例二]

从暴雪申请《星际争霸》商标看企业商标应怎样选择类别 

案情简介:美国暴雪公司向我国工商总局申请,将《星际争霸》新作———《STARCRAFT:GHOST》英文名称注册为电子竞技服务等项目的商标,结果被驳回,其提出行政复议,又被驳回,理由是,“STARCRAFT:GHOST”属于易产生不良影响的词汇,有“占星术”和“幽灵”的含义,属于有违社会主义道德风尚的封建迷信。为此,暴雪公司又提起了行政诉讼,暴雪公司认为,其注册该商标是为了在战网上提供相关信息和游戏服务与迷信无关,不会产生不良影响。而且该公司已经在第9类商品“计算机游戏软件”上注册了“STARCRAFT:GHOST”商标,说明该商标具有注册性,并提交了大量从百度、谷歌搜索到的网页,用以证明“STARCRAFT:GHOST”翻译为《星际争霸:幽灵》,只是游戏名称,和封建迷信无关。但2009年2月,其行政诉讼被一审驳回。

看了该新闻后,笔者检索了相关的商标申请注册资料,发现新闻报道并不全面。报道中提到的驳回申请的只是暴雪较早申请的一个商标,据笔者不完全统计,暴雪公司就《星际争霸》游戏英文名称前后在不同的类别申请了8个商标,其中有几个涉及游戏产品的“STARCRAFT:GHOST”商标已经通过了初步审核,一个商标还成功注册了。同时,虽然暴雪公司2003年申请的“Starcraft:ghost”文字商标被工商总局和法院一审驳回了申请(目前暴雪还可以上诉到北京市高级人民法院),但该公司后来以图形方式申请同样的文字却获得了商标局的审查通过。

笔者关注的是,暴雪公司在申请商标时,并没有采用目前国内企业采用的申请主要产品类别的策略,而是申请了大量与游戏有关的相关产品。首先,暴雪申请了与游戏相关的全部三个商标类别,第9类游戏软件,第28类游戏机以及第41类在线游戏。除了这些相关产品外,暴雪还用《星际争霸》的名称申请了一些和其游戏产品服务有关的其他类别产品,这是一般企业在申请时不会想到的,如网络游戏中玩家组队进行游戏需要交流,暴雪就申请了38类,内含BBS社区和即时通讯服务,一款网络游戏红火后,与游戏有关的服装也往往会热销,暴雪申请了25类,服装鞋帽产品,玩家打游戏有时需要操作指南,于是暴雪申请了16类产品,内含图书和游戏攻略产品。这些周边产品都是和暴雪经营有关的,显然是有的放矢的申请。这方面,笔者推荐中国企业可以学习暴雪的申请策略,把钱花在刀刃上,在申请商标时适当扩大商标申请商品的范围,但又不是盲目的扩大。

同时,以笔者的个人经验而言,与商标名称有关的产品有时候经济价值也会很大,企业申请商标时也可以考虑。比如,笔者在盛大网络知识产权部工作期间曾经为是否要对一个商标申请提出异议费过脑筋。这个商标名称为“泡泡堂”,是一款炸弹超人游戏,刚推出时最高在线人数超过了50万,一度为国内最受欢迎的休闲游戏。盛大网络为该产品申请了多个类别的商标,包括了前文所述的游戏类、游戏周边产品类,甚至还比暴雪公司多申请了文具和玩具的产品类别。但是,当我们看到有人把“泡泡堂”作为肥皂、洗衣粉的商标类别申请时,还是觉得当初申请的工作有所遗漏,没有考虑到泡泡堂名称本身的特点,这么好一个产品类别没有想到。如果这个洗衣粉类的“泡泡堂”商标在盛大网络手里,即使仅仅对外进行授权,每年公司获得的授权费用也会非常可观。虽然出于技术原因,最终我们没有对这个申请提出异议,但“泡泡堂”的教训让笔者对以后每一个经手的商标申请又多了一重考虑,即商标名称本身的特点。

[案例三]

从雅戈尔DP商标案看维权对象和维权策略的选择 

案情简介:武汉市民李某几年前成功向国家商标局注册了服装鞋帽类的“DP”商标,后其发现,国内服装巨头雅戈尔公司在其部分产品上使用了这一商标,李某认为雅戈尔侵犯了其注册商标权,遂于2008年初发起维权行动,包括向北京法院起诉雅戈尔商标侵权以及向雅戈尔公司所在地的宁波某区工商局行政投诉,举报雅戈尔公司商标侵权。不料,上述维权行动没有取得任何成效,相反,雅戈尔公司后来提出的确认不侵权之诉却被其所在地法院支持,2009年初,宁波某区法院判决,认定“DP”系服装面料整理技术,英文DurablePress的通用缩写,故雅戈尔集团有权正当使用,其行为不构成对李某注册商标专用权的侵犯。

此案中,“DP”商标持有者实际在维权过程中一败涂地,笔者认为,此结果与商标权人所犯的诸多失误有关,下面分析一下“DP”商标持有者所犯的几个失误。

一、对于商标名称的认识错误。很多商标权人认为,商标获得了注册,就受法律的绝对保护,他人不得使用。但实际上商标权并非无限大的权利,其最大的作用是区别同一商品的不同经营者,因此,如果他人以非商业标识用途使用商标,比如,作为说明文字使用,不会造成商品经营者混淆的,就很可能不构成侵权。在本案中,雅戈尔公司也是将“DP”作为技术标识在其服装产品上使用,显然不会造成消费者将其与商标权人相混淆,这也是法院判决雅戈尔不侵权的重要原因。

“DP”的商标权人显然也犯了这个错误,由于“DP”与行业常用技术的缩写相同,因此,商标权人在此商标的权利上所受的限制就很大,相应的,在维权时更要事先判别是否构成侵权,以免维权受挫,但显然商标权人对此没有深刻的认识。

二、对于商标价值的认识失误。从有关的报道看,“DP”商标的商标权人对于从“DP”商标处取得经济收益的心情还是非常迫切的。在发现雅戈尔集团使用了“DP”标识后,其先进行了天价民事起诉和行政投诉,目标除了制止侵权外,显然是更要最大程度的获取商标的价值。但问题是,其对商标价值的认识亦存在错误,导致北京法院甚至没有受理其侵权诉讼。商标的价值并非仅仅取决于商标名称本身,“DP”由两个英文字母组成,非常简短,但简短的商标如果没有特殊的含义或者醒目的商标图样,其显著性并不强,而相比之下,使用商标商品的品质、口碑、商标的宣传等因素更是体现商标价值的关键所在,因此,必须通过持久的使用和广泛的宣传突出其显著性才能最大化的体现商标的价值。

就“DP”商标而言,由于此商标存在名称与行业通用技术的重合,为了利于维权,商标权人应在增加商标显著性方面多下功夫,比如,加大商标宣传力度,多对外进行授权,授权的含义在于被授权方对于商标的认可,如果对市场上有很多主体进行过授权,显然商标的显著性就增加了。但在这方面,从相关的报道看,显然本案中的商标权人缺乏相关的准备。没有足够的投入就要进行索取,显然有问题。

三、持有商标的主体的选择失误。在维权策略上,本案中商标权人第一个失误是持有商标的主体错误,笔者认为其不应该把注册商标放到一个自然人名下,这种做法首先不利于维权,其次增大了商标被撤销的风险。市场经济条件下,商业经营的主体是以公司为主,个人经营的规模受限于制度,并不大。对于维权而言,如果商标在个人名下,意味着经营规模是有限制的。即使商标权人通过使用商标放大了商标价值,但这种放大也受到了自然人经营规模的限制。同时,国家商标局2007年初出台的《自然人办理商标注册申请注意事项》对于自然人申请商标进行了大量限制,这种限制一方面是为了打击抢注商标的行为,另一方面也说明目前的商标行政机关不倾向于支持自然人持有商标。对于“DP”名称简短,潜在价值比较大的商标而言,除了维权外,也要防止商标被他人申请撤销,而商标权人是自然人对于撤销案件的举证,如商标使用证明、宣传费用证明等方面存在很多不利。

四、维权对象的选择失误。在维权对象上,本案中的商标权人贸然选择直接进攻雅戈尔这样的巨无霸型企业显然操之过急。即使发现了雅戈尔这样的大企业侵权,没有把握,最好不要立刻维权,应当分步进行。维权准备工作的第一步是取证,请公证机关把侵权证据先固定下来,再找专业的知识产权服务机构进行评估和权衡如何进行维权并制定维权策略。然后可以开始为维权造势,就笔者个人的经验而言,商标权人首先可以对国内企业进行尽可能多的授权,哪怕是免费授权也可以,这说明同行都认可你的商标。然后再找几个中小型的企业进行维权,诉讼不一定要判决,和解也可以,只要对方承认侵权,拿到了这些胜诉的判决或者调解书后,此时再找雅戈尔这样的企业维权,底气会足很多。

作者单位:上海中汇律师事务所知识产权律师

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