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“撤销三年不使用”漫谈之二—程序方面的几个问题
添加时间:2015-4-22 8:29:52     浏览次数:631

来源:新浪博客 

作者:李笑冬

核心提示:、“撤销三年不使用”之“全部撤销申请”与“部分撤销申请”。

一、“撤销三年不使用”之“全部撤销申请”与“部分撤销申请”。

“撤销三年不使用”申请,既可以针对这枚注册商标的全部的核定使用商品,也可以针对这枚商标的一项或者其中几项核定使用商品。如果“撤销三年不使用”是针对注册商标的其中一项或者几个项目,那么注册人所举实际使用证据,必须针对该项或该几项商品,就其他商品项目的举证是无效的。

在笔者的同行中有人说:在商标局审理阶段,如果“撤三”是针对注册商标的全部指定使用商品(全部撤销),那么,注册人举证证明该注册商标在其核定的任何一项商品上有实际使用,就可以维持(“保住”)这枚商标就其全部核定商品的注册。需要强调的,这是笔者听来的一种说法,迄今尚无官方意见)。

“撤销三年不使用”,若准确锁定具体的单个或某几个商品项目,基本上会大大提高注册人举证的困难程度,撤三成功的几率也将大大提升。

二、在商标局审理阶段,撤三申请人无法看到商标注册人提供的证据材料。

尽管撤销三年不使用案件,是应撤三申请人的申请而启动的,但商标注册人提交给商标局的注册商标实际使用证据,是不制作副本的,亦不会转发撤三申请人进行质证。在商标局审理阶段,撤三申请人无法看到商标注册人究竟提交了什么样的使用证据材料。(虽有据说,可以办理阅卷申请,但阅卷的操作流程没有统一的说法。又据说,只有商标权利人可以阅览与其自己的注册(或申请中)商标相关的案卷。按此说法,撤三申请人更是无法阅卷。)

对于商标局做出的撤销注册或者维持注册决定,注册人以及撤三申请人,如果不服,均可向商标评审委员会提出“撤销复审申请”。在商标评审委员会的审理阶段,商标评审委员会按照评审规则,需要进行证据材料的质证,因此,原撤三申请人,可以通过复审程序,见到商标注册人所提交的证据材料。

需要探讨分析的是:商标注册人在商标局审理阶段,向商标局提交了其商标的实际使用证据(这证据撤三申请人是看不到的),商标局单方面看到证据,认定该商标注册继续有效,撤三申请人不服,向商评委提出了撤销复审,这个时候,商标注册人手中已经没有了实际使用证据——因为证据之前都已经交给了商标局(尤其是有一些原件证据,没有备份)。情况变为,商评委没有见到商标注册人的实际使用证据,也无法向撤三申请人转发证据质证,而撤三申请人表示,如果没有见到证据,无法质证,就不承认其证据的效力。商评委又该如何安排案件的审理?是否商评委应主动前往商标局调取证据,或者商标局应主动将有关证据移送商评委?

是否可以说,因为商标注册人已经将(没有经过撤三申请人质证的)证据交给商标局,所以,在评审程序中,商标注册人就可以怠于提交、甚至不提交使用证据?

再换个更彻底的角度看,当撤三申请人提出撤销复审后,商标注册人(其商标之前已经被商标局决定予以维持注册)有权不进行答辩?不提交证据材料?

三、“撤销三年不使用”的“撤回”问题。

在实践中,撤三申请人,可以撤回其提出的撤销三年不使用申请。但其操作需要关注几个时间段因素:

1)自撤三申请人递交撤销申请、商标局受理其申请起,至商标局向商标注册人发出《关于提供注册商标使用证据的通知》,这中间往往会有几个月(1个半月至5个月左右)的时间,亦即,在商标局发出提供使用证据通知书之前,撤三申请人可以向商标局撤回其撤三申请;

2)自商标局向商标注册人发出《关于提供注册商标使用证据的通知》起,至商标注册人提交使用证据,这中间有2个月多一点的时间,在这段期间,撤三申请人能否被允许撤回撤三申请,相对模糊。笔者也尚未求证到特别明确统一的答案。

3)商标注册人提供商标使用证据的2个月期间经过之后,撤三申请人能否撤回撤三,取决于商标注册人是否提交了商标的使用证据:如果注册人按期提交了商标实际使用证据,则撤三申请人可以撤回其提出的撤三申请;但如果商标注册人没有向商标局提交商标实际使用证据,则撤三案件应转变为商标局必须审理阶段——因为这是法定的商标应被撤销的情形,案件审理已经不受撤三申请人的控制了,此时撤三申请人无法撤回其所提“撤三”申请。

提到撤三之撤回,不得不再说说,苹果公司的IPAD商标案。苹果公司在与唯冠公司发生诉讼之前,就已经对唯冠公司的“IPAD”(1590557号注册)商标提出了撤销三年不使用申请。(不排除,6000万美元这个转让价位,也是受到了唯冠公司IPAD商标被提出撤销三年不使用申请的影响。)

现在,原来属于唯冠公司的IPAD商标,已经被转让至苹果公司的名下了——现在,属于苹果公司名下的IPAD商标,之前已被苹果公司提出了撤销三年不使用。着实不知,苹果公司是否能做到成功地撤回其对已经转让至自己名下的IPAD商标所提的撤销三年不使用申请。如果唯冠公司之前安排了举证,也许苹果公司撤回撤三会比较顺利。但,商标局通过证据审查,认定,之前唯冠公司所提交的证据材料,确实不能证明IPAD商标的实际使用——这枚IPAD商标是否应该撤销?

商标局要求注册人提供IPAD商标的实际使用的所针对3年期间,IPAD的权利人是唯冠公司(这一点不会因为苹果公司后来受让这枚商标而改变。)

(还好的一点是,苹果公司只是对唯冠公司原来的两枚IPAD商标中的其中一枚提出了撤三,而对另外一枚具有艺术字体的商标则没有“撤三”。这种安排,在目前看来,应当是比较合理的。但其实这在当时肯定是险棋一招。因为这两枚IPAD商标本身应该是近似商标——除非苹果公司当初就准备力争IPAD与IPAD(艺术字体)不构成近似。)

四、商标注册人与撤三申请人的协商以及可能的风险

建立在撤三可以在实践中被撤回的基础上,商标注册人与撤三申请人之间也存在协商的可能。(商标注册人与撤三申请人的协商,往往是由商标注册人发出要求,这里面的前提是,商标注册人与撤三申请人取得联系,而这一点在隐名代理的情况下,变得困难。)

现实中确实发生的情况是:商标注册人确实一直都在实际使用其注册商标,但其却因为种种疏忽没有固定好相关的实际使用证据,拿不出符合采信要求的证据。商标一直都在实际使用,却有面临被撤销注册的风险,这个时候,商标注册人还有一种解决方案是:与撤三申请人协商,争取其撤回撤三申请。

现实中也确实发生的情况是:在先注册商标与在后申请商标,其实有较为明显的区别,各自商品所在的市场也不同,其实不会发生市场混淆。另一方面,在先商标与在后商标本身就有很大的可能可以不判为近似。

如果商标注册人与撤三申请人协商成功,较为常见的成果是:商标注册人为在后商标申请人就在后商标的注册申请,出具同意书(其实质,是由商标注册人出面,向商标评审委员会指出:在后商标与其在先商标不构成近似——针对在后商标,主动放弃对其在先商标的专用权保护),以此换取撤三申请人撤回其撤三申请。

如果商标注册人事实上确实有实际使用其注册商标、并且在后商标与在先商标并存注册,着实不易于引发相关公众的混淆和误认。于事实层面上,双方协商,以同意书换取撤回撤三,就是一个可谓双方共赢、并且是合情合理的共赢局面。

但是,仍有必要分析指出用同意书换去撤回撤三,对于商标注册人以及在后商标申请人的风险:

1)对于商标注册人的风险是:风险一,当商标注册人给在后商标申请人(撤三申请人)提供了“同意书”之后,撤三申请人所提撤三,未能成功地撤回。风险二,若在后商标确实与在先商标商标非常近似,为了保住在先商标的注册,而允许在后的商标与之并存,可能产生的混淆后果也是一种损害,这效果无异于饮鸩止渴。

2)对撤三申请人的风险是:其撤回了撤三申请,但其所取得的“同意书”却未能被商评委接受,在后商标仍然被驳回。

如果商标评审委员会根据《商标评审规则》第八条(在商标评审期间,当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。在顾及社会公共利益、第三方权利的前提下,当事人之间可以自行以书面形式达成和解,商标评审委员会也可以进行调解)之规定,认可了“同意书”,在后商标可以取得初步审定。

但是,一定要了解的是:不是所有的同意书,都能被商评委接受。对此,近期内比较有名的案件是:大众汽车公司申请“途安”商标,虽然取得了在先“安途”商标注册人出具的“同意书”,但其“途安”商标仍然被驳回了。

(在商评委阶段,商评委没有接受“安途”给“途安”的同意书,北京市第一中级人民法院也没有接受“同意书”,但一中院判决商标不近似,这一认定可以说很少见,尤其是“途安”与“安途”这种中文左右认读的情况,几乎很难找到不判为近似的在先例证。笔者的个人看法是,“安途”给“途安”的同意书,形式上没有发挥作用,但实质上对于支持商标不构成近似,还是起到了很大的作用。)

以撤回撤三换取同意书,后商标申请人(撤三申请人)一定要充分分析、准确判断,其取得的“同意书”是否能被商评委接受。判断标准是:商标的近似程序、商品的类似程度。基本规律是:如果商标基本上一摸一样,商品相同,运作同意书没有意义,因为这种同意书基本上不会被接受。其中的思维方式是:就算商标权利人之间达成了协议,商评委也不能任由市场上发生混淆和误认,这是《商标评审规则》所指的“对公众利益的顾及”。

五、对在先(引证)商标的撤三与在后商标的驳回复审案件的审理时间衔接问题

前已说明,撤三案件往往由在后商标申请人发起,在先商标的撤三案件(由商标局审理)与在后商标的驳回复审(由商标评审委员会审理),由不同的部门审查,所针对的商标也不是同一枚,必然会存在一个审理进度上的时间差。

如果商标局审理撤三案件的速度快于商评委审理驳回复审,这个时间差对于在后商标申请人就是有利的,在先商标不存在了,在后商标自然会通过复审取得初步审定。

商标局的审查快于商评委,这是几年前的情况。但最近几年的情况确实,商标局审理撤三的速度常常慢于商评委审理驳回复审。根据商标局主办的商标网所显示的信息,撤三案件通常需要1年至2年的时间——这个时间已经比商评委审理驳回通常的1年至1年半的时间要长了。

由此产生的问题是:商评委审理在后商标的驳回复审时,在先商标的撤三案件尚未有结果。之前代理组织多次遇到,商评委不等待商标局的撤三审理进程,就直接以“我委评审之时,引证商标仍为有效注册商标”而认定在后的商标应被驳回。商评委的拒绝等待,实质可能将申请人之前所提撤三的努力变成白费。

有意思的情况居然是:商评委拒绝等待商标局的撤三决定结果,就直接完成驳回复审审理,驳回在后商标,而这之后,商标局却又决定在先的引证商标予以撤销。这种局面显然又构成了对在后商标的实质上的不公平。

笔者认为,如果商标局可以加快撤三案件的审理速度,或者商评委做到等待商标局的撤三决定,都可以有效避免上述问题的发生。

对在后商标申请人而言,如果感觉到商标局审理撤三案件的速度慢于商评委审理驳回复审,有效的应对方案是:在既有商标申请的基础上、一定要赶在商评委复审决定(判在后商标应被驳回)做出之前,就其商标迅速补进一个新的注册申请(二次申请)。这样做的好处是,可以确保之前所提撤三的成功的“成果”不会沦为“他人的嫁衣裳”。

六、操作层面的上的“隐名代理”问题

不同于商标异议和商标争议案件的一点是,撤销三年不使用案件的申请人,常常是一个表面上与商标注册人毫不相关的个人或者公司(有的时候是一家商标代理公司),这种类似于“隐名代理”的行为,目的是为了将“在后的商标注册人”“藏起来”,防止商标注册人可能的类似于报复的行动(比如当在后商标通过初步审定后,原来的商标注册人也可以提出异议,阻碍其顺利注册)。

“隐藏”效果最好的,当然是与在后商标申请人难以发现其关联的个人,次之是无法找到关联的企业。“隐藏”效果较差的是,在后商标申请人的代理组织,遭到撤三的商标注册人,完全可以通过商标检索发现在后商标。

“隐名代理”虽然可以在一段时间里,暂时“保护”在后商标的信息。但“隐名代理”本身也可能产生不少的问题,例如,隐名代理,切断了商标注册人与撤三申请人之间可能的协商渠道,而有的时候,在先商标注册人其实是愿意给在后商标出具“同意书”的;又例如,真正的委托人必须要确定“隐名代理人”不会私下与商标注册人协商,撤回之前的“撤三申请”;有的代理公司使用其员工或者员工家属等个人的名义提出撤三,但当案件进入到了撤销复审阶段时,发现这名员工因为诸如更换工作等原因,联络不上,无法进行撤销复审了。

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