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迪斯奎德商标公司与比尔布拉斯股份有限公司确认不侵害商标权纠纷案
添加时间:2015-1-10 13:01:24     浏览次数:892

浙江省高级人民法院

民事判决书

(2013)浙知终字第389号

上诉人(原审被告、原审反诉原告)比尔布拉斯股份有限公司。

诉讼代表人鲍军。

委托代理人(特别授权代理)郭东科。

委托代理人(特别授权代理)周健。

被上诉人(原审原告、原审反诉被告)迪斯奎德商标公司。

诉讼代表人Jean-YvesNicolas。

诉讼代表人MichaёlZianveni。

委托代理人(特别授权代理)苏剑飞。

委托代理人(特别授权代理)张杰。

上诉人比尔布拉斯股份有限公司(以下简称比尔布拉斯公司)因确认不侵害商标权纠纷一案,不服中华人民共和国浙江省杭州市中级人民法院(2012)浙杭知初字第163号民事判决,向本院提起上诉。本院于2013年10月16日立案受理后,依法组成合议庭,并于同年11月12日公开开庭进行了审理。上诉人比尔布拉斯公司的委托代理人郭东科、周健,被上诉人迪斯奎德商标公司(以下简称迪斯奎德公司)的委托代理人苏剑飞、张杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原判认定:迪斯奎德公司系一家卢森堡公司。2012年3月23日,设计师DeanCaten和DanCaten出具声明称:迪斯奎德公司系“DSQUARED”和“DSQUARED2”商标权利人,其设计的“DSQUARED2”品牌的服饰和配件通过DSQUARED2SPA及StaffInternationalSPA等公司进行生产和销售。2012年3月23日和4月4日,DSQUARED2SPA和StaffInternationalSPA公司分别出具声明称:迪斯奎德公司系意大利注册商标“DSQUARED”和“DSQUARED2”的所有人。StaffInternationalSPA公司系上述商标在服装商品上的被许可人和服饰的生产商和经销商。DSQUARED2SPA公司系上述商标在鞋子、包、配件和小皮制品商品的被许可人和上述商品的生厂商和经销商。上海申为会计师事务所于2012年11月23日出具的广派商业(上海)有限公司(以下简称广派公司)的审阅报告显示,2004年10月16日至2011年6月27日广派公司DSQUARED产品销售价格合计人民币(下文未列明币种的均指人民币)79542506元。广派公司出具声明称,其销售的DSQUARED产品均源自DSQUARED2SPA和StaffInternationalSPA公司。

2011年5月20日,迪斯奎德公司经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)核准分别受让第3968188号“D2DSQUARED2”商标(核定使用商品为第十八类)、第4585929号“D2DSQUARED2”商标(核定使用商品第三类)、第5532561号“DSQUARED2”商标(核定使用商品为第三类)、第5532560号“DSQUARED2”商标(核定使用商品为第十八类)。

2012年4月1日,杭州市公安局上城区分局出具上公刑聘字(2012)5017、5018号鉴定聘请书,委托迪斯奎德公司就“卢鑫良涉嫌销售假冒注册商标的商品案”的商品进行鉴定。

2013年1月15日,应上海恒方知识产权咨询公司申请,中华人民共和国上海市黄浦公证处公证员及工作人员和申请人的委托代理人来到中华人民共和国浙江省杭州市城星路八十九号娃欧商城DSQUARED2专卖店,购得品牌为“”的牛仔裤一条,付款1750元并取得发票一份。商品合格证上注明经销商为浙江诺和服饰有限公司(以下简称诺和公司)。

案外人诺和公司持有的第3849642号“”商标系案外人张宝华于2003年12月17日向商标局申请注册。2007年2月14日,商标局核准其申请,核定使用商品为第二十五类“服装;针织服装,内衣;婴儿全套衣;游泳衣;鞋(脚上的穿着物);帽子(头戴);袜;围巾;皮带(服饰用)”,商标有效期为2007年2月14日至2017年2月13日。2010年5月,张宝华将上述商标转让给北京阿波通网络技术有限公司。同年6月8日,北京阿波通网络技术有限公司授权浙江纽拉芙服饰有限公司(以下简称纽拉芙公司)独占使用第3849642号“”商标。2011年4月6日,经商标局核准,比尔布拉斯公司受让第3849642号“”商标。同年5月7日,比尔布拉斯公司与诺和公司签订商标备案许可合同,比尔布拉斯公司许可诺和公司在中国境内独占使用第3849642号“”商标,许可使用期限自2011年5月7日起至2017年2月13日止。2012年12月13日,经商标局核准,诺和公司受让第3849642号“”商标。诺和公司许可比尔布拉斯公司使用上述商标,同时许可比尔布拉斯公司对上述商标进行海关备案、海关查处、工商查处及向人民法院提起诉讼等商标维权活动的权利。

2010年11月17日,比尔布拉斯公司向商标局在第二十五类商品上申请注册“”商标,申请号为第8852721号,初审公告日期为2011年8月27日,该商标尚未被核准,处于商标异议期。2012年11月5日,经商标局核准,诺和公司受让尚在商标异议期的第8852721号“”商标。

2010年,纽拉芙公司与杭州日昌广告有限公司(以下简称日昌公司)签订《户外广告发布合同》。日昌公司向其开具了金额为6800元的DSQUARED广告牌维护费发票。2010年纽拉芙公司向案外人开具了多份名为“DSQUARED品牌加工费”的增值税,金额共计23000余元。2010年12月,案外人向纽拉芙公司开具了商品名称为“6月-12月DSQUARED辅料”的发票,金额为2880元。2010年11月28日,纽拉芙公司授权诺和公司为“DSQUARED”浙江区域总代理商。

2011年以来,诺和公司对“DSQUARED”及“DSQUARED2”标识使用情况如下:诺和公司制作了DSQUARED2012春夏服装宣传册,及DSQUARED2012-2013秋冬服装图册;与浙江三门金陵保罗大酒店有限公司、杭州亦尚文化策划有限公司分别签订《场地租赁合同》和《“C’N’C和Dsquared2春夏新品发布会”活动合作协议》,举办了DSQUARED2012春夏服装发布会。浙江三门金陵保罗大酒店有限公司出具25万元的收款收据。2012年,诺和公司分别与杭州克里特文化艺术策划有限公司和嵊州保罗大酒店有限公司签订《2012诺和服饰秋冬新品发布会承办协议书》和《场地租赁合同》,举办了DSQUARED2012秋冬服装发布会。2012年2月21日,诺和公司向杭州克里特文化艺术策划有限公司打款27.5万元。同年3月8日,杭州克里特文化艺术策划有限公司向诺和公司出具了52.94万元的收款收据;嵊州保罗大酒店有限公司向其出具DSQUARED发布会会场租赁费收据50万元。上述图册与发布会均使用了不同字体的“DSQUARED”、“DSQUARED2”、“D2”及“DSQUAREDDean&Dansince1964”等标识,包括“”标识。诺和公司先后与案外人日昌公司签订《合同书》及《广告工程合同》,委托其制作广告牌,并予以发布。日昌公司向诺和公司出具了10300元的发票。诺和公司广告牌使用的标识为“”。2013年1月,上海开阳广告有限公司向诺和公司开具了名目为dsquared广告费,金额为8万元的发票。2012年3月,案外人杭州萧山城保柜货架批发部向诺和公司出具了四份品名显示为“DSQUARED货架”的发票,金额共计34285元。2011年至2012年,诺和公司分别与案外人签订了一系列《DSQUARED2服饰系列产品特许加盟合同书》、《DSQUARED2服饰系列产品经销合同书》及《特许加盟合同》,授权其作为特定区域DSQUARED2品牌服装的特许经销商,部分案外人向诺和公司支付了货款,诺和公司向案外人开具了多份DSQUARED2服饰销售发票。2012年8月,诺和公司与案外人湖南欧尚国际贸易有限公司签订了《品牌经销合同》,约定诺和公司授权湖南欧尚国际贸易有限公司为“DSQUARED2、C’N’C、ICE”三个品牌在长沙市的独家经销商。

此外,比尔布拉斯公司与诺和公司开展了系列商标维权活动:比尔布拉斯公司对第3849642号“”注册商标申请了知识产权海关保护备案,并缴纳了备案申请费。备案生效日期为2012年1月9日。2012年,北京海关、拉萨海关和上海海关分别就海关查获标识有“DSQUARED”商标的服装向比尔布拉斯公司发函。比尔布拉斯公司于2012年10月25日回函上海海关,请求海关扣留其查获的货物,并提供了担保。2013年,上海浦东机场海关就查获广盛(上海)贸易有限公司(以下简称广盛公司)进口的标有“DSQUARED”标识的鞋子向比尔布拉斯公司发函告知。2012年5月,诸暨市工商行政管理局先后下达两份行政处罚决定书,就案外人销售侵害“DSQUARED”商标商品的行为作出行政处罚。2012年4月28日,杭州市公安局上城区分局出具上公刑聘字(2012)5026号鉴定聘请书,委托诺和公司就“卢鑫良涉嫌销售假冒注册商标的商品案”的商品进行鉴定。

2012年2月15日,据诺和公司申请,中华人民共和国浙江省杭州市西湖公证处公证员及工作人员与诺和公司的委托代理人来到位于浙江省杭州市庆春路298号“海华大酒店”北侧一楼标有“金标名店”的服装店,购买标识有“”字样的牛仔裤一条,支付2200元。

2011年8月8日,北京市中里通律师事务所受比尔布拉斯公司委托,向金标名店发送律师函,称其为“DSQUARED”商标专用权人,认为金标名店未经其授权,在同一种商品或类似商品上使用与“DSQUARED”商标相同或近似的商标,侵犯其注册商标权。

另查明,上海市工商行政管理档案馆材料显示,广盛公司成立于2010年9月25日。广派公司成立于2005年6月20日。比尔布拉斯公司于2010年8月6日成立,系一家英国公司,鲍军系该公司董事。诺和公司系于2010年11月19日成立的中国公司,注册资本为1000万元。

迪斯奎德公司认为其“DSQUARED”奢侈品服装经过长达15年的使用和推广,在奢侈品服装行业已经拥有较高的知名度和市场声誉,在全球及中国均形成了稳定的市场,其对自己商标的使用不会造成任何市场混淆,不构成对比尔布拉斯公司注册商标专用权的侵害,遂于2012年2月1日以其使用“”标识不侵害比尔布拉斯公司第3849642号“”注册商标专用权为由诉至原审法院。庭审中,其诉讼请求变更为请求法院确认其对“DSQUARED”及“”的使用均不侵害比尔布拉斯公司所享有的第3849642号“”注册商标专用权,并由比尔布拉斯公司承担本案诉讼费。

比尔布拉斯公司答辩称:诺和公司和其分别是涉案第3849642号商标的专用权人及被许可人,对该涉案商标的使用是合理合法的。迪斯奎德公司在没有任何在先权利和商标权益的情况下,对比尔布拉斯公司的商标进行了商标法意义上多种形式的使用,侵害了比尔布拉斯公司的相关权益,迪斯奎德公司要求确认不侵权的诉请,不应得到支持。

比尔布拉斯公司原审反诉称:一、其系涉案注册商标专用权人,于2011年4月受让该商标,并许可诺和公司独占使用,诺和公司投入巨额广告成本对“DSQUARED”品牌进行宣传,已使该品牌迅速形成知名度,该品牌服装销量和消费者认可度不断提升;二、迪斯奎德公司未经其许可,在服装鞋帽等商品上使用“DSQUARED”及近似商标,并由该公司的杭州经销商“金标名店”进行销售,侵害了其涉案商标权,应依法承担侵权责任;故请求判令迪斯奎德公司:1.立即停止侵害第3849642号“”注册商标专用权的行为;2.赔偿比尔布拉斯公司经济损失及其为制止侵权所支付的合理费用共计50万元;3.在《中国知识产权报》上刊登声明消除影响。

迪斯奎德公司答辩称:1.其使用的“DSQUARED”和“”标识在涉案商标注册之前已经构成知名商品的特有名称,其为之投入大量广告宣传,相关产品在中国销量巨大,在相关公众中享有极高的知名度,在销售场所、销售渠道、消费群体上均与比尔布拉斯公司的涉案品牌产品存在区别,不会产生误导和混淆,比尔布拉斯公司反诉其商标侵权的理由不成立;2.比尔布拉斯公司要求50万元经济赔偿及刊登声明消除影响的诉请,缺乏事实和法律依据,反而是比尔布拉斯公司给迪斯奎德公司经销商发送律师函的行为给其市场造成了一定影响。

原审法院认为,本案的焦点在于:一、迪斯奎德公司使用“DSQUARED”和“”标识是否系对其知名商品特有名称的正当使用;二、迪斯奎德公司对“DSQUARED”和“”标识是否享有在先权利;三、迪斯奎德公司的“DSQUARED”和“”标识是否与第3849642号“”注册商标构成相同或近似商标。

一、关于迪斯奎德公司使用“DSQUARED”和“”标识是否系对其知名商品特有名称的正当使用的问题。

根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定,“在中国境内具有一定的市场知名度,为相关公众所知悉的商品,应当认定为反不正当竞争法第五条第(二)款规定的‘知名商品’。人民法院认定知名商品,应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象,进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围,作为知名商品受保护的情况等因素,进行综合判断。原告应当对其商品的市场知名度负举证责任。”

在本案中,迪斯奎德公司主张其使用“DSQUARED”和“”标识系对其知名商品特有名称的正当使用,因此不构成对比尔布拉斯公司注册商标权的侵犯。对此,迪斯奎德公司应当对“DSQUARED”和“”系知名商品特有名称负举证责任。从迪斯奎德公司提交的证据来看,其认为“DSQUARED”和“”商品是知名商品的理由主要是:1.“DSQUARED”和“”品牌系迪斯奎德公司在全球范围内首创和使用,在国际上具有极高知名度,理应被认定在我国境内具有一定的影响力和知名度;2.网络、杂志、电视等多种形式媒体对“DSQUARED”和“”品牌进行了推广、宣传,迪斯奎德公司的“DSQUARED”和“”品牌在国内公众中享有知名度和影响力,2007年以前已构成知名商品;3.2002年进入中国市场以来,迪斯奎德公司的“DSQUARED”和“”品牌形成了稳定的销售网络,取得了良好的销售业绩;4.迪斯奎德公司的“DSQUARED”和“”品牌深受知名艺人喜爱,具有特殊的销售群体、销售场所和价格,系奢侈时尚品牌;5.迪斯奎德公司“DSQUARED”和“”品牌在国内多次被仿冒,根据反推原则,可以证明“DSQUARED”和“”已构成知名商品。

原审法院认为,迪斯奎德公司的证据不足以证明其上述主张,具体分析如下:第一,知名商品是在我国境内具有一定的市场知名度,为相关公众知悉的商品。商品的知名度,通常应由在我国境内生产、销售或从事其他经营活动而产生。在国际已知名的商品对在我国境内取得一定市场知名度具有优势,但其特有名称的保护仍应以在我国境内为相关公众知悉为必要。在本案中,迪斯奎德公司未提供有效证据证明“DSQUARED”和“”品牌在国际上的知名度,即便迪斯奎德系“DSQUARED”和“”在美国、欧盟、日本、意大利、阿联酋等国家和地区的商标专用权人,而且“DSQUARED”和“”品牌在国际上有一定的知名度,对其保护仍应以在我国境内知名为必要,迪斯奎德公司以“DSQUARED”和“”品牌享有国际知名度来主张其在中国境内系知名商品的主张该院不予支持。第二,迪斯奎德公司未提交证据证明确系其发布的媒体广告、宣传证据。即便迪斯奎德公司提交的网络、杂志、电视推广报道系其发布,由于上述媒体的报道主要是针对“DSQUARED”和“DSQUARED2”品牌的设计理念、时装发布会、新款服饰展示、店铺开业情况等方面,这些证据不能直接反映其产品的使用期间、地域范围、销售量等关于其市场知名度方面的事实。而且该院还注意到,2010年以前的上述报道主要是针对“DSQUARED”和“”品牌在国外的派对、走秀等活动,而不是该商品在我国境内的生产、销售及商业推广情况,该宣传报道不足以证明迪斯奎德公司“DSQUARED”和“”品牌2007年以前在我国境内构成知名商品。第三,迪斯奎德公司未提交证据证明其“DSQUARED”和“”服装于2002年进入中国市场。对于迪斯奎德公司认为其品牌已形成稳定的销售网络和并取得良好的销售业绩的主张,该院认为亦缺乏证据支持。迪斯奎德公司虽然主张其通过广派公司、金标公司、载思(上海)贸易有限公司、上海欧蓝国际贸易有限公司等众多经销商销售其产品,然,除了广派公司和金标公司以外,迪斯奎德公司对其他经销商未提供证据予以证明,而且也没有进一步提供金标公司的销售业绩。现有的证据仅显示广派公司2004年10月16日至2011年6月27日,即近7年DSQUARED产品销售价格合计79542506元,即其产品年平均销售额约为1100万元。上述事实不足以证明迪斯奎德公司的“DSQUARED”及“”品牌服饰已形成稳定的销售网络和市场知名度。第四,从迪斯奎德公司提交的公证书显示,诺和公司经销的DSQUARED服饰价格与迪斯奎德公司的相关商品无显著区别。迪斯奎德公司主张其产品销售对象、销售场所及价格的特殊性缺乏证据支持。第五,商品仿冒与商品的知名度间没有必然的联系,对商品的市场知名度应由迪斯奎德公司举证证明。而且比尔布拉斯公司和诺和公司作为“”商标权利人,进行了一系列工商投诉、海关保护备案等商标维权活动,工商行政管理部门与海关部门对案外人未经商标权利人的许可使用与该注册商标相同或近似的标识作出了相应的处罚及查扣决定。迪斯奎德公司认为系其商品被仿冒,故应推定其商品为知名商品的主张缺乏事实依据。

综上,该院认为迪斯奎德公司的证据不足以证明其主张“DSQUARED”和“”产品是知名商品的事实。

根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定,“具有区别商品来源的显著特征的商品名称、包装、装潢,应当认定为反不正当竞争法第五条第二项规定的‘特有的名称、包装、装潢’”。该院认为,特有名称是指不为相关商品所通用,具有显著区别性特征,并通过在商品上的使用,使消费者能够将该商品与其他经营者的同类商品相区别的商品名称。在本案中,“DSQUARED”和“DSQUARED2”不是服装产品的通用名称,迪斯奎德公司未提供证据证明上述名称已通过使用产生了足以使相关公众将该名称与迪斯奎德公司的产品自然联系起来,达到区分同类商品的显著性特征,故该院对迪斯奎德公司“DSQUARED”和“DSQUARED2”系其知名商品特有名称的主张不予支持。

综上,该院对迪斯奎德公司认为使用“DSQUARED”和“”标识系对其知名商品特有名称的正当使用的主张不予支持。

二、关于迪斯奎德公司对“DSQUARED”和“”标识是否享有在先权利的问题。

对于迪斯奎德公司认为其知名商品的特有名称构成在先,而比尔布拉斯公司持有的注册商标权核准时间在后,故迪斯奎德公司就“DSQUARED”和“”标识享有在先权利的主张,原审法院认为,迪斯奎德公司的该两标识不构成知名商品的特有名称。而且,迪斯奎德公司对“DSQUARED”和“DSQUARED2”标识享有在先权利的主张缺乏事实和法律依据。《中华人民共和国商标法》第三十一条的规定,“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”。根据该规定,“他人在先使用并具有一定影响的商标”是指在中国境内在先使用并具有一定影响的商标。在我国境外的在先使用,并不构成在我国境内的在先使用。而且“他人现有的在先权利”是指在商标注册申请人提出商标注册申请之前,他人已经取得的权利。在本案中,迪斯奎德公司虽然主张其于2002年进入中国市场,然其未提交有效证据予以证明,其提交的证据显示迪斯奎德公司在中国实际使用和推广“DSQUARED”和“DSQUARED2”服饰的最早时间为2004年,即迪斯奎德公司在我国境内实际使用该两标识的时间晚于诺和公司的“”注册商标申请日期2003年12月17日,故该院对迪斯奎德公司上述主张亦不予支持。

三、关于迪斯奎德公司的“DSQUARED”和“”标识是否与第3849642号“”构成相同或近似商标的问题。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款的规定,“商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”;第十条规定:“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体对比,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度”。根据上述规定,该院认为商标近似不仅要考虑商标构成要素近似,而且要具有混淆的可能性。为此,要根据案件的具体情况,综合考虑相关商标的整体视觉效果、显著性、实际使用情况、是否有不正当意图等因素,进行近似性判断。

对比迪斯奎德公司的“DSQUARED”标识与比尔布拉斯公司第3849642号“”注册商标,两者均是由八个英文字母组成,但是两个标识的字体不同,标识的整体形状存在差异。比对“”标识与比尔布拉斯公司的“”注册商标,前者为字母与数字组合标识,标识整体上呈方形,涉案注册商标“”为英文字母商标,字体为粗体,各字母呈尖形。该院认为上述两组标识虽然字体不同,但是第一组标识构成要素相同,第二组标识构成要素近似,判断其是否为近似商标,关键在于两者是否具有混淆的可能性。

首先,从涉案标识的整体视觉效果进行分析。该院认为,对于英语为非母语的相关公众而言,标识的形状即整体视觉效果是判断英语标识是否构成近似的重要因素。在本案中,涉案注册商标均由艺术化的字母构成,字体呈现方式较为独特,两组标识的整体视觉差异客观存在。而且涉案标识的字母数量较多,且均为大写字母组成,在隔离状态下,相关消费者逐一比对字母构成、排列顺序可能性不大,因此,虽然两组标识的构成要素近似,但是其整体视觉效果的差异足以引起消费者的注意,消费者混淆两组标识的可能性较小。其次,从标识的显著性分析。比尔布拉斯公司始终未能够提交其持续使用“”商标生产销售商品的证据,其提交的大量证据显示在实际经营过程中,经其授权的诺和公司大量在使用“”标识。该院认为,商标的基本功能在于识别性,即区别不同商品或服务的来源,商标通常只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。比尔布拉斯公司未在商品上使用“”商标,即该商标尚未实际发挥识别作用,其显著性不强。再次,从迪斯奎德公司的主观意图和使用情况分析,现有证据显示迪斯奎德公司主观方面没有攀附“”标识的故意,客观方面,迪斯奎德公司自2004年在我国境内使用“DSQUARED”和“”标识,虽然不足以认定为知名商品的特有名称,但进行了实际使用。鉴于此,综合考虑本案中“DSQUARED”和“”商标与“”注册商标的整体视觉效果、显著性、实际使用情况以及是否有不正当意图等相关因素,该院认定“DSQUARED”和“”商标与“”注册商标均不构成近似商标,确认迪斯奎德公司使用“DSQUARED”和“”的行为不侵犯比尔布拉斯公司的“”注册商标专用权。

由于比尔布拉斯公司主张迪斯奎德公司侵害其注册商标专用权的诉讼请求不能成立,该院对其要求迪斯奎德公司停止侵权、消除影响、赔偿损失及负担合理费用的诉讼请求依法均予以驳回。

综上,该院根据《中华人民共和国商标法》第三十一条、第五十一条,《最高人民法院关于审理商标民事案件应用法律若干问题的解释》第九条、第十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第七十条第二款、第二百六十四条,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定,于2013年9月16日判决:一、确认迪斯奎德公司使用“DSQUARED”和“”标识不侵犯比尔布拉斯公司享有的注册号为第3849642号的注册商标专用权;二、驳回比尔布拉斯公司的全部诉讼请求。本诉案件受理费900元,反诉案件受理费4400元,合计5300元,由比尔布拉斯公司负担。

宣判后,比尔布拉斯公司不服,向本院提出上诉称:1.其第3849642号“”注册商标专用权及第8852721号“”商标的在先申请权应受法律保护,其与关联公司诺和公司对“DSQUARED”品牌在中国大陆进行了大量、有效、持续地使用,使该品牌具备了知名度和影响力,而迪斯奎德公司在中国大陆地区使用的“DSQUARED”标识与涉案权利商标无任何差异,使用的“”标识亦与涉案权利商标高度近似,迪斯奎德公司的涉案被诉行为已严重侵害了其相关商标权益,原审法院作出的不侵权判定完全背离了商标侵权认定的基本准则;2.迪斯奎德公司原审提交的审阅报告存在诸多瑕疵,原审法院予以采信不当,据此认定迪斯奎德公司进入中国大陆地区进行实际销售的时间亦与事实严重不符,应予纠正;3.迪斯奎德公司明知比尔布拉斯公司曾为涉案注册商标的专用权人,却无视该商标权的存在,在多个城市销售使用被诉侵权标识的商品,数额巨大,影响恶劣,应依法承担相应的侵权责任。综上,请求二审法院撤销原审判决,确认迪斯奎德公司使用“DSQUARED”和“”标识的行为侵害比尔布拉斯公司第3849642号“”注册商标专用权,并判令迪斯奎德公司:立即停止一切侵害其涉案注册商标专用权的行为;赔偿比尔布拉斯公司经济损失及为制止侵权所支付的合理费用共计50万元;在《中国知识产权报》上刊登声明消除影响;承担本案所有诉讼费用。

迪斯奎德公司答辩称:1.其是“DSQUARED”、“DSQUARED2”、“D2”等服装品牌在全球范围内的首创人和使用人,相关品牌具有极高知名度,而比尔布拉斯公司的涉案权利商标的注册行为本身即系对国外知名商标的恶意抢注,该公司的使用行为亦系“傍名牌”;2.其申请的第5532559号“”商标虽与比尔布拉斯公司申请的第8852721号“”商标至今均未获得核准注册,但其申请日期远早于比尔布拉斯公司,故后者并不存在所谓的在先申请权,另外,比尔布拉斯公司在迪斯奎德公司的“DSQUARED”、“DSQUARED2”品牌已具有极高知名度的2010年申请注册与迪斯奎德公司的品牌完全相同的商标,亦可证明比尔布拉斯公司具有攀附商誉、恶意抢注的主观故意;3.被诉侵权标识与比尔布拉斯公司的涉案权利商标相比,在外观整体上存在明显差异,且综合考量被诉侵权产品所针对的特定相关公众、迪斯奎德公司既有品牌的知名度、已形成的市场秩序以及涉案权利商标至今未实际投入市场使用,不具备商标最基本的识别功能等因素,均应认定被诉侵权标识与涉案权利商标之间不存在混淆的可能性;4.依据商标法之规定,涉案权利商标系于2007年2月14日被核准注册方取得专用权,而迪斯奎德公司的“DSQUARED”、“DSQUARED2”品牌早在2002年即已进入中国市场,且根据迪斯奎德公司提交的审阅报告证实,其于2004年即已在中国大陆取得良好的销售业绩,在相关公众中已形成一定的知名度和影响力,在涉案权利商标被核准之时,迪斯奎德公司的“DSQUARED”、“DSQUARED2”品牌已构成知名商品的特有名称,据此其享有合法的在先权利,且不具备攀附涉案权利商标商誉的意图。综上,请求二审法院驳回上诉,维持原判。

二审中,迪斯奎德公司未有新的证据向本院提交。比尔布拉斯公司向本院提交了如下证据:

1.迪斯奎德公司及其关联公司申请“DSQUARED”和“DSQUARED2”及其类似商标被商标局驳回的相关信息;

2.其他社会主体申请“DSQUARED”和“DSQUARED2”及其类似商标被商标局驳回的相关信息。

证据1、2载明无论是迪斯奎德公司及其关联公司或是其他民事主体申请与本案有关的“DSQUARED”和“DSQUARED2”及其类似商标时,商标局均以比尔布拉斯公司的第3849642号涉案注册商标“”和第8852720号在先申请商标“DSQUARED”为引证商标,且均以在相同或类似商品上申请的商标与引证商标近似为由驳回相关申请,拟以此证明迪斯奎德公司的涉案被诉侵权商标与比尔布拉斯公司的涉案权利商标系近似商标。

3.《中国注册会计师审阅准则第2101号--财务报表审阅》、《中国注册会计师审计准则第1501号--审计报告》及关于“审计业务与审阅业务的区别”的说明,拟证明迪斯奎德公司提交的审阅报告系注册会计师以消极方式提供有限保证,仅通过询问和审阅委托人提供的材料后出具,证明力弱于审计报告的事实。

经质证,迪斯奎德公司认为,证据1、2均涉及商标局的行政审查程序,与本案所涉商标民事侵权判定并无关联,应不予认定;比尔布拉斯公司虽通过提出证据3对迪斯奎德公司提交的审阅报告的效力提出质疑,但该报告系严格依据相关法律法规出具,所依据的原始销售凭证真实有效,应作为认定相关事实的有效证据。

本院经审查认为,证据1、2均涉及商标注册审核过程中的行政审查程序,与涉案侵权判定并无直接关联,不予认定,本院仍将根据民事商标侵权认定的规则作出独立评判。证据3中前两份规范文件均经查证属实,应予确认;而有关审阅业务与审计业务区别的说明,则系比尔布拉斯公司自行制作,对此内容本院将视同当事人的陈述,本院将在下文对审阅报告的效力予以评判。

二审中,为审慎评判上述审阅报告的证明效力,本院组织双方当事人前往广派公司进行了调查质证。经查,该审阅报告所统计的交易总数1379笔、销售总额79542506元均系由原上海申为会计师事务所有限公司(现已更名为上海申亚会计师事务所有限公司)调阅广派公司财务内部系统销售数据后进行统计得出,后由该会计师事务所随机抽取了135笔交易的原始单据与上述系统数据进行核对,进而推定广派公司财务内部系统中有关DSQUARED产品相关销售记录的真实性。其间该会计师事务所未核实所有销售单据,亦未调阅进货凭证、海关报关单据及其他可供对应的发票或其他销售凭证,也未查验财务账册或其他相关材料;审阅报告中明确表明,提供真实、合法、完整的DSQUARED产品的销售资料是广派公司的责任。本院另查明,涉案第3849642号“”注册商标已由比尔布拉斯公司及其关联公司以其他字体形式进行使用,但至今尚未按照其被核准注册的上述标识形态进行使用。

二审查明的其他事实与原审判决认定的事实一致。

本案系侵害商标权民事纠纷,双方当事人均为境外主体,而本案被请求保护地在中华人民共和国,根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条之规定,知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律,故本案应适用中华人民共和国的法律解决双方纠纷。

根据比尔布拉斯公司的上诉请求和理由以及迪斯奎德公司的答辩意见,本院认为双方当事人二审的争议焦点为:1.迪斯奎德公司在我国境内对“DSQUARED”和“”两项被诉标识的使用是否侵害了比尔布拉斯公司的第3849642号“”注册商标专用权;2.迪斯奎德公司可能承担的侵权责任。

关于争议焦点一

首先,有关权利商标的效力问题。比尔布拉斯公司的第3849642号“”商标系依据我国商标法及相关法律法规之规定获得核准注册,该注册商标的所有人及相关权利人依法在全国范围内享有专用权和禁用权。虽然迪斯奎德公司及其关联公司曾对第3849642号“”涉案注册商标专用权的效力提出异议,但并未获得支持,该注册商标至今合法有效,故应依法受到保护。即使迪斯奎德公司曾在域外在先使用DSQUARED商标并取得一定知名度,但基于商标权利所具有的地域性限制,商标权的保护并非不限国界的普遍保护,商标的域外使用并不当然能在我国境内创设商标权利,本案亦应从国内法的视角出发对涉案被诉商标侵权行为作出评判。

其次,有关被诉侵权商标与权利商标是否构成商标侵权意义上的近似商标的判定问题。依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条之规定,商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。认定商标近似应以相关公众的一般注意力为标准,既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行,且判断商标近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。本案中,被诉侵权标识“DSQUARED”与涉案第3849642号“”权利商标相比,双方均确认两者由相同字母以相同顺序排列组成,仅存在字体差异;被诉侵权标识“”与权利商标“”相比,亦具有相同的字母排序,两者字体不同,另前者的末位字母右上方标注有数字“2”。根据上述两组比对,两被诉侵权标识与涉案权利商标均包含同序排列的相同字母,主体构成要素完全相同,应认定被诉侵权商标“DSQUARED”、“”分别与权利商标“”具有相同或近似的商标构成要素,本案商标侵权成立与否的评判重点在于考量被诉侵权商标与权利商标之间是否足以使相关消费者产生混淆误认而构成商标侵权意义上的商标近似。

依据我国商标法的相关规定,不论商标的实际使用情形和知名度如何,注册商标专用权至少赋予商标所有人能够在其核定使用的商品上在全国范围内排他性使用其商标,并在注册商标专用权范围内拓展注册商标的市场空间的权利。对于涉案权利商标而言,其并非现有的英文单词,而系英文臆造词,本身具有较高的显著性,其在我国获准注册,即意味着其获得了受法律保护的在核定使用的商品上进行扩展的市场空间,也代表具备了使注册商标与其核定注册的商品或者服务联系起来的必然性或者可能性。倘若他人在其核心的注册领域使用相同或者实质相同的商标,足以阻止其拓展市场的,或者能够给其注册商标造成实质性妨碍或者损害的,包括对上述联系的破坏,就可以构成对注册商标专用权的侵害,权利人可获得相应救济,以回复其权利的完满状态。

本案中,虽然,涉案权利商标“”于2007年2月14日经核准获得注册后,比尔布拉斯公司自认根据现有证据系于2010年方才投入实际使用,且在我国中文语境下,相关公众对英文的辨识度相对较弱,但迪斯奎德公司在我国国内于相同商品上使用被诉侵权商标,并且被诉侵权商标“DSQUARED”与涉案权利商标“”相比,具备完全相同的字母组成、排序及读音,其区别仅在于字体的差异,形成了几近相同的视觉观感;被诉侵权商标“”与权利商标相比,虽然存在字体的差异和构成要素的细微差别,但完全相同的字母组成和排序使得两者之间在整体上亦不存在明显差异。在市场交易过程中,诚然,不排除存在相关公众将使用权利商标的商品误认为源自迪斯奎德公司的可能,但同样存在有将使用被诉侵权标识的商品误认为源自商标权人或认为彼此之间存在特定联系的可能。若允许迪斯奎德公司的两项被诉侵权商标在我国国内合法使用,与权利商标共存,彼此之间必然存在市场交叉,极易引起市场秩序的混乱,也容易使相关公众产生混淆误认,势必会令其增加识别和区分商标的成本,也会使权利人的市场拓展受限,并损害权利商标与商标专用权人的联系,涉案注册商标专用权即难以得到妥善和完整的保护,甚至会使之形同虚设。故应

认定迪斯奎德公司的两项被诉侵权商标与比尔布拉斯公司的涉案权利商标构成商标侵权意义上的近似商标。

再者,有关迪斯奎德公司主张的在先权利抗辩问题。迪斯奎德公司主要提交审阅报告及各时尚杂志上刊登的品牌广告、宣传和介绍等,拟以此证明其DSQUARED、DSQUARED2品牌服装较早进入我国销售,已取得良好声誉和市场,以此作为其有关使用上述被诉侵权商标系对知名商品特有名称的正当使用及享有在先权利的主要抗辩依据。经本院现场核验,审阅报告存有明显瑕疵:部分销售行为发生于广派公司成立之前,销售主体未得以确认;审阅报告所附的销售明细清单(抽查135笔)中前六笔缺乏可与之对应的原始销售凭证。另结合审阅报告本身的业务特性,可以认为涉案审阅报告仅系在销售单据的基础上进行的简单统计,而非对广派公司销售DSQUARED、DSQUARED2品牌服装情况的系统梳理、专业查验或审计。另外,虽然迪斯奎德公司主张广派公司销售的DSQUARED、DSQUARED2品牌服装均系进口,但除销售单据外,迪斯奎德公司并未提交货物进口报关的凭证,也未能提供其他证据对其主张的销售行为予以佐证或补强。故本院认为,虽然不能断然否定审阅报告结论与客观真实相符,但应认定审阅报告的证明力较弱。

即使依据上述审阅报告确认DSQUARED、DSQUARED2品牌服装早在2004年10月16日即已进入我国销售,但迪斯奎德公司并不能证明其在涉案权利商标于2003年12月17日提出注册申请之前已在我国实际使用其DSQUARED、DSQUARED2品牌。迪斯奎德公司提交的我国国内各时尚杂志的刊行日期也均晚于涉案权利商标的申请日,杂志刊登的内容也并不能证明迪斯奎德公司在我国境内就DSQUARED、DSQUARED2品牌进行过任何形式的主动宣传,该公司也未能提供其他有效证据证明其在境外使用的DSQUARED、DSQUARED2品牌在涉案权利商标申请日之前在我国已具有一定影响或已驰名,也不能证明权利商标的申请注册存在明显的主观恶意,故相较于涉案权利商标而言,在现有证据条件下,迪斯奎德公司在我国境内并不享有商标在先权利,其相关的抗辩事由不能成立。

综上,可以认定迪斯奎德公司在我国境内对“DSQUARED”、“”两项被诉侵权标识的使用侵害了比尔布拉斯公司的涉案注册商标专用权,应承担相应的侵权责任。而比尔布拉斯公司及其关联公司未严格按照核准的注册商标加以使用,虽与本案的实体处理无直接关联,但其仍应按照商标法的规定,依照其核准注册的涉案权利商标形态“”予以规范使用。

关于争议焦点二

首先,关于侵权责任的承担问题。依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条之规定,人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中,依据民法通则第一百三十四条、商标法第五十三条的规定和案件具体情况,可以判决侵权人承担停止侵权、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任。比尔布拉斯公司请求判令迪斯奎德公司承担停止侵权、赔偿损失、消除影响等侵权责任,于法有据,本院予以支持。其中关于赔偿损失的数额确定问题,依据《中华人民共和国商标法》(2001修正)第五十六条之规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予50万元以下的赔偿。而《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款进一步规定,人民法院在确定赔偿数额时,应当考虑侵权行为的性质、期间、后果,商标的声誉,商标使用许可费的数额,商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。就本案实际情况而言,主要考虑到:1.迪斯奎德公司自认其DSQUARED、DSQUARED2品牌服装定位高端奢侈品,售价较高,在我国的销售金额已逾7000万;2.迪斯奎德公司明知涉案权利商标的存在,在未经得商标权人许可的情况下,特别是被工商行政管理部门查处后,仍继续其被诉侵权行为,虽不存在假借涉案权利商标商誉的主观故意,但客观上给商标权人造成损害,且销售行为持续至今;3.涉案权利商标至今未严格按照其核准注册的字体、形态加以使用;4.涉案权利商标的知名度现较低;5.比尔布拉斯公司为制止涉案被诉侵权行为支出了律师费、公证费等合理维权费用等因素,本院酌定赔偿数额为20万元。

其次,关于比尔布拉斯公司提出要求刊登声明消除影响的诉讼请求,本院认为,因双方在市场上已各自经营多年,必然会在消费者中产生一定的混淆误认,不利于规范市场秩序。若由迪斯奎德公司在《中国知识产权报》上刊登声明,可明晰涉案权利商标的法律状态,消除被诉侵权行为的影响,对降低消费者辨识、区分商标的成本和产生混淆误认的可能性,厘清市场上相关品牌服装的来源,切实保护注册商标专用权人的利益不无裨益,故本院对比尔布拉斯公司的该项诉请予以支持。

综上,本院认为,比尔布拉斯公司的涉案注册商标专用权应受法律保护,迪斯奎德公司未经许可,在相同商品上使用了与比尔布拉斯公司涉案注册商标相近似的商标,侵害了比尔布拉斯公司曾享有的涉案注册商标专用权,应承担相应的侵权责任。原审判决适用法律不当,依法应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(二)项,《中华人民共和国商标法》(2001年修正)第五十二条第(一)项、第(二)项、第五十六条第一款、第二款,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条第一款、第二款、第十七条、第二十一条第一款之规定,判决如下:

一、撤销中华人民共和国浙江省杭州市中级人民法院(2012)浙杭知初字第163号民事判决。

二、迪斯奎德公司立即停止对第3849642号“”注册商标专用权的侵害。

三、迪斯奎德公司赔偿比尔布拉斯公司经济损失20万元,于本判决生效之日起十日内履行完毕。

四、迪斯奎德公司在本判决生效之日起一个月内在《中国知识产权报》上刊登声明以消除影响,声明内容需经本院核准;若逾期未履行,则由本院在《中国知识产权报》上刊登本判决的主要内容,相关费用由迪斯奎德公司负担。

五、驳回比尔布拉斯公司的其他诉讼请求。

六、驳回迪斯奎德公司的诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。

一审本诉案件受理费900元、反诉案件受理费4400元,合计5300元,由迪斯奎德公司负担3980元,比尔布拉斯公司负担1320元;二审案件受理费8800元,由迪斯奎德公司负担6160元,比尔布拉斯公司负担2640元。

本判决为终审判决。

审 判 长  徐燕如

代理审判员  陈 宇

代理审判员  李 臻

二〇一四年七月九日

书 记 员  王莉莉

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