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地域特点的商品通用名称的认定和分析
添加时间:2014-12-27 22:00:06     浏览次数:885

作者:陈晓峰(上海大学法学院)

来源:中华商标(2011-05)

一、案例引入

“山东鲁锦实业有限公司诉鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司、济宋礼之邦家纺有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷上诉案”[1]被评为2009年中国知识产权司法保护十大案件之一,是因为本案中法院确定了具有地域性特点的商品通用名称的广泛性特征的认定。法院认为,司法操作中,对于广泛性来认定,不应以是否在全国范围内广泛性的认定,应以特定产区及相关公众的接受程度为标准,而不应以是否在全国范围内广泛使用为标准。本案中,二审法院认为“鲁锦”已被山东地区纺织业普遍使用并为相关公众所接受,并根据上诉方出具的“鲁锦”织造技艺已被确定为国家级非物质文化遗产、“鲁锦”代表的纯棉手工纺织品的生产原料是由山东不特定地区广泛种植等证据,认定“鲁锦”在1999年原告将其注册为商标之前已成为山东民间手工棉纺织品的通用名称,进而认定被告的使用行为属于对“鲁锦”商标的正当使用,不构成对“鲁锦”商标专用权的侵犯,也不构成不正当竞争。

二、地域性特点商品的通用名称认定的司法实践

司法实践中,商标在审查时除了从消费者角度,还需要从竞争对手角度看,这也是欧洲等国外判例中总结出的趋势:[2]如此可以考察商标标识是否有必要保留在公共领域中以确保竞争者能够免费使用商标标识,即在做出事实上的显著性判断后,还应当从竞争政策的角度判断是否具有法律上的显著性。在我国以往的司法实践中,例如北京市第一中级法院审理的“澄迈万昌苦丁茶场诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议行政纠纷”[3]一案中,法院就认为部分地域没有“兰贵人”产品,但不必然得出“‘兰贵人’不是商品通用名称的推论”。

为更好地理解广泛性的特征,需要掌握所谓“部分区域”的范围大小的上下限。否则必然会因为概念模糊,导致第三人滥用通用名称的概念,而损害商标注册人的合法权益,因此不能抽象地认定,须要结合具体的消费对象和群体来判断[4]。例如“原告香港冬冬宝床上用品厂有限公司诉被告深圳市富安娜家饰保健用品有限公司商标纠纷案”[5]中,焦点就集中在通用名称应依据什么范围来认定的问题。一审法院深圳中院及二审上诉法院广东省高级人民法院就认为“虽然在广东地区使用轻柔纤维棉生产被子的企业较多,的确有一些厂家此类被子称之为‘水鸟被’,但尚无证据表明消费者已经普遍认为‘水鸟被’是一类被子的名称……水鸟被是否属于商品的通用名称,不能仅以广东省的情况为准……”

以上可知,在“水鸟”商标纠纷案中,法院认为:不能仅以国家部分区域或部分企业所使用的名称就认定为某名称具有通用名称的广泛性特性。而同样的结论在原告浙江利府酿酒有限公司不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会于2005年12月14日作出的商评案[2005]第4262号《关于第132456号“状元红”商标争议裁定书》的行政诉讼案中也有体现[6]。在这起案件中,法院认为根据原告提交的证据所证明的事实,在争议商标注册之前,确有浙江省4家企业的黄酒等酒类产品的包装上使用了“状元红”的名称,在相关词典、文学作品和酒行业书籍也有“状元红”名称渊源的记载。但法院认为仅为国家部分区域或部分企业所使用的名称不具有通用名称的广泛性,最终判定“状元红”在酿酒行业中不能构成酒或黄酒某一品种的通用名称,认为可以作为商标注册。

将以上“兰贵人”商标行政诉讼案、“水鸟”商标纠纷案以及“状元红”商标行政诉讼案综合分析,法院在对通过用名称广泛性特征的认定中,对于相关公众中消费者的情况分析,法院认为广泛性的范围不需要涉及整个国家领域,只要流通范围具有一定程度就可以认为是具有广泛性特征;另一方面对于相关公众中经营者的情况分析时,法院认为仅为国家部分区域或部分企业所使用的名称不具有通用名称的广泛性。而在“鲁锦”商标案中,法院进一步明确了在判断具有地域性特点的商品通用名称的广泛性认定应该以特定产区及相关公众的接受程序为标准,而不主要以是否在全国范围内广泛使用为标准。

三、非显著性名称合理使用的限制

“一个商标是否符合保护条件必须考虑所有实际情况,特别是商标已使用时间的长短”[7],一个标志也可能原本没有区分类似或相同产品的功能而因为长期使用获得了“第二含义”,拥有了显著性。然而尽管如此,当一个标志既是因为“第二含义”获得显著性而成为商标又是一个描述性词汇时,出于公共利益的考虑,为不至于产生垄断效应,该商标在使用的时候必然会有诸多限制,在多种场合允许同类生产者合理使用与注册标志不相同或相似的符号作为描述性名称的合理使用。

在“深圳市远航科技有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司西安分公司侵犯商标及不正当竞争纠纷请示案”[8]中,最高法院认为,对于在一定地域内的相关公众中约定俗成的扑克游戏名称,如果当事人不是将其作为区分商品或者服务来源的商标使用,只是将其用作反映该类游戏内容、特点等的游戏名称,可以认定为正当使用。

当一个标志符号拥有描述性含义的时候,它的排他能力明显降低,由此而产生的合理使用案例不胜枚举,并很容易被举证为通用名称而丧失了商标能力,笔者在此也不做讨论。然而,如果一个商标没有因为显著性弱化,成为行业的通用名称而被撤销,即使这个标志成为了一个描述性词汇,作为商标身份的这个符号依然拥有商标权利所赋予它的最低保护,这也是公共利益所要求的。有学者就指出“如果消费者已经事实上将一个普通的标志同特定的生产厂家联系到一起,这时就面临同时权衡保证消费者不被欺骗和保护竞争两种公共利益的问题”。

北京第一中级人民法院受理的原告北京汇成酒业技术开发公司诉被告北京龙泉四喜酿造有限公司侵犯商标纠纷案[9]中,二审法院审理时对本案的争论点“‘甑馏’是否属于一种白酒的通俗名称”提出了新的观点,认为“酿酒协会出具的‘甑馏’产品的情况说明,不能证明在汇成公司获准注册‘甑馏’商标之前,白酒制造行业和相关公众即已经公开使用‘甑馏’这一酿酒工艺和白酒通用名称”,同时结合“有关著作中并未使用甑桶这一容器酿酒的工艺解释‘甑馏’,字典或词典中也无‘甑馏’为高度白酒的酿造工艺和高度白酒名称记载及解释”[10]等,最终判定被上诉人(原审被告)商标侵权。

本案中,法院权衡公平竞争和保护消费者两者之间的利益,限制了第三方出具的商标为描述性词汇证明的效力,强调了权威著作及工具书的效力和威信力,更加尊重了商标所有人在品牌塑造和推广上的努力,考虑了其他经营者利用了商标所有人在商标管理上的漏洞而“搭便车”、“傍名牌”,最终损害消费者的利益,影响市场交易的公平和正义。

描述性商标判断中,美国第五巡回法院审理的“fish-fri”商标案[11]最有影响力,法院在该案中总结了此前法院或学者提出的界定描述性商标的各种标准[12];第一个标准是该词在字典中的含义,因为字典对特定词汇的释义是公众对该词一般含义的最恰当和最相关的表象;[13]第二个标准是想象力标准,认为这是在评价构成商标的词汇与该商标所使用产品之间的关系;第三个标准是竞争者在商业上是否有可能需要用它来描述其产品,描述性词汇通常与产品或服务的关系相当紧密和直接,以至于其他商人在销售类似产品时将发现该词汇对表述他们自己的产品非常有用[14];第四个标准是其他人在类似产品或服务上使用该词汇的程度,这个标准被认为是与竞争者认为该词汇对描述他们产品非常有用这个问题具有相当紧密的关系。放到此案中,字典或词典中无“甑馏”为高度白酒的酿造工艺和高度白酒名称记载及解释,另一方面,酿酒协会出具的《有关“甑流”产品的说明》,证明“‘甑馏’曾是白酒生产最后一道工序蒸出的未经勾兑的高度原酒在北方一些地区的通俗称呼”等证据并没有被法院承认可以用来认定“竞争者在商业上是否有可能需要用它来描述其产品”亦或是表明“其他人在类似产品或服务上使用该词汇的程度”,由此认定该“甑馏”的使用侵犯了“甑流”商标权人的合法利益,已构成不正当竞争。

四、“鲁锦”这一标识非显著性认定的分析

(一)非物遗是否能构成合理使用理由的认定

上诉方即原审被告举证证明“鲁锦”成为非物质文化遗产而成为通用名称的说法并不科学,“鲁锦织造技艺”成为非物质文化遗产并不必然造成“鲁锦”一词流入公用领域,变成公共财产,以至于任何人都可以无障碍的使用,这取决于造就“鲁锦”成为非物质文化遗产主要因为当地技艺的流传还是鲁锦公司自身的创造和努力。

在秋林商标案中[15],法院并没有因为“秋林大面包(大列巴)制造技艺”被公布为黑龙江非物质遗产而将“秋林”划分为公有领域,非物质文化遗产依然有私有和公有区分。法院对非“秋林里道斯”商标所有人的其他经营者在同类产品上标注“XX秋林”牌仍判定为侵权行为,要求立即停止侵犯注册商标专用权行为和不正当竞争行为,并赔偿经济损失。

“秋林里道斯”商标原所有人为秋林洋行(即秋林公司),是由俄国商人伊万•雅阔列维奇•秋林1900年在哈尔滨创办,后被中国政府接收,而秋林面包传统手工艺在哈尔滨广为流传。后秋林公司原下属企业秋林糖果厂改制为秋林糖果公司,并于1999年获得“秋林里道斯”注册商标,于2007年,“秋林大面包(大列巴)制作技艺”被公布为黑龙江省首批非物质文化遗产,编号为省I-037。而被告哈尔滨秋林食品有限责任公司肉制品分公司在红肠等肉罐制品上使用的“伊雅秋林”商标,法院认为包含了秋林糖果公司的注册商标“秋林”两字,两者含义相同,足以对商品的来源产生混淆。秋林肉制品分公司在同种商品上擅自使用与秋林糖果公司注册商标相近拟的商标,主观上具有明显的“傍名牌”故意,构成商标侵权。

(二)相关公众的认定

按照最高法院的司法解释,商标法所称相关公众,是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者[16]。笔者认为,在考察“相关公众”情况时,应该综合“消费者”以及“经营者”两方面的具体情况而定。

在鲁锦商标案中,二审法院在“广泛性”认定的过程中对于“相关公众”范围的确定仅仅局限在与“鲁锦”营销有密切关系的其他经营者以及当地群体的做法,笔者认为有失妥当。因为,尽管在某一区域的生产经营圈子中可能达成大范围的广泛认识,但作为一般商品的消费者而言,通常大部分的消费者都处于远离生产地的其他区域。在那些区域中,他们可能并不熟知产品生产地的当地文化,他们更熟悉只是在商品上的具有区别性质的商标,并将商品使用的感受与商标符号在心理上建立一种关系,这种联系决定了消费者在下次消费时的购买意愿。

总结“兰贵人”商标行政诉讼案、“水鸟”商标纠纷案以及“状元红”商标行政诉讼案等案例,法院在“相关公众”的范围确定时都区分“消费者”以及“经营者”两方面,各自从“流通领域”和“生产者”两方面对案件进行考量:认为对于“相关公众”中“消费者”而言,广泛性的范围不需要涉及整个国家领域,只要流通范围具有一定程度就可以认为是具有广泛性特征;另一方面对于“相关公众”中“经言者”而言,仅为国家部分区域或部分企业所使用的名称不具有通用名称的广泛性。相比之下,山东省高院在认定“广泛性”时对于“相关公众”中的“消费者”和“经营者”的情况混同考虑,而不区分对待,模糊地认为两者都只需要在特定区域内达到一定程度即可,笔者认为不妥。而且上诉人(原审被告)代理人在辩论中将鲁锦织品划分为特殊商品类型,因而认为应以特定产区及相关公众的接受程度为标准,这种说法笔者不太认同。原因是鲁锦织品的原材料确定只有当地生产,但是作为商品,涉及的是服饰、床上用品等一般用途的领域,不能忽略流通领域的相关公众认知水平。

(三)不正当竞争

在之后的“上诉人粱山县鲁锦专业手工织绣有限公司与被上诉上山东鲁锦实业有限公司侵犯注册商标专用权纠纷一案”中,法院基于前文的“鲁锦”商标纠纷案终审法院的认定,确认粱山鲁锦公司在其生产的涉嫌侵权产品的包装盒、包装袋上使用“鲁锦”两字,仅是为了表明其产品是鲁锦面料,其生产技艺符合鲁锦的生产特点,不具有侵犯山东鲁锦公司“鲁锦”商标专用权的主观恶意。也并非作为商业标识的使用,不会造成相关消费者对商品来源的误认和混淆,属于对“鲁锦”商标的合理使用,不构成对“鲁锦”商标专用权的侵犯。但是出于维护市场公平竞争、保护消费者合法利益不受损害的角度考虑,要求粱山鲁锦公司在今后的市场经营中在标明其产品的是鲁锦面料的同时,应合理避让他人对“鲁锦”商标的专用权利,梁山鲁锦公司在其产品的包装中应突出使用自己的商标,以标明其鲁锦产品来源,方便消费者识别鲁锦产品不同的生产厂家。

五、企业商标管理的启示

回到最先的案例,鲁锦公司在起初推广“鲁锦”品牌的时候,是因为鲁锦公司的“鲁锦”品牌而引起的当地政府将当地特产土布以“鲁锦”名义对外宣传还是相反,已经无从得知,而且也已经无法改变“鲁锦”成为描述性词汇的结构,但这也反映出我国很多中小型企业在商标管理方面的缺陷和不足。在我国还有很多企业由于缺少商标管理意识,以至于辛苦经营并略有起色并开始市场扩张的时候,因为商标纠纷无法继续推广品牌而面临发展甚至生存危机。有些企业在发展初期,把重心完全放在推广,标识(甚至并没有意识到商标注册)的选择等都是仅仅考虑便于商业推广而进行的,成为今后商标纠纷的“定时炸弹”,当公司发展到一定规模对同行业其他经营者造成威胁时就被他人所“引爆”。另一方面,当公司发展到一定程度后,经营往往会进行扩张,从一元走向多元,这样公司原来注册的商标就不能对其全部商品和服务有效,这样就会发生侵权或被抢注的问题,进而影响到已注册商标的商业价值,最终导致公司利益的流失。

注释:

[1] (2009)鲁民三终字第34号。

[2] 邓宏光:《商标法的理论基础》,法律出版杜,2008年版第33期。

[3] (2009)高行终字第330号。

[4] 黄晖:《商标法》。北京,法律出版社,2004年版第59页。

[5] 同上,第59~60页。

[6] (2006)一中行初字第195号。

[7] 巴黎公约第6条之五C。

[8] 最高人民法院(2008)民三他字第12号答复函。

[9] (2002)一中民初字第8465号。

[10] (2003)高民终字第543号。

[11] Zatarain’s lnc.V,Oak Grove Smokehouse,lnc.,698F.2d 786(5th Cir.1983).

[12] 邓宏光:《商标法的理论基础》,法律出版社,2008年版第139~142页。

[13] Vision Center v.Opticks,Inc.,596F.2d 116(5th Cir 1980).

[14] Vision Center v.Opticks,lnc.,596F.2d 116-117(5th Cir. 1980).

[15] (2007)哈知初字条124号及(2007),黑知终字第42号。

[16] 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条。

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