作者：戴怡婷

要旨

由于商标只有在商品的流通环节中才能发挥区分商品或服务来源的基本功能，因此商标法意义上的使用是公开的使用，附着商标标记的商品应当进入流通环节，使相关公众能够通过商标在商品或服务与其提供者之间建立相应关联。贴牌加工商品销往国外，不属于公开使用，因此，不宜认为在用于出口的贴牌加工产品上使用商标属于商标法意义上的使用。而未注册商标只有通过使用具有一定影响时，才能发挥区分商品或服务来源的作用并可能获得法律保护，商标在先使用并具有一定影响是适用2013年修订的《商标法》第三十二条相关规定的前提，并非仅用来推定商标注册人的恶意。不宜仅以商标注册人具有抢注恶意就给予新《商标法》第三十二条的保护。

案情

当事人：

原告(被上诉人)：巢汉良

被告(上诉人)：国家工商行政管理总局商标评审委员会

第三人：LF有限责任公司

案由：商标争议行政纠纷

第4458183号“GATEHOUSE”商标(简称争议商标，见下图)，其申请日为2005年1月11日，核定使用商品为第6类：钢制滑轮百叶窗、金属螺丝、金属插销、关门器(非电动)、五金器具、钥匙、金属锁(非电)、金属铸模、普通金属艺术品、金属喷头。商标专用期限自2009年2月7日至2019年2月6日，商标专用权人为巢汉良。

LF有限责任公司(简称LF公司)向商标评审委员会提交撤销申请，其主要理由为：LF公司是世界知名家居建材企业，其在先使用的“GATEHOUSE”商标在中国为相关公众所熟知，具有一定影响；巢汉良并无使用争议商标的真正意图，巢汉良长期抢注国外著名商标，且曾向LF公司索要高额转让费；争议商标仅仅直接表示商品的功能和用途，缺乏显著性。综上，根据2001年修订的《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第四条、第十条、第十一条、第三十一条和第四十一条的规定，请求商标评审委员会撤销争议商标的注册。

在争议程序中，LF公司提交了相关证据，其中如下证据涉及争议商标申请日之前其在先使用“GATEHOUSE”商标的知名度及巢汉良申请注册争议商标的恶意：

1、广东省中山市工商业联合会(总商会)出具的《关于“GATEHOUSE”品牌的情况说明》。其中显示“小榄镇已吸引众多世界领先五金企业，其中包括最大的五金百货集团——劳氏公司(Lowe's Companies，Inc．)及其关联公司LF公司。作为世界五百强企业。该公司自2003年起即已指定包括华锋、高天在内的10余家本地企业生产其旗下著名品牌GATEHOUSE产品。”

2、广东省中山市小榄镇商会出具的《关于我会部分会员企业商标被恶意抢注的情况说明》，显示“GATEHOUSE”商标是LF有限责任公司众多品牌中的一个。在提出GATEHOUSE商标申请时，巢汉良是广州商学院三水分院会计专业的学生。从其提出商标申请后数年内，从未从事任何与GATEHOUSE商标指定商品相关的任何工作。另外，巢汉良曾多次抢注他人未在中国注册的驰名商标。”

3、劳氏公司(Lowe's Companies，Inc.)高级副总裁出具的证明中称，艾钜资源有限公司(LG Sourcing．Inc.)与LF公司均为劳氏公司的子公司。

4、劳氏公司的子公司艾钜资源有限公司向中山市华锋制锁有限公司(简称华锋公司)出具的指示，以及华锋公司相应的出口检疫证书、出口海运单、出口报关单。上述证据涉及的商品为锁、钥匙等，使用的商标为“GATEHOUSE“。

5、巢汉良注册其他知名商标的情形。

2011年8月1日，商标评审委员会作出商评字[2011]第15112号《关于第4458183号“GATEHOUSE”商标争议裁定书》(简称第15112号裁定)，该裁定认为：

(1)LF公司提交的订单指示、出入境检验检疫熏蒸／消毒证书、海运单、海关出口报关单、中华人民共和国广东省中山市中级人民法院及第二中级人民法院的相关判决书或裁定书、广东省中山市工商业联合会(总商会)等单位出具的证明等在案证据相互佐证，可以证明在争议商标申请注册之前，LF公司及其关联公司与位于广东省中山市小榄镇的华锋公司、高天(中山)金属制造有限公司在门锁等五金制品上已存在定牌加工关系，不仅使用了”GATEHOUSE”作为商标，而且已为一定范围内的相关公众所知晓，具有一定影响，巢汉良的住所位于与广东省中山市毗邻的广东省广州市，因此，可以认定在争议商标申请注册之前，LF公司已在中国在先使用“GATEHOUSE”商标并具有一定影响，巢汉良理应知晓LF公司在锁具等五金制品商品上已在先使用“GATEHOUSE”商标的事实，却在与上述商品相同或类似的钥匙、金属锁(非电)商品上抢先注册与该商标相同的商标，显属不当，因此，争议商标在钥匙、金属锁(非电)商品上的注册应根据《商标法》第三十一条的规定予以撤销。争议商标核定使用的除钥匙、金属锁(非电)商品以外的其他商品与LF公司使用“GATEHOUSE”商标的商品不属于类似商品，且LF公司未提交在这些商品上在先使用“GATEHOUSE”商标的证据，因此，争议商标在这些商品上的注册应予维持。

(2)“GATEHOUSE”作为商标在上述商品上注册虽有暗示其中部分商品功能的作用，但尚未构成新《商标法》第十一条第一款第(二)项规定的仅仅直接表示核定使用商品功能用途特点的情形，因此，LF公司的该项主张不成立。

(3)争议商标标识本身并不会对社会主义道德风尚或我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。因此，对于L F公司依据《商标法》第十条第一款第(八)项规定提出的主张不予支持。

(4)LF公司依据《商标法》第四条申请撤销争议商标的注册，但未提交充分证据证明巢汉良不符合《商标法》第四条规定的主体资格，因此，对于LF公司的该项请求不予支持。商标评审委员会依据《商标法》第三十一条、第四十一条第二款、第四十三条、《中华人民共和国商标法实施条例》第三十五条、第四十一条及《商标评审规则》第十八条第一款第(三)项的规定，裁定：争议商标在钥匙、金属锁(非电)商品上的注册予以撤销．在其余商品上的注册予以维持。

巢汉良不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

审判

北京市第一中级人民法院认为，虽然该商品系销往国外，但这一行为并不影响其在生产企业所在地中山市及周围地区具有知名度。据此，现有证据可以证明“GATEHOUSE”为LF公司在锁、钥匙等商品上在先使用并具有一定知名度的商标。在此情况下．鉴于巢汉良所在地广州市与中山市毗邻，且巢汉良具有抢注其他国外知名商标的情形，故应认定巢汉良在与锁、钥匙等商品相同或类似的商品上注册争议商标的行为具有抢注LF公司商标的恶意。虽然商标评审委员会仅认定争议商标核定使用的”钥匙、金属锁(非电)”与LF公司在先使用的锁等商品构成类似商品，但除上述商品之外的“钢制滑轮百叶窗、金属螺丝、金属插销、关门器(非电动)、五金器具、金属铸模、金属喷头”与锁等商品在销售对象、销售场所等方面亦较为近似，如使用同一商标亦导致相关公众混淆误认，故对于争议商标在上述商品上的注册应一并撤销。但争议商标核定使用的“普通金属艺术品”商品因与LF公司在先使用的锁等商品差异较大，即便使用相同商标亦通常不会引起相关公众混淆，故上述商品未构成类似商品，对于争议商标在该商品上的注册应予维持。综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第1目、第2目之规定判决：一、撤销商标评审委员会第115112号裁定；二、商标评审委员会重新作出争议裁定。

商标评审委员会不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院认为，LF公司向商标评审委员会及原审法院提交的证据仅能证明LF公司及其关联企业已委托中山市的相关企业生产使用“GATEHOUSE”的门锁及钥匙等商品，并将上述商品销往国外，上述证据不能证明附着LF公司“GATEHOUSE'’商标的商品在中国大陆地区已经实际进入流通环节，因此，在案证据不足以证明LF公司在争议商标申请日前已经在中国大陆地区对“GATEHOUSE”商标进行了商标使用，上述商标不构成在先使用并有一定影响的未注册商标。第15112号裁定及原审判决对此认定错误，予以纠正。商标评审委员会应在纠正上述错误的基础上，根据在案证据重新进行评述，一审判决撤销第15112号裁定正确，对其结论予以维持。最终北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定判决：驳回上诉、维持原判。

重点评析

本案虽然适用2001年修订的《商标法》。但鉴于2013年修法并未对旧法第三十一条的内容进行修订，仅将法条序号调整为第三十二条，因此，本案对于在新法的体系下如何适用第三十二条仍有借鉴意义。新《商标法》第三十二条规定，“申请商标注册不得损害他人现有在先权利，也不得以不正当竞争手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。那么仅在贴牌加工¨’中使用的未注册商标能否作为该条所指的“在先使用并有一定影响的商标”?长期以来，司法实践对此一直未能形成统一的认识。最高人民法院在株式会社良品计画与商标评审委员会、北京棉田纺织品有限公司商标异议复审行政纠纷案的再审判决中，曾作出相对明确的指引，但该案并非最高法院当年的年度报告案例，关于贴牌加工是否是商标使用的争论还在延续。

一、实践中的主要分歧

肯定观点与否定观点的分歧主要集中在贴牌加工是否构成“商标法意义上的使用”。

“商标法意义上的使用”应当符合真实、合法和公开的原则。这里主要涉及公开使用。持否定观点的一方认为。贴牌加工的产品由于全部销往国外，并未进入我国的流通领域内。因此，该产品上使用的商标并不能被国内的相关公众所接触，相关公众也不可能以此来识别商品的来源，因此，这样的使用方式并未发挥商标产源识别的基本功能，不属于公开的商标使用。而持肯定观点的一方则认为，相关公众是指与商标标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。贴牌加工的生产和运输过程中涉及的经营者也属于贴牌加工产品的相关公众，因此，贴牌加工的商品虽然全部销往国外，但是境内的相关公众也能够接触到，贴牌加工的商品已经进入了流通领域，相关公众可以通过其所使用的商标来识别商品的来源，因此，贴牌加工符合公开使用的要求。

此外，如果认定贴牌加工属于一种“商标法意义上的使用”，那么贴牌加工行为能否使该未注册商标具有知名度进而获得新《商标法》第三十二条的保护，对此，本案一审判决认为该条法律规定的基本目的在于禁止基于不正当目的将他人在先使用的商标抢先注册为商标，因此，在该条款的适用中，虽通常要求在先商标具有一定知名度，但该知名度要求的重要作用在于通过知名度的认定来推定商标注册人的恶意，因此，对知名度并不要求较高的标准。一般来讲，如果商标注册人在知晓该在先使用商标的情况下仍在同一种或者类似商品或者服务上进行商标注册，则可以认定商标注册人具有主观恶意，即违反上述法律的规定。本案中，LF公司委托生产的产品虽然销往国外，但这一行为不影响其在生产企业所在地中山市及周围地区具有知名度。

二、从共识出发的思考

1、从公开使用的共识出发

经过多年的司法实践，“商标法意义上的使用”应当以符合公开使用的要求为共识。所谓公开使用是指以附着商标的商品或者服务进入商业流通领域，从而使不特定多数的相关消费者能够获知的方式使用。消费者只有在能够接触到该商标时，才可能对不同商品或服务的提供者予以识别，故通常情况下只有消费者能够接触到的商标使用行为，例如销售的行为，才能够产生商标的识别作用，属于“商标法意义上的使用行为”。消费者无法接触到的商标的使用行为，如，商标标识加工和运输的行为，因无法发挥商标的识别作用，故不属于商标法意义上的使用行为。

综上，公开使用首先要求商品进入商业流通领域。其次是要求不特定的相关公众能够接触到该商标[2]。进入流通领域应当具有主观和客观的要件，即使用人具有将附着商标的商品销售给他人的主观意图，最终购买者具有识别商品来源的客观需要。我国台湾地区商标法就明确规定商标使用要具备使用人主观上要具有行销目的。[3]但贴牌加工的受托方并没有销售其受托加工商品的主观意图，而且在贴牌加工的生产和运输过程中所涉及的经营者即便与加工商品具有密切联系，他们也并非加工商品的购买者，他们仅通过与加工方开展业务往来或者通过运输商品等方式获知所“贴”商标标志，这些经销商不需要通过加工商品上附着的商标识别商品的来源，此时商标并未发挥识别商品来源的功能。事实上，上述经营者并非贴牌加工商品的相关公众。同时，由于贴牌加工的商品最终并不进入中国大陆地区的流通领域，因此，能够接触所“贴”商标的主体是特定的，他们虽然人数不确定，但他们与受托方之间均存在特定的身份关系，“贴”有商标的商品在上述特定主体之间的流转，并非公开使用。本案中，LF公司虽然在小榄镇委托了华锋、高天等十余家企业进行贴牌加工的生产，但上述企业均属与其具有合作关系的特定主体，由于他们生产的附着LF公司“GATEHOUSE”商标的门锁及钥匙等商品销往国外。因此，国内的门锁及钥匙的不特定的相关公众，包括经销门锁及钥匙的经营者在内，并不能了解上述商品，也无从凭借“GATEHOUSE”商标识别商品的来源，因此LF公司提交的证据不能证明附着LF公司“GATEHOUSE”商标的商品在中国大陆地区已经实际进入流通环节。贴牌加工不符合公开使用的要求，不属于“商标法意义上的使用”。

2、从地域性原则的共识出发

由于商标权的属地主义和独立原则，在注册国之外的使用，不发生商标使用的效力。[4]因此，在我国法域内的商标公开使用要求下的消费者应当是中国大陆地区的消费者，在其他国家和地区使用其商标的行为不能认定为在中国大陆的使用行为。  “虽然个别法院曾经认为《商标法．》第三十一条后段的目的在于禁止恶意抢注，被抢注的未注册商标是否在中国大陆地区使用并不构成该条款的必备适用要件，但目前比较统一的观点是认为在中国大陆地区使用是构成该条款的必备要件。”㈣基于地域性的原则，所“贴”商标虽然在国外获得注册，但其效力并不及于中国域内。而“贴牌加工的商品不是在国内销售，所贴商标只是在中国境外具有商品来源的识别意义，不在国内市场发挥识别商品来源的功能。”因此，贴牌加工并非所“贴”商标在国内的使用。本案中，LF公司提交的证据均为贴牌加工的证据，因此，不能证明在争议商标申请日前已经在中国大陆地区对“GATEHOUSE”商标进行了商标使用。

三、适用《商标法》第三十二条的思考

我国采用商标注册制度，以申请先后确定是否予以授权，获准注册的商标，法律给其预留一定的权利空间，不因其未使用而缩小保护范围。而未注册商标获得保护的前提是使用，并且其权利范围的大小也由使用的情况决定，未注册商标只有通过使用并具有一定影响后，才能发挥区分商品或服务来源的作用并可能获得法律保护，因此，商标在先进行了“商标法意义上的使用”并具有一定影响是适用《商标法》第三十二条相关规定的前提，并非仅仅用来推定在后商标注册人的恶意。不能够出于防止恶意抢注的目的，而无限度的放宽对商标使用的要求。如果对商标使用毫无要求，则会对商标注册制度产生冲击。例如，如果仅因贴牌加工商品生产地的企业知晓所“贴”商标，就认为该未注册商标达到了获得商标法保护的程度，会在一定程度上影响商标注册的秩序。《商标法》第三十二条虽然意在防止抢注商标，但适用时仍应在遏制恶意抢注与维持商标注册秩序的天平上进行称重。我国商标的保护主要是对注册商标的保护，对于未注册商标仅是“偶尔旁及”，未注册商标更多的可以通过反不正当竞争法保护，用并且对于抢注恶意更为明显的情形，商标法还通过第十三条第二款、第十五条加以调整，因此，在适用《商标法》第三十二条时，还应与上述条款衔接。准确掌握“在先使用并有一定影响力的商标”。

作者单位：北京市高级人民法院