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在商标授权确权行政案件中如何适用不良影响条款—第5519766号“Ron Zacapa Centenario XO及图(指定颜色)”商标驳回复审行政纠纷案
添加时间:2014-10-13 21:37:25     浏览次数:1814

作者:郭伟

来源:中华商标(2012-09)

《商标法》第十条第一款第(八)项规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。司法实践中,较第十条第一款的其他禁用性条款,“其他不良影响”的规定更加抽象,对其理解及适用亦容易出现分歧和偏差。对此,笔者认为在认定涉案商标的注册是否具有不良影响时,只需考虑是否存在“影响公共秩序并产生不良影响”的可能性,无需考虑涉案商标或类似涉案商标已经获准注册的情况、涉案商标申请人的主观状态以及涉案商标的知名度等情况。在下文中,笔者将结合司法实践中的一个案例对上述观点进行阐述。

【案情简介】

朗姆酒创造产品公司(简称朗姆酒公司)于2006年8月3日向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)申请注册第5519766号“Ron Zacapa Centenario XO及图(指定颜色)”商标(见下图),指定使用在第33类:朗姆酒;酒精饮料(啤酒除外);朗姆利口酒;朗姆鸡尾酒;含朗姆酒酒精饮料商品上。

2009年1月12日,商标局认为“XO”为白兰地规格,用于朗姆酒易使消费者产生误认,据此驳回申请商标的注册申请。朗姆酒公司不服该决定,于法定期限内向国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)提起复审申请,其主要理由为:申请商标由朗姆酒公司所独创,具有较强的显著性,且经过朗姆酒公司长期的使用与宣传,已经拥有很高的知名度,与朗姆酒公司的紧密联系得以增强,不会造成消费者混淆误认;“XO”不仅仅用于白兰地,也用于其他酒类产品,且朗姆酒公司同意放弃对“XO”的专用权,同时含有“XO”的多个商标已获注册。商标评审委员会经审理于2009年5月11日作出商评字[2009]第11837号决定(简称第11837号决定),对申请商标予以驳回。

朗姆酒公司不服该决定,向北京市第一中级人民法院起诉称:一、申请商标系由原告所独创,具有显著性,原告名下的ZACAPA是世界著名朗姆酒品牌,ZACAPA XO系其中的特级烈酒系列,因此,“XO”使用在申请商标指定使用的朗姆酒等商品上不会使消费者对该商标所指代的商品产生误认,不会产生误导公众的后果,不会产生不良影响。二、申请商标已在多个国家注册,该事实足以说明申请商标不会使消费者产生误认,故不会产生不良影响。三、申请商标在包括中国在内的世界市场上均拥有很高知名度,因此其在中国的注册及使用不会使消费者产生误认,不会产生不良影响。四、原告已同意放弃对“XO”文字的专用权,故申请商标整体上具有可注册性。

商标评审委员会答辩称:坚持其在第11837号决定中的意见,认为第11837号决定认定事实清楚,适用法律正确,审查程序合法,请求人民法院依法予以维持。

【法院裁判】

北京市第一中级人民法院经审理认为:本案审理的焦点为申请商标是否属于《商标法》第十条第一款第(八)项规定的“其他不良影响”的情形。

本案中,申请商标中包含“XO”字样,朗姆酒公司认为“XO”使用在申请商标指定使用的朗姆酒等商品上不会使消费者对该商标所指代的商品产生误认,故不会产生不良影响。对此,法院认为,判断申请商标中“XO”的使用是否会使消费者对其所使用的商品产生误认,首先须对“XO”的含义予以确定。因商标的识别主体是消费者,故应以申请商标指定使用的“朗姆酒,酒精饮料(啤酒除外)”等商品的消费者为主体对“XO”的含义进行认定。对于消费者而言,其虽然可能并不知晓“XO”的确切含义系指一种藏窖年份40—75年的白兰地,但其通常会认为“XO”代表的是一种洋酒的名称或洋酒的等级。鉴于此,申请商标使用在“朗姆酒,酒精饮料(啤酒除外)”等非白兰地酒商品上易使消费者误认为申请商标所使用的商品为白兰地酒商品或具有此类等级,从而可能会对消费者利益造成损害,产生不良影响,据此,申请商标的注册具有不良影响。朗姆酒公司的上述主张不能成立,法院不予支持。

另外,对于朗姆酒公司的其他主张法院认为均不成立。

综上,北京市第一中级人民法院依照《行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定,判决:维持第11837号决定。

双方当事人对于一审判决均表示服从,明确表示不上诉。

【评 析】

本案涉及的是《商标法》第十条第一款第(八)项中关于“其他不良影响”的认定问题。但对于不良影响应当如何认定,《商标法》及《商标法实施条例》均未给出明确界定。笔者结合本案的具体分析,针对司法实践中容易对不良影响产生误解的几个问题作探讨。

一、商标法意义上的不良影响的定义

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(简称《意见》)规定:人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时,应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。商标局制定的《商标审查标准》亦规定,其他不良影响,是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。[1]笔者认为,结合《商标法》第十条第一款第(一)至第(七)项,其均是基于可能对我国社会公共利益及公共秩序产生负面影响的考虑,而使得标志本身不得作为商标使用。作为第十条第一款下的第(八)项,其他不良影响条款作为“兜底条款”其亦应遵循上述第(一)至第(七)项的原则的立法本意,故最高法院的《意见》第三条的规定是有积极意义的。

但是值得注意的是,“其他不良影响”调整的是损害公共利益和公共秩序的商标使用和注册行为,不是保护特定民事权益的法律规定。如果有关标志的注册仅损害特定民事权益,由于《商标法》已经另行规定了救济方式和相应程序,不宜认定其属于具有其他不良影响的情形。如在盐城市艾斯特体育器材有限公司诉被商标评审委员会、第三人邓亚萍商标争议行政纠纷上诉案中,二审法院北京市高级人民法院认为:“争议商标的注册仅仅涉及是否损害邓亚萍本人的民事权益的问题,属于特定的民事权益,并不涉及社会公共利益或公共秩序,故不应适用《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。”[2]

二、司法实践中适用不良影响条款应注意的几个问题

(一)只需存在“不良影响”的可能性

从《商标法》第十条第一款第(八)项的立法本意来看,“其他不良影响”的规定致力于维护社会公共利益和社会公共秩序,任何违反本条款使用的行为都会影响到公共利益和公共秩序,因此“不良影响”属于《商标法》第四十一条第一款规定的绝对理由条款,与第四十一条第二款、第三款的相对理由区分。故,只要标志本身具有存在“不良影响”的可能性就不作为商标使用,亦不应被注册。

在本案中,涉案申请商标中含有“XO”字样,尽管中国大陆的消费者可能并不知晓“XO”具体是系指一种藏窖年份40-75年的白兰地,但通常会认为“XO”代表的是一种洋酒的名称或洋酒的等级。而涉案申请商标指定使用的商品为朗姆酒、酒精饮料(啤酒除外),其与消费者通常认为的洋酒的名称或者洋酒的等级有密切关联,在不具备酒品领域专业的情况下,相关公众极容易误认申请商标所使用的商品为白兰地酒商品或具有此类等级。该误认极容易导致消费者利益受到损害,进而影响社会公共市场秩序,造成不良影响。

事实上,在王浩垒诉商标评委审委员会、第三人海南博鳌投资控股有限公司商标争议行政纠纷案中,北京市第一中级人民法院亦有类似的论述,其认为:“鉴于博鳌亚洲论坛系作为非政府、非营利性国际组织为亚洲国家政府、工商界及学术界就经济、社会、环境等重要事务提供高层次对话平台,自创办以来对整个亚洲地区区域经济发展和推动国家发展目标的实现发挥着重要的作用和影响力。因此,争议商标‘博鳌’的注册易使相关公众误认为作为争议商标注册人的原告与该论坛具有特定联系,从而产生不良影响。”[3]

(二)无需考虑涉案标志在其他国家注册的情况

在本案中,朗姆酒公司主张申请商标已在多个国家注册,该事实足以说明申请商标不会使消费者对其所使用的商品产生误认,不会产生不良影响。该理由涉及到在认定涉案标志是否具有不良影响时有无必要考虑涉案标志在其他国家已注册的事实。

对此,笔者认为,首先鉴于商标法具有地域性,申请商标在其他国家注册的事实不会影响到依据我国《商标法》对申请商标是否具有可注册性的判断。其次,退一步讲,即使随着国际公约关于商标法地域性的修改,在一国申请涉案商标注册时可以参考已在其他国家注册的事实,对于本案而言,因“XO”系为英文名称,对于英文名称而言,中国消费者的认知与外国消费者的认知程度会有不同,因此,外国消费者不会对其所指代的商品产生误认并不代表中国消费者亦不会产生误认。所以,原告的这一主张既无法律基础,亦无法理基础。

由上可见,在认定涉案标志是否具有不良影响时,不需考虑其已经在其他国家注册情况,当事人以此为由抗辩不成立。

(三)无需考虑涉案标志的知名度

在本案中,朗姆酒公司主张涉案申请商标在包括中国的世界市场均拥有很高知名度,因此其在中国的注册及使用不会使消费者对其所使用的商品产生误认,不会产生不良影响。该理由涉及到在认定涉案标志是否具有不良影响时有无必要考虑涉案标志的知名度。

对此,笔者认为,首先,《商标法》第十条体现的系对公共利益及公共秩序的保护,与标志是否具有显著性无关,知名度的高低通常仅影响到对标志显著性的判断,与是否会损害公共利益及公共秩序并无必然联系。其次,由《商标法》第十条规定可知,属于该条款规定情形的标志既不得作为商标注册,亦不得作为商标使用。鉴于此,无论该商标是否具有知名度,其均不能在中国境内使用,亦不可能因具有较高知名度而导致其在中国具有注册的可能性。

由上可见,在认定涉案标志是否具有不良影响时,不需考虑涉案标志的知名度,当事人以此理由抗辩亦不成立。

(四)无需考虑涉案标志权利人放弃涉案标志文字专用权的事实

在本案中,原告主张其已同意放弃对“XO”文字的专用权,故申请商标整体上具有可注册性。该理由涉及到在认定涉案标志是否具有不良影响时有无必要考虑涉案标志权利人放弃涉案标志文字专用权的事实。

对此,笔者认为,从《商标法》的角度来讲,放弃文字专用权对于涉案商标的显著性评价没有任何意义,仍需从整体上对涉案商标是否具有显著性进行评价。鉴于本案中,“XO”依旧包含在涉案商标中,而“XO”使用在涉案申请商标的指定使用商品上具有不良影响,容易对公共利益和公共秩序产生不利影响。同时,鉴于《商标法》第十条第一款第(八)项规定具有“其他不良影响”的标志既不得作为商标注册,亦不得作为商标使用。故在放弃专用权亦不能防止“XO”的使用的情况下,申请商标仍不符合《商标法》第十条第一款第(八)项的规定,不具有可注册性。

(五)无需考虑涉案标志申请人的主观状态

虽然在本案中,朗姆酒公司没有提及申请注册涉案标志主观上的意图,但事实上,在司法实践中,当事人还是经常以此理由主张权利。如在盐城市艾斯特体育器材有限公司诉被商标评审委员会、第三人邓亚萍商标争议行政纠纷案中,原告主张:“争议商标‘亚平’两字的选择有其自身的渊源和寓意,并未指向邓亚萍女士,没有利用知名乒乓球运动员姓名及知名度做商业宣传的主观意图。”[4]

涉案标志申请人主观上是否有过错是商标民事纠纷中判定是否违法的考量因素,但是在商标授权确权行政纠纷中,其主观状态如何并非是认定是否构成不良影响的因素。原因在于,首先,正如在前文所述第十条第一款第(八)项的立法宗旨主要基于宏观的角度,考察对国家公共利益和社会公共秩序造成影响的可能性,只要有出现不良影响的可能性,就可以适用该条款。其次,当事人的主观状态无法用客观标准判定,亦无法用证据加以证明,其用主观状态主张理由缺少事实及法律依据,也很难说服法官及对方当事人。

三、结语

《商标法》第十条第一款第(八)项中“不良影响”是一个法律争议颇多的概念。本文从对“XO”商标驳回复审纠纷个案分析的视角,认为:第一,商标法意义上的不良影响是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,不包括对特定民事权益的损害。第二,在司法实践中认定涉案标志是否具有不良影响时,只需考虑涉案标志容易产生不良影响的可能性,无需考虑涉案标志在其他国家注册的情况、涉案标志的知名度、涉案标志权利人放弃涉案标志文字专用权的事实以及涉案标志申请人的主观状态等因素。

注释:

[1]《商标审查标准》采取了列举式的方式对于不良影响在操作时的具体认定作出了规定,其中包括具有政治上不良影响的、有害于种族尊严及情感的、有害于宗教信仰、宗教感情、容易误导公众等。

[2] 见北京市高级人民法院(2011)高行终字第168号。

[3] 见北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第2873号行政判决书。

[4] 见北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第3083号行政判决书。

作者单位:北京市第一中级人民法院

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