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“撤三”中“使用”该如何认定?
添加时间:2014-10-13 21:19:46     浏览次数:1250

作者:不祥

来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_947faf2c0101larx.html

 《商标法》第四十四条规定:“使用注册商标,有下列行为之一的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标:……(四)连续三年停止使用的。”《商标法实施条例》第三十九条进一步规定:“有商标法第四十四条第(四)项行为的,任何人可以向商标局申请撤销该注册商标,并说明有关情况。商标局应当通知商标注册人,限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由;期满不提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由商标局撤销其注册商标。”这就是我国《商标法》中的“撤三”制度。

无论是商标法还是著作权法,还是专利法,对于“使用”的界定都是一件让人头疼的事情。笔者希望总结一下,“使用”的原则、具体使用方式以及是否使用认定需要考虑的因素。我们无法一一列出使用的具体方式,挂一漏万,权当读书笔记。

一、使用的原则

商标的最基本功能在于其识别作用,即让消费者通过商标区分不同的产品,明示不同商标来源。商标法第44条第4款规定“撤三”也不是对商标所有人的惩罚,其立法原意在于警告或督促商标权人积极使用商标,发挥商标的标识作用,避免商标资源的闲置或浪费。因此,只要将商标用作商品或服务的标识,发挥商标区分商品来源的实际作用,无论其实际的使用形式如何,都应当认定为商标法中的使用。

二、使用的具体方式

(一)法律的具体规定

我国《商标法实施条例》第三条规定,“商标法和本条例所称商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”

(二)司法实践的规定

北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中认为:“在商业活动中,使用商标标识标明商品的来源,使相关公众能够区分提供商品的不同市场主题的方式,均为商标的使用方式。除商标法实施条例第三条所列举的商标使用方式外,在音像、电子媒体、网络等平面或立体媒介上使用商标标识,使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识的,都是商标的使用。”“在商业活动中,有下列行为之一的,可以认定为服务商标的使用:(1)在服务场所内外标明其服务商标的;(2)在服务招牌上标明其服务商标的;(3)在为提供服务所使用的物品上标明其服务商标的;(4)在服务人员的服装、鞋帽及标牌、名片、明信片等物品上标明其服务商标的;(5)在服务提供者的财务账册、发票、合同等商业交易文书上标明其服务商标的;(6)利用音像、电子媒体、网络等平台媒介使相关公众认识到其为服务商标的;(7)其他在商业活动中使用服务商标的行为。”[1]

(三)具体使用方式认定的基本思路

无论法律规定的如何全面、司法解释列举的如何丰富,都无法应当现实的瞬间万变。“定牌加工是否属于使用”应该最有说服力。笔者认为除了使用的基本原则和具体方式,还应该确立确认使用的以下几个基本思路:

1.使用主体和使用意图

《商标法》第44条规定的“使用”,应该包括商标注册人和经商标注册人许可的其他使用。这一点在《商标法实施条例》第39条第二款已经明确。但许可他人使用的具体形式未作规定。笔者认为可能存在两种情形:

(1)真实的使用意图,即商标注册人有许可意图的许可使用行为,甚至是未明示许可,但默示许可的使用行为。笔者认为此种情形下应该属于《商标法》第44条规定的使用行为。此种情形下表现为:

1)签订许可合同许可他人使用。

2)未签订许可合同,其子公司或关联企业的使用。

   (2)没有使用意图。商标注册人没有许可意图的使用行为,即侵权使用行为。此种情形下,他人对注册商标的侵权使用,显然不属于商标注册人的使用行为,故不属于《商标法》第44条规定的使用行为。

2.实际使用。

无论是商标权人自己的使用还是许可使用,其基本立足点应该是实际使用。笔者认为以下使用行为均不属于实际使用:

(1)商标注册人仅仅许可他人使用,而被许可人并未将商标实际使用在商品上,仍不构成商标的实际使用[2]。

(2)广告宣传中象征性的使用行为。“那些声明性的,如在报刊上声明其商标已经注册,但并没有进行任何促销活动,如介绍产品、说明销售方式的,就不应认为商标已经实际使用。”[3]

案例支持:1)“雅倩Arche及图”商标撤销案[4]

          2)“宝中宝POGGENPOHL”商标撤销案[5]

          3)GNC商标三年不使用撤销案[6]

(3)定牌加工(OEM)。由于产品还没有进入流通领域,不是基于商标的功能—识别不同的生产者、经营者—而使用商标,不可能导致消费者根据该商标对商品的来源进行识别。而商标法意义上的对商标的“使用”,应涉及一个流通和交换的应用领域。贴牌产品仍然在定作人控制领域,没有进入流通领域,所以交付加工成果中的商标使用也不构成商标法中的商标使用[7]。孔祥俊法官认为:“对于国内市场而言,贴牌加工行为不是商标意义上的使用行为……从商标的标识权属性看,笔者赞成不构成侵权的观点,北京高级法院在其业务指导性文件中也持这种观点”[8]。

3.使用内容

(1)使用的对象

《商标法》第五十一条规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”可见,只有在核定使用的商品(或服务)上使用商标,商标权人才有权专用其注册商标。核定使用商品或服务以外的其他类似商品或服务上的使用则被认为不是有效的使用。在司法实践中,针对“三年不使用”中的使用已经有法院认为“使用必须符合法定的表现形式(《商标法实施条例》第三条规定的形式),必须是对商标的规范使用”[9]

案例支持:1)GNC商标三年不使用撤销案[10]

          2)“博奥BOAO及图”商标撤销案[11]

(2)商标的变更使用

《商标法》第五十一条规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”《商标法》第四十四条第(一)项进一步规定,自行改变注册商标的,可由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。可见,只有以与核准注册的商标相同的形式使用商标,商标权人才有权专用其注册商标。对于注册商标的自形改变,甚至可能导致注册商标被撤销的后果。虽然没有案例支持过商标变更使用不属于商标的有效使用,但从法理上来说,由于商标的变更使用可以产生注册商标不具有识别意义的实际使用的效果,严格执行法律规定和相关司法解释,完全有可能使用“三年不使用可撤销”的规定的。

4.不使用的合理理由。

《商标法实施条例》规定了有不使用的合理理由可以对抗“撤三”,但对于何为正当理由,该条例并未进行具体规定,也没有列举正当理由的种类。

《商标审理标准》将未使用的正当理由界定为“不可抗力;因政府政策性限制停止使用的;因破产清算停止使用的;其他不可归责于商标注册人的正当事由。”最高人民法院印发的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中,第20条规定:“如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由,未能实际使用注册商标或者停止使用,或者商标权人有真实使用商标的意图,并且有实际使用的必要准备,但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的,均可认定有正当理由。”

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[1] 京高法发(2006)68号《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第2条和第3条。

[2] 孔祥俊:《商标与不正当竞争法原理与判例》,法律出版社,2009年,第85页。

[3] 国家工商行政管理总局商标局编:《商标法释义》,中国工商出版社2003年版,第184页。

[4] 国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字(2004)第5659号《关于第862103号“雅倩Aiche及图”商标撤销复审决定书》。

[5] 国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字(2005)第1859号《关于第833553号“宝中宝POGGENPOHL”商标撤销复审决定书》。

[6] 北京市第一中级人民法院【2005】一中行初字第811号行政判决书。

[7]刘润涛:《贴牌生产中商标使用的法律性质》,载《中华商标》2010年第1期。

[8]孔祥俊:《商标与不正当竞争法原理与判例》,法律出版社,2009年,第55页

[9] 北京市第一中级人民法院:《商标确权行政审判疑难问题探究》,人民法院出版社2008年版,第148—161页。

[10] 北京市高级人民法院【2006】高行终字第78号行政判决书。

[11] 商标评审委员会商评字(2007)第1679号《关于第1294337号“博奥BOAO及图形”商标撤销复审决定书》。

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