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《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的理解与适用
添加时间:2014-8-19 19:27:53     浏览次数:719

作者:孔祥俊 夏君丽 周云川

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(以下简称《意见》),经最高人民法院审判委员会民事行政专业委员会讨论通过,于2010年4月22日印发施行。本文对《意见》的起草背景、起草过程和条文内容作些介绍,供审判实践中理解和适用时参考。

一、《意见》的制定背景、过程和定位

2001年商标法修改前,国家工商行政管理总局商标评审委员会针对商标授权确权所作的驳回复审决定、异议复审裁定、争议裁定和撤销复审决定为行政终局裁决。2001年商标法修改,将上述行政裁决纳入司法审查范围,当事人对裁决不服的,可以向人民法院起诉,由人民法院按照行政诉讼法的规定进行司法审查。这些案件即为《意见》所称的商标授权确权行政案件。由于商标评审委员会的住所地在北京市第一中级人民法院辖区,此类案件由北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院和最高人民法院逐级审理。据统计,从2002年到2009年,人民法院审结近4000件商标授权确权行政案件,其中北京市第一中级商标授权确权行政一审案件2624件。审理此类案件已经成为人民法院知识产权审判工作的重要组成部分。通过案件审理,人民法院依法有效地履行司法审查职责,保护商标注册人的合法权益,维护和监督行政机关依法行使行政职权。

从审判实践看,此类案件不仅数量大,而且大要案多,社会关注程度高。由于商标法的许多规定较为原则,实践中的情况较为复杂,各种新情况新问题层出不穷。相关法院在审判工作中不断进行探索总结,积累了较为丰富的审判经验,同时也提出了许多急需解决的法律适用问题。尤其是近年来,随着商标评审委员会大幅增加审查人员和加快审查速度,人民法院受理的商标授权确权行政案件数量也急剧上升。北京市第一中级人民法院2010年第一季度受理此类案件高达551件。案件数量的增长和新情况新问题的增多,对法律适用标准的统一提出了新要求。同时,2009年7月1日最高人民法院《关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工的规定》施行后,商标授权确权行政案件统一由知识产权庭审理,又为司法审查标准的统一提出更高的要求。为了及时研究、明确和统一法律适用标准,从2008年开始,最高人民法院着手对此类案件进行专项调研,对审判实践中出现的疑难问题进行归纳总结,并多次召开专题研讨会,邀请相关法院的法官、国家有关部门的代表和专家学者对相关问题进行研讨。在研讨的基础上,针对实践中较为突出的若干问题,最高人民法院起草了征求意见稿,征求了立法机关、有关行政主管机关和专家学者的意见。在充分吸收各方面意见的基础上,又经反复讨论修改,经院审判委员会民事行政专业委员会讨论通过并发布。

《意见》是最高人民法院首次对商标授权确权行政案件的若干司法审查标准提出的指导性意见。《意见》坚持针对性和可操作性的原则,主要回应审判实践的迫切需求,针对实践中普遍性法律适用问题作出指导性规定。审判实践中法律适用标准已经明确和统一的问题,一般不再进行规定;对于一些尚未形成普遍共识的问题也暂不规定。最终公布的《意见》共20条,主要以商标法中涉及商标授权确权条件的法律条款为顺序,对总体性司法政策导向、商标是否具有显著特征的审查判断、驰名商标的保护、代理人或者代表人抢注、商品类似和商标近似判断、在先权利的保护、注册商标连续三年停止使用的审查判断等人民法院商标授权确权司法审查中较为突出的问题明确了指导意见。

特别强调的是,《意见》是最高人民法院发布的指导性文件,而非司法解释。根据最高人民法院《关于裁判文书引用法律、法规等规范性法律文件的规定》(法释[2009]14号),人民法院撰写商标授权确权行政裁判文书时,可以根据案件的需要,将《意见》的内容作为裁判说理的依据,但不宜直接引用作为裁判依据。

二、关于整体性政策导向

我国实行商标注册制和先申请原则。任何人需要取得商标专用权的,应当提出商标注册申请,由商标局及其复审机关商标评审委员会对能否注册以及注册商标是否应当撤销进行审查,作出行政处理,并接受人民法院的司法审查。商标授权确权涉及的正是诉争商标是否符合注册法定条件、能否注册、应否撤销的审查判断。实践中,不同案件所针对的并非同一行政程序,有些是驳回复审或异议复审,诉争商标尚未被核准注册;有些是争议或撤销复审,诉争商标是已注册商标。相应地,诉争商标可能处于不同的状态,有些诉争商标尚未投入使用,有些大量投入商业使用,已经建立较高市场声誉和形成自身的相关公众群体,而当前商标注册和评审时间相对较长,又使得这种差异更为明显。对于这些差异,人民法院在审查判断诉争商标能否注册或是否撤销时,显然不能不予考虑,因为商标的真正价值源于使用,保护通过实际使用建立的商标市场声誉是商标法的基本立法精神。基于此,根据商标法立法精神和实际情况,《意见》第1条明确了商标授权确权行政案件法律适用的总体性司法政策导向,即人民法院应当将诉争商标实际使用情况作为审查判断的考虑因素并作区别对待。对于尚未使用或者未大量投入使用的商标,可依法适当从严掌握授权确权的标准,充分考虑消费者和同业经营者的利益,可注可不注的不予注册,且注重对于他人在先使用并具有一定影响的商标、商号等商业标志权益的保护,尽量划清商业标志之间的界限,防止搭车模仿之类的不正当行为,为品牌经济的发展创设更大的法律空间;对于注册使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成自身的相关公众群体的商标,人民法院要尊重相关公众已在客观上将相关商标区别开来的市场实际,注意维护已经形成和稳定的市场秩序。

这样一种政策性导向,是为了最大程度地实现公平正义,是实事求是原则在商标授权确权案件审理中的体现。因为对于尚未使用的商标,商标申请人或商标权人尚未获得标示商品或服务来源的真正商标意义上的权益,严格授权确权标准,一方面可以充分保护消费者和同业经营者的利益,另一方面也可避免诉争商标投入商业使用做大做强后,消费者搜寻和企业区分成本增大,商标权人骑虎难下。适当拉大与他人在先商业标识的距离,从根源上尽可能消除商业标志混淆的可能性,从长远考虑,对在先和在后商标的品牌创建都是有好处的。相反,如果诉争商标经过使用已经能够与在先商业标志区别开来,则没有必要回到原点倒追旧账,不考虑客观现状而撤销不是实事求是的做法,也是对社会资源的极大浪费。慎重撤销注册使用时间较长的商标的政策导向,也可促使在先权利人及其他利害关系人及早行使异议、争议等权利,尽早形成稳定的商标秩序,促进品牌培养。

对于《意见》第1条,还应当注意以下几个问题:

1、本条属于政策性导向意见,用以指导法律标准的具体适用。在具体案件审理中,需根据具体的案情和相应的法律规定进行审查判断。法律要件明确,适用标准界限清晰的,应当严格依照法律要件和标准界限处理。只有当判断处于可左可右时,人民法院可以依照上述政策性导向,在自由裁量权的范围内,能动司法,体现出政策导向和价值取向。

2、尚未大量投入使用的诉争商标,既包括未核准注册的商标,也包括已核准注册但未投入使用的商标。对于这些商标,不仅在审查判断商标近似、商品类似等相对事由问题上可依法从严掌握标准,尽可能消除商业标志混淆的可能性,而且在审查判断是否具有显著性、是否损害公共利益和公共秩序等绝对事由方面,也要依法从严把握,充分考虑消费者和同业经营者的利益。

3、使用时间较长、已建立较高市场声誉的诉争商标,一般是已注册商标,但也不排除未核准注册,尤其是处于异议期间的商标。对于这些商标,不仅要考虑诉争商标申请注册时的事实状态,也要考虑案件审理时的事实状态。由于商标是识别和区分商品的标志,如果诉争商标经过使用,已经形成相关公众群体,且相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的,则不能机械执法,轻易撤销,而应当尊重其客观上已经形成的识别作用,维护已经形成和稳定的市场秩序。对于涉及使用时间较长的诉争商标绝对理由的审查判断,也可视案情参照该政策导向执行。比如有些诉争商标申请注册时存在夸大宣传或其他引人误解的可能,但经过长期使用,相关公众已经将其认知为商标,不会被误导,也不会损害其他公共利益和公共秩序的,则可以予以核准注册或不予撤销。当然,这绝不意味着使用时间较长的商标一律不能撤销。如果诉争商标有损公共利益或公共秩序,或虽经过长期使用,与在先商业标志共存仍容易导致混淆误认,或者诉争商标申请注册损害了他人著作权等在先权利,由于商标法明确规定了相应的争议期限,如在先权利人在法定期限内提出主张,不因诉争商标使用时间较长而豁免。

4、在相关救济程序中考虑诉争商标的实际使用情况,符合救济程序的特点和实际。在商标授权的初审阶段,通常着重于审查和比对标志及其各构成要素,不太考虑实际使用情况。这种审查方式能够解决大多数商标问题,符合商标审查规律,也能够确保效率。但是,当少数商标进入异议、争议乃至诉讼程序后,就需要根据情况审查使用情况等深度信息,以确保相关争议能够得到公平合理的解决。当然,在目前的实践中,商标评审委员会一般不对诉争商标实际使用情况进行查明,大多数当事人也没有提交这力—面证据的意识。人民法院可以在案件审理过程中,根据案情的需要,以适当的方式了解和核实相关情况,并在裁判时予以考虑;如果当事人在诉讼中补充提交这方面证据的,人民法院也可酌情灵活掌握。当然,如果当事人在评审期间已经提交了相应证据,人民法院可以对这些证据进行质证并查明相关情况。对于相关证据接受和采信等程序问题,还需要进一步调研,必要时给予规范。

5、本条仅提到考虑诉争商标的使用情况,并不意味着不考虑引证商标的使用情况。相反,考虑引证商标的使用情况是审理商标授权确权行政案件一直坚持的原则之一。引证商标的使用情况,尤其是其知名度,是很多授权确权标准的要件之一,比如商标法第十三条、第三十一条,引证商标的使用情况是法定要件之一;比如商标法第二十八条,引证商标的知名度是判断商标近似的考虑因素之一。

三、关于若干绝对事由的审查判断

商标法区分不予商标注册的绝对事由和相对事由。绝对事由针对的是商标本身固有的不可注册性(不可商标性),主要涉及诉争商标是否具有商标的固有属性以及是否符合公共政策,包括商标法第十条、第十一条、第十二条和第四十一条第一款等。《意见》对其中“夸大宣传并带有欺骗性”、“其他不良影响”如何理解以及地名商标和商标显著性判断等法律适用问题提出指导性意见。

关于夸大宣传并带有欺骗性。根据商标法第十条第一款第(七)项的规定,夸大宣传并带有欺骗性的标志不得作为商标使用,也不能注册为商标。所谓夸大宣传并带有欺骗性,一般是指标志本身或其构成要素对指定使用的商品或者服务的质量、功能、作用等特点作了超过固有程度的表示,容易使相关公众对商品或者服务的质量、功能、作用等特点产生错误的认识,从而误导消费,欺骗消费者的行为。“夸大宣传”和“欺骗性”是必须同时满足的两个要件。实践中,有些标志或者其构成要素虽有夸大成分,但根据日常生活经验或者相关公众的通常认识等并不足以引人误解。对于这种情形,人民法院要尊重经济生活的多元性和商标权人的创意空间,《意见》第2条明确不宜将其认定为夸大宣传并带有欺骗性的标志。

关于其他不良影响。根据商标法第十条第一款第(八)项规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用,也不能申请注册为商标。近几年来,适用该条款驳回或撤销商标注册的案件数量较多。对于“其他不良影响”如何理解和适用,实践中存在一些不同认识。有观点认为,“其他不良影响”是商标法不予商标注册的兜底条款,在其他条款无法适用时,可适用该条款不予注册,由此导致该条款有被滥用的倾向,甚至对于一些仅损害特定民事权益的,比如抢注他人驰名商标,也认定为“其他不良影响”而不予注册。其实,从条文看,商标法第十条第一款第(八)项是一个列举加概括的例示性规范,根据例示性规范的适用规则,“其他不良影响”并非兜底条款,仅是指与有害于社会主义道德风尚相类似的,可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的情形,属于禁用禁注的绝对理由之一,人民法院在适用过程中要避免错误和不必要的扩张,在可以通过其他条款加以解决的情况下,不适用该条款。同时,商标法第十条第一款调整的是损害公共利益和公共秩序的商标使用和注册行为,不是保护特定民事权益的法律规定。如果有关标志的注册仅损害特定民事权益,比如对他人驰名商标的抢注等,由于商标法已经另行规定了救济方式和相应程序,划定了明确的法律界限,不宜认定其属于具有其他不良影响的情形;如果商标法的其他规定均无法调整,则属于法律未禁止的范畴。当然,如果某标志的注册既损害特定民事权益,同时又可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响,则可以适用其他不良影响条款予以调整。

关于地名商标。一般情况下,地名指示特定的地点或区域,不具有区别商标或服务来源的意义,如作为商标注册和使用,易造成消费者对商品和服务产地的误认,也使同一地区的其他经营者丧失与商标注册和使用人公平竞争的地位。因此,为了真正实现商标识别商品或服务来源的功能,维护公平竞争,商标法第十条第二款对地名作为商标使用和注册作出限制性规定,县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名一般不得作为商标注册和使用。实践中,对于商标法第十条第二款所称的地名是指完全由地名构成,还是也包括含有地名的情形,也就是说由地名和其他要素组成的诉争商标,能否适用商标法第十条第二款,存在不同认识。《意见》第4条明确如果诉争商标由地名和其他要素组成,商标因有其他要素的加入,在整体上具有显著特征,而不再具有地名含义或者不以地名为主要含义的,就不宜因其含有县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名而适用商标法第十条第二款认定其属于不得注册的商标。不适用商标法第十条第二款进行审查判断,并不意味着诉争商标必然可核准注册,如果其因含有地名而可能违反商标法规定的其他禁止性规范的,仍应适用相应规定进行规范。当然,如果诉争商标虽含有其他要素,但对于相关公众而言,其整体上仍被认知为县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名,则仍可适用商标法第十条第二款。

诉争商标是否具有显著特征的审查判断。根据商标法第九条规定,申请注册的商标应当具有显著特征,便于识别。可识别性(显著性)是商标的基本特征。如果商标不具有显著特征,就无法实现商标的功能,也就不成其为商标。是否具有显著特征是商标授权确权行政案件审理重点和难点之一,因此《意见》用了较多条文对人民法院如何审查判断诉争商标是否具有显著特征给出指导性意见。

1、显著特征的判断主体。《意见》第5条明确了显著特征的判断主体是诉争商标指定使用商品的相关公众。相关公众是商标领域的特定概念,根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2002]32号),是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。因此相关公众是个集合体,它不仅包括商标或服务的有关消费者,也包括其他经营者。其他经营者不仅包括纵向的经销商,也包括横向的同业经营者。相关公众并不是抽象的,针对具体的诉争商标,其范围是具体的,即诉争商标指定使用商品的有关消费者和经营者。《意见》特意明确是诉争商标指定使用商品的相关公众,只是更为强调相关公众的特定范围,避免泛化。其实,在商标授权确权行政案件中,相关公众不仅是诉争商标是否具有显著特征的判断主体,也是审查判断诉争商标是否符合其他法律要件的判断主体。以相关公众的通常认识为标准进行审查判断是商标授权确权行政案件的一项基本原则。法官应当站在特定商标指定使用商品的消费者和经营者的视角进行审查判断,不能以自己的主观认知简单地代替相关公众的认识。

2、判断方法和原则。根据商标法的规定,诉争商标可能是文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,也可能是上述要素的组合。对于仅由单一要素组成的标志,显著特征判断较为简单。实践中,不少诉争商标是多项要素的组合,比如图文组合商标,包含多项要素。对此类商标何种情况下具有显著特征,判断上有些难度,也存在一些不同认识。《意见》明确应当从整体上对商标是否具有显著特征进行审查判断,不能割裂商标整体,不能以局部代替整体。判断时,应当综合考虑商标标志本身(含义、呼叫和外观构成)、商标指定使用的商品或服务、相关公众的认知习惯、商标指定使用商品或服务所属行业的实际使用情况等因素,如果相关公众能够以其识别商品来源的,则具有显著特征。实践中,诉争标志含有的要素中,有些具有一定的描述性,但还含有其他非描述性的要素。对于此类标志,务必把握整体判断原则,虽然含有描述性要素,但只要这些要素不影响商标整体上识别商品来源功能的,应当认定其具有显著特征。实践中,还有一些诉争商标虽然可抽象出描述性词汇或符号,但申请注册的标志并非词汇或符号的通常方式,而是以独特方式进行表现,由于其特殊表现方式,已经改变或弱化词汇或符号的原本含义,相反相关公众会将其认知为商标,能够以其识别商品来源,对于这种情况,应当认定其具有显著特征。

外文商标是实践中常见的一种商标类型。对于外文商标的显著特征判断,实践中出现过于强调其固有含义的倾向。为此,《意见》第6条对外文商标的显著特征判断作出特别规定,强调应当以中国境内相关公众的通常认识为标准,站在中国相关公众的视角去判断。诉争标志中的有些外文在其语言中虽有其固有含义,但基于中国相关公众的外文水平无法认知,而仅将其视为商标标志的,不影响其显著特征的认定。这是因为按照一般的认知习惯,对于外文标志,中国普通公众首先会将其认知为字母、符号的组合标志。因此,在审查判断具体外文商标时,要准确把握中国相关公众的认知能力。要区分英语词汇和其他语言词汇。英语的认知水平较高些,常用词汇可能有所认知。但如果是其他语言,则认知能力相对较低。当然,这也不是绝对的,仍要以诉争商标指定使用商品的具体相关公众为基准。对于有些商品,其相关公众群体可能拥有较高的教育背景,外文的认知能力较高。这种情况下,就需要准确把握这些相关公众的认知程度。此外,《意见》中所称外文有固有含义,是特指该固有含义可能会影响诉争商标的显著特征判断,这种情况下才需要考虑相关公众的认知。如果外文具有固有含义,但该含义与商品的特点之间没有任何联系,显然不影响显著特征判断的,则无需去考虑相关公众的认知程度。

3、通用名称。根据商标法第十一条第一款第(一)项的规定,仅有本商品的通用名称不得作为商标注册。这是因为将本商品的通用名称作为商标注册,一方面不能实现商标标示商品来源的核心功能,另一方面会妨碍同业经营者的使用,损害同业经营者的利益。何为本商品的通用名称,什么情形可认定构成通用名称,是实践中的难点。《意见》第7条首先明确通用名称包括法定的和约定俗成的两种,并对法定和约定俗成通用名称的通常认定标准提出指导性童见。法律规定为通用名称的,或者国家标准、行业标准中将其作为商品通用名称使用的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定该名称为约定俗成的通用名称。约定俗成的通用名称的主张方需要就其主张承担举证责任。实践中,有时主张者提交了专业工具书、辞典,对于被专业工具书、辞典列为商品名称的,《意见》明确可以作为认定是否属于约定俗成的通用名称的参考。但仅仅是参考,而不能简单作为依据。不能仅因被专业工具书、辞典列为商品名称就断然认定为通用名称,还需要结合其他证据综合认定。

其次,实践中对于何种地域范围通用才能认定构成通用名称曾有不同认识。一种观点认为全国通用才能认定,另一种观点认为部分地域通用的也不能注册。考虑到我国地域广阔,通用名称的情形复杂,且特别要考虑当前抢注通用名称的特点和实际,不宜在认定标准上简单行事和一刀切,要利于解决实际问题和便于操作。《意见》第7条在充分论证并与有关部门沟通的基础上,统筹兼顾了多种情形,采取了折衷方案,即明确以全国通用为原则,以特定情形下的通用为例外。例外主要包括两种情形。一是由于历史传统、风土人情、地理环境等原因,相关市场较为固定的,只要在该相关市场内通用即可以认定为通用名称,这主要是一些地方土特产。此种情形名为例外,实仍是以大多数相关公众的通常认识为标准。另一种是指仅在相关市场中的部分区域通用,但申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的,人民法院可以将其视为商标法第十一条第一款第(一)项规定的情形,不予注册。此规定主要考虑公平原则,防止申请人为谋取不正当利益将部分区域内通用的商品名称申请注册为商标,从而妨碍其他同业经营者正当使用的情形。实践中,涉及部分地域范围内的通用名称的商标争议,通常都是该地域范围内的人为谋取不正当利益而进行抢注所引起的,例外的情形恰恰足以解决当前不正当抢注部分地域内的通用名称的突出问题,而且这种例外情形恰恰可能是经常适用的情形。

关于以什么时间点的事实状态判断某标志是否构成通用名称,也是实践中提出的问题。目前商标注册审查时间较长,在这过程中有些事实状态已经发生变化。以不同时候的事实状态来判断,可能会得出不同的结论。对此,《意见》第8条规定判断是否属于通用名称原则上应当以商标注册申请时的事实状态为准。同时考虑到有些商标虽在申请时尚未通用,但随着时间的推移在核准注册时或决定是否核准注册时已经变成通用名称的,由于其已为通用名称,已不能起到商标功能,特别规定不予注册。相反的情况是,有些诉争商标在申请时可能属于本商品的通用名称,但随着情况的变化,在核准注册时已经不是通用名称的,则不妨碍其取得注册。

4、仅具描述性的标志。根据商标法第十一条第一款第(二)项规定,仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册。“仅仅”和“直接”的判断是难点。实践中,有些诉争商标的申请人为了规避法律,在表示商品特点的要素之外,还增加一些不明显的要素,但整体上仍是描述性的标志。为了制止此种行为,《意见》第9条规定“仅仅”包括“只是”和“主要是”两种情形。如果诉争商标只是或者主要是描述、说明所使用商品的特点,包括完全由描述性要素构成的标志和整体上主要会被认知为描述性的标志,都适用商标法第十一条第一款第(二)项规定。“直接”强调的是标志与商品或服务特点的联系程度。直接描述性标志会被认知为是对商品或服务特点的描述,不能起到商标的功能,同时,将其注册为商标,会妨碍同业经营者将其作为描述性词汇使用,损害公共利益,因此不得作为商标注册。实践中,要注意直接的认定。有些标志可能暗示商品或服务的特点,但它与商品或服务的特点并非直接联系,需要通过演绎、解释、说明或想象才能与商品或服务的特点建立起联系,此种情况下要保护申请人的创意空间,只要同业经营者尚未将其作为描述或说明标志使用,将其注册为商标不会妨碍同业经营者的权益,则不属于商标法第十一条第一款第(二)项禁止注册的情形。区分直接和暗示的关键在于标志与商品特点的联系程度,实践中同业经营者是否用其作为商品或服务的特点描述可以作为参考。

四、关于若干相对事由的审查判断

相对事由强调他人在先权利的保护,避免诉争商标与他人在先权利发生冲突,包括商标法第十三条、第十五条、第二十八条、第三十一条和第四十一条第二、三款等。《意见》对与之相关的若干突出问题给出指导性意见。

关于驰名商标的保护。商标法第十三条规定:就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009]3号)已经对商标法第十三条规定的“容易导致混淆”、“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”等要件如何判断以及认定驰名商标的考虑因素和驰名商标的保护范围作了规定。实践中,对于上述司法解释能否适用于商标授权确权行政案件存在疑问。由于商标法第十三条既是禁止未经许可使用驰名商标的法律规定,又是禁止抢注驰名商标的法律规定,是从不同的程序对驰名商标进行保护,对于同一法律概念应当作一致的理解,因此《意见》第10条明确人民法院在审理商标授权确权行政案件时,可直接参照适用。对于未注册驰名商标,禁止他人在相同类似商品上注册,法律规定较为明确,实践操作也较为容易;但对于已经在中国注册的驰名商标禁止他人注册的范围,较难以把握。其实,驰名商标的保护范围并不是绝对的,并不是在不相类似商品上都能获得保护,其保护范围要与其驰名程度相适应。对于社会公众广为知晓的已经在中国注册的驰名商标,要给予与其驰名程度相适应的较宽范围的保护;相反,对于一般的、驰名程度不是很高,或者属于特定行业、相关公众群体有限的驰名商标,其保护范围则窄些,通常限于其知名度覆盖之内的商品。

关于代理人、代表人抢注问题。商标法第十五条规定:未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。这是因为代理人或者代表人未经授权,擅自注册被代理人或者被代表人商标的行为违反了诚实信用原则,损害了被代理人、被代表人的合法权益,应当予以禁止。实践中,对于如何理解商标法第十五条规定的代理人和代表人曾存在不同看法。一种观点认为仅限于商标代理人和代表人。另一种观点认为对商标法第十五条所规定的代理人或者代表人应做广义解释。最高人民法院在[2007]行提字第2号正通公司、商标评审委员会与华蜀公司案中,曾对此问题给出回应,认为根据立法过程、立法意图、《巴黎公约》的规定以及参照最高人民法院《关于审理国际贸易行政案件若干问题的规定》第9条的精神,为制止因特殊经销关系而知悉或使用他人商标的销售代理人或代表人违背诚实信用原则、恶意抢注他人商标的行为,商标法第十五条规定的“代理人或者代表人”应做广义解释,不只限于接受商标注册申请人或者商标注册人委托、在委托权限范围内代理商标注册等事宜的商标代理人、代表人,而且还包括总经销(独家经销)、总代理(独家代理)等特殊销售代理关系意义上的代理人、代表人。《意见》第12条在坚持上述案件观点的基础上,进一步明确代理人、代表人不仅包括总经销(独家经销)、总代理(独家代理),还包括一般销售代理关系的代理人、代表人。人民法院在审查判断时,要查明代理人、代表人和被代理人、被代表人之间是否存在上述特定关系,代理人、代表人是否基于此关系而知晓他人商标并违反诚实信用原则恶意抢注。

实践中,有些抢注行为发生在代理、代表关系尚在磋商的阶段,即抢注在先,代理、代表关系形成在后。对于此种情形,虽然抢注行为发生时双方尚未建立正式的代理、代表关系,但注册人显然是通过磋商而知晓他人商标并恶意抢注,《意见》明确此时应将其视为代理人、代表人的抢注行为,适用商标法第十五条的规定予以制止。但应当注意的是,此种情形以双方最终建立了代理、代表关系为前提。如果双方仅有磋商,抢注行为发生在磋商期间,但最终未形成代理、代表关系,则不宜适用商标法第十五条予以调整。

实践中,有些代理人或者代表人为了规避法律规定,不以自己的名义,而是与他人串通合谋,以他人的名义抢注。对此,《意见》明确凡是能证明代理人、代表人与实际注册人之间存在串通合谋行为的,可以将抢注行为的商标注册申请人视为代理人或者代表人,适用商标法第十五条不予注册并禁止使用。对于串通合谋抢注行为,可以视情况根据商标注册申请人与上述代理人或者代表人之间的特定身份关系等进行推定。特定身份包括夫妻、直系亲属以及母子公司等,但不限于此。在先商标权人应当就上述要件承担举证责任。此外,代理人或者代表人不得申请注册的商标标志,不仅包括与被代理人或者被代表人商标相同的标志,也包括相近似的标志;不得申请注册的商品既包括与被代理人或者被代表人商标所使用的商品相同的商品,也包括类似的商品。

关于商品类似和商标近似判断。商品类似和商标近似判断是商标授权确权行政案件最为常涉及的问题,也是实践中难以把握、争议和分歧较大的问题之一。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2002]32号)对商标民事纠纷案件中商品类似和商标近似的判断标准、判断原则等作出规定,人民法院在审理商标授权确权行政案件中判断商品类似和商标近似,可以参照相关规定进行审查判断。需要特别指出的是,在商品或者服务类似判断上,《意见》强调了关联性,从而使得商品类似判断具有更大的弹性空间。《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考,人民法院在具体的案件中,在考虑上述类似判断要素的基础上,如需突破《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》,应当明确考虑的因素,强调其个案性,避免影响其他案件的处理。此外,关于商品类似判断是否可以考虑商标的知名度,仍是个有争议的问题。人民法院在具体的个案中,可以视情况予以处理判断。

关于商标近似判断,《意见》第16条明确既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度,也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素,以是否容易导致混淆作为判断标准。特别指出的是,基于《意见》第1条的精神,判断商标近似时,不仅要考虑引证商标(在先商标)的显著性和知名度,也要考虑诉争商标的显著性和知名度。对于已经投入使用的诉争商标,可以考虑实际使用的方式等市场实际,判断是否容易导致混淆;对于尚未投入使用的诉争商标,应当拟制假设行业的一般使用情形进行判断。商标近似判断是个较为复杂的问题,需要进一步深入细化研究,提出更为具体和类型化的审理标准。

不得损害他人现有的在先权利。1、关于条款定位。申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突,不得损害他人现有的在先权利,这是保护在先权利原则在商标注册程序中的体现。商标法第十三条、第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条后段,分别对特殊情形的在先权利保护作出特别规定。商标法在此基础上,第三十一条前段又规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”,因此该条款是保护在先权利的概括条款。要正确理解和适用好此概括性规定。《意见》第17条明确提出,对于商标法已有特别规定的在先权利,按照商标法的特别规定予以保护;商标法虽无特别规定,但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的,应当根据该概括性规定给予保护。总之,商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”是一种开放性的规定,在实践中对于是否形成在先权利,应当综合当事人的主张和证据,有专门法的,按照专门法的规定认定;没有专门法的,按照民法通则的一般规定进行认定。对于新情况、新问题,人民法院要尝试探索解决,对于法无规定但确属需要保护的利益,可以适用本条予以保护,禁止他人不当注册行为。

2、判断时间点。由于目前商标注册审查时间较长,审查过程中在先权利也可能发生变化。关于以何时间点判断是否损害他人在先权利,存在申请日、授权日、评审时或诉讼时等不同观点。《意见》根据立法精神,明确判断是否损害在先权利,原则上应当以商标申请日为准。如果诉争商标申请日时,在先权利存在且诉争商标的申请注册会损害其权益,则不予注册;如果诉争商标申请日时,在先权利已消灭或尚未形成,即使在这之后形成了在先权利,因商标申请人在提出注册申请时没有任何主观恶意或过错,而且我国商标法实行先申请原则,因此不能以在后形成的权利对抗他人在先申请注册。同时考虑到商标法第三十一条的立法目的是避免权利冲突,虽然诉争商标申请时存在在先权利,但如果在诉争商标核准注册时在先权利已不存在,则权利冲突的障碍已经消除,故不因之前存在在先权利而影响诉争商标的注册。

不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。我国实行商标注册原则。但对于在商业活动中实际使用并有一定影响的未注册商标,由于已经形成相应的商誉,相关公众也已经将其与特定的主体产生联系,应予以保护。对于违反诚实信用原则,以不正当手段抢注他人在先使用并有一定影响的商标的行为必须制止,弥补严格实行注册原则可能造成不公平后果的不足。因此商标法第三十一条规定不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。何种情形构成商标法第三十一条规定的“不正当手段”,实践中存在一些困惑,主要是因为很难从诉争商标注册人申请商标注册的行为本身判断是否采用不正当手段,有什么不正当性。其实本条规范的是恶意抢注行为,即诉争商标注册人明知或者应知他人在先使用的商标而予以抢注,强调的是诉争商标注册人的主观恶意。因此,《意见》第18条明确只要能证明申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注,即可认定其采用了不正当手段。

并非任何在先商标均可以获得保护,只有实际具有识别商品来源的标识,才具有商标意义和形成商标权益,因此只有在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标,才可认定属于已经使用并有一定影响的商标。对于是否符合上述保护的条件,在先商标权人应当就其主张承担举证责任。在先商标权人举出证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等,人民法院可以认定其有一定影响。实践中,对于“有一定影响”的认定标准可以视案情确定,总体上不宜把握过高,但不能仅凭注册人事先知晓被抢注的商标就当然认定其具有一定影响。对于在先使用并有一定影响的未注册商标禁止他人注册的范围,实践中也存在不同认识。有观点主张在在先商标具有较高显著性和抢注人明显恶意时,可以扩大到不类似商品。对此,《意见》明确指出在先使用并有一定影响的未注册商标只能禁止他人在相同或类似商品上抢先注册相同或近似商标,而不能扩大到不相类似商品,否则将违背我国商标法规定的注册原则,导致有一定影响的未注册商标获得强于注册商标及未注册驰名商标的保护范围的不合逻辑现象。

关于商标法第四十一条的适用。商标法区分商标不予注册的绝对事由和相对事由。绝对事由保护的是公共利益和公共秩序,相对事由保护的是特定民事权益。商标法第四十一条第一款和第二、三款分别针对违反绝对事由和相对事由的注册商标争议作出规定。其中第一款中的“其他不正当手段”是指商标法第十条、第十一条、第十二条以外的,与欺骗手段相并列的其他损害公共利益和公共秩序的注册行为,是商标禁止注册的绝对事由的兜底条款。《意见》第19条采用列举加兜底的方式,明确“其他不正当手段”包括扰乱商标注册秩序、违反公共秩序、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等手段,范围较广、适用空间较大,以解决实践中可能出现的情形。但应当注意的是,虽给予“其他不正当手段”较宽的界定,但其性质明确,仅适用于绝对事由。对于损害特定民事权益的行为,程序上应当适用商标法第四十一条第二、三款,实体上应当适用商标法的其他相应规定进行审查判断。

五、关于注册商标连续三年停止使用

根据商标法第四十四条和商标法实施条例第三十九条的规定,注册商标连续三年停止使用的,商标局可以依职权撤销其注册,任何人也可以向商标局申请撤销该注册商标。该规定属于商标使用的管理规范,而非商标注册的要件规范,因此人民法院在审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时,应当注意该条款的立法目的在于激活商标资源,清理闲置商标,撤销只是手段,而不是目的,不是为了惩罚商标注册人,因此在具体的案件中要综合考虑全案情况,正确判断诉争商标是否已经实际使用。

使用主体。商标法实施条例第三十九条第二款明确规定,使用证据材料包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。因此商标权人自行使用和被许可人对注册商标的使用满足注册商标认定的主体要求。实践中,有时商标权人和实际使用人之间没有正式的许可使用合同,但双方之间存在特定的关系,比如双方之间属于母子公司、控股公司等,考虑到撤销制度的立法目的是激活商标资源,而此种情形下,实际使用人的使用并不违背商标权人的意志,而且有实际使用行为,注册商标没有闲置,相反具有生命力,因此不宜撤销。但是,如果实际使用人与商标权人之间不存在特定关系,实际使用人未经商标权人许可使用注册商标的行为是侵权行为,这样的行为不能视为商标权人的使用。

使用方式。根据商标法第五十一条的规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。因此,商标权人应当规范使用核准注册的商标,即在核定使用的商品上使用核准注册的商标。实践中,有些商标权人所使用的商标与注册商标存在差异。对此情况,应当视情况区别对待。如果实际使用的商标与核准注册的商标有细微差别,但未改变其显著特征的,相关公众仍会将其认知为同一商标的,可以视为注册商标的使用;如果实际使用的商标与核准注册的商标相比,改变了其显著特征的,不能视为注册商标的使用。实践中,有些商标权人仅仅有转让或许可行为,或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等,但没有在商业活动中实际使用注册商标,这种情形显然无法真正发挥商标作用,不宜认定为商标使用。

正当理由。将注册商标真实投入商业使用一方面有赖于商标权人的主观意愿和实际行为,同时也需要其他客观条件的配合。根据商标法实施条例第三十九条的规定,如果商标权人不使用有正当理由的,即使注册商标连续三年停止使用,也可以不撤销。《意见》分两个层次规定了不使用的正当理由。因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由,未能实际使用注册商标或者停止使用,可认定为有正当理由;对于因其他客观事由尚未实际使用注册商标,但商标权人有真实使用商标的意图,并且有实际使用的必要准备,也可认定为有正当理由。后者主要针对有些经营活动需要行政审批,商标权人强调因尚未获得审批而未能使用注册商标的情形。对于此种情形,人民法院不能仅因需要行政审批就认为商标权人存在不使用的正当理由,还需要进一步考察商标权人是否有真实使用商标的意图,以及是否有实际使用的必要准备,这种准备包括是否按照规定积极去申请审批。只有商标权人积极去申请并为使用注册商标做好准备,但确因不可归责于商标权人的原因而无法实际使用的,才能认定有正当理由;如果商标权人并未积极争取,也没有实际使用的必要准备,则不能认定未使用有正当理由。

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