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浅谈分案申请的提交期限
添加时间:2012-4-7 14:43:03     浏览次数:1221

文/集佳知识产权代理有限公司 黄霖

专利法实施细则第四十二条第一款规定:一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。

专利法实施细则第五十四条第一款规定:国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后,申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的,国务院专利行政部门应当授予专利权,颁发专利证书,并予以公告。

审查指南第一部分第一章第5.1.1节进一步规定:申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前提出分案申请。上述期限届满后,或者原申请已被驳回,或者原申请已撤回,或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的,一般不得再提出分案申请。

从以上规定可知,只要原申请未结案,亦即从原申请提交之日起至原申请结案之日止,申请人均可以基于原申请主动或被动提出分案申请。

这里,结案可以分为以下若干种情况。

1)原申请获得授权

在这种情况下,提出分案申请的最终期限是收到“授予专利权通知书”之日起两个月内。在此,需要注意的是,如果申请人在两个月期限届满之前提前办理办登手续,提出分案申请的期限仍然以收到“授予专利权通知书”之日起两个月内为准,而不受提前办理办登手续的影响。

2)原申请被主动撤回

一旦申请人主动提出撤回原申请的声明且该主动撤回应生效或已生效,则不能再基于原申请提出分案申请,也不能就原申请提出恢复权利。

3)原申请被视为撤回

在国务院专利行政部门就原申请发出“视为撤回通知书”之后,申请人不能基于原申请提出分案申请。然而,如果该“视为撤回通知书”本身不符合有关规定且在申请人进行意见陈述之后该“视为撤回通知书”被撤销,或者如果申请人按照专利法实施细则第六条第一款或第二款在相关期限之内提出恢复权利,则申请人仍然可以基于原申请提出分案申请。

4)原申请被驳回

在国务院专利行政部门就原申请发出“驳回决定”之后至提出复审请求的三个月期限届满之前,不管申请人是否将要提出复审请求,申请人都可以基于原申请提出分案申请。在提出复审请求的三个月期限届满之后且申请人未提出复审请求的,申请人不得基于原申请提出分案申请;然而,如果申请人按照专利法实施细则第六条第一款或第二款在相关期限之内提出恢复权利且获得批准,则仍然可以基于原申请提出分案申请。

另外,在申请人提出复审请求之后以及在申请人对复审决定不服提起行政诉讼期间,申请人也可以基于原申请提出分案申请。例如,在国务院专利行政部门就原申请发出维持驳回的“复审决定书”之后至提起行政诉讼的三个月期限届满之前,不管申请人是否将要提起行政诉讼,申请人都可以基于原申请提出分案申请。然而,在提起行政诉讼的三个月期限届满之后且申请人未提起行政诉讼的,申请人不得再基于原申请提出分案申请。

综上所述,提出分案申请的期限是:原申请尚未结案之前。换言之,只要原申请还处于未决状态(或通俗地说“还未死”),申请人都可以基于原申请提出分案申请。所述未决状态例如涉及:发出“视为撤回通知书”但申请人在合法期限之内提出恢复权利;发出“驳回决定”但提出复审请求的三个月期限尚未届满;发出维持驳回的“复审决定书”但提起行政诉讼的三个月期限尚未届满,等等。

下面,笔者再讨论一种特殊的分案申请----即基于分案申请再次提出的分案申请(以下将这种分案申请简称为“二次分案申请”)---的提交期限。

审查指南第一部分第一章第5.1.1节还规定:对于已提出过分案申请,申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的,再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的,不得分案。

由此可知,二次分案申请的各种情况下的提交期限也是根据原申请来确定的,而不是根据二次分案申请所直接基于的分案申请(以下简称为“一次分案申请”)来确定的。

然而,审查指南中进一步规定了一种例外情况,即“但是,因分案申请存在单一性的缺陷,申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外”。也就是说,就算在原申请已结案的情况下,如果审查员就一次分案申请发出了指明单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书,则申请人仍然可以提出二次分案申请。

在这方面,需要注意的是,一般而言,只有在一次分案申请的审查意见通知书中明确指明一次分案申请存在单一性缺陷的情况下,申请人才允许提出二次分案申请。

在某一案例中,原申请已结案,审查员在对一次分案申请的审查意见通知书中未明确指明存在单一性缺陷,亦即在审查意见通知书表格部分中未勾出“不符合专利法第31条第1款的规定”一项、而仅仅在审查意见通知书正文部分中概略地提及“请申请人在修改权利要求书时注意两个独立权利要求之间应符合单一性的要求”。在这种情况下,申请人主动提出二次分案申请。结果,国务院专利行政部门初审及流程管理部发出通知书,在通知书中指出:针对一次分案申请发出的审查意见通知书未指明分案申请存在单一性缺陷且原申请已结案,因此该二次分案申请不予受理。

另外,在这方面,还需要注意的是,尽管专利法及其实施细则以及审查指南中未明确规定在上述例外情况下提出二次分案申请的最终期限,也就是说在理论上可以这样理解:只要在一次分案申请的审查意见通知书中明确指明一次分案申请存在单一性缺陷,则二次分案申请的提交时间可以是随意的。然而,参照对一次分案申请的提交期限的规定,二次分案申请应当在一次分案申请结案之前提交,而且,为了更保险起见,最好在答复一次分案申请的指明存在单一性缺陷的审查意见通知书之前或同时提交二次分案申请。

而且,在这方面,也需要注意的是,上述例外情况仅适用于二次分案情况而不适用于一次分案情况。

针对如上所讨论的分案申请的提交期限,尤其是二次分案申请的例外情况下的提交期限,作为代理人,在代理工作中至少应当注意以下几个问题:

1)当客户指示提出一次分案申请时,可以提醒客户说明书中是否还记载有客户将来有可能希望保护的重要技术方案,如果有,则应当在提出一次分案申请时就将这些技术方案写入一次分案申请的权利要求书中。否则,在一次分案申请的后期,当希望提出二次分案申请以要求保护这些技术方案时,由于此时原申请往往已经结案而不能再提出旨在要求保护这些技术方案的二次分案申请。

2)在一次分案申请的权利要求书中,当存在不具备单一性的两或多组权利要求时,此时如果原申请已经结案,那么代理人应当建议客户不要贸然主动提出二次分案申请,否则所提出的二次分案申请将不被受理。也就是说,尽管在一次分案申请的权利要求书中两或多组权利要求之间明显地不具备单一性,也要等到国务院专利行政部门发出明确指明存在单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书之后,才开始提出二次分案申请。

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