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论禁止反悔原则在专利侵权诉讼和确权程序中的交叉适用
添加时间:2012-4-7 14:37:37     浏览次数:1141

作者:孔繁文律师

在英美法系,禁止反悔原则(estoppel)起源于衡平法,后逐渐被普通法所吸收,成为诉讼等对抗性法律程序中当事人应予遵循的一项重要原则。这一原则与大陆法系中的公平(fairness)原则和诚实信用原则(good faith)法意相通,旨在限制一方当事人利用前后不一致甚至自相矛盾的陈述和行为,来损害对方当事人以及其它公众的信赖利益。因此,无论是英美法系还是大陆法系,在专利领域,禁止反悔原则均已成为权利要求解释时需要考虑的基本原则。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十四条规定了单一民事诉讼程序中禁止反悔原则的适用,可应用于专利侵权诉讼。而《审查指南》第四部分第八章 4.3.2 ,则规定了在单一专利确权程序(无效宣告)中禁止反悔原则的适用。

关于禁止反悔原则在专利侵权诉讼和专利确权程序这两个独立的法律程序中的交叉适用问题,共包括两个方面的内容:1、专利权人在专利确权程序中的陈述在侵权诉讼中的禁止反悔问题(本文称之为“正向禁反悔”);2、专利权人在专利侵权诉讼中的主张或陈述在专利确权程序中的禁止反悔问题(本文称之为“反向禁反悔”)。

正向禁反悔作为一项原则,一直在司法实践被长期采纳,并且已被明文规定在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》-法释(2009)21号第六条。也就是说,在专利授权、确权过程中,专利申请人、专利权人对权利要求的保护范围作出“缩窄性”的修改或陈述后,其在专利侵权诉讼中并不能对该保护范围作出与该缩窄性修改或陈述自相矛盾的解释,以期获得更大的保护范围,损害对方当事人或公众的信赖利益。

但是,关于在专利确权程序中是否适用反向禁反悔,相关法律(包括法规、审查指南及司法解释)并未作出明确的规定。也就是说:在专利侵权诉讼中,如果专利权人为了证明被控侵权产品已落入专利保护范围,对其权利要求做出了“扩大性”的解释,无效请求人能否在随后的专利确权程序中适用禁止反悔原则,对涉案专利的稳定性问题提出挑战,有必要进行深入的探讨。

专利权人在侵权诉讼中,对权利要求常见的“扩大性”解释包括:对技术术语、功能限定的技术特征等进行广义解读;主张等同特征等。虽然这在认定侵权的过程中属于对其有利的事实,但对确定该专利的有效性时,则可能转化为对其不利的事实,因为在多数情况下,权利要求的保护范围越宽,其稳定性就越低,该专利被无效的风险就越大。其中,与权利要求保护范围大小关系最密切的无效理由为:缺乏新颖性与创造性、权利要求得不到说明书支持、修改超范围等。

我们认为,由于专利确权程序本质上为平等主体之间针对一项私权的法律效力所引发的民事争议,在法律并无禁止性条款的情况下,是可以适用民事法律中的一些基本原则,例如公平和诚实信用原则。而且,由于《审查指南》已经明确规定了在单一确权程序中当事人的禁止反悔原则,请求人将同一专利权人在侵权诉讼中所作出的在先陈述引用在确权程序之中,并无法律上的障碍。

另外,当事人可以请求人民法院对专利复审委在专利确权程序中所做出的决定进行司法审查。这一司法审查程序虽被界定为行政诉讼,但民事诉讼程序中的一些相关规定,在行政诉讼中也可以适用。因此,在专利确权程序中,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十四条所规定的民事诉讼程序中的禁反悔,在专利确权程序中也具有较大的借鉴价值,这也和《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六十五条规定的立法精神相契合。

因此,我们认为,我国现有的法律框架并不排斥反向禁反悔的适用,而且,适用该原则也完全符合民法公平及诚实信用的基本原则,因此对于专利权人在侵权诉讼中对权利要求所进行的“扩大性”解释,在专利确权过程中,请求人是可以主张禁反悔,进而挑战该专利权的稳定性的。

作为专利权人,当请求人提出适用反向禁反悔时,其可能的抗辩是:进行专利稳定性判断和专利侵权判断时,均需要从本领域技术人员的角度进行分析判断。而进行这两个判断的本领域技术人员,其时间基准点是存在差异的。在进行专利稳定性的判断时,本领域技术人员的时间基准点为申请日(有优先权的为优先权日);而在进行侵权判断时,一般认为,本领域技术人员的时间基准点为侵权行为发生时。

对于进行侵权判断时本领域技术人员的时间基准点问题,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》第四条第二款规定曾作出规定:前款所称等同的技术特征,是指与权利要求记载的技术特征相比,以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在侵权行为发生时无需创造性劳动即可联想到的特征。虽然这一条款并未出现在正式颁布的该司法解释中,但可以看得出,最高院是以侵权行为发生时作为侵权判断过程中本领域技术人员的时间基准点的。

这是容易理解的。由于专利的保护期间长达20年或10年,在如此长的保护期间内,权利要求中部分技术术语的内涵和外延会随着科学技术的进步而产生相应的变化。例如,当今本领域技术人员对于“电子计算机”这一概念的理解,与20年前本领域技术人员对于这一概念的理解自然会有很大差别,当今或许可以将智能手机、IPAD等归入电子计算机这一概念的范围,但在20年前,本领域技术人员根本不知智能手机、IPAD为何物;又如,最初光盘、U盘的出现对于移动存储领域属于非常重要的发明,然而站在当今本领域技术人员的角度,就可能会认为对于某个专利,U盘替代软盘作为外存储属于无需创造性劳动即可联想到的特征。

因为导致这些概念变化的技术出现在专利申请日之后,是不会被用来对专利的稳定性进行评价的,所以对于这些随着时间推移而出现了含义变化的概念,一般也不会出现反向禁反悔的问题。因此,对于专利权人在侵权诉讼中针对权利要求技术术语作出的解释,请求人在确权程序中主张反向禁反悔时,专利权人也难以利用本领域技术人员时间基准点的区别来进行争辩。

综上,我们的观点是:作为专利权人,在提起专利侵权诉讼前,应当对专利稳定性进行详尽的分析,并根据现有技术和专利申请文件撰写的情况进行综合判断,对权利要求的内容作出最为恰当的解释,避免不必要的宽泛解释;而作为无效请求人,当出现可以适用反向禁反悔的情形时,应当向专利复审委提出,争取获得对请求人最为有利的无效审查结果。

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