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当前位置:首页 > 专利权 > 侵犯专利权(按认定原则)> 禁止反悔原则> 理论前沿 > 正文   
专利侵权判定中的禁止反悔原则
添加时间:2012-4-7 14:22:21     浏览次数:1084

作者:鲁灿律师

在运用等同原则解释权利要求的过程中,由于等同原则本身具有的不确定性而导致权利要求确定的保护范围的边界模糊,一定程度上又会损害专利文献的公告功能,从而破坏社会公众对自己行为的合理预期。为了避免因等同原则的适用而使权利要求的范围的不合理扩大,需要设立相应的限制性规则,以较大可能地使等同的范围确定在合理的限度之内。禁止反悔原则便是其中最重要的一项原则。所谓禁止反悔原则(prosecution history estoppel)是指:一项禁止专利权人在专利侵权诉讼中提出其在专利申请过程中未提出或已经放弃的权利的原则。其依据是,专利申请与授予是一项单方程序,权利要求书、说明书和补正书等专利申请文件都是由申请人自己拟就,故申请人应受其已作出决定的拘束,在以后修改权利要求等活动中不得推翻其已向专利局作出的陈述,即使其修改权利要求系由于审查员的错误驳回亦然。这一原则的效力在于将专利权利的范围限于申请人提出或修改的权利要求以内。由于专利申请记录(file wrapper)记载了专利申请与授予的全部过程,包括申请人的权利要求书、修改书、各种陈述与回答等。故该规则又称“专利申请记录不容否认”(file wrapper estoppel)。[1]禁止反悔原则实质上是民法中的诚实信用原则在专利法中的具体表现。

美国专利法中的禁止反悔原则可以追溯到1879年的Leggett v. Avery,101U.S.256(1879)案。[2]等同原则的适用使专利保护范围的不确定性增大,这也成为等同原则屡遭攻击的理由,而禁止反悔原则无疑是为了平衡等同原则的适用带来的不确定性所采用的一种原则,它对等同原则的适用构成一定的限制。虽然1997年美国最高法院的Warner案为禁止反悔原则的适用提出了自己的一些观点,但规定得不甚明确,所以短短的5年以后,最高法院在Festo案中又对禁止反悔原则的适用提出了较为明确的指导性意见。

(一)FestoCo.v.ShoketsuKinzokuKogyoKabushikiCo.Ltd.etal[3]案情简介

上诉人Festo公司拥有两项专利,其一为stroll专利,其二为carrol专利。两项专利均涉及磁力无杆气缸活塞推动装置,该装置有一个气缸、一个活塞和一个外套。活塞在气缸内部,由某种流体压力推动;外套装在气缸的外部,通过磁力使外套随活塞在气缸外部滑动;外套可以用来传送或者运输物体。活塞包括有磁铁和一对单路密封环[4]等部件,密封环可以防止不洁物进入活塞。就像专利申请过程中经常会发生的情况一样,专利申请人在专利审批过程中对专利申请文件作了修改。stroll专利最初的申请因为对工作过程的叙述不清楚并且其中一些权利要求以不被许可的方法来实现而被审查员拒绝,于是发明人对权利要求进行了修改,carrol专利也在复审程序中进行了修改,两个修改的权利要求增加了新的限制:在活塞上增添了一对单路密封环。此外,stroll专利还增加了一个限制:外套由磁化材料制成。

Festo公司的装置销售以后,发现被上诉人ShoketsuKinzokuKogyoKabushikiCo(以下简称SMC)公司也在销售一种类似的装置,但与Festo公司的专利产品不完全相同。SMC的装置使用的是一个双路密封环,而不是一对单路密封环;并且SMC的外套是由非磁化材料制成的。SMC的装置没有落入权利要求的字面范围,但Festo诉称SMC的装置与专利权利要求是如此的相似,应该构成等同侵权。

此案自起诉到最高法院作出终审判决可谓是历经沧桑而且过程颇为复杂。美国马萨诸塞联邦地区法院判决等同侵权成立(FestoⅠ)。SMC不服提出上诉,但CAFC的一个合议庭维持了原判(FestoⅡ)。SMC仍然不服,请求最高法院接受审理,此时适逢Warner案形成判例,最高法院接受了上诉请求,将FestoⅡ废弃,并将全案发回CAFC重新审判(FestoⅢ)。在经过重新审理后,CAFC最初的合议庭仍然维持了地方法院早先的判决(FestoⅣ)。但之后CAFC又接受了SMC的申请,自行废弃了FestoⅣ的判决,并召开全院审(en banc)进行重审(FestoⅤ)。最后,CAFC以全院审的形式作出了二审判决(FestoⅥ)。然后,Festo公司向美国最高法院申请上诉,美国最高法院发出调卷令复查了CAFC的全院审判决(FestoⅦ),并于2002年5月28日对此案作出了终审判决(FestoⅧ)。[5]

一审中,尽管SMC公司援用禁止反悔原则请求法院考虑Festo在审批过程中对专利权利要求作出了限制性修改,主张不要把Festo的一对单路密封环与SMC的一个双路密封环视为等同,也不要把Festo的磁化外套与SMC的非磁化外套等同起来。但美国马萨诸塞联邦地区法院认为,Festo对专利权利要求的修改并不是为了避开已有技术,并不属于能导致禁止反悔原则适用的修改,只有为了规避已有技术而对权利要求作出的修改才适用禁止反悔原则。

(二)CAFC的二审判决(FestoⅥ)

CAFC在二审的时候,参考了最高法院对Warner案的判决。前文已述,Warner案中最高法院认为,如果专利权人不能举证证明在专利申请过程中对权利要求进行修改的原因的话,法院就推定专利权人在权利要求里加进的那一项技术特征与获得专利有关,在这种情况下,这种修改就具有禁止反悔的效力。

CAFC参照最高法院对Warner案的裁决结果,对Festo案的基本问题作出了回答:1、为了满足专利法的任何要求而对申请文件所作的任何修改,只要缩小了权利要求的范围,就应该适用禁止反悔原则。2、适用禁止反悔原则,就意味着在确定专利权利保护范围的时候,对那些修改过的技术特征只能作字面解释,不得再对该技术特征主张适用等同原则,没有例外,这就是CAFC在此案中确立的完全排除规则(complete bar rule),与CAFC的绝大多数先例中采用的弹性排除规则(flexible bar rule)大相径庭。适用弹性排除规则时,法官要根据专利申请文件的目的等个案情况,来决定对修改过的技术特征是只作字面解释还是可以适用等同原则。3、对权利要求的主动修改应与其他修改同等对待。

(三)美国最高法院的终审判决(FestoⅧ)

禁止反悔原则要求专利权利要求必须根据申请过程中专利商标局的申请记录进行解释,确保专利权利要求参考那些被放弃或被拒绝的内容进行解释。

①此案中首要的问题就是哪些修改能引发禁止反悔原则的适用?上诉人诉称当修改是为了限制专利发明的内容时才能适用禁止反悔原则,例如修改的目的是为了避开现有技术;而当权利要求的修改是为了符合专利申请的形式时则不应该适用禁止反悔原则。最高法院在Warner案中也承认并不是对专利申请的任何修改都可引起禁止反悔原则的适用,最高法院的先例中一直将禁止反悔原则适用于那些由于限制性原因而对权利要求作出修改的场合,例如为了避开现有技术或因为显而易见性的原因而修改。最高法院认为他们从来没有界定或者是罗列过每一种能引发禁止反悔原则适用的原因,但却做过这样的声明:即使修改的目的与可专利性无关,法院也可以考虑这种修改的原因是否仍然可以引起禁止反悔原则的适用。最高法院承认,在以前的先例中,禁止反悔原则更多的是当修改是为了避开现有技术时而予以讨论,而且这也是Warner案中强调的重点,但这并不意味着为了别的目的而作出的修改就不会引发禁止反悔。

最高法院的9名大法官一致支持CAFC的观点,即为了满足专利法的任何要求而作出的限制性修改都可以引起禁止反悔原则的适用(可专利性和限制性修改两个条件)。这也是美国最高法院第一次正面澄清禁止反悔原则的适用范围。一个专利在授予之前必须满足专利法规定的法定要求。权利要求的内容必须有用、新颖并且具有非显而易见性(美国专利法第102和103条规定的实质性要求);此外,专利申请必须描述并且提出能够实现专利的最佳方式。[6]在专利被授予前,上面的这些要求都应当满足,因为获得排他性的专利权是将发明批露给公众为代价的。专利申请要求的东西必须与专利说明书中披露的内容相同,否则就不能授予专利。如果美国专利法第112条(以下简称§112)规定的要求不能满足的话,专利就不应该被授予,即使已经授予了专利,也可能导致专利在以后的诉讼中通过无效程序被确认为无效。上诉人辩称,符合§112的修改关系到申请的形式,而与发明的内容无关。美国专利商标局(PTO)可能要求申请人澄清一个模棱两可的术语、或者对外语的翻译进行改进、或者是将一个从属权利要求重写成独立权利要求。在这些案例中,申请人并没有打算放弃权利要求的内容,不应该适用禁止反悔原则。最高法院承认,在很多案例中确实存在这样的情况,但上诉人的论据实际上将专利权人作出修改的原因和修改对权利要求内容的影响混在了一起。最高法院进一步指出,当修改是为了获得专利而且修改限制了权利要求的范围的时候,禁止反悔原则才予以适用。如果一个符合§112的修改真的只是表面上的,那么它就不会缩小权利要求的范围或者是引发禁止反悔;另一方面如果一个符合§112的修改是必要的并且缩小了专利范围,那么即使修改的目的只是为了更好地描述,禁止反悔原则也应当适用。

②上诉人承认,本案讨论的对权利要求所作的限制—密封环和外套组件—既是由于与§112有关的原因而作出的,也是为了避开现有技术。所以最高法院认为,上诉人的修改符合可专利性和限制性两个条件,符合禁止反悔原则适用的条件。那么接下来要解决的第二个问题是:禁止反悔是排除发明人对修改限定的技术特征主张任何等同,还是在一定条件下仍然可以适用等同原则?CAFC认为,禁止反悔原则是一种完全排除规则,修改限定的技术特征必须严格限定在字面范围内,不得再对该技术特征主张适用等同原则,没有例外。而弹性排除规则使权利要求的范围极度不确定,给其他人进行正常的技术创新带来了很大的负担,所以它是不切实际的。然而这种不对限制性修改放弃的内容进行审查,而直接排除修改限定的技术特征的所有等同物的做法存在较大问题。虽然通过修改专利申请,发明人就被认为是承认了专利不能再扩展到最初较宽的(修改前的)权利要求的范围,但这并不意味着修改过的权利要求的描述已经很完美,没有人能设计出等同物。对于发明人来说,修改后的语言在客观上还是象修改前一样,不可能非常精确地描述发明,不可能与发明匹配得天衣无缝。限制性的修改只是表明权利要求不是什么,但仍然不能精确地说明权利要求是什么。只要作出了限制性修改就被认为是放弃了修改时不可预见的等同物,并且超出了对放弃内容的公平解释,这是不合理的。如果修改的原因与所述的等同物毫无关系而想当然地就排除了这些等同物也是不可取的。对权利要求进行修改并不意味着发明人在起草权利要求的时候比那些没有提出修改就获得专利的发明人更有远见,这只是表明发明人对最初较宽的权利要求和修改前后的差别熟悉一些。大家都知道取消等同原则的适用而只将权利要求限定在字面范围内的做法是毫无道理的,同样,将修改后的权利要求限定在字面范围内也是没有道理的。

美国最高法院进一步论证,Warner案中就强调过,法院在对已有规则作出超出发明人群体预料之外的变更时,必须谨慎从事。在弹性排除规则的体制下修改其权利要求的发明人没有理由相信他们对所有的等同物作出了让步。如果他们知道这一点的话,他们就不会修改权利要求,而直接对专利商标局的拒绝提出上诉。所以我们没有理由对依赖早先原则的发明人适用一个新的更加严格的禁止反悔原则。

最后,最高法院认为, Warner案通过让专利权人举证证明其修改与可专利性的目的无关来排除禁止反悔原则的适用。如果专利权人不能对修改权利要求的原因作出解释的话,法院就推定专利局要求专利权人在权利要求里加进的那一项技术特征与获得专利有关,在这种情况下,这种修改就具有禁止反悔的效力。本案中,专利权人也应该承担责任证明其修改并没有放弃讨论中的特定等同物。最高法院认为,在一些案例中,修改并不能被合理地认为已经放弃了特定的等同物,并列举了几种例外情况让专利权人举证,只要专利权人证明满足其中的一种情况,那么对于作出限制性修改的技术特征仍然能主张适用等同原则:1、在修改的时候一个普通的技术人员无法预见到该等同物(不可预见性规则);2、修改背后的理论基础与所述的等同物只是一种切线关系即二者根本无关(切线性规则);3、由于其他原因致使专利权人不可能合理地被要求在权利要求中描述出该等同物。

(四)结论

    美国最高法院对Festo案的判决主要澄清了禁止反悔原则的适用范围和弹性排除规则的继续适用,彻底宣告了少数CAFC判例适用的完全排除规则的死亡。

第一,美国最高法院认为,为了满足专利法的任何要求而作出的限制性修改都可以引起禁止反悔原则的适用(可专利性和限制性修改两个条件)。这是美国最高法院第一次正面澄清禁止反悔原则的适用范围,对今后全美专利侵权案件的审理具有重要的指导意义。

第二,坚持在禁止反悔原则的适用中采用弹性排除规则,充分体现了对发明人主观意思的尊重,因为发明人在修改限定其专利范围时可能由于某些原因放弃了他无意放弃的某种等同物,这种放弃并非它的真实意思。这又进一步体现了民法中的公平原则。

虽然最高法院对Festo的判决澄清了禁止反悔原则的适用范围,并在适用禁止反悔原则中采取弹性排除规则,而且还提出了三种例外情况让专利权人举证来反驳禁止反悔原则而主张适用等同原则。但是最高法院提出的三种例外情况过于抽象,只是给下级法院审判案件时提供一个宏观的指导,而具体的适用规则还要靠下级法院通过具体的案件进一步来明确。美国国内理论界和实务界对具体的适用原则也产生过许多不同的意见。

2003年9月26日,CAFC对发回重审的Festo案作出判决,[7]对最高法院提出的三个例外规则作了进一步的细化,但本文认为这仍然只是一种指导性的意见,并且其中有的观点引起了很大的非议。

CAFC认为,如果所说的等同物是后来发展的技术或者是在相关领域不被大家所知的技术,那么它就是不可预见的。相反,老的技术,虽然并不总是可预见到的,但是大多数情况下是可预见的。尽管CAFC使用了“客观的不可预见性”这样的字眼,但同时又规定客观的不可预见性规则要依据案件背后的事实来判断,比如案件所牵涉的技术、假设的普通技术人员在修改权利要求时的理解、专家证言等与事实问题相关的外来证据,也就是说证明“不可预见性”的证据仍然是“主观的”。

至于哪种情况属于“修改背后的理论基础与所述的等同物只是一种切线关系即二者根本无关(切线性规则)”,CAFC认为,如果现有技术中包含有所说的等同物,那么为了避开现有技术所作的修改肯定是与等同物有关的,这时不能主张适用等同原则。此外还提出,法庭只能通过审批历史记录来判定修改背后的理论基础是否与所说的等同物无关,而不能再考虑专利权人提出的其他证据,不过必要时还可考虑普通技术人员对审批历史记录所做的解释。

而对于第三种例外情况由于其他原因致使专利权人不可能合理地被要求在权利要求中描述出该等同物(其他原因规则),CAFC认为,如果现有技术中包含有所说的等同物,专利权人也不能利用第三种例外情况主张适用等同原则。[8]大多数情况下,证据也被限定在审批历史记录中,而对于少数情况下考虑审批历史记录以外的证据并没有明确界定,留待以后的判例慢慢解决。

从CAFC的判决可知,若所说的等同物存在于现有技术中,则不属于三种可以主张等同原则的例外情况。本文认为,其实,即使CAFC没有作出这样的规定,被控侵权人也可以通过“公知技术抗辩”原则来免除侵权责任。Newman法官对CAFC的多数意见提出了一些疑义。[9] Newman法官认为,与决定切线关系有关的那些因素是不可能存在于审批历史记录中的,因为不相关的内容或者是不可知的等同物是不可能被审查员或申请人讨论的,审批历史记录很少讨论属于现有技术以外的产品。所以如果只允许提出审批历史记录作为证据的话,“切线性规则”可能根本没有适用的余地。“其他原因规则”也存在同样的痼疾。

其实美国司法界目前并没有对三种例外规则做出很详细的说明,可以想象,三种例外规则的适用就象等同原则和禁止反悔原则一样,需要时间和案件的积累,这可能需要十年乃至数十年的时间才能总结出更加统一的细化规则。

 

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[1] 《元照英美法词典》,法律出版社2003年版, 第1109页;该词典将prosecution history estoppel 翻译为“申请经过的不容否认”,但国内大多数学者都将其翻译为“审批历史的禁止反悔原则”,通常简称为“禁止反悔原则”,本文采用这种国内通用的翻译。

[2] C. AlanFu,Patent: Prosecution History Estoppel Festo Co. v. ShoketsuKinzokuKogyoKabushiki Co. Berkeley Technology Law Journal Annual Review of Law and Technology(2003)Intellectual Property,P120.

[3] FestoCo.v.ShoketsuKinzokuKogyoKabushikiCo.Ltd.etal535U.S.722(2002).

[4] 单路密封环是仅仅一边有嘴的密封环,只能使有嘴这边的流体密封;相反,双路密封环在环的每一边都有嘴,它能使环两边的流体都密封。见Festo Co. v. ShoketsuKinzokuKogyoKabu shikiCo. 234 F.3d 558,582FN4(2000).

[5] 以上的对此案审理的过程见http://www.ll.georgetown.edu/federal/judi cial/fed/opinions/ 95opinions/95-1066c.html

[6] 美国专利法第112条规定的形式要求:说明书应该对发明、制作与使用该项发明的方式和工艺过程,用完整、清晰、简洁而确切的词句加以描述,使任何熟悉该项发明所属的或与该项发明密切相关的技艺的人都能制作及使用该项发明。说明书还应该提出发明人所拟定的实施其发明的最佳方式。The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

[7] FestoCo.v.ShoketsuKinzokuKogyoKabushikiCo.Ltd.etalhttp://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/95opinions/95-1066c.html

[8] Pioneer Magnetics, Inc. v. Micro Linear Corp., 330 F.3d 1352,1357 (Fed. Cir. 2003)

[9] FestoCo.v.ShoketsuKinzokuKogyoKabushikiCo.Ltd.NEWMAN,  Circuit Judge, concurring in part, dissenting in part, in which MAYER, Chief Judge, joins.etal,

http://www.ll.georgetown.edu /federal/judicial/fed/opinions/95opinions/95-1066c.html 

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