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美国与日本专利侵权诉讼中的禁止反悔原则
添加时间:2012-4-7 14:21:31     浏览次数:1082

作者:张晓都

一、禁止悔原则的基本作用

专利权的保护范围以权利要求的内容为准。如果被控侵权产品或者方法技术方案的技术特征以字面含义相同的方式覆盖了权利要求记载的全部技术特征,就构成相同侵权。相同侵权在美国被称为字面侵权(literal infringement)。如果被控侵权产品或者方法技术方案的一项或者多项技术特征与权利要求中记载的相应技术特征,在字面含义上并不相同但构成等同,专利侵权亦成立,这就是等同侵权(doctrine of equivalents)。等同侵权实质是在权利要求文字含义以外为专利权人提供保护,其作用在于让专利权人对哪些在权利要求撰写时没有盖含但通过微不足道的变换就实现的非实质性更改主张权利[i]。

权利要求界定专利权保护范围的边界,社会公众(特别是专利权人的竞争对手)根据权利要求的记载评估自己行为是否会构成专利侵权。由于等同侵权将专利权的保护范围延伸到权利要求字面含义之外,社会公众根据权利要求的记载评估自己行为是否会构成专利侵权的确定性就会降低,权利要求的公众告示功能就会受到一定的影响,禁止反悔原则的作用就在于将等同侵权的适用限定在一个恰当的范围,以确保权利要求的公众告示功能。

本质上,禁止反悔原则寻求的是要实现权利要求的公众告示功能。禁止反悔原则限制根据等同原则主张侵权的权利要求的等同特征范围,排除在专利审查过程中为了获得专利权而放弃了的等同特征。等同特征的放弃发生于申请人在专利审查过程中进行的限制性修改或者限定性地陈述。通常地,法律允许公众依赖审查过程中明显放弃的内容进行其行为。关于修改导致禁止反悔的公众告示功能,美国最高法院解释说,当专利权人针对专利局的驳回理由缩小其权利要求时,禁止反悔原则禁止专利权人后来主张由原来宽范围权利要求覆盖的内容只不过是获得授权的窄范围权利要求的等同物。竞争者可以依赖禁止反悔原则确信他们自己的行为不会因为等同而被认定侵权。禁止反悔原则确保等同原则符合其本质目的,阻止等同原则的扩大使用。[ii]

二、美国专利侵权诉讼中禁止反悔原则的具体适用

在美国,禁止反悔分为陈述导致的禁止反悔与修改导致的禁止反悔。

如果针对审查员的驳回意见,申请人的陈述已表明其已明确无误地作了放弃,就会适用禁止反悔原则。判断是否存在陈述导致的禁止反悔时,其判断标准是根据专利授权审查的整个过程,确定竞争对手是否合理地相信专利权人已经放弃了相应的保护主题。[iii]

对于陈述导致的禁止反悔,美国法院认为,只有陈述对于获得专利起了作用,才适用禁止反悔原则。不需要证明审查员实际相信了该陈述,但要适用禁止反悔,根据当时的情况必须能够得出该信任的推定。[iv]

对等同侵权有更大限定作用,也是争议更多的是修改导致的禁止反悔原则。1997年与2002年,美国最高法院分别在Warner-Jenkinson案与Festo案中,对修改导致禁止反悔的判定规则作了相应的论述。[v]

根据美国最高法院在该两案中的观点,在专利授权审理过程中,申请人为满足专利法的任何实质性规定而对权利要求进行的任何限制性修改都将导致禁止反悔原则的适用。在不能确定对权利要求进行修改的原因时,推定专利申请人是为了满足专利法的实质性规定而进行的修改。

在Festo案中,美国最高法院认为,专利权人作为权利要求的撰写者,应当被指望撰写出能够将申请专利时已经可以预见的所有等同情况涵盖在内的权利要求。当专利权人决定通过修改来缩小其权利要求的保护范围时,可以推定他放弃了原始权利要求与修改后的权利要求之间的所有“领地”。但是,在某些情况下,也可以认定修改没有放弃特定的等同对象。这些情况是:第一,在申请专利时,该等同对象是无法预见的;第二,进行修改的基本原因与专利权人主张的等同对象之间的关系是非相关的;或者第三,存在其他理由,证明不能合理地指望专利权人当初在撰写申请文件时写入后来产生争议的非实质性替换。在这些情况下,专利权人可以克服禁止他主张等同的上述推定。美国最高法院解释说,当专利权人选择缩小其专利权的保护范围时,法院应当推定他知道这一规则,即其放弃的“领地”不属于可以主张等同的领域。然而在这样情况下,专利权人可以对禁止适用等同原则的推定进行反驳。此时,专利权人必须证明在其进行修改的时候,无法指望所属领域的技术人员撰写出一项权利要求,它能够从文字上将后来指控的等同对象囊括在内。[vi]

美国最高法院认为要避免禁止反悔原则的适用,专利权人必须证明在其进行修改的时候,无法指望所属领域的技术人员撰写出一项权利要求,它能够从文字上将后来指控的等同对象囊括在内,而其指出的能够避免适用禁止反悔原则的第一个例外,是要求专利权人证明,在申请专利时,所要主张的等同对象是无法预见的。关于可预见等同的时间基点,到底应是“修改的时间”还是“申请的时间”,美国最高法院的陈述不一致。后来,美国联邦巡回上诉法院澄清认为,是限定性修改时的时间而非申请提交时的时间是确定是否具体可预见性的时间,因为当我们推定专利权人放弃特征主题时,在修改时的可预见性才是相关的。[vii]

故此,我们可以得知,Festo案后,在美国专利侵权诉讼案件中,只要专利权人在专利申请审查过程中限制性地修改了权利要求中的某一技术特征,那么在后来的专利侵权诉讼中,专利权人针对该项技术特征就只能主张相同侵权,而不能主张等同侵权,除非专利权人能够证明存在例外情况(美国最高法院所列举的三种例外)。

在美国最高法院Festo案判决后,美国联邦巡回上诉法院在其后来的案件判决中对最高法院所说的三种不适用禁止反悔例外进行了具体的解释。

美国联邦巡回上诉法院认为,不可预见例外是要考查所主张的等同在修改时对于所属领域技术人员是否是不能预见的。通常,如果所主张的等同所涉及的是后来发展的技术(彼如,晶体管对应于真空管),或者是相关技术领域并不知道的技术,那么,该等同是不可预见的。相反,原有的技术,尽管并不是总具有可预见性,但更可能被认为是可预见的。确实,如果所主张的等同在发明所属技术领域的在先技术中是已知的,该等同当然会被认为是在修改时是可预见的。[viii]

Insituform Technologies案是美国联邦巡回上诉法院认定权利要求的修改与所主张的等同之间只是非相关关系的第一个案例。在该案中,涉案权利要求是关于通过在管道中安装一个衬套修补破损地下水管而无需打开地下管道的一种方法。涉案权利要求记载使用“一个杯状物”(a cup)在管道中产生真空。联邦巡回法院认为涉案权利要求字面含义应限于一个杯状物。被控侵权方法使用了多个杯状物,因而不构成字面侵权(相同侵权)。在授权审查过程中,申请人原本描述了一项没有记载使用任何杯状物特征产生真空的宽范围独立权利要求,一项记载了使用“一个杯状物”特征的从属权利要求。为避免因一项在先技术而被驳回,申请人放弃了其申请的原始独立权利要求与从属权利要求,提交了一项新的充分了组合原来权利要求技术特征的权利要求。申请人同时争辩说该在先技术为产生真空使用了一大型负压源,原因在于该负压源的位置离树脂表面较远。申请人在限制性修改其权利要求时,增加了“一个杯状物”特征;基于将真空产生装置靠近树脂表面安装可以使用比在先技术中更小负压源的原因,权利要求同时限定该杯状物必须靠近离树脂表面以区别于在先技术。联邦巡回上诉法院特别指出,该申请人从未向审查员陈述使用多个杯状物不能解决所要解决的问题。联邦巡回上诉法院认为,在本案中,限制性修改的目的是将本发明与在先技术区别开来,专利权人陈述得很清楚,其方法与在先技术的区别在于其方法不存在需要先技术中的在衬套末端安装大型压缩器的缺点。在授权审查过程中,不存在限定性修改与本案中主张等同的使用多个杯状物方法之间关系的任何指示,因此,美国联邦巡回上诉法院认为,所主张的使用多个杯状物的等同,与权利要求的限定性修改是非相关的。[ix]

美国法院认为,其他理由的例外本身是模糊的,其必须是一项适用范围窄的例外。当存在诸如语言缺陷的原因时,可能会满足适用该例外的条件。[x]

专利侵权诉讼中,禁止反悔的作用在于限制等同侵权的适用。要全面理解禁止反悔原则在美国专利侵权诉讼中的作用,必需结合其专利等同侵权原则进行考查。

在美国,专利等同侵权经历一系列判例建立起来,由于司法实践中对等同原则存在不同的认识,美国最高法院于1997年在Warner-Jenkinson案中,对等同侵权原则的相关问题进行了澄清。[xi]

归纳起来,美国等同侵权判定的基本规则是:

第一,“全部技术特征”准则,即等同原则的适用不应导致忽略权利要求中记载的任何一项技术特征。等同是被控侵权产品或者方法中某一技术特征或者某些技术特征与权利要求中记载的相应某一或者某些技术特征等同,而不是被控侵权产品或者方法的技术方案与专利技术方案整体等同。

第二,等同侵权判断是一种客观判断,与被控侵权人的主观状态无关,法院在认定相同侵权不成立时,还必须进一步判断等同侵权是否成立。

第三,技术特征等同的判断标准主要是被控侵权产品或者方法中的技术特征与权利要求记载的相应技术特征是否以“基本上相同的方式,实现基本相同的功能,产生基本上相同的效果”。

第四,适用等同原则的时间基点是侵权行为发生日,而不是专利申请日。

第五,适用等同原则时不区分开拓性发明与改进型发明,开拓性发明与改进型发明的等同范围宽窄一致,均适用前面第三条所述的标准。

另外,在Warner-Jenkinson案后,美国联邦巡回上诉法院通过Maxwell案和Johnson & Johnston案建立起了“捐献规则”,以进一步对等同侵权进行限定[xii]。所谓“捐献规则”是指专利说明书中披露了一种技术方案,但是却没有在权利要求中要求保护,则视为专利权人已经将该技术方案捐献给社会公众,对该技术方案不能适用等同原则。

根据美国法院关于等同原则及禁止反悔原则的认定规则,我们可以看出,对于在专利授权审查过程中未曾修改过或者虽经修改但不是为满足专利法实质性规定而进行的修改(这需专利权人证明)或者虽经修改但是扩张性修改的技术特征,不会适用修改导致的禁止反悔。如果被控侵权技术方案的相应技术特征与这样的技术特征等同,可以据此主张等同侵权。当然,如果与这样的技术特征等同的特征已经记载在涉案专利说明书相应技术方案中,却未被记载到权利要求中,则视为包含该些等同技术特征的技术方案已经被捐献给了社会,不能以与这样的技术特征等同为由,主张等同侵权。对于在专利授权过程中为满足专利法实质性规定而进行过限制性修改的技术特征,除非专利权人能够证明属于例外情况,否则,专利权人只能以被控侵权技术方案中的相应技术特征与这样的技术特征相同为由,主张相同侵权,而不能以被控侵权技术方案中的相应技术特征与这样的技术特征等同为由,主张等同侵权。

另外,等同原则的适用还受到在先技术的限制,既不应当将申请日之前已为公众所知的在先技术纳入任何专利权的保护范围,也不应当将与一项在先技术十分接近的技术纳入任何专利权的保护范围。[xiii]

三、日本专利侵权诉讼中禁止反悔原则的具体适用

1998年2月,在“无限折动用滚珠花键轴承”案中,日本最高法院第一次确认专利侵权可以适用等同原则。在该案中,日本最高法院认为,即使被控侵权物与权利要求记载的技术特征存在差异,在满足下列条件的情况下,被控侵权物作为权利要求范围记载构成的等同物,仍属于专利发明的技术范围:

第一,不同的部分不是专利发明的本质部分;

第二,即使将被控侵权物中的不同部分与专利发明中的相应部分进行替换,也能产生相同的作用效果、实现发明的目的;

第三,上述替换对本领域的普通技术人员来讲在被控侵权物制造时是容易想到的;

第四,被控侵权物与专利发明申请时的公知技术或者本领域普通技术人员能够在专利申请日从公知技术容易推导出的技术并不相同;

第五,没有诸如在专利申请过程中将被控侵权物从权利要求中有意识地排除之类的特别事由。[xiv]

日本法院关于等同侵权认定的第一至第三要件,相当于美国认定等同侵权的条件,第四要件是从公知技术方面对等同侵权的认定进行限制,第五要件相当于从禁止反悔原则方面对等同侵权的认定进行限制。

日本法院根据第一至第三要件界定的等同侵权与美国法院认定的等同侵权相比,范围已经小了很多。第一要件要求被控侵权物与专利发明不同的部分不能是专利发明的本质部分,只要被控侵权物与专利发明的本质部分不相同,即使等同,也因不能满足该第一要件,不构成等同侵权。日本法院认为,专利发明的本质部分,是指专利发明的构成中,成为该专利发明特有课题解决手段的基础的特征部分[xv]。专利发明的本质部分必然是专利技术方案相对于现有技术在技术效果上作出贡献的技术特征部分,因而也必然是竞争对手最有模仿价值的部分,如果该部分技术特征的等同排除在等同侵权以外,认定等同侵权成立的情况就会大大减少。在日本最高法院确立等同侵权认定要件之后,从1998年2月至2005年10月,日本地方法院与高等法院包括一审与二审涉及等同认定判决的181件案件中,没有认定等同的判决168件,其中以不满足第一要件而没有认定等同的占109件。[xvi]

尽管有高门槛认定等同侵权的第一要件,但相当于禁止反悔原则的第五要件仍对等同侵权作了更严格的限制。在“无限折动用滚珠花键轴承”案中,日本最高法院对第五要件的解释是,在专利申请过程中,申请人从权利要求范围中有意识地排除的内容等,一旦专利权人承认它不属于专利发明的技术范围,或者从表面上看专利权人的行为可以被认为具有上述意思,专利权人其后再提出与此不同的主张,按照禁反言原则是不能被允许的。[xvii]

日本法院认为,根据回应专利局的拒绝理由通知以及撤销理由通知等,为了避免专利申请被拒绝或者专利被撤销或者无效,专利权人对权利要求的范围进行了减缩性补正的情况下,通常要对权利要求的范围进行限定解释,如果权利要求的文字字面含义不包括被控侵权物,就应当认为被控侵权物属于专利申请过程中从权利要求的范围中有意识了排除的。这时,应当认定不符合等同原则的第五要件。对于专利权人非为回避拒绝理由而对权利要求进行的补正,主流意见的看法与为回避拒绝理由而进行的补正一样。另外,日本法院认为,如果对于本领域普通技术人员来说,在专利申请时将包含某变换技术特征的技术包括在权利要求中是容易做到的,专利申请人没有这样做,则属于专利申请人的意识限定,按不符合等同原则第五要件处理。[xviii]

由此可见,日本法院判决中禁止反悔对等同侵权认定的限制作用比美国法院判决中对等同侵权认定的限制作用还要大,限定的范围还要宽。在前述日本法院没有认定等同侵权的168件判决中,以不满足第五要件而没有认定等同侵权的为55件,主要体现为禁止反悔原则的第五要件仅次于第一要件是认定等同的第二大障碍。[xix]

(文章原载于《中国发明与专利》,2008年第4期)

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[i] Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722, 733,

 122 S. Ct. 1831, 1838, 152 L. Ed. 2d 944, 62 U.S.P.Q.2d (BNA) 1705, 1710- 11 (2002)

[ii] § 14:2. Policy goals of prosecution history estoppel, Annotated Patent Digest (Matthews), 

by Robert A. Matthews, Jr.

www.westlaw.com

[iii] Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc., 138 F.3d 1448, 1457, 46 U.S.P.Q.2d (BNA) 1169, 

1175 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

[iv] Zenith Laboratories, Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co., 19 F.3d 1418, 30 U.S.P.Q.2d (BNA) 1285 (Fed. Cir. 1994).

[v] 详见尹新天《专利权的保护》(第2版),知识产权出版社,2005年4月第2版。

[vi] 转引自尹新天:《专利权的保护》(第2版),知识产权出版社,2005年4月第2版,第474页。书中将原文“the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent

 in question”翻译为“进行修改的基本原因与专利权人主张的等同对象之间仅仅存在擦边的关联”。笔者稍作变动,译为“进行修改的基本原因与专利权人主张的等同对象之间的关系是非相关的”。

[vii] Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 344 F.3d 1359, 1365 n.2, 

68 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1325 n.2 (Fed. Cir. 2003) , cert. denied, 124 S. Ct. 2018, 

158 L. Ed. 2d 492 (U.S. 2004) and cert. denied, 124 S. Ct. 2019, 158 L. Ed. 2d 492 (U.S. 2004) 

(en banc) (Festo remand)

[viii] Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 344 F.3d 1359, 1365 n.2, 

68 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1325 n.2 (Fed. Cir. 2003) , cert. denied, 124 S. Ct. 2018, 

158 L. Ed. 2d 492 (U.S. 2004) and cert. denied, 124 S. Ct. 2019, 158 L. Ed. 2d 492

 (U.S. 2004) (en banc) (Festo remand)

[ix] Insituform Technologies, Inc. v. CAT Contracting, Inc., 385 F.3d 1360, 1368-71, 72 U.S.P.Q.2d (BNA) 1870, 1877-79 (Fed. Cir. 2004)

[x] Liquid Dynamics Corp. v. Vaughan Cop, Inc., No. 01 C 6934, 2004 WL 2260626, 

*14 (N.D. Ill. Oct. 1, 2004) 

[xi] 详见尹新天《专利权的保护》(第2版),知识产权出版社,2005年4月第2版;李明德《美国知识产权法》,法律出版社,2003年10月第1版。

[xii] 详见尹新天:《专利权的保护》(第2版),知识产权出版社,2005年4月第2版,第402-419页。

[xiii] 尹新天:《专利权的保护》(第2版),知识产权出版社,2005年4月第2版,第493页。公知技术的概念在我国并不完全清晰,美国专利法中此处使用的是prior art,故笔者将书中此处的公知技术改称为在先技术。另见,§ 13:66. Scope of equivalents cannot ensnare the prior art, Annotated Patent Digest,

 by Robert A. Matthews, Jr. www.westlaw.com

[xiv] 闫文军:《专利权的保护范围》,法律出版社,2007年第一版,第277页-278页。

[xv] 闫文军:《专利权的保护范围》,法律出版社,2007年第一版,第286页。

[xvi] 闫文军:《专利权的保护范围》,法律出版社,2007年第一版,第281页。另外,排除一审与二审之间的重复,日本法院在1998年2月至2005年10月期间认定等同侵权成立的案件只有11件(见《专利权的保护范围》,第281页),而根据日本东京的Institute of Intellectual Property的统计,1998年2月至2002年11月,日本法院在121个案件中审查过是否存在等同侵权,其中有10个案件认定存在等同侵权(见http://www.aippi.org/reports/q175/q175_japan.pdf)。两组数据相比较,可以看出,在2002年11月至2005年10日期间,日本法院只在一件案件中认定等同侵权成立。

[xvii] 闫文军:《专利权的保护范围》,法律出版社,2007年第一版,第278页。

[xviii] 闫文军:《专利权的保护范围》,法律出版社,2007年第一版,第304-306页。

[xix] 闫文军:《专利权的保护范围》,法律出版社,2007年第一版,第302页。

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