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从一个案例出发:浅谈禁止反悔原则在专利侵权诉讼中的适用前提与依据
添加时间:2012-4-7 14:15:12     浏览次数:1034

一、案情简介[1]

本案原告企业于1998年3月13日向国家知识产权局提出名为“加热器-传感器复合装置”的发明专利申请,并在发明专利申请公开说明书中这样书写其权利要求:“1:一种加热器-传感器复合装置,包括一个由第一金属材料制成的加热元件、由同样的第一金属材料制成的非加热元件,以及由第二金属材料制成的非加热元件;由所述第一金属材料制成的所述加热元件,与由所述第二金属材料制成的所述非加热元件的前端相连;所述第一金属材料是一种电热铁-铬合金,而所述第二金属材料是一种镍或镍-铬合金,从而在其间形成一个热电偶。”

2002年8月16日,国家知识产权局向原告发出第一次审查意见通知书,认为原告加热器-传感器复合装置发明权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件US5043560A美国专利所公开的内容相比,所不同的仅为加热元件所使用的材料和热电偶所使用材料,而铁-铬合金是本领域常用的加热材料,镍或镍合金也为本领域常用的热电偶形成材料,属于公知常识;所述技术领域的技术人员把对比文件1的装置结合公知常识得出权利要求所要求1所保护的技术方案是不需要创造性劳动的,因此权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步,因而不具备创造性。

针对国家知识产权局的审查意见,原告回复到:在热电偶中,重要的不是使用什么材料,而是它们如何组合。本发明中的第一金属材料不只是铁铬合金,而是包含铝的铁铬合金,通过添加约4%的铝,这种铁-铬-铝合金通过在加热器上产生一个Al2O3氧化膜提供一种更强的加热器,即使加热到1300℃。据此,原告将其发明的权利要求1中“所述第一金属材料是一种电热铁-铬合金”修改为“所述第一金属材料是一种包含铝的电热铁-铬合金”。2003年12月31日,原告加热器-传感器复合装置获得发明专利授权。该专利说明书揭示了其技术效果:由于采用了一种铁-铬合金电热材料与一种镍或镍-铬合金相结合组成一种热电偶,就能以一种简单的方式精确地检测出钎焊烙铁的尖端温度。

据相关鉴定机构出具的鉴定书,被控侵权产品是一种内置“加热器-传感器复合装置”的双引线型钎焊烙铁头,该复合装置包括一个由线圈型细金属材料制成的加热元件1、由直线型粗金属材料制成的非加热元件2,以及由直线型粗金属材料制成的非加热元件3;加热元件1采用多匝缠绕方式连接到非加热元件3的前端,由此在其间形成一个热电偶;加热元件1是含铝的电热铁-铬合金,非加热元件2是不含铝的铁铬镍合金,非加热元件3是镍合金。鉴定所认为,由于被控侵权产品的非加热元件2与加热元件1材质不同,之间会产生一个附加的热电偶,抵消非加热元件2的输出信号,造成其传感器的输出特性及测温效果劣于原告专利产品。

原告认为,被控侵权产品的非加热元件2故意选用与加热元件1不同的材质(加热元件1是铁铬铝,非加热元件2是铁铬镍),造成被控侵权产品的测温效果不如原告专利,虽属变劣,仍构成等同。被告认为,被控侵权产品的非加热元件2是铁铬镍合金,而原告专利由第一金属材料制成的非加热元件是铁铬铝合金,两者不等同。同时,被告认为,原告在取得专利权过程中限制第一金属材料是含铝的电热铁-铬合金,由于被控侵权产品非加热元件2不含铝,原告主张等同违反了禁止反悔的原则。

二、案例分析

本案争论的焦点主要有两个:一、被控侵权产品与原告专利是否构成等同;二、原告是否违反了禁止反悔原则。本文侧重于讨论禁止反悔原则,故主要围绕本案中该原则相关的问题进行讨论。

(一) 禁止反悔原则

专利法中的禁止反悔原则是指禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围之内的内容重新囊括到其专利权保护范围之中[2]。其目的在于保护广大公众的利益,防止专利权人出尔反尔扩大专利的保护范围。

禁止反悔原则在许多国家的专利侵权诉讼中都有广泛的应用。目前我国没有法律明确规定禁止反悔原则,一般将其看作民法通则中规定的诚实信用原则在专利领域的具体化,且主要是针对《专利法》第56条规定的专利保护范围的一种补充。通过一些法院和专利行政部门在实践中对禁止反悔原则的适用[3]及部分法院的文件[4]中可以看出,禁止反悔原则在我国是得到认可的。

(二)禁止反悔原则的适用前提

对于本案第一个争论焦点,法院认为:“由于被控侵权产品的非加热元件2与加热元件1的材质不同,基于热电偶原理,它们之间会产生一个热电偶,从而抵消非加热元件2的输出信号,造成其传感器的输出特性及测温效果劣于原告专利产品。由于变劣效果明显是被控侵权产品的加热元件1与非加热元件2材质不同这一技术特征造成,且原告专利所属领域的普通技术人员根据热电偶原理就能联想到该技术特征,本院确认被控侵权产品是原告专利的变劣技术方案,两者构成等同。”[5]

在确认被控侵权产品与原告专利构成等同后,法院才进一步考察被告提出的禁止反悔原则的抗辩是否适用。法院的这一做法符合我国目前对禁止反悔原则适用前提的一般认识[6],即禁止反悔原则是从属于等同原则的一个原则,其作用在与限制专利权的保护范围,与等同原则正相反。只有专利权人主张适用“等同原则”认定侵权时,被告才可能就禁止反悔原则提出抗辩,并且若被告不作请求,法院不应主动适用禁止反悔原则。

但学者也有不同观点[3],认为基于诚实信用原则与专利文件的公信力而产生的禁止反悔原则,是独立于等同原则的,在专利侵权判定中可以独立适用,无须以等同原则的适用为前提,同时法院可以依职权主动适用禁止反悔原则。

事实上,作为一种侵权抗辩的禁止反悔原则,是依赖于等同原则的。只有相同侵权不成立,需要利用等同原则判断是否构成侵权时才需要考虑禁止反悔原则。可以说,等同原则是适用禁止反悔原则的前提,只有确定侵权行为客体与专利保护客体构成等同,才会适用禁止反悔原则。但禁止反悔原则还可以作为一种解释权利要求的方法,用以限制专利权保护的范围。在这种情况下,法院显然可以依职权适用禁止反悔原则对专利权保护范围进行解释,不再以被告提出请求为前提。

目前我国的司法实践中尚鲜见禁止反悔原则独立于等同原则的适用,相关案件中大多是由被告主动依禁止反悔原则提出的抗辩。但如果法院不能主动依职权适用禁止反悔原则,易造成一种不公平的结果,即法院可以主动适用等同原则扩大专利权保护范围,但是需要以被告提出抗辩为前提才能适用禁止反悔原则限制被等同原则扩大的专利权保护范围。故应允许法院主动依职权参考相关依据适用禁止反悔原则,从而合理应用等同原则和禁止反悔原则,平衡专利权人的利益与社会公众的利益。

(三) 禁止反悔原则适用的依据

一般认为,适用禁止反悔原则,必须依据专利文档[7]。专利权人在专利申请、审批、撤销或无效程序中,通过书面形式对权利要求的陈述或修改,往往是限制或者部分地放弃了专利的保护范围,从而成为禁止反悔原则的适用依据。本案中,法院适用禁止反悔原则的依据正是原告针对国家知识产权局的审查意见的回复。

然而究竟何种修改、陈述会导致适用禁止反悔原则,理论上存在着不同的观点。

对于本案第二个争论焦点,法院认为:“原告在其专利审批程序中,为确定专利的创造性,仅仅承诺限制加热元件的材质必须是含铝的铁-铬合金,放弃的也仅仅是加热元件不含铝的技术方案。由于被控侵权产品的加热元件也是含铝的铁铬合金,本案不存在禁止反悔适用的情况。而被告关于禁止反悔的抗辩仅着眼原告将第一金属材料的成分由铁-铬合金修改为含铝的铁-铬合金的结果,却无视原告进行修改的起因和过程,是对禁止反悔原则的错误适用。”[8]

法院的判决体现了前述观点之一:只有为满足专利新颖性和创造性而做出的陈述和修改才是禁止反悔原则适用的依据。原告将非加热元件2的材质由铁-铬合金变为含铝的铁-铬合金这一修改,并非为满足专利新颖性或创造性而做出的,故不能以此为适用禁止反悔原则的依据[9]。

上述观点较之将专利审批过程中所有的经申请人与审查员确认发生法律效力的修改和陈述均视为适用禁止反悔原则依据的“一刀切”的观点,更好地保护了专利权人的利益。但同时该观点又将禁止反悔原则的适用范围限制得过于狭窄,在我国的实践中,多参考另一种范围较为广泛的观点,即对专利权的授予和专利权的维持产生实质性作用的修改和陈述都适用禁止反悔原则[10]。另有学者认为[4],理论上这两种观点达到的实质效果并无不同,只是第二种观点更适合中国现有的专利制度。

但是,无论是判断“满足专利新颖性和创造性而做出的陈述和修改”还是判断“对专利权的授予和专利权的维持产生实质性作用的修改和陈述”,对于专利审查员与法院来说都是个难以把握的问题。实践中更有效的做法是参考专利权人当初进行修改和陈述的原因进行判断。通常情况下,申请人多是针对审查过程中专利局提出的意见,为获得专利或维护专利有效而进行的修改和陈述。此种情况下,专利权人当初进行修改和陈述的原因就容易从其与专利局的来往文件中看出,从而作为判断其是否适用禁止反悔原则的参考依据。此外,对于申请人或专利权人主动提出的修改和陈述,若无明示的原因,应从公众利益角度出发,将这种修改和陈述作为禁止反悔原则适用的依据,同时要求专利权人承担证明其修改和陈述的原因的举证责任。

正是基于上述情况,本案中法院考虑到原告对权利要求进行修改的起因是为了修改加热元件1的材质以满足专利的创造性,从而认为对非加热元件2的材质的修改不构成适用禁止反悔原则的依据。

三、结论

禁止反悔原则是专利侵权诉讼中经常适用的重要原则之一。它与等同原则相辅相成,确保了对专利权人充分适度的法律保护。鉴于目前司法实践的现状,我国亟需通过相关立法或司法解释明确禁止反悔原则的适用的前提及依据,保证在专利侵权诉讼中更好的应用禁止反悔原则,从而促进专利保护制度进一步完善。

 

 

参考资料

[1].尹新天.《专利权的保护》.北京:知识产权出版社,2005.

[2].程永顺主编.《专利侵权判定实务》.北京:法律出版社,2002

[3].黎运智.论专利禁止反悔原则的独立性.科技与法律,2009,(3).

[4].陈芳华.专利诉讼中禁止反悔原则的理解与适用.电子知识产权,2006,(2).

 

 

 

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[1]白光株式会社诉陈桂兴等专利侵权纠纷案 (2006)穗中法民三初字第173号

[2] 参考资料[1],P449

[3] 例如:1993年上海中院审理的沈富根诉北仑工贸联营公司、上海新星圆珠笔厂侵犯发明专利权纠纷案;1999年北京高院审理的王秀岩、王荣丽诉北京森陌科工贸公司侵犯专利权纠纷案;2000年北京高院审理的深圳创格科技实业有限公司、马希光诉美国康柏电脑公司侵犯专利纠纷案;2005年北京高院审理的解文武与青岛海尔通信有限公司等专利侵权纠纷案等

[4] 例如:北京高院《关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》(2001)第43-46条;最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿2003.10.27-29)》第13条。

[5] 同脚注1

[6]参考资料[2],P54

[7] 参考资料[2],P55

[8] 同脚注1

[9] 私以为判决文书中“由于被控侵权产品的加热元件也是含铝的铁铬合金,本案不存在禁止反悔适用的情况”的说法容易造成误解,不如从非加热元件2材质修改不影响创造性角度阐述。

[10] 同脚注8,另见北京高院《关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》(2001)第45条2款:“限制承诺或者放弃保护的技术内容,必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用”

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