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论禁止反悔原则在专利侵权抗辩中的应用
添加时间:2012-4-7 14:11:10     浏览次数:1039

作者:刘锡富

内容摘要:禁止反悔原则,在英美法系中又称专利申请历史禁止反悔原则,它根源于民法理论中的诚实信用原则和正义观念,是现代专利侵权判定中逐步发展起来的重要原则之一。本文通过对青岛市中级人民法院近期判决的一起专利侵权纠纷进行分析解读,全面研讨禁止反悔原则的基本概念与历史渊源,以及禁止反悔原则在专利侵权判定中的应用,重点探讨了禁止反悔原则的适用条件、适用限制等,并解析禁止反悔与等同原则的关系,就专利侵权诉讼中如何运用禁止反悔原则提供了对策,最后,在对案例归纳与分析的基础上,对我国立法、司法及专利审查相关问题提出了意见与建议。

关键词:专利 权利要求 技术特征 等同原则 全面覆盖原则 禁止反悔原则

2008年12月26日,青岛市中级人民法院以禁止反悔原则就一起专利侵权纠纷做出民事判决,依据原告专利权人A在无效宣告程序中提交的意见陈述书中所记载的内容,认定其诉讼请求属于对自己在专利无效阶段所做陈述的反悔,最终采纳了被告B公司的抗辩意见,驳回了原告诉讼请求。

笔者作为知识产权律师参与了该起专利纠纷的法庭审理以及专利复审委口审过程,就该起专利侵权纠纷所涉及的专利侵权抗辩技巧,特别是禁止反悔原则在专利侵权中的抗辩进行深入解析。

一、案例简述

2007年5月23日,经国家知识产局授权公告,原告A获得名称为一种简易牙膏挤出器的实用新型专利,其独立权利要求为:一种简易牙膏挤出器,包括一梯形端面的框架体,其中框架梯形宽度较大的底为一长方形开口状,较小的底的中央部位设置较小的长条形开口,该长条形开口的长度略大于牙膏袋的宽度,开口的宽度略大于牙膏皮的厚度。

2008年3月,原告A以青岛B快餐公司专利侵权为由,向青岛市中级人民法院提起诉讼,状告B公司在销售套餐过程中赠送的卡通形状牙膏挤出器侵犯其专利权。诉讼中,B公司向专利复审委员会提出无效宣告请求,认为A的专利缺乏新颖性和创造性,理由是其权利要求中“梯形端面框架体”结构属于所属领域技术人员的常规设计,不需要创造性劳动即可得到,而被控产品的端面为正方形,因此不侵犯其专利权。同年7月21日,国家知识产权局专利复审委员会在青岛市知识产权局开庭口审。原告A在意见陈述书中强调:“相对于对比文件,权利要求1的框架体端面为梯形,并且梯形端面客观上可以节省材料,具有实质性特点。”2008年8月27日,专利复审委员会做出第12113号无效宣告请求审查决定书,以“本专利的权利要求1所要保护的技术方案相对于对比文件具备区别技术特征,区别技术特征均涉及梯形框架体形状,并且这种结构客观上能够带来节约材料的技术效果,因而二者的技术方案实质上不同,权利要求相对于该证据所公开的现有技术具有新颖性和创造性,维持专利有效。”

法院如期恢复审理,原告A认为应适用等同侵权原则判决被告侵权,而被告B公司以公知技术进行抗辩,并指明原告A在无效过程中已将涉案专利的区别技术特征限定在“梯形端面”上,而被控侵权产品的端面为长方形,所以不侵犯专利权。2008年12月26日,青岛市中级人民法院做出民事判决,以原告在无效宣告请求过程中明确表明“梯形端面设计可以最大限度地节约材料”,且专利复审委依据原告的该项陈述认定“梯形端面框架体”是原告专利的区别技术特征,从而维持原告专利权有效,根据禁止反悔原则,原告对权利要求的解释在本案中对原告具有约束力,因此,应对原告专利的必要技术特征即“梯形端面的框架体”做严格解释,而被告的产品的端面为长方形,与原告的技术方案不一致,被告B公司不构成侵权。

二、禁止反悔原则的基本概念与渊源

该案是青岛中院运用禁止反悔原则进行裁判的有限案例之一。禁止反悔原则,英美法称之为审查过程禁止反悔(prosecution history estoppel),在我国也有人翻译为禁止反言原则,它根源于民法的诚实信用原则,是诚实信用原则这一帝王原则在专利司法实践中的具体体现,它要求专利权人必须遵守诚实信用的原则,以防止其在专利审批、无效程序中或侵权诉讼过程中对其同一专利的权利保护范围做出不一致的解释。诚实信用原则贯穿于民法的始终,是民事主体在民事活动中平衡自身利益及社会利益的行为准则,也是司法机关依据公平、正义精神,兼顾当事人主观状态和社会公平观念进行民事裁判的依据。诚实信用原则要求当事人在民事交往中应当诚实、守信,不能出尔反尔,其适用形态之一就是禁止反悔原则。①

专利法意义上的禁止反悔原则,首先是在美国专利司法实践中逐渐发展起来的判定专利侵权的一项重要原则,其对于准确界定专利权人专利权保护范围、实现专利权人与社会公众的利益平衡具有重要作用。由于我国专利制度的建立时间较短,人民法院在审理专利侵权案件中,遵循的法律依据主要为专利法以及最高院司法解释《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》,法定的侵权判断原则主要包括全面覆盖原则、等同原则,而禁止反悔原则并非我国法定原则,它是我国司法实践中借鉴国外理论逐步发展起来的原则之一。

三、禁止反悔原则在我国的发展

为了指导专利侵权案件的审理活动,北京市高级人民法院在2001 年颁布的《关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》(以下简称《试行意见》)第一次明确提出禁止反悔原则,对禁止反悔原则的定义如下:“禁止反悔原则是指在专利审批、撤消或无效程序中,专利权人为确定其专利权具备新颖性和创造性,通过书面声明或者修改专利文件的形式,对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护,并因此获得了专利权,而在专利侵权诉讼中,法院适用等同原则确定专利权的保护范围时,应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。”以上定义基本概括了禁止反悔原则的本质,即要求专利权人对权利要求的解释应该一致,专利权人不能为了获得专利,在专利申请过程或无效过程中对权利要求做出狭义的或较窄的解释,而在以后的专利侵权诉讼中,为了使权利要求能够覆盖被控侵权物,又对权利要求做出广义的、较宽的解释,这是不允许的。尽管《试行意见》的适用范围仅限制在北京地区法院,但无疑其对全国其他地区法院在专利侵权裁判中起到示范效应。此后,禁止反悔原则在我国司法实践中逐步发展,出现了一些具有全国影响力的案件,如解某诉国内著名手机制造商“智能防盗”功能专利侵权案。

2006年8月1日,《中华人民共和国专利法(第三次修改征求意见稿)》第A9条规定:“专利权人在专利审查或者无效宣告请求审查程序中,为使其专利申请或者专利符合本法规定的授予专利权的条件,通过书面方式作出的对专利保护范围有限制作用的修改或者意见陈述,对专利权人有约束作用,在专利侵权纠纷的审理或者处理过程中不得反悔。”这是禁止反悔原则距离成为法定规范最近的一次,但遗憾的是,在2008年12月27日第十一届全国人大常委会通过的修改后的《专利法》却删除了该项内容。

尽管没有法律明文规定,但这并没有影响禁止反悔原则在司法实践中逐步发展和完善。

四、禁止反悔原则的应用

判断是否侵犯专利权,首先必须确定专利权的保护范围,习惯上,人们把禁止反悔原则作为对等同原则的限制。北京高院《试行意见》中规定,当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时,即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权,而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下,应当优先适用禁止反悔原则。

我国《专利法》规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书和附图可以用来解释权利要求;最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》进一步规定,专利保护范围应当以权利要求书明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。该司法解释将专利侵权由“全面覆盖原则”扩展到“等同原则”。那么,这是否意味着权利要求书的范围也扩大了呢?对此的权威解释是“等同原则扩大的不是权利要求的范围,而是专利权的保护范围。专利权利要求并不因为法院适用了等同原则而有所改变。……法院应当准确适用禁止反悔原则将等同原则的适用限制在一个合理的范围内。在具体案件审理中,法院应当审查申请人向专利局提交的专利申请文件(包括给专利局的函件和所作的陈述)中对专利权利要求所作的修改,对于其明确限定其权利要求或者放弃请求保护的技术内容,则不能适用等同原则将其专利保护范围延伸到该技术内容所确定的范围。法院确定发明、实用新型专利权的保护范围时,还应当注意不能运用等同原则将已有技术解释为原告的专利技术。” ②也就是说,为平衡专利权人以及社会公共利益,禁止反悔原则是对等同原则进行有效限制,故禁止反悔原则应当优先于等同原则适用。

通过上述分析,我们知道,禁止反悔原则与专利申请、专利无效过程有密切的联系。在我国专利申请审查或无效过程中,专利申请人或专利权人在必要时需要具体论述技术方案与公知技术的区别技术特征,进而论述具有新颖性、创造性和实用性;专利申请人也可以修改权利要求书,根据现有技术对权利要求进行限制或者放弃部分保护范围,以更明确地把发明和公知技术相区别开来,从而获得或维持专利权。假如在以后的专利权侵权诉讼中,专利权人重新将其在上述过程中放弃或者限制的部分重新“拾起来”,运用“等同原则”追究他人的侵权责任,这无疑对他人是不公平的。③

通说认为,适用禁止反悔原则应当具备以下三个要件:(l)专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的,而且已经被记录在专利文档中;(2)限制承诺或者放弃保护的技术内容,必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用;(3)禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提,并由被告提供原告反悔的相应证据。就本案而言,原告A在无效宣告程序中提供了书面意见陈述书,并强调其技术方案的“区别技术特征均涉及梯形端面框架体形状”,这种限制性承诺和放弃是明示的,并记录在专利文档之中;其次,专利复审委员会决定书也记载:专利的区别技术特征均涉及梯形框架体形状,且这种结构客观上能够带来节约材料的技术效果,从而维持专利有效,可见,原告A的陈述意见对维持专利有效产生了实质性影响;最后,被告B公司向法院提出了适用“禁止反悔”的请求,因此,法院支持被告的抗辩理由是适当的。

正确并及时运用禁止反悔原则维护委托人权利是律师的应尽职责,这要求律师在代理专利侵权诉讼过程中,应及时查阅专利档案,了解到最新的专利文本,获取专利权人在申请过程中的审查员意见通知书、专利申请人的陈述意见书、专利申请人对专利申请所作修改前的文本,以及修改的原因。当然,这些也需要国家知识产权局能够更大限度地为律师查阅专利档案提供方便。

五、禁止反悔原则与等同原则

正确解释发明和实用新型专利的权利要求,准确界定专利权保护范围,既不能简单地将专利权保护范围限于权利要求严格的字面含义,也不能将权利要求作为一种可以随意发挥的技术指导,应当从上述两种极端解释的中间立场出发,使权利要求的解释既能够为专利权人提供公平的保护,又能确保给予公众以合理的法律稳定性。④

等同原则与禁止反悔原则均属解释专利保护范围的特例,等同原则扩大了专利的保护范围,有可能忽略专利权人在申请以及无效过程中放弃或者限制部分,不公正地扩大专利权利范围,背离等同原则公平的价值取向;⑤而禁止反悔原则缩小了专利的保护范围,使得被控侵权人通过阅读专利文档,分析专利权人在申请时以及无效宣告程序时的修改和陈述,更确切地理解发明的技术特征、发明效果,了解其真正要求保护的范围,拒绝专利权人再将保护范围做扩大解释。

尽管禁止反悔原则在我国司法实践过程中逐步得到完善,但是,由于没有明确的法律规定,不同人民法院在适用条件上并不完全一致,同时,北京高院《试行意见》也有其局限性,这导致理论界的探讨一直没有停止。

值得高兴的是,在2009年4月21日,也就是在笔者即将结稿之日,最高人民法院印发《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》法发〔2009〕23号文件,其中明确指明:“对于权利人在专利授权确权程序中所做的实质性的放弃或者限制,在侵权诉讼中应当禁止反悔,不能将有关技术内容再纳入保护范围。严格等同侵权的适用条件,探索完善等同侵权的适用规则,防止不适当地扩张保护范围。”这也是最高院首次以“发文”形式确认禁止反悔原则。

我们期待最高人民法院以贯彻新修订的专利法为契机,进一步总结审判经验,适时以司法解释的形式进行颁布,全面提高专利审判水平,以更利于国家知识产权战略。

参考文献:[1] 刘春田《知识产权法》,中国人民大学出版社2000年3月版

[2] 曹建明主编、最高法院民三庭编著的《新专利法司法解释精解》,人民法院出版社2001版

[3] 程永顺主编《专利侵权判定实务》法律出版社2002版

[4] 李国光主编《知识产权诉讼》 人民法出版社 1999年版

[5] 程永顺 《专利侵权判定中几个主要原则的运用》载于《知识产权诉讼研究》,知识产权出版社2003版

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