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山西康宝生物制品股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人北京九龙制药有限公司第1592518号“可立停”商标争议行政纠纷再审案
添加时间:2014-7-21 12:00:10     浏览次数:674

[案号]

一审:北京市第一中级人民法院(2008)一中行初字第1289号

二审:北京市高级人民法院(2009)高行终字第1455号

再审审查:最高人民法院(2010)知行字第52号

[案情与裁判]

原告(二审被上诉人、再审申请人):山西康宝生物制品股份有限公司(简称康宝公司)

被告(二审上诉人、被申请人):国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)

第三人(二审上诉人、被申请人):北京九龙制药有限公司(简称九龙公司)

起诉与答辩

2000年6月6日,康宝公司提出争议商标的注册申请,指定使用商品为第5类的医药制剂等。争议商标被核准注册后,2007年8月8日,九龙公司对争议商标提出撤销注册申请。2008年7月28日,商标评审委员会作出商评字[2008]第6757号《关于第1592518号“可立停”商标争议裁定书》(简称第6757号裁定),裁定将争议商标撤销。康宝公司不服第6757号裁定,于法定期限内提起诉讼称:一、药品的商品名称并非《商标法》第三十一条所规定的在先权利。被告认为获得批准的企业对药品名称享有独占使用权和将其申请商标的权利,该认定并无法律依据。我国知识产权的确定采取法定主义,药品的商品名称并非法定的知识产权,该名称的所有人对其并不享有独占权。此外,北京市高级人民法院(2006)高民终字第523号民事判决书(简称第523号判决)亦明确认定,“可立停”口服液并非九龙公司知名商品的特有名称,据此,争议商标的注册并未损害九龙公司享有的在先权利,未违反《商标法》第三十一条有关在先权利的规定。二、争议商标的注册未采用《商标法》第四十一条第一款所规定的“不正当手段”。原告在申请注册商标前,第三人并无使用行为。被告推测原告知晓第三人在类似商品已经使用“可立停”的说法,缺少事实依据。即使是第三人持有商品名批复,作为公众,在第三人不公开的情况下,原告对此亦不知晓,而原告的“可立停”药品名称亦已经过山西省卫生厅的批准,因此,原告将其申请注册为商标的行为并未违反诚实信用原则,未采用“不正当手段”。综上,第6757号裁定认定事实及适用法律错误,请求法院依法予以撤销。

被告商标评审委员会认为该裁定认定事实清楚,适用法律正确,请求法院予以维持。

第三人九龙公司同意第6757号裁定中的意见,请求法院予以维持。

一审审理查明

九龙公司原名北京九龙制药厂(简称九龙制药厂)。1994年1月21日,原卫生部药政管理局批准九龙制药厂生产的“磷酸苯丙哌林口服液”的商品名为“可立停”。2003年2月20日,国家食品药品监督管理局向九龙制药厂颁布发了商品名为“可立停”的“磷酸苯丙哌林口服液”《药品注册证》。1999年3月17日,山西省卫生厅批准康宝公司生产的止咳糖浆增加商品名称为“可立停”。1999年至2005年期间,康宝公司就其“可立停”糖浆广告的画面及其文字内容多次向山西省药品监督管理局报批,并获得该局的广告投放批准。康宝公司自1999年11月起,投入大量资金在中央电视台CCTV-5(体育频道)和全国二十六家地方电视台对其“可立停”糖浆进行广告宣传。2001年9月12日,山西省政府办公厅发布晋政办发似(2001)95号文件,对2001年山西省标志性名牌产品和山西省名牌产品及创名牌先进企业进行了公开的通报,康宝公司生产的晋康牌“可立停”糖浆(复方美沙芬糖浆)系其中之一。2003年9月2日,山西省名牌产品推荐委员会向康宝公司颁发山西省名牌产品证书,载明“可立停”糖浆(复方美沙芬糖浆)被该委员会认定为2001年山西省名牌产品。

2000年6月6日,康宝公司提出争议商标(见下图)注册申请,指定使用商品为第5类的医药制剂等。

争议商标被核准注册后,九龙公司于2007年8月8日向商标评审委员会提出撤销争议商标注册的申请。2008年7月28日,商标评审委员会作出第6757号裁定。该裁定认定,本案争议焦点问题主要为:一、康宝公司注册争议商标是否属于《商标法》第三十一条规定的损害他人现有在先权利的行为;二、争议商标是否违反《商标法》第四十一条第一款的规定,以不正当手段取得注册。针对焦点问题一,《商标法》第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,旨在基于诚实信用原则,保护他人合法的在先权利。按照1990年8月29日卫生部发布的《关于进一步加强药品标准及名称管理的通知》、2000年3月17日国家药品监督管理局通过的《药品包装、标签和说明书管理规定(暂行)》、2001年11月7日国家药品监督管理局《药品包装、标签规范细则(暂行)》、2006年3月15日国家食品药品监督管理局发布的《药品说明书和标签管理规定》、《关于进一步规范药品商品名称管理的通知》中的规定,药品生产企业对本企业生产的药品,可以根据实际需要,在法定的通用名称之外,另行拟定商品名,报卫生部药政管理局批准后,方可向工商行政管理部门申请该商品名作为商标注册;药品商品名称须经国家药品监督管理局批准后方可在药品包装、标签及说明书上标注;药品说明书和标签中标注的药品名称必须符合国家药品监督管理局公布的药品通用名称和商品名称的命名原则,不得使用与他人使用的商品名称相同或近似的文字。根据上述药品名称管理规定,药品商品名称经主管部门批准后,获批企业对这一药品名称享有独占使用权和将其申请商标注册的权利,此项权利应属于《商标法》第三十一条保护的在先权利之一。据本案查明事实,九龙公司获准“可立停”口服液药品商品名符合国家医药行政管理部门相关规定,应认定为九龙公司自其核准之日起享有“可立停”药品商品名称权和注册商标申请权。药品生产制造行业较为专业化,其行业主体资格的要求相对严格,因此其行业主体的范围也相应较为狭窄。本案康宝公司与九龙公司同属于药品生产行业,两企业生产的“可立停”药品也均为止咳类药品;但是考虑到药品商品名称需获药品行业行政主管部门批准才能使用的特殊情况,康宝公司应该知晓九龙公司已在先获准“可立停”为其药品的商品名称。且九龙公司提交的证据可以证明在争议商标申请注册前,九龙公司对“可立停”口服液进行了一定的生产、销售,“可立停”实际上起着指示商品来源的作用。在此情况下,康宝公司将与九龙公司药品名称完全相同的文字作为商标注册在同类商品(药品)上,损害了九龙公司对“可立停”商品名称的独占使用权和注册商标申请权,已构成《商标法》第三十一条规定的损害他人现有在先权利的行为,故争议商标应予以撤销。针对焦点问题二,从九龙公司使用“可立停”药品名称的方式看,其在实际使用中起到区分商品来源的识别作用,可视为九龙公司未注册的商标。根据前述理由,康宝公司在注册争议商标时,应知晓九龙公司在类似商品上已在先使用“可立停”文字。康宝公司在明知他人已在先使用的情况下,其注册争议商标的行为违反了诚实信用原则,损害了九龙公司合法权益,属于《商标法》第四十一条第一款规定的以不正当手段取得注册的情形。至于康宝公司以其使用“可立停”得到过山西省卫生厅的批准为其辩护的理由,由于缺乏法律依据,商标评审委员会不予支持。而康宝公司关于争议商标对应的药名与九龙公司获准的药名不同,两者毫不相关的主张,由于不影响本案类似商品的认定,也不能成立。依据《商标法》第三十一条、第四十一条第一款、第二款和第四十三条的规定,商标评审委员会裁定对争议商标予以撤销。

一审判理和结果

北京市第一中级人民法院认为,法定权利是指法律明确规定,并对其取得要件、保护内容等均作出相应明确规定的权利,法律未明确规定的权利均不被认定为法定权利。鉴于现有的法律中并未将药品的商品名称设定为一种法定权利,故九龙公司的药品商品名“可立停”并不属于《商标法》第三十一条中所规定的在先权利中的法定权利。商标评审委员会在第6757号裁定中认定,药品的商品名称经主管部门批准后,获批企业对这一药品名称享有独占使用权和将其申请商标注册的权利,此项权利应属于《商标法》第三十一条保护的在先权利之一。但其所引用的相关规范性文件均为行政规章,并不具有设定法定权利的法定资格,且上述规章亦均未对药品的商品名称的法律属性作出明确规定,因此,商标评审委员会所引用的相关行政规章不能证明药品的商品名称为法定权利。虽然1990年8月29日卫生部发布的《关于进一步加强药品标准及名称管理的通知》规定:“药品生产企业对本企业生产的药品,可以根据实际需要,在法定的通用名称之外,另行拟定商品名,报卫生部药政管理局批准后,方可向工商行政管理部门申请将该商品名作为商标注册”,但鉴于该通知并非法律,其作用主要在于行政管理,既无权设定任何权利,亦无权对药品商标的注册设定法定条件。据此,在商标法中无相应规定的情况下,该通知不能在《商标法》的规定之外另行设定商标的注册条件。《反不正当竞争法》中所规定的知名商品特有的名称属于受法律保护的民事权益之一。药品的商品名称的注册者如果可以证明其对该名称通过使用已获得一定的知名度,则该药品名称可以作为法定权益获得保护,他人将与该名称相同或近似的标志申请注册为商标的行为属于《商标法》第三十一条规定的损害他人在先权利的情形。对于九龙公司在本案中所提交的前三份销售合同,北京市高级人民法院(2006)高民终字第523号判决中已认定,在九龙公司无相应的销售发票予以佐证的情况下,这三份合同不能证明其早在1995年就已经公开销售了“可立停”口服液产品,更不能证明其“可立停”口服液系知名商品的特有名称。鉴于该判决已发生法律效力,故其所认定的事实可以作为本案定案的依据。对于九龙公司与安徽省医药卫生科技开发中心药品部签订的销售合同,在无相应的销售发票予以佐证的情况下,亦无法认定九龙公司具有在先销售的行为。对于九龙公司所提交的销售发票,鉴于九龙公司是产品的销售方,因此其所应留存的发票不应是付款方联,在九龙公司未对其进行合理解释且亦无证据佐证的情况下,对于该发票的真实性不予认可。对于九龙公司提交的生产记录,因其仅是九龙公司内部的记录,故亦无法证明九龙公司具有在先销售的行为。综上,九龙公司所提交的现有证据无法证明其在康宝公司申请注册争议商标之前即已使用“可立停”这一商品名称,亦无法证明该名称系其知名商品的特有名称。据此,在九龙公司未主张对“可立停”商品名称享有其他民事权益的情况下,争议商标的注册不构成对于九龙公司享有的受法律保护的在先权益的损害。

《商标法》第四十一条第一款规定的以“不正当手段”注册的商标,主要适用于侵犯商标管理秩序或公共利益的行为,对于违反诚实信用原则申请商标注册的行为不属于“不正当手段”的调整范围。鉴于此,第6757号裁定中认定争议商标的注册违反诚实信用原则,属于《商标法》第四十一条第一款所规定的“不正当手段”的情形,为适用法律错误。

鉴于九龙公司对于“可立停”名称既不享有法定权利,亦不享有受法律保护的权益,同时本案亦无证据证明康宝公司对于争议商标的注册不符合《商标法》其他条款的规定,故争议商标的注册亦未违反诚实信用原则,商标评审委员会认定争议商标的注册违反诚实信用原则,该认定错误,对其不予维持。北京市第一中级人民法院依据《行政诉讼法》第五十四条第(二)项之规定,判决:一、撤销商标评审委员会第6757号裁定;二、商标评审委员会就九龙公司针对争议商标所提撤销申请重新作出商标争议裁定。

上诉与答辩

一审判决后,商标评审委员会和九龙公司均不服原审判决,向北京市高级人民法院提起上诉,请求撤销原审判决,维持商标评审委员会第6757号裁定。

商标评审委员会的主要上诉理由是:1.九龙公司经原卫生部药政管理局批准于1994年获得使用“可立停”药品商品名称的权利。九龙公司提交的销售发票上有其印章且有原件,因此应认定发票的真实性。药品生产具有专业化的特点,从事该行业的主体范围较窄,九龙公司和康宝公司均生产止咳类药品,且药品名称经部门批准才能使用,因此康宝公司应当知晓在先“可立停”药品商品名称的存在。国家药品监督管理局的相关通知肯定了药品经批准的商品名所享有的专有权,我国也没有规定只有法律才能设定权利,部门规章无法设定权利的规定。2.《商标法》第四十一条第一款可以用于违反诚实信用原则的相对撤销事由的商标争议案件中。

九龙公司的主要上诉理由是:1.九龙公司经国家药品行政部门审批获得的“可立停”药品商品名称属于独占在先权利。2.九龙公司在先在药品上使用了“可立停”商品名称和商标,康宝公司申请争议商标的时间晚于九龙公司获得药品商品名称和实际使用的时间,因此争议商标应予撤销。

二审审理查明

北京市高级人民法院另查明,药品商品名称的审批管理原由卫生部负责。药品生产管理归于国家食品药品监督管理局后,药品商品名称的审批管理由国家食品药品监督管理局负责,相应的法律及行政规章有:1.1990年8月29日颁布的卫生部《关于进一步加强药品标准及名称管理的通知》。该通知要求,药品名称是药品标准的首要内容。药品生产企业对本企业生产的药品,可以根据实际需要,在法定的通用名称之外,另行拟定商品名,报卫生部药政管理局批准后,方可向工商行政管理部门申请将该商品名作为商标注册。2.2000年10月15日,国家药品监督管理局发布《药品包装、标签和说明书管理规定暂定》。该规定的第二条规定,药品包装、标签及说明书必须按照国家药品监督管理局规定的要求印制,其文字及图案不得加入任何未经审批同意的内容。第六条规定,药品商品名称必须经国家药品监督管理局批准后方可在药品包装、标签及说明书上标注。3.2001年11月7日施行的国家食品药品监督管理局《药品包装、标签规范细则(暂行)》。该细则的第三条规定,药品的名称必须经国家食品药品监督管理局批准后方可在包装上使用。4.2001年12月1日施行《药品管理法》。该法第五十四条规定:药品包装必须按照规定印有或者贴有标签并附有说明书。5.2002年9月15日施行《药品管理法实施条例》。该条例第四十六条第二款规定:“药品商品名称应当符合国务院药品监督管理部门的规定。”6.2006年3月15日,国家食品药品监督管理局颁发国食药监注(2006)99号《关于进一步规范药品名称管理的通知》及所附《药品商品名称命名原则》。其中规定:药品商品名称应当符合《药品商品名称命名原则》的规定,并得到国家食品药品监督管理局批准后方可使用;药品广告宣传中不得使用未经批准作为商品名称使用的文字型商标;药品商品名称不得使用与他人使用的商品名称相同或者相近似的文字。

二审判理和结果

北京市高级人民法院认为,《商标法》第三十一条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”本条所规定的“在先权利”应包括《民法通则》、《商标法》及其它法律规定的民事权利和民事权益。《商标法》或者其它法律虽无特别规定,但根据《民法通则》的一般规定属于应予保护的合法权益的,应当作为本条规定的“在先权利”予以保护。本案中,九龙公司主张其经过国家药品行政管理部门审批获得的“可立停”药品商品名称为其合法享有的在先权利。《民法通则》、《商标法》及其它法律虽然并未对经过国家药品行政管理部门审批获得的药品的商品名称属于一种民事权利作出明确规定。但是,药品商品名称的取得须经国家药品行政管理部门审批,国家药品行政管理部门还要审查该名称是否与他人已经使用的药品商品名称相同或相近似;而且药品商品名称经审批获得后才能在药品上使用,并能够排斥他人在同一种药品上使用相同或近似的名称。因此,对经过审批获得的药品商品名称,药品名称申请人享有一定的合法利益。根据本院(2006)高行终字第523号判决的认定,虽然九龙公司(包括其前身九龙制药厂)的“可立停”口服液尚未通过使用在2000年之前成为知名商品,但是九龙公司在获得原卫生部药政管理局对其“可立停”药品商品名称的审批后在其口服液商品上已实际使用了“可立停”文字,而这种对其审批获得的“可立停”药品商品名称的使用即使无法达到构成知名商品的特有名称的程度,仍能够构成一定的合法权益。此合法权益属于《商标法》第三十一条规定的在先权利,应当给予保护。上诉人商标评审委员会和九龙公司关于其审批获得的药品商品名称构成在先权利的上诉主张成立,予以支持。原审判决关于药品商品名称不构成知名商品的特有名称的情况下属于在先权利的认定不当,对此予以纠正。鉴于九龙公司经过审批获得的“可立停”药品商品名称属于在先权利,而康宝公司与九龙公司同属于药品生产行业,两企业生产的“可立停”药品也均为止咳类药品,且北京市高级人民法院(2006)高行终字第523号判决已经认定,在争议商标申请注册前九龙公司对“可立停”口服液进行了一定的使用。虽然其尚未构成知名商品,但是据此可以认定,“可立停”实际上能够起到指示商品来源的作用。在此情况下,康宝公司将与九龙公司药品名称完全相同的文字作为商标注册在同类商品(药品)上,损害了九龙公司对“可立停”商品名称所享有的在先权利,已构成《商标法》第三十一条规定的损害他人现有在先权利的行为,故争议商标应予以撤销。商标评审委员会和九龙公司的此项上诉理由成立,予以支持。原审判决关于九龙公司的“可立停”药品商品名称不属于《商标法》第三十一条规定的在先权利的认定,缺乏依据,予以纠正。依照《行政诉讼法》第六十一条第(二)项和第(三)项之规定,判决:一、撤销北京市第一中级人民法院(2008)一中行初字第1289号行政判决书;二、维持国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2008]第6757号《关于第1592518号“可立停”商标争议裁定书》。

申请再审理由与答辩

康宝公司申请再审称,1.药品商品名称并不属于法定的“在先权利”范畴,商标评审委员会和二审法院错误地曲解商标法意义上的“在先权利”概念,错误认定九龙公司拥有“在先权利”。2.没有任何证据证明九龙公司有在先使用“可立停”的行为,九龙公司对该商标不享有在先权利。3.二审法院不该适用在申请人申请商标注册日之后的法律法规,申请人对“可立停”商标的使用为正当且合法的在先使用,二审法院的(2009)高行终字第1455号判决书严重违反法定程序。请求本院依法撤销二审法院(2009)高行终字第1455号判决书及商评字(2008)第6757号《关于第1592518号“可立停”商标争议裁定书》,判令维持第1592518号“可立停”商标有效。

九龙公司答辩称,1.商标法意义上的在先权利不限于著作权、专利权和企业名称权的范围,也包括民事主体根据民法通则和其他法律规定应当获得保护的合法权益。2.对于制药企业而言,使用商品名称需要得到国家食品药品监督管理局的批准,否则就是违法行为。其经原卫生部药政管理局和国家食品药品监督管理局批准使用“可立停”药品商品名称,其对该名称具有法定的独占使用权。3.其先于康宝公司使用“可立停”商品名称,其在先权利应当受到保护。4.山西省卫生厅违法批准康宝公司使用“可立停”商品名称,不能产生合法权利。请求本院驳回康宝公司的再审申请。

商标评审委员会陈述意见称,根据《药品管理法实施条例》等法律法规的规定,药品商品名称的取得须经国家药品行政管理部门审批,国家药品行政管理部门还要审查该名称是否与他人已经使用的药品商品名称相同或近似;药品商品名称经审批获得后才能在药品上使用,并能够排斥他人在同一种药品上使用相同或近似的名称,药品名称申请人对经过审批获得的药品商品名称享有一定的合法利益。本案的证据能够证明九龙公司对其药品商品名称享有在先权利,药品生产制造行业较为专业化,本案中康宝公司和九龙公司同属于药品生产行业,其生产的“可立停”均为止咳类药品,药品商品名称须获药品行业行政主管部门批准才能使用,康宝公司在注册争议商标前应该知晓九龙公司“可立停”商品名称的存在,仍将与九龙公司药品商品名称完全相同的文字作为商标注册在同类商品上,损害了九龙公司的在先权利,应当被撤销。

再审审查结果

最高人民法院经审查认为,根据原审法院查明的事实,九龙公司早在1994年已经卫生部药政管理局批准使用“可立停”商品名称,此外根据九龙公司提供的销售合同、生产记录、销售发票等证据,结合其两次获得药品行政部门批文的事实,可以认定九龙公司在争议商标注册之前进行了一定规模的使用。该药品商品名称经在先使用并具有一定影响,可以产生民事权益,即合法的在先权利。康宝公司与九龙公司均系药品生产企业,应知“可立停”是九龙公司经过批准使用的药品商品名称,却仍将其申请为注册商标并使用在止咳类药品上,二审法院以康宝公司违反《商标法》第三十一条的规定,侵犯了九龙公司的在先权利,并维持商标评审委员会第6757号裁定并无不当,驳回了康宝公司的再审申请。

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