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贴牌生产中商标侵权问题研究
添加时间:2014-7-20 10:33:10     浏览次数:1889

当今世界几乎所有的家电名牌都有在中国生产的商品。在美国的商场里,如纺织品、玩具、消费类电子产品等一半以上都是贴着外国商标的中国制造。我国有90%的家电厂家正在从事或从事过贴牌生产合作。⑴但如何准确界定贴牌生产中商标侵权行为,在司法实践和理论研究中均存在模糊的认识,已经在一定程度上影响到我国贴牌生产经营模式的健康发展,有必要进行理论澄清和法律分析。浙江省是贴牌生产大省,浙江省高院会同浙江省工商行政管理局的相关部门,通过召开座谈会、收集相关案例等方式,对贴牌生产中的商标侵权问题进行了专题调研。

一、贴牌生产的法律属性

贴牌生产即OEM(Original Equipment Manufacture),字面意思为“原始设备制造商”,是指加工方根据约定,为定作方加工使用特定商标或品牌的商品并将该商品交付给定作方,定作方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。我国又称贴牌加工、定牌加工或贴牌。OEM经营方式是国际分工与合作的表现,品牌所有者、中间商、加工生产企业都可以在这一价值链中找到自己的位置,获取利润,OEM因此在全球盛行。但加工生产企业在贴牌生产过程中,如果贴牌生产的商品上附着的相同或近似商标,已经在国内被他人在相同或类似商品上注册为商标,加工生产企业往往会遭受国内注册商标权人提起的商标侵权指控。对OEM生产企业的这种行为是否构成商标侵权,目前的法律法规中尚无明确的规定,理论界和实务界对此观点不一,故首先要对贴牌加工行为的法律属性做理论上的澄清。

(一)贴牌生产属于加工承揽行为

贴牌生产,之所以又被称为贴牌加工,是因为该经营方式在法律上被普遍定义为一种加工承揽行为。根据《合同法》的规定,加工承揽是指承揽方按照定作方的要求完成一定的工作,定作方接受承揽方完成的工作成果并给付约定报酬的法律关系。由于在贴牌加工生产过程中,所需的原材料根据合同约定,有的由定作方提供,有的由加工方根据定作方的要求自行采购,因此贴牌生产在实践中往往包括加工行为和定作行为,而后者已经脱离加工,是在他人的物上劳作的本义,在大多数情况下,贴牌生产的提法比贴牌加工更接近事实和法律本质。⑵

从商标法律制度看,贴牌生产中的商标使用有别于商标许可使用,表现在以下几个方面。

1.主体间的相互关系不同。在商标使用许可关系中,被许可人和许可人之间是商标权利借用关系,许可人出借给被许可人部分商标使用权。在贴牌生产中定作方和加工方是一种委托和被委托加工产品的关系。

2.商标权的处分方式不同。在商标使用许可关系中,商标权人许可被许可人使用的是权利人的部分商标使用权,被许可人可以在自己制造或销售的商品上使用该商标,对商品及其附着的商标权可一并处分。而在贴牌生产关系中,加工方既可以接受定作方提供的原料加工产品,也可以根据其要求自行购置产品原料生产产品。当自行购置原料时,该原料的物权属于加工方,但原料上贴附的商标权不属于加工方加工方无权处分该商标权。不论是加工还是定作,在产品所有权转移给定作方之前,物权所有人与商标权所有人是相分离的,加工方无权处分商品上的商标权。

3.商标使用许可关系不同。商标作为一项知识产权,有时间和地域的限制,商标使用许可合同必须约定被许可方行使商标权的时间和地域范围,被许可方对许可使用商标的产品,自主销售,自负盈亏,独立承担产品质量责任。贴牌加工方按约定完成产品的加工或生产,就是履行了合同的义务,贴牌生产合同不涉及商标使用许可,未经定作方同意,加工方擅自销售贴牌产品的,构成违约和商标侵权。

在产品全部出口到境外的涉外贴牌生产情况下,也有别于商标平行进口行为,表现在以下几个方面。

1.概念不同。商标平行进口是指某一特定产品的商标已获进口国法律保护,并且商标权所有人已在该国自己或授权他人制造或销售其商标商品的情况下,进口商未经授权擅自从境外进口经合法授权生产的带有相同商标的同类商品的行为。贴牌生产则是指加工方根据定作方的要求加工某种商品并标注定作方商标的行为。

2.表现形式不同。商标平行进口一般表现为以下几种形式。⑶(1)甲国商标权人将其在乙国的商标权转让或许可给乙国的制造商或销售商,第三者从乙国或从其他渠道将有关的商标产品进口到甲国。(2)甲国的商标权人授权乙国代理商在乙国独家制造销售,第三者从甲国或从其他渠道将有关商标的产品进口到乙国。(3)商标权人分别在甲、乙国获得了同一商标注册,取得商标权,并且制造销售产品。第三者从其中一国将该商标产品输入到另一国。而涉外定牌加工出口行为是受委托人的指令,出口到委托人所在国,或第三国,加工方不可能成为平行进口关系中的第三者,也不会侵犯委托人的商标权。

3.相互关系不同。在商标平行进口中,商标权利人和平行进口商的关系是一种竞争或冲突关系;而在贴牌生产中,定作方和加工方的关系表现为协作或链条关系。⑷故解决贴牌生产中的商标权利冲突问题,不能援引商标使用许可和商标平行进口法律制度,应按照加工承揽关系来确定双方的权利和义务关系。

(二)贴牌生产的法律特征

从贴牌生产的OEM经营特点及加工承揽法律属性分析,符合法律规制的贴牌生产必须符合以下特征:1.商标权属于定作方,加工方不享有贴牌产品上的商标权利。2.定作方与加工方之间的贴牌生产行为应符合加工承揽的法律特征。3.定作方对用于贴牌的商标享有商标权(包括许可使用权)。4.加工的贴牌产品应返回定作方或定作方指定的途径。5.应在产品上依法标明定作方的名称、地址及产品产地。

从目前我国贴牌生产的现象看,按照不同的标准,贴牌生产可分为以下几种类型:1.按照定作方和加工方的国别,分为国内企业之间的贴牌加工和涉外企业之间的贴牌加工。2.按照定作方对加工方的授权范围,分为单纯加工型贴牌生产和加工、销售复合型贴牌生产。3.按照定作方(商标权利人)与加工方之间的环节层次,分为直接贴牌生产和间接贴牌生产,如甲公司直接委托乙公司加工某种产品,为直接贴牌生产关系;如甲公司委托乙公司,乙公司再委托丙公司代为加工产品,为间接贴牌生产关系。此外,还可以按照贴牌生产产品使用的商标是注册商标还是未注册商标,是在国外注册的商标还是在中国注册的商标的标准进行分类。⑸

在现实中,贴牌生产合同在履行过程中往往发生以下异化现象:1.定作方不是合法的商标权利人,加工方未作审查,使贴牌生产实际成为假冒商标商品的制造行为;2.定作方许可加工方使用自己的商标,并收取商标使用费,不再支付加工费等费用,贴牌合同变更为商标使用许可合同,加工方已转变为商标使用许可中的被许可人;3.双方在原贴牌合同的基础上,定作方继续支付原合同约定的加工费等费用,并委托加工方销售贴牌产品,双方另行达成了代销合同。

贴牌生产的表现形式虽然多种,涉及的商标侵权行为也各异,但在理论和实务界最引起争议的问题是,在涉外贴牌生产过程中,定作方没有在中国注册商标,但其是国外注册商标权人,加工产品均销往国外,没有在国内销售,定作方或加工方是否侵犯了在相同或类似的商品上,已经在中国注册了相同或近似商标权人的商标权(为方便叙述,该行为下称“涉外贴牌行为”)。这也是本文要探讨的关键问题。

二、司法实践对涉外贴牌行为的态度

近年来,在浙江省的行政执法和司法实践中,发生了不少涉外贴牌商标侵权的案件,有些行政执法案件进入了司法审查程序,也有些案件直接由商标权人提起民事侵权诉讼。总的来看,尚没有一个统一的执法和司法尺度,以下案例可以说明。

[案例一]2005年3月19日,宁波工星电器有限公司接受伊拉克客商的委托,委托加工标有“AOCMU”字样的冰柜外包装纸箱184只,委托加工标有“AOCMU”字样的标贴184只。尔后宁波工星电器有限公司用上述包装纸箱和标贴生产冰柜104台,总经营额103906元。“AUCMA”商标是第三人青岛澳柯玛集团总公司(以下简称澳柯玛集团)于2004年5月7日经国家商标局依法核准的注册商标。2005年11月21日,宁波市工商行政管理局余姚分局作出行政处罚决定,认定宁波工星电器有限公司未经商标注册人的许可,擅自在自己生产的冰柜上使用与“AUCMA”注册商标相近似的“AOCMU”字样,其行为属《商标法》第52条第(一)项规定所指的侵犯注册商标专用权的行为,根据《商标法》第53条、《商标法实施条例》第52条的规定,对宁波工星电器有限公司作出下列处罚:一、责令立即停止侵权行为;二、没收、销毁外包装上标有“AOCMU”字样的包装纸箱80只,标贴上标有“AOCMU”字样的标贴80张。三、罚款100000元。宁波工星电器有限公司不服,向余姚市人民法院提起行政诉讼。余姚市人民法院认为:工星公司未经澳柯玛集团的许可,擅自在自己生产的冰柜上使用与其注册商标相近似的“AOCMU”商标,侵犯了澳柯玛集团的注册商标专用权。余姚市工商局作出的具体行政行为证据充分,适用法律法规正确,符合法定程序,维持余姚市工商局作出的行政处罚决定。⑹

[案例二]2005年11月29日起,义乌市聚宝日化有限公司和美国消费品有限责任公司(ACP)签订独家制造协议,为ACP制造品牌为“De La Ritz”的室内除臭剂等产品,销往美国。“De La Ritz”系ACP在美国的注册商标,核定使用商品为:定型啫喱、身体喷雾香水、香水。“RITZ”是列兹•查尔斯有限公司在中国的注册商标,核定使用商品为:化妆品。义乌市聚宝日化有限公司将标注有“The Ritz”、“De La Ritz”的香水以每瓶3元的价格,销售给中国小商品城国际商贸城的店主。义乌市工商行政管理局认为义乌市聚宝日化有限公司未经列兹.查尔斯有限公司许可,生产销售标注有“TheRitz”、“De La Ritz”字样的化妆品,并将“Ritz”突出使用,侵犯了列兹•查尔斯有限公司的“RITZ”注册商标权。依据《商标法》和《商标法实施条例》的有关规定,作成如下处罚决定:一、责令立即停止侵权;二、没收、销毁侵权物品;三、罚款20万元,上缴国库。义乌市聚宝日化有限公司对此不服,向义乌市人民法院提起行政诉讼。义乌市人民法院认为,义乌市聚宝日化有限公司受ACP的委托,制造标注“De La Ritz”商标产品的行为仅限于生产领域,并未进入国内市场,不会造成相关公众的混淆和误认,生产该产品本身不构成对列兹•查尔斯有限公司的商标侵权。但义乌市聚宝日化有限公司在生产后将其在国内销售,侵犯了列兹.查尔斯有限公司的商标权。义乌市工商行政管理局认为,义乌市聚宝日化有限公司生产标注“De La Ritz”商标的产品构成商标侵权,属适用法律、法规错误。判决:撤销义乌市工商行政管理局的行政处罚决定。⑺

[案例三]宁波瑞宝公司是中国“RBI”注册商标权人,该商标于1996年在中国注册,核定使用商品第7类:机器传动用联轴节、传动带及其它机器零部件,轴承(机器零件)。美国RBI公司是美国“RBI”注册商标权人,该商标于1997年在美国注册,核定使用商品也是国际分类第7类。2005年6月1日,慈溪永胜公司与美国RBI公司及其国内代理商无锡艾尔比艾公司签订定牌出口合同一份,约定:鉴于RBI公司在美国拥有合法的“RBI”注册商标,现委托永胜公司定牌生产“RBI”品牌轴承并直接出口美国,同时美国公司确认艾尔比艾公司系其定牌生产的具体代理人。由RBI公司向永胜公司提供相关商标标识及小包装,轴承上打印的“RBI”商标,由永胜公司根据RBI公司提供样品制作,合同总货值人民币57500元。该合同在履行过程中,经瑞宝公司举报,被慈溪市工商行政管理局查扣。2005年6月17日瑞宝公司向宁波市中级人民法院提起商标侵权诉讼,请求判令永胜公司立即停止商标侵权行为,赔礼道歉并赔偿经济损失100万元。一审法院经审理认为:瑞宝公司的“RBI”的注册商标专用权在我国境内受到法律保护。永胜公司未经瑞宝公司许可,在其加工的轴承产品和小包装上使用与瑞宝公司注册商标相同的“RBI”商标,构成对瑞宝公司注册商标专用权的侵害。于2005年10月17日判决:一、永胜公司立即停止对瑞宝公司注册商标专用权的侵害;二、永胜公司赔偿瑞宝公司经济损失10万元;三、驳回瑞宝公司其他诉讼请求。宣判后,永胜公司不服,向浙江省高级人民法院提起上诉,二审法院审理认为:判断永胜公司的行为是否构成商标侵权,应当以《商标法》以及最高人民法院相关司法解释的规定为依据。根据《商标法》第52条以及《商标法实施条例》第49条的规定,除非属于正当使用,只要未经商标注册人许可,在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或者近似商标,即属于侵犯注册商标专用权的行为,并非以造成混淆或误认为构成要件。由于RBI公司对“RBI”商标在中国境内并不享有注册商标专用权,而永胜公司使用的“RBI”商标又与瑞宝公司享有注册商标专用权的“RBI”商标相同,并使用在轴承上,因此永胜公司的行为已经侵犯了瑞宝公司对“RBI”商标享有的专用权。于2005年12月29日判决:驳回上诉,维持原判。⑻

从以上案例可以看出,浙江省的行政执法和司法审判对涉外贴牌行为中涉及的商标侵权认定的法律评判标准是不一的。从其他省的司法实践看,不论是深圳市中级法院于2002年12月10日作出的美国耐克公司诉西班牙CIDESPORT公司、浙江畜产进出口公司和嘉兴银兴制衣厂NIKE商标民事侵权案,⑼还是广东省高级法院于2006年4月27日作出的佛山市泓信公司诉广州海关行政诉讼案件,⑽均明确表明:涉外贴牌行为构成对国内商标权人的商标侵权。但是,北京市高级法院于2004年2月18日公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发[2004]48号)第13条规定:受境外商标权人委托贴牌加工的商品仅用于出口,其商标与权利人的注册商标相同或者近似的,其行为是否构成侵权?回答:造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。贴牌加工是基于有权使用商标人的明确委托,并且受委托贴牌加工的商品不在中国境内销售,不可能造成相关公众的混淆、误认,不应当认定构成侵权。但北京市高级法院于2006年3月7日重新颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》却删除了该条的规定,并声明京高法发[2004]48号解答废止,只是再次重申了“承揽加工带有他人注册商标的商品的,承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的,承揽人与定作人构成共同侵权,应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品,并能够提供定作人及其商标权利证明的,不承担损害赔偿责任”。

至今,最高人民法院对此尚没有明确的规定,各地法院司法实践的做法各异,学术界对此也观点不一。

三、理论界对涉外贴牌行为的观点

对外贴牌生产的商品全部出口是否构成对他人注册商标权的侵犯,理论界有以下两种观点。⑾

一种观点认为,对外贴牌生产的商品全部出口,不影响对侵犯他人注册商标行为的认定。其主要理由是:第一,定作方未经中国注册商标所有人或者持有人的许可,在同一种商品、类似商品或者与服务类似的商品上使用了与该中国注册商标相同或者近似的商标,使用该商标的行为是客观存在的,使用该商标的商品也是客观存在的,尽管对外贴牌生产的商品全部出口,没有在中国市场上销售,但相关公众仍可能对商品或者商品的来源产生误认。第二,只要定作方对使用在对外贴牌生产商品上的商标在中国不享有商标权,未经中国注册商标所有人或者持有人的许可,在同一种商品、类似商品或者与服务类似的商品上使用与该中国注册商标相同或者近似的商标,该行为就侵犯了中国商标权人的商标权。

另一种观点认为,只要对外贴牌生产的商品全部出口,定作方和加工方就不构成侵犯他人在中国注册的商标的行为。其主要理由是:第一,造成相关公众对商品或者商品来源的误认是认定商标侵权行为的前提,尽管定作方未经中国注册商标所有人或者持有人的许可,在同一种商品、类似商品或者与服务类似的商品上,使用了与该中国注册商标相同或者近似的商标,但由于对外贴牌生产的商品全部出口,没有在中国市场上销售,不可能造成相关公众对商品或者商品来源的误认。第二,由于对外贴牌生产的商品全部出口,没有在中国市场上销售,没有给中国商标权人的商标权造成损害。司法实践和理论界的不同观点,主要是围绕如何理解和适用我国《商标法》第52条第(1)项规定的商标侵权行为展开的。

即未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的,构成商标侵权。

我们认为,在涉外贴牌过程中的商标侵权的认定,不仅要厘清贴牌生产行为的法律属性,也要在我国目前的商标法律框架下来衡量。实现既要保护商标权人的合法利益,又要保护合法的贴牌生产行为。

四、法律框架下的商标侵权判定

对于涉外贴牌行为是否构成侵犯中国商标注册人的专用权的司法判断,首先应放在我国目前的商标法律框架下探讨,主要涉及以下问题。

(一)商标的地域性

地域性是知识产权的基本特征之一,其基本含义是依据不同国家法律产生的知识产权是相互独立的,没有域外效力。在商标权领域体现为商标权人依据各国法律规定,分别取得独立的商标权,同一商标在各国取得商标权的效力仅在各国法律所及的范围内得到承认,即商标权没有域外效力。⑿在《保护工业产权巴黎公约》成员国和WTO《与贸易有关的知识产权协议》成员内享有国民待遇的人,就同一商标在不同成员国或者成员内享有的商标权,彼此也相互独立、互不影响。因此,在涉外贴牌行为中,定作方在境外取得的商标权在中国不具有效力,不享有商标专用权,也不构成定作方或加工方非商标侵权抗辩的法定事由。同样,对在我国是否构成商标侵权的判定,不存在适用外国法问题,只能适用中国的相关法律。商标的地域性决定了我国的商标法律制度只保护在我国注册的商标权人。

(二)商标侵权的归责原则

在确认是否侵害了知识产权并要求侵权人停止有关侵权活动时,应采用“无过错责任”原则;在确定是否赔偿被侵权人或确定赔偿额度时,适用“过错责任”。⒀这是包括商标权在内的知识产权侵权的一般归责原则。根据我国《商标法》第52条的规定,商标侵权行为不以行为人主观上是否有过错为要件,只要行为人未经商标权人许可,客观上实施了法律禁止的行为,即构成商标侵权。但根据我国《商标法实施条例》第50条第(2)项的规定,为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的,构成商标间接侵权的,行为人主观上有故意是侵权的构成要件。因此,在涉外贴牌行为中,定作方或加工方主观上是否具有过错,并不影响其商标侵权行为的成立。

(三)侵权主体的认定

在涉外贴牌行为中,到底谁是侵权主体,定作方或是加工方。一种观点认为:加工方的这种商标使用行为是其履行对外贴牌生产合同的行为和结果,是定作方在对外贴牌加工的商品上使用商标行为的特殊表现形式。因此,对外贴牌生产商品上的商标的实际使用者是定作方,加工方只不过是定作方在对外贴牌生产的商品上使用商标行为的实施者。⒁我们认为,该观点混淆了委托合同和代理合同的区别,忽视了加工承揽合同侵权责任的特殊性。首先,委托合同和代理合同存在的主要区别在于:第一,代理的法律效果存在被代理人和第三人之间,而委托合同关系则存在于委托人和受托人之间;第二,代理基于授予代理权的单方行为,而委托则是基于委托合同;第三,代理行为不包括事实行为,而委托行为包括法律行为和事实行为。由此,在加工承揽合同下,定作方和加工方的行为是各自独立的,不能按照代理的法律规定将加工方的效果直接归属于定作方。其次,加工承揽合同的侵权责任虽然我国法律没有明确规定,但借鉴英美侵权行为法的规定,最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第10条规定:“承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的,定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过失的,应当承担相应的赔偿责任。”参照该司法解释的精神,加工承揽中对外的侵权责任,加工方是首要责任人,定作人只承担指示过失的侵权责任,当然,如果承揽事项本身就违法,定作人也应承担相应的责任。

另一种观点认为:我国商标法意义上的对商标的“使用”,与一般文法意义上的“使用”不同。我们通常所说的使用,只是“用了”的同义词,代表的只是一种具体的行为和动作,而《商标法》第52条中“使用”意义,还应包含“为商标目的而用”的应有之义。在判定商标侵权时,法官应综合考虑商标使用人是否系基于商标目的而为的使用,不应仅着眼于行为的表面。贴牌加工行为并非商标法意义上的“使用”行为。⒂我们认为,对《商标法》第52条规定的“使用”含义,《商标法实施条例》第3条有明确的规定:“商标法和本条例所称商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”涉外贴牌行为明显属于《商标法实施条例》第3条规定的“使用”范围。

关于定作方和加工方在商标侵权中的责任认定,我们认为,应认定加工方承担直接侵权责任,定作方承担间接侵权责任。间接侵权行为是指行为人实施的行为并不直接构成侵犯知识产权的行为,但却故意诱导、怂恿、教唆他人侵犯知识产权。⒃涉外贴牌行为中,直接将商标用于商品或包装上的“使用”者是加工方,而指示、帮助加工方完成“使用”行为的是定作方,根据最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第148条的规定,“教唆、帮助他人实施侵权行为的人,为共同侵权人,应当承担连带民事责任”。

(四)未在国内销售的法律结果

认定加工方不构成商标侵权观点的最大理由是,认为涉外贴牌商品均出口到境外,未在国内销售,产生的法律后果为:一是不会给中国商标权人造成损害;二是不可能导致相关公众混淆和误认商品的来源,产生误导。我们认为,首先,知识产权侵权理论有别于传统民事侵权理论,并不以有损害事实发生为构成要件,是否给商标权人造成损害并不影响商标侵权的认定。其次,在理论上,混淆原则确实是判断商标侵权的基本原则。但在目前的商标法律框架下,法律、法规、司法解释明确规定,混淆原则作为认定构成商标侵权要件的,只限于对驰名商标的保护、商标名称或者装潢与商标冲突、企业字号与商标的冲突、域名与商标的冲突、类似商标或服务的认定、商标相似性的判定等方面。对于《商标法》第52条第(1)项的规定而言,尚没有将混淆原则作为判断是否侵权的依据。

五、混淆理论下的商标侵权认定

商标最基本的功能就是识别功能,标示商品或服务的来源,区别相同商品或服务的不同经营者。使消费者凭借商标就能够识别到某种商品或服务以及该商品或服务的提供者。任何商标都应当具有可识别性,这样才能够将消费者引导到某种商品或服务上,使消费者正确区分某类商品或服务的不同提供者。因此,识别性暗含了两种关系:商标与商品或服务之间的联系;商标所标示的商品或服务与提供者之间的联系。商标权人对商标的使用,其主要目的在于使消费者不致对其商品或服务与其它生产经营者的商品或服务发生混淆和误认。商标法律保护的根本意义也正在于此。

商标的混淆理论正是基于保护商标的识别性而产生的。美国《兰哈姆商标法》第32条也立足于禁止商标在“可能造成混淆、错误及其欺骗”的情况下进行商业性使用。同时,欧共体法院也认定,公众认为商品或服务是来自同一个或者经济上有关联的企业时,就存在混淆的可能,否则即不存在。混淆理论具有两层涵义:其一,消费者无从分辨或混同两个事实上产自不同企业的商品,即消费者对商标与其所标示的商品或服务的联系发生误认;其二,消费者很清楚某一商品不可能由某一企业直接生产,但却可能认为该企业与实际生产者之间存在某种许可、授权或参股的关系,但由于实际上并不存在这种关系,消费者就有关商品或服务的来源发生误认或混同。⒄由此,混淆包括实际混淆和混淆的可能两种,在混淆的判断中应当以相关公众的标准进行判断。混淆理论既包括消费者混同了商品标志与商品或服务之间的联系,又包括混同了商标所标示的商品或服务的来源,其基本出发点就在于防止消费者发生误认,混淆主要侵害了商标的本质属性——识别功能,所以混淆理论应成为判定商标侵权的必要标准。

对《商标法》第52条第(1)项规定的四种侵犯商标权行为中,是否应引入混淆的判断标准,理论界也有不同的看法。一种观点认为商标权并不是赋予某个人对某一符号的垄断,而仅仅是保护他在使用该符号标识某种商品或者服务时获得的某种优势地位,只有在使用这种符号标识商品或者服务时导致了消费者的混淆、误认,才能构成侵犯商标权的基本的、主要的理由,因此消费者的混淆、误认是判断是否构成侵犯商标权的主要标准,而且在《商标法》第52条第(1)项的规定中虽然没有明文规定,但其中已经含有混淆的标准,司法解释和实际操作也是按混淆标准来判断是否构成侵犯商标权的;另一种观点则认为《商标法》第52条第(1)项的规定中并无混淆才构成侵权的明文规定,是否构成商标侵权的判定只能严格按照法律的规定,不应超越法律规定,而且混淆的判断是具有主观性的,如果在侵权判断中引入混淆标准,将会导致目前行政查处的大多商标侵权假冒案件不能成立,会对市场秩序造成破坏。⒅

我们认为,对涉外贴牌行为的商标侵权判定,应在我国现有商标法律框架下,按照《商标法》第52条第(1)项规定,从商标的近似性、商品或服务的类似性、商品与服务的类似判断标准考量各种贴牌行为的合法性。

《商标法》第52条第(1)项规定了以下4种侵犯商标权的情形。

(附表略)

对于第1种情况,应当根据TRIPS协议第16条第1款的规定:“注册商标的所有人应享有独占权,禁止任何第三方未经其许可在交易过程中,使用与此相同或类似的商品或服务上使用相同或类似的标记,因为此种使用可能产生混淆。只要在相同商品或服务上使用相同标记的,就应推定有可能产生混淆。”涉外贴牌行为如符合第1种情况,应直接推定混淆成立,从而认定定作方和加工方构成侵权。

第2、4种情况,涉及类似商品和服务的判断,根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条的规定,类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似,是指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。在涉外贴牌行为中,如贴牌产品与国内商标权人核准使用的商品或服务不相同,因涉外贴牌产品均出口,不在国内销售,国内的消费者不会发生混淆的可能,应认定为不属于类似商品、类似服务、或商品与服务类似,从而不构成商标侵权。

第3种情况,涉及近似商标的判断,根据上述司法解释第10条的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:“(1)以相关公众的一般注意力为标准;(2)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(3)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”在涉外贴牌行为中,如贴牌产品与国内商标权人的注册商标不相同,因涉外贴牌产品均出口,不在国内销售,国内的消费者也没有发生混淆的可能,应认定贴牌商标不构成近似商标,从而判定商标侵权不成立。

综上,对涉外贴牌生产的商标侵权问题,不能简单地以非此即彼的方式进行判定,应考虑我国贴牌生产企业的实际情况,在现有的法律框架下进行既合法又合理的司法裁量。当然,涉外贴牌生产的商标侵权纠纷中还存在经济赔偿额如何认定,工商行政部门是否有权查处未进人流通领域的生产行为等问题,仍需进一步的探讨。

注释与参考文献

⑴彭坤顺、李夏苗、刘立存:“我国企业OEM发展战略初探”,载《沿海企业与科技》2006年第1期。

⑵朱建军、蔡天舜:“贴牌加工的法律特征及规范管理”,载《工商行政管理》2002年第18期。

⑶张丽莎:“权利用尽原则、地域性原则与商标平行进口”,载《民主与法制》2006年第7期。

⑷闫卫国:“贴牌加工中的商标侵权”,载《中华商标》2002年第7期。

⑸同上注。

⑹参见余姚市人民法院(2006)余行初字第10号行政判决书。

⑺参见义乌市人民法院(2007)义行初字第84号行政判决书。

⑻见浙江省高级人民法院(2005)浙民三终字第284号民事判决书。

⑼详细案情参见杜丽丽:“贴牌加工中商标侵权行为认定”,载《合作经济与科技》2006年第5期。

⑽“谁在帮助耐克狙击中国?”载http://www.oemtimes.com/School/news/4577/NewsDetail.html,2007年5月10日登录。

⑾金多才:“对外贴牌加工中假冒他人注册商标的认定”,载《人民司法》2006年第2期。

⑿同注⑶。

⒀郑成思:《知识产权论》(第三版),法律出版社2003年版,第272页。

⒁同注⑾。

⒂林鸿娇:“国际贴牌加工与商标权的地域性”,载《中华商标》2005年第6期。

⒃张耕:《知识产权民事诉讼研究》,法律出版社2004年版,第321页。

⒄钱矛锐、青梅:“商标的混淆、联想、淡化及其相关理论之比较探析”,载《阴山学刊》2004年第1期。

⒅魏小毛:“商标侵权判定标准解读”,载《中国知识产权报》2005年10月2日。

原载《法律适用》2008年第4期

(作者:浙江省高级人民法院课题组,课题组员包括童兆洪、周根才、郑菊红、应向健、方双复。)

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