首页  |  网站地图  |  设为首页  |  加入收藏  |  友情链接
   
商标权 商标驳回 商标异议
商标无效 商标撤三 绝对理由
相对理由 商标侵权 法律法规
 
专利权 专利申请 专利权属
专利利用 专利驳回 专利无效
侵权(原则) 侵权(类型) 法律法规
 
著作权 著作权侵权 软件著作权
法律法规 反不正当竞争 反垄断
其他知识产权 知识产权实务 其他领域
 
网站简介 业务范围 理论研究
律师团队 团队动态 合作客户
律师简介 团队案例 联系我们
专利权
理论前沿
当前位置:首页 > 专利权 > 侵犯专利权(按认定原则)> 多余指定原则> 理论前沿 > 正文   
多余指定原则的概念及产生原因――从本所代理的最高院一专利案件论“多余指定原则”
添加时间:2012-3-27 21:17:56     浏览次数:952

来源:http://www.motorip.com.cn/

(一)

2005年8月,最高人民法院对于本所蒋洪义律师代理的大连新益建材有限公司与大连仁达新型墙体建材厂侵犯专利权纠纷一案进行了提审,并作出最高人民法院(2005)民三提字第1号判决[1]。该判决明确宣称:凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征,都是必要技术特征,不赞成轻率地借鉴适用所谓多余指定原则。

多余指定原则是我国专利侵权判定中一个最富争议的判定原则,多年来,对于应否适用该原则进行专利侵权判定以及适用该原则应当遵照那些条件都存在着激烈的广泛的争论。由于多余指定原则直接涉及专利侵权的判断标准问题,也直接关系到专利权的保护尺度问题,因此,最高人民法院在此案的判决中对于多余指定原则的表态立即引起了社会各界的广泛关注,也引起了国外同行的注意。 

专利侵权判定是进行专利权保护的关键问题,确定什么样的专利侵权判定原则对我国的专利制度具有重大影响。我国并未在专利法中明文规定多余指定原则,但近二十年来,很多法院都在专利侵权诉讼的司法实践中适用了多余指定原则。无论理论界还是实务界,对于应否适用多余指定原则存在巨大争议。因此,仔细分析最高院对该案件的判决并对多余指定原则进行系统研究对我国专利侵权诉讼的理论研究和实践发展都具有至关重要的意义。

本文正是基于如上考虑,对多余指定原则涉及到的相关问题进行了系统的研究和探讨,以期能对我国专利侵权判定制度的完善和实践中存在问题的解决有所帮助。本文内容主要包括:对我国司法实践中的多余指定原则进行了分析与回顾,探讨了其产生原因、理论渊源及适用发展情况,并对多余指定原则与等同原则及禁止反悔原则的适用进行了比较,最后着重讨论了多余指定原则的存废之争。

进行专利侵权判定,至少要解决两个问题:一是要确定专利权的保护范围,二是比较被控侵权产品或方法是否落入了专利权的保护范围,从而判断是否构成专利侵权。围绕这两个问题,理论界和实务界形成了很多理论、规则或制度,专利侵权判定的原则就是其中的一个极为重要的规则,如全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则等,多余指定原则也是其中一种侵权判定原则。

一、多余指定原则的概念及实质

1、多余指定原则的概念

我国专利法及司法解释对于多余指定原则并无明文规定。多余指定原则是在我国的司法实践中形成的,为部分法院所采纳的一种进行专利侵权判定的原则。

多余指定原则在我国司法实践中适用的情况主要是指专利权人在撰写专利申请文件时,把明显不是解决发明或实用新型技术问题的非必要技术特征写入了独立权利要求,该非必要技术特征成为限定独立权利要求保护范围的多余限定。我国法院在适用多余指定原则判定是否构成专利侵权时,一般在把权利要求分解成技术特征后,并根据当事人的解释和说明,审查所有这些技术特征是不是都属于必要技术特征。如果法院在参考说明书里所记载的发明目的、技术效果、技术方案以及申请人在专利审查过程中向专利局所做的陈述后,认为某一项技术特征属于非必要技术特征,那么法院在判定专利侵权是否成立时就会把这项技术特征省略掉。这种省略掉权利要求里的非必要技术特征的做法称为多余指定原则。[2]

按照北京市高级人民法院《意见》[3] 第 47 条的规定,多余指定原则是指在专利侵权判定中,在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时,将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去,仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围,判定被控侵权物(产品或方法)是否覆盖专利权保护范围的原则。

2、多余指定原则的实质

我国司法实践中的适用的多余指定原则是从体现发明主题的必要技术特征的角度来保护专利权人实质上的专利权的。多余指定原则实际上同德国过去的“总的发明构思”理论和英国的“发明精髓”理论以及美国的“整体等同”理论有部分近似。

(二)

一、德国“总的发明构思”理论

1、“总的发明构思”理论的提出

1891年德国修改专利法时,强制性地规定了权利要求书制度,其立法本意是要求法院严格按照权利要求书的内容确定专利权保护范围。但是在实践中,侵权者常常以对专利权利要求技术特征的细小变化而逃脱专利侵权责任。为了便于为专利权人提供更为有效的专利保护,有必要对权利要求所确定的范围进行一定的扩展,使之包括侵权者所作的细小的改进。因此,二十世纪初期,德国专利界正式提出了“发明主题”的理论。德国最高法院在1952年的一个著名判决中进一步建立了一种后来被称为“三段论”的判断方法。所谓“三段论”,是指将专利保护的对象分成如下三个层次:[1]一、“发明的直接主题”,也就是由权利要求书的文字内容所确定的范围。它不是通常的专利权保护范围,而是审理专利侵权案件的法院所必须尊重的最低保护限度。二、“发明的间接主题或者明显的等同”,也就是指所属领域中的普通技术人员不需要从事具有创造性的活动就能够从专利文件的全部内容中获得的技术教导。它确定了一项专利权通常的保护范围。三、“总的发明构思”。在某些情况之下,对一项专利权的保护范围还可以超出上述专利主题的范围,对总的发明构思或者是不明显的等同提供保护,这是专利保护的最宽范围。

所谓“总的发明构思”是指通过法官自己的分析,判断出在不需要创造性发明活动的条件下,根据一项专利说明书的整个内容所能够总结出来的最为上位的发明方案。此时,法官实际上可以不受授权专利的权利要求内容的限制,可以将权利要求中记载的某些技术特征忽略不计,也可以对不同权利要求中的部分技术特征进行重新组合,相当于由法官来起草一个他认为的更为合适的具有更宽范围的独立权利要求,然后依据这一由法官构想出来的权利要求来判断是否侵权。

2、“总的发明构思”理论与多余指定原则

从上述“三段论”判断方法可以看出:其第一个层次即“发明的直接主题”理论,由权利要求书的文字内容所确定的范围作为判定是否侵权的依据,这实际上与现代专利侵权判定的全面覆盖原则近似。

其第二个层次即“发明的间接主题”理论,法院依据该理论进行侵权判定时,对于被控侵权行为客体中与权利要求中文字记载的技术特征的不同特征,需要判断所属领域中的普通技术人员是否不需要从事具有创造性的活动就能够从专利文件中获得的这些不同特征与权利要求中相应特征具有类似的效果或作用,如果结论是肯定的,则认定构成侵权。这实际上与现代专利侵权判定的等同原则十分近似。

其第三个层次即“总的发明构思”理论,法院在依据该理论来进行侵权判定时,可以超出上述“发明的直接主题”和“发明的间接主题”的范围,从发明的总的构思的角度,将权利要求中记载的某些技术特征忽略不计,以略去某些技术特征后的权利要求的范围来判定是否侵权,这实际上与本文探讨的多余指定原则有部分近似。

3、“总的发明构思”理论的发展

1973年,《欧洲专利公约》缔结以后,德国为了与《欧洲专利公约》相一致,于1978年修改了原来的专利法。修改后的德国专利法在专利权保护范围方面采用了与《欧洲专利公约》第69条完全相同的条款[2],并接受公约有关该条款的议定书的约束[3]。

专利法修改之后,德国联邦最高法院(BGH)于1986年就“Formstein”一案[4]作出判决,该判决被认为是德国侵权判定理论的一个新的里程碑。该判决认为,确定一份专利的保护范围必须遵循《欧洲专利公约》第69条的规定,对该条款的理解应当遵循公约有关第69条的议定书的规定。根据上述条款的规定,一方面,权利要求的内容是确定专利权保护范围的决定性因素;另一方面,权利要求要用说明书和附图来解释。不能依据“总的发明构思”来确定专利权保护的边界,这样做会不恰当地扩大专利权的保护范围,

(三)

一、多余指定原则的适用条件

在我国过去的专利侵权判定的司法实践中,已经出现了很多法院在审理专利侵权纠纷案件时适用多余指定原则进行专利侵权判定的案例。在过去,普遍的观点认为,法院虽然可以适用多余指定原则进行侵权判定,但是,多余指定原则绝不能滥用,对多余指定原则的适用必须加以必要的限制,不能使专利权保护范围的确定变得过于灵活,因此,多余指定原则的适用需要限定一定的条件和标准。

根据我国法院适用多余指定原则的司法实践,并结合北京市高级人民法院《意见》的规定,人民法院在适用多余指定原则进行专利侵权判定时,应当考虑以下条件:

1、适用多余指定原则的形式条件

在司法实践中,最少应同时满足如下条件时才能适用多余指定原则:

第一,该特征是记载在专利独立权利要求的特征部分的特征。

第二,依据专利说明书及附图的内容来判断该特征是否属于非必要技术特征。在进行非必要技术特征的判定时必须以专利说明书及附图为依据,不能进行直接的主观的判断。对于在专利独立权利要求中有明确记载,但在专利说明书及附图中对其功能、作用未加以说明的技术特征,不能认定为非必要技术特征。

第三,以所属领域的普通技术人员的角度判断,该特征属于非必要技术特征是显而易见的。对于该技术特征,所属领域的普通技术人员也认为,显而易见是由于申请人的疏漏而将该技术特征写入了独立权利要求,而将其作为必要技术特征将会产生明显不公平的后果。

第四,专利权人主动要求法院适用多余指定原则。多余指定原则并不是专利侵权判定的必须步骤,就是说,在专利权人没有提出请求和相应证据的情况下,法院应当将独立权利要求中的全部技术特征均视为必要技术特征,不应主动对于独立权利要求中的技术特征是否属于必要技术特征进行判断。

2、适用多余指定原则的限制条件

即使在上述四个方面的条件均满足的情况下,也不是当然可以适用多余指定原则,还必须满足如下限制条件:

第一、适用多余指定原则不应影响该专利的专利性。认定非必要技术特征时要考虑,该技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日前的已有技术方案所必须的,是否是属于体现专利新颖性、创造性和实用性的技术特征,专利权利要求中略去该技术特征,该专利是否还具有新颖性、创造性和实用性。

第二,适用多余指定原则不应影响该专利构成完整的技术方案。认定非必要技术特征时还要考虑,该技术特征是否属于实现专利发明目的、解决发明技术问题、获得发明技术效果所必需的,即专利独立权利要求所描述的技术方案略去该技术特征,该专利是否仍然是一项完整的技术方案,能够实现或基本实现发明目的、达到发明效果。

第三,适用多余指定原则不应与禁止反悔原则相冲突。该技术特征不得存在专利权人反悔的情形,即不存在为了满足专利法的要求在专利授权或维持程序中对该技术特征进行的任何修改的情形。

(四)

一、关于等同原则的理解与适用

1、等同原则的概念

目前,各国基本上形成了一种共识,即专利侵权的判定应当分成相同侵权判定和等同侵权判定两个步骤,从而形成了专利侵权判定两个最基本的原则即全面覆盖原则和等同原则。

全面覆盖原则:

在判定专利侵权时,首先要看被控侵权物对专利是否构成相同侵权,也即文字意义上的侵权(literal Infringement),这是世界各国的一般准则。这时适用的是最简单、最常用的判定原则――全面覆盖原则,指把被控侵权产品或方法和专利权利要求进行比较,如果被控侵权产品或方法具备了专利权利要求里的每一项技术特征的话,专利侵权成立。

我们假设A、B、C、D代表技术特征。一般而言,如果专利权利要求记载的技术特征为A+B+C+D,那么只有被控侵权产品或方法的技术特征为A+B+C+D+…时,方可判定侵权。也就是说在被控侵权产品或方法全面覆盖了原告专利的权利要求特征的情况下,被控侵权成立。

等同原则:

在专利侵权判定中,如果被控侵权物不构成相同侵权的话,法院还要再进行下一步判定,看被控侵权物和权利要求所覆盖的专利发明是不是等同,即用等同原则进行是否侵权的判定。所谓等同原则(doctrine of equivalents)是指被控侵权物(产品或方法)中有一个或一个以上的技术特征与专利权利要求中的技术特征相比,从字面上看不同,但经过分析可以认定如果两项发明的功能相同,即以实质上相同的方式进行使用并产生实质上相同的结果,那么即使他们在名称、形式或外形上有所差异,也应认定该两项发明是等同的,这时,认定侵权物落入了专利权利要求的保护范围,判定为侵权。

从理论上说应当严格按照权利要求的内容来判定侵权,但是实践表明如果过分拘泥于权利要求的记载,则不能为专利权人提供有效的保护。尽管申请人在撰写权利要求以及专利审批的过程中应当尽可能地争取获得具有较宽的保护范围的权利要求,但是却不可能要求申请人预先将侵权者以后有可能采用的侵权方式都考虑在内。真正的完全仿制他人专利产品或者照搬他人专利方法的专利侵权行为并不多见,侵权人往往要进行规避,尽量与原告专利有所区别,特别是随着技术的发展,在某些技术特征上进行替换和变化相当容易而不需要付出非常具有创造性的劳动。如果仅仅因为细小的变化就认定不侵犯专利权,势必会损害专利权人的利益,影响整个专利制度的作用。正是认识到这一点,各国提出了等同理论。

2、等同原则的适用条件

根据专利法和最高院司法解释的规定,等同原则应当明确以下适用条件:

第一,等同原则中被等同的特征应当指专利独立权利要求中的各项技术特征,即全部必要技术特征,既可能是独立权利要求中的区别技术特征,也可能是前序部分的公知技术特征。

第二,等同原则中的等同是指技术方案中具体技术特征的技术功能、作用的等同,而不是被控侵权行为客体和专利技术两个技术方案的整体等同。

关于在我国的专利侵权判定中是否应当适用所谓的多余指定原则以及如何适用该原则,一直存在着激烈的争论。主要有两个方面的观点:第一种观点认为,多余指定原则有一定的合理性,针对我国目前专利制度的发展现状,应当承认多余指定原则的存在,但主张对多余指定原则的适用加以严格的限制。第二种观点认为,多余指定原则存在诸多弊端,不能将多余指定原则作为与全面覆盖原则和等同原则相并列的一个判定专利侵权的原则,应当逐步废止多余指定原则的适用。作者同意第二种观点。

(五)

一、主张保留多余指定原则的理由

主张保留多余指定原则观点的人认为应当对多余指定原则持宽恕政策,他们认为多余指定原则存在一定的合理性。

首先,专利制度在我国实施时间不长,人们的专利意识比较淡漠,对专利法及专利的相关知识也知之不多。撰写权利要求书是一项技术性和法律性很强的工作,有时难免把对实现发明目的和效果不甚重要的技术特征写入了独立权利要求,因此要求专利申请人或其代理人写出恰到好处的权利要求书过于苛刻。

其次, 被控侵权产品或方法的技术特征与专利产品或方法的技术特征相比,如果恰恰缺少独立权利要求中记载的实际上属于非必要技术特征的部分,就应当认定为侵权,否则就会造成由于专利权人撰写专利文件的失误而使自己的合法权益得不到公正有效的保护,掩盖了侵权人实质上的侵权,从而在一定程度上鼓励了侵权行为,实现不了专利法激励和引导人们不断发明创造的立法目的。

最后,在专利侵权审判工作中,法院应遵循公平原则这项最基本的原则。对于多余指定类型的专利侵权纠纷案件,如果运用全面覆盖原则显失公平。公平原则是法律的一个非常重要的指导思想,适用多余指定原则正是体现的公平原则,如果因被告将专利权利要求中的不必要的特征进行简单略去就认定不侵权,显然对专利权人是不公平的。

二、多余指定原则的弊端

 知识产权法的宗旨,不仅表现为对知识产权权利人私益的保护,而且也愈加明显地表现为对社会公共利益的保护。从这一视角出发,仔细审慎的分析“多余指定原则”,我们不难发现该原则存在种种弊端。

1、多余指定原则扩大了专利保护范围,片面侧重对专利权人的保护,严重威胁社会公众对法律的正常预期,损害社会公众的利益。

最高人民法院在“大连新益案”进行再审时认为:从权利要求书的撰写要求看,《中华人民共和国专利法实施细则》第二十条、第二十一条明确规定,权利要求书应当清楚、简要地表述请求保护的范围。权利要求书应当有独立权利要求。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。应当认为,凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征,都是必要技术特征,都不应当被忽略,而均应纳入技术特征对比之列。

从权利要求书的作用看,根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求书的内容为准。权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征,使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵犯专利权,从而一方面为专利权人提供有效合理的保护,另一方面确保公众享有使用技术的自由。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重,社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从,从而保障法律权利的确定性,从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现。

可见,权利要求书是社会公众据以判断自己是否侵权的唯一标准。如果在判定侵权的过程中轻易适用多余指定原则,脱离开权利要求的内容,而允许法官作任意的扩大解释,势必影响社会公众对于法律规定的正常预期,导致社会公众无法判断专利权的保护范围究竟有多大,从而可能会损害社会公众利益。

相关阅读
 
网站首页  友情链接  联系我们  网站地图  路标 地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座3B    电话:65545670    京ICP备12050340号-1