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专利侵权案件中多余指定原则的适用—甄常生与北京飞鹰绿地科技发展有限公司盐碱土壤调节剂专利侵权案法律问题研究
添加时间:2012-3-27 21:09:57     浏览次数:1219

作者:刘辉(北京市高级人民法院民三庭)

一、据以研究的案例

甄常生为“盐碱土壤调节剂”发明专利的专利权人,该专利的权利要求是:“一种盐碱土壤调节剂,它由聚顺丁烯二酸水溶液、烷基苯磺酸纳水溶液、硫酸锌或硫酸铜加水而成,其特征在于组分的重量百分比是聚顺丁烯二酸水溶液0.5-50%;烷基苯磺酸钠水溶液0.5-8%;硫酸锌或硫酸铜1.3-1.7%;水余量;其中所述的聚顺丁烯二酸水溶液浓度为50%,所述的烷基苯磺酸钠水溶液浓度为30%”。“盐碱土壤调节剂”发明专利说明书中记载,本发明涉及一种盐碱土壤调节剂,具体地说涉及一种用于盐碱土壤改良和盐碱耕地丰产的调节剂和该调节剂的制备方法。本发明的目的在于提供一种用于农业盐碱地治理的盐碱土壤调节剂及其制备方法,利用本发明即可使盐碱地改良可耕地,使盐碱地产量更丰产。本发明目的是这样实现的:它主要由聚顺丁烯二酸(聚马来酸)水溶液、烷基苯磺酸钠水溶液、硫酸锌或硫酸铜加水而成,其特征在于组分的重量百分比是聚顺丁烯二酸水溶液0.5-50%;烷基苯磺酸钠水溶液0.5-8%;硫酸锌或硫酸铜1.3-1.7%;水余量。所述的聚顺丁烯二酸水溶液浓度为50%,所述的烷基苯磺酸钠水溶液浓度为30%。本发明所述的制备方法是将聚顺丁烯二酸水溶液和烷基苯磺酸钠水溶液混合,将硫酸锌或硫酸铜充分溶解于定量水中。将充分溶解的硫酸锌或硫酸铜溶液加入聚顺丁烯二酸和烷基苯磺酸钠混合液,之后加水罐装。该说明书的两个实施例中均记载了上述的内容。

2000年12月11日,农业部向飞鹰绿地公司颁发了农肥临字317号《肥料临时登记证》,其中载明,产品通用名是土壤调理剂,商品名是禾康盐碱清除剂,产品形态是水剂,主要技术指标是聚马来酸≥25%。该《肥料临时登记证》有效期至2001年12月。

2001年1月,飞鹰绿地公司开始推广其生产的禾康盐碱清除剂,其产品说明书中载明,该产品使用于盐碱荒地,可降盐除碱,节约灌溉用水,改良土壤结构,提高土壤的可耕性,变低产为高产。2001年5月21日,甄常生在新疆某地购买了飞鹰绿地公司生产的禾康盐碱清除剂,后将所购买的禾康盐碱清除剂交中国农业科学院土壤肥料测试中心。2001年7月,中国科学院化学研究所出具了《分析鉴定报告》,该报告载明,飞鹰绿地公司生产的禾康盐碱消除剂含有8%十二烷基苯磺酸和24%聚马来酸水溶液。

甄常生认为飞鹰绿地公司的行为侵犯了其“盐碱土壤调节剂”发明专利的专利权,向法院起诉。法院经审理认为,飞鹰绿地公司禾康清除剂的技术配方是否落入甄常生的专利保护范围是甄常生的诉讼请求能否得到支持的事实基础。

发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。甄常生“盐碱土壤调节剂”发明专利权的保护范围应确定为其权利要求书所记载的聚顺丁烯二酸(聚马来酸)、十二烷基苯磺酸钠、硫酸锌或硫酸铜加水和上述组分的重量百分比。

飞鹰绿地公司生产的禾康清除剂由一定含量的聚顺丁烯二酸(聚马来酸)和十二烷基苯磺酸钠加水而成,不含有硫酸锌或硫酸铜组分。将上述产品的组分和配比与记载在专利独立权利要求中的技术特征进行比较,尽管飞鹰绿地公司产品的组分与涉案专利独立权利要求中的两个组分相同,且该两个组分的重量百分比也落入甄常生专利权保护范围,但飞鹰绿地公司的产品中缺少一个受专利保护的组分,即该公司的产品缺少涉案专利独立权利要求中的一个技术特征。

飞鹰绿地公司的产品中缺少的技术特征是否属于附加的技术特征,应当结合专利说明书中记载的该技术特征在实现发明目的、解决技术问题的功能、效果及专利权人在专利审批、撤销或者无效审查程序中向中国专利局或者专利复审委员会所作出的涉及该技术特征的陈述,进行综合分析。在专利独立权利要求中有明确记载,但在专利说明书中对其功能、作用未加以说明的技术特征,不应认定为附加技术特征。“盐碱土壤调节剂”发明专利说明书及权利人甄常生在该专利申请时向专利局所作的陈述意见书中均未对该专利权利要求中所记载的硫酸锌或硫酸铜组分及重量百分比这一技术特征的功能、作用加以说明,即本就该技术特征对原告发明专利实现改良盐碱地,使其产量丰产的发明目的不起主要作用予以说明,故根据该专利说明书不能就此判定该技术特征与该专利所具有的新颖性、创造性无关或该技术特征不属于实现专利发明目的、解决发明技术问题、获得发明技术效果所必需的,即不是非必要技术特征。

飞鹰绿地公司禾康清除剂缺少涉案专利独立权利要求中的一个技术特征,该产品不构成对甄常生专利权的侵犯。一审法院判决:驳回甄常生的诉讼请求。

甄常生不服一审判决,提起上诉。二审法院认为,根据“盐碱土壤调节剂”发明专利独立权利要求的记载,该发明专利的必要技术特征是:1、聚顺丁烯二酸水溶液0.5-50%; 2、烷基苯磺酸钠水溶液0.5-8%;3、硫酸锌或硫酸铜1.3-1.7%;4、水余量。甄常生认为其中“硫酸锌或硫酸铜1.3-1.7%”这一技术特征应是非必要技术特征。根据“盐碱土壤调节剂”发明专利说明书的记载,该发明专利的发明目的在于提供一种用于农业盐碱地治理的盐碱土壤调节剂及其制备方法,利用本发明即可使盐碱地改良可耕地,使盐碱地产量更丰产。根据甄常生提交的证据,虽然可以得出在已知技术中,硫酸锌或硫酸铜均是作为农作物的肥料使用,不具有对土壤进行改良的功能的记载的结论,但是,由于在“盐碱土壤调节剂”发明专利的说明书中并未对“硫酸锌或硫酸铜1.3-1.7%”这一技术特征的功能、作用加以说明,而发明专利说明书的作用就是要对发明专利权利要求进行解释,这种解释应当体现为说明书对权利要求书中记载的技术特征尤其是必要技术特征进行解释,当发明专利说明书没有对发明专

利权利要求书记载的某一技术特征进行解释时,不能以已知技术推导该技术特征的功能、作用,进而以已知技术与发明专利的发明目的不相符,得出该技术特征与发明专利发明目的不符的结论。故,不能因为已知技术中记载硫酸锌或硫酸铜仅能作为农作物的肥料使用,不具有对土壤进行改良的功能、作用,从而得出“硫酸锌或硫酸铜1.3-1.7%”这一技术特征与发明目的不相符、该技术特征是非必要技术特征的结论。因此,甄常生所提硫酸铜和硫酸锌是植物生长所需的微量元素,对土壤改良不起作用,与“盐碱土壤调节剂”发明专利的发明目的不相符,是非必要技术特征,该发明专利独立权利要求记载的必要技术特征是聚顺丁烯二酸、十二烷基苯磺酸钠加水和上述组分的重量百分比的上诉理由不能成立。

飞鹰绿地公司生产的禾康盐碱消除剂中不含硫酸锌或硫酸铜,因此,该产品与“盐碱土壤调节剂”发明专利独立权利要求记载的全部必要技术特征相比,缺少一项必要技术特征。飞鹰绿地公司生产的禾康盐碱消除剂的行为未构成对甄常生“盐碱土壤调节剂”发明专利权的侵犯。二审法院判决:驳回上诉,维持原判。

二、本案提起多余指定原则的适用

本案涉及的问题是多余指定原则的适用。多余指定原则是指:在专利侵权判定中,在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时,将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去,仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利保护范围,判定被控侵权物(产品或方法)是否覆盖专利权保护范围的原则。

对于多余指定原则一直存在着较大的争论,有人认为多余指定原则对专利权人由于专利知识的匾乏,或者在撰写专利文件时的疏忽将非必要技术特征写入独立权利要求,导致专利保护范围过窄,使专利权人的利益受到损害能够起到弥补作用。也有人认为多余指定原则是对专利保护范围稳定性的破坏,而且经过多年的专利实践,再对专利权人的专利知识的匮乏或者疏忽采取迁就的态度,会对公众利益造成损害,因而不应在专利侵权诉讼中适用。

笔者认为,专利权利要求书应当是确定的,在专利被授予专利权以后,专利权人不能再自行进行修改,但是,有的专利权人出于疏忽或者其他考虑,也有的专利权人是由于对撰写专利文件缺乏必要的知识,将一些与专利所要解决的问题无关的技术特征作为必要技术特征写入了独立权利要求,造成专利保护范围的缩小。为了使专利权人减少因此造成的损失,多余指定原则便应运而生。但是多余指定原则自身与专利保护范围的确定性之间存在着矛盾,当适用多余指定原则处理专利侵权纠纷时,就会使原有的专利保护范围被破坏,使之处于一种不确定的状态,使公众对专利保护范围捉摸不定,损害善良公众的利益。但是,如果不适用多余指定原则,应当说公众占了专利权人的便宜,使专利权人的利益受到损害。在这时矛盾之间,必须找出一个平衡点,平衡专利权人与公众之间的利益。专利权人为其专利投入智力劳动,应当获得相应的回报。公众对专利权人的智力劳动应当尊重,对其因智力劳动形成的无形财产——专利,如果需要使用,从诚实信用的角度,应当给专利权人相应的报酬,不应该利用专利权人的疏忽或者专利知识的匮乏无偿使用专利权人的无形财产。另一方面,也应当看到,权利要求书是专利权人申请专利的关键文件,在这种关键文件上产生疏忽,是不应该的,是对自己和他人的不负责任,专利权人应当对这种疏忽承担相应的责任,专利权人也不能因自己的疏忽或专利知识的匮乏作为理所当然地扩大专利保护范围的理由,因此,处理专利侵权纠纷时,可以给专利权人一个弥补自己的疏忽的一次机会,但必须十分谨慎地、极其严格地适用多余指定原则,应尽量地不适用该原则。

三、多余指定原则适用的提起

多余指定适用的提起是指谁有权提出在具体的专利侵权纠纷案件中适用多余指定原则。在本案中,专利权人甄常生在诉讼中提出,根据公知技术,硫酸铜和硫酸锌的作用只能是作为植物的营养,不具有对盐碱土壤进行改良的作用,因而,将硫酸铜和硫酸锌的组分和百分比写入权利要求是多余的,该技术特征是非必要技术特征。鉴于专利权人提出了该项请求,法院对该技术特征是否是非必要技术特征进行了认定。

是否是必须由当事人提出该请求,法院才能适用多余指定原则。回答是肯定的。权利要求是确定专利保护范围的依据,法院有权对其作出解释。这里包含两个含义,一是撰写独立权利要求的权利,一是法院确定专利保护的范围的权力。专利权是专利权人的一种民事权利,专利权人通过撰写权利要求书,经过相应的程序,设立了专利权,撰写权利要求书的权利是专利权人专有的,是专利权存在的基础。任何权利都有一个范围,专利的保护范围是由专利权人撰写的独立权利要求决定的,但是,专利权人自己没有权利或权力根据自己撰写的独立权利要求确定保护范围,确定权利保护范围的权力是法院的,法院行使这种权力的具体体现是对权利要求书的解释。撰写权利要求和解释权利要求的关系是:专利权人行使撰写权利要求书的权利。法院必须严格依照权利要求,结合说明书及其附图对权利要求作出解释。撰写权利要求是建立专利保护的基础,解释权利要求是为了确定专利保护范围。法院确定专利保护范围的权力是建立在专利权人撰写权利要求权利这个基础之上的,法院只能在这个基础之上行使权力,绝对不能对这个基础进行任何的改动,即独立权利要求的撰写是专利权人的民事权利,法院没有权力干预当事人的民事权利,法院只能根据专利权利要求,结合说明书及其附图,对权利要求作出解释,从而确定专利的保护范围。适用多余指定原则是对权利要求的改动,实质上是对当事人民事权利范围的改动,因此,法院没有权力主动对专利权人的权利要求进行改动,不应主动适用多余指定原则,必须由专利权人提出才能适用。

四、适用多余指定原则应注意的几个方面

根据多余指定原则的概念,该原则的目的就是要将专利权人写入独立权利要求的附加技术特征从独立权利要求中分离出来,重新确定必要技术特征。根据专利法、专利法实施细则和国家知识产权局《审查指南》中对专利权利要求书撰写的规定,必要技术特征只能写在独立权利要求中,因此,在适用多余指定原则时,只能在独立权利要求的范围内适用。这个独立权利要求应当是专利局审定的独立权利要求。在这个范围之内,具体的适用多余指定原则的对象是专利权人作为必要技术特征写入的非必要技术特征。

在适用多余指定原则时,首先应根据独立权利要求确定出有几个必要技术特征,再在这些必要技术特征中确定非必要技术特征,确定这些非必要技术特征是适用多余指定原则全部内容。在确定非必要技术特征时,应考虑以下几个方面:

1、在独立权利要求中记载为必要技术特征,但在专利说明书中对该技术特征的功能、作用未加以说明的技术特征,不应认为是非必要技术特征。

根据专利法及其实施细则的规定,权利要求书的作用是说明要求保护的范围,说明书的作用是对专利作出清楚完整的说明。权利要求书和说明书的关系是权利要求书应当以说明书为依据,说明要求保护的范围。说明书对权利要求书进行解释。说明书应对独立权利要求中记载必要技术特征作出解释,这种解释可以是单独对某一必要技术特征作出的,也可以是对数个必要技术特征综合作出解释,但是每个必要技术特征均应在说明书中找到相应的解释。解释必须包括该必要技术特征的功能、作用。说明书不能照抄照搬独立权利要求,如果照抄照搬,应认定是说明书对权利要求的解释就是该字面的含义,没有进行解释,而没有解释可能有两种情况:一是专利权人在专利中对该技术特征包含技术秘密,不愿披露;二是专利权人对该技术特征没有新的用途,确实是按公知技术使用的。在有两种以上可能的情况下,法院就不能主观地判断哪一种可能是准确的。而公知技术解释独立权利要求中的技术特征,实际上是修改了说明书的内容,超出了原说明书的范围是违反专利法规定的,所以,这种情况是禁止的,用公知技术解释非必要技术特征的情况是不能被允许的。这样就剩下第一种情况,即认定技术特征符合发明目的。如果在说明书中没有对某个技术特征进行解释,那么,应当根据该技术特征所在的字面含义来理解,同时应认为该技术特征是该专利不可或缺的必要技术特征,因而,该技术特征不能认为是非必要技术特征,不能作为适用多余指定原则的对象。

2、该技术特征是否属于实现专利发明目的、解决发明技术问题、获得发明技术效果所必需的,即专利独立权利要求所描述的技术方案略去该技术特征,该专利是否仍然能够实现或基本实现发明目的、达到发明效果。

对构成一项发明的必要技术特征应当作为一个整体看待,它们共同发生作用才能实现发明目的,如果去掉一个必要技术特征,发明的技术方案就不完整,就不能实现发明目的,解决发明技术问题,获得发明技术效果。因此,如果从必要技术特征中去掉一个技术特征,仍能实现或者基本实现该专利的发明目的,解决发明技术问题,获得发明技术效果,那么被去掉的这个技术特征就是非必要技术特征。

有的独立权利要求书中记载的技术特征,与发明目的不符,该技术特征可以被认为是非必要技术特征。判断某一技术特征是否与发明目的不符,应当从该技术特征的作用判断。判断某一技术特征的作用,应根据独立权利要求,结合说明书及其附图作出判断。

3、该技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日以前的已有技术方案所必须的,是否属于体现专利新颖性、创造性的技术特征。

作为必要技术特征必须是与已有技术不同的,不同的标准是专利法规定的新颖性、创造性和实用性。在多余指定原则中,只涉及到新颖性、创造性,而不涉及实用性。为什么不牵扯到实用性问题,原因是由于实用性实际是检验专利能否再现,或者说是专利能否实际使用,是以专利本身为判断的依据和对象,不涉及已有技术。实用性是一个客观的判断标准,它并不是判断专利与已有技术有无区别的标准。多余指定原则是在专利侵权诉讼中才适用的原则,只有有了专利侵权的事实才会涉及是否适用多余指定原则,因此,该专利应当是能够使用的,不能使用的专利,是不会被他人使用的。这样,在适用多余指定原则时,再引入实用性是没有必要的。在确定某个技术特征是否是非必要技术特征时,应将该技术特征与已有技术比较,看是否符合新颖性、创造性的规定。

4、该技术特征不得存在专利权人反悔的情形。

在专利申请时,有的专利权人为了能够获得专利权,对某些技术特征作了一些说明,对该技术特征作出限制或者解释,如果专利权人在专利侵权诉讼中对该技术特征作出的解释与在专利审批过程中的说明不相一致,那么,该解释不应被认可,应以专利权人在审批过程中的说明为准,对该技术特征进行理解,即使该技术特征是非常明显的非必要技术特征,也不能被认为是非必要技术特征,而只能作为必要技术特征对待。

五、多余指定原则的具体适用

适用多余指定原则时应按照上述所列的几个问题的顺序进行。如果专利权人认为独立权利要求中的某一技术特征是非必要技术特征,首先在其说明书中找解释,如果没有,那么就是认为是必要技术特征,如果有,进行下一步;其次,如果从必要技术特征中去掉一个技术特征,仍能实现或者基本实现该专利的发明目的,解决发明技术问题,获得发明技术效果,那么该技术特征是非必要技术特征,如果不能实现或者基本实现该专利的发明目的,解决发明技术问题,获得发明技术效果,就再进行第3步;再次,如果不符合新颖性、创造性的条件,该技术特征就是非必要技术特征,如果符合新颖性、创造性的条件,还应当进行最后一步;第四,看看有无反悔的情形,如果有,则是必要技术特征。是否具有反悔的情形,也可以单独直接适用,如果当事人有证据证明,专利权人在审批过程中明确表示某一技术特征为必要技术特征,那么,该技术特征就应认为是必要技术特征,而不必再逐步进行判断。

本案例中,“盐碱土壤调节剂”发明专利独立权利要求记载的必要技术特征是: 1、聚顺丁烯二酸水溶液0.5-50%; 2、烷基苯磺酸钠水溶液0.5-8%;3、硫酸锌和硫酸铜1.3-1.7%;4、水余量。甄常生认为其中“硫酸锌和硫酸铜1.3-1.7%”这一技术特征应是非必要技术特征。根据“盐碱土壤调节剂”发明专利说明书的记载,该发明专利的发明目的在于提供一种用于农业盐碱地治理的盐碱土壤调节剂及其制备方法,利用本发明即可使盐碱地改良成为可耕地,使盐碱地产量更丰产。甄常生提交的证据,虽然可以证明在已知技术中,硫酸锌或硫酸铜均是作为农作物的肥料使用,不具有对土壤进行改良的功能的记载的结论,但是,由于在“盐碱土壤调节剂”发明专利的说明书中并未对“硫酸锌或硫酸铜1.3-1.7%”这一技术特征的功能、作用加以说明,故不能因为已知技术中记载硫酸锌或硫酸铜仅能作为农作物的肥料使用,不具有对土壤进行改良的功能、作用,从而得出“硫酸锌或硫酸铜1.3-1.7%”这一技术特征与发明目的不相符、该技术特征是非必要技术特征的结论。本案例中,在判断“硫酸锌或硫酸铜1.3-1.7%”这一技术特征是否是非必要技术特征时,仅进行了第一步即得出了结论。根据该结论,一。二审法院作出了相同的判决。

此外,应看到,多余指定原则不是直接用于与被控侵权物进行比较的方法,而是在专利侵权诉讼中确定专利保护范围的方法,因而是间接服务于判断专利侵权的工具。

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