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从侵权案例看专利申请文件的撰写
添加时间:2012-3-27 19:22:50     浏览次数:1531

作者:任虎成律师

专利申请文件是申请人为了取得专利权而撰写的,因此,专利申请文件的撰写对于顺利取得专利权关系重大。然而,专利申请文件撰写的影响远不止于此,还会影响到日后对权利要求的理解和解释、对专利权保护范围的确定,从而影响到专利侵权纠纷的处理。本文拟通过对具体案例的分析,说明撰写专利申请文件时应当注意的几个问题,以引起申请人和专利代理人的注意。

一、要注意分权项问题

权利要求书的独立权项应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载为解决发明或者实用新型所要解决的技术问题所需的必要技术特征。专利权的保护范围通常都是由独立权项确定的。因此,在撰写申请文件时准确区分必要技术特征和附加技术特征是十分重要的。但是,现实中总有一些申请人或者专利代理人不太注意分权项问题,把附加技术特征误写进独立权项,以致造成多余指定问题。案例一就是这方面的一个典型例证:原告周林于1987年5月20日向中国专利局申请了一项名称为“人体频谱匹配效应场治疗装置”(以下简称频谱治疗装置)的发明专利,并于1990年6月6日被授予发明专利权。其独立权利要求包括了7个技术特征:1、效应场发生基体;2、基体上的换能层;3、换能控制电路;4、加热部件的机械支撑和保护系统;5、机械部件;6、换能层上的由14种包括金属氧化物、金属铬和氧化铜等混合稀土的组分及含量制成的模拟人体频谱发生层;7、立体声放音系统和音乐电流穴位刺激器及其控制电路(以下简称音乐治疗装置)。被告某公司生产的“频谱治疗仪”覆盖了原告专利技术方案中的前6个技术特征,但没有“音乐治疗装置”这一技术特征。在诉讼中,原告主张音乐治疗装置是多余指定,被告则认为自己产品的技术方案没有覆盖原告专利的技术方案,自己的行为并不构成侵权。法院结合该专利说明书中的阐述认为,就该专利整体技术方案的实质来看,音乐治疗装置这一技术特征确不产生实质性的必不可少的功能和作用,显系申请人理解上的错误及撰写申请文件缺乏经验误写所致,故应视其为附加技术特征,最终支持了原告的主张。该专利的说明书中有以下记载:“为了增加本发明装置的治疗功能,在本装置中加入了音乐治疗装置,使治疗者在接受频谱匹配治疗的同时,接受音乐治疗,有助于恢复大脑神经系统机能,推迟脑的衰老,消除紧张、疲劳感,使精神和躯体状态得到改善,还可以对某些身心疾病具有疗效。如此一机多功能,既节省时间,又让患者在愉快、舒适的治疗环境中治疗多种疾病。”1从说明书的这段记载来看,“音乐治疗装置”是明显的附加性技术特征,属于在频谱治疗装置上的“锦上添花”之举。但是,该技术特征却被写进了权利要求书的独立权利要求中。事实上,该专利的申请文件并不是申请人自己撰写的,而是通过专利代理机构代理的。对于导致如此明显的“失误”的原因我们不便妄加猜测,但是案例一至少提醒我们注意以下几点:1、专利代理人在撰写权利要求书时,要对发明人、设计人提交的技术交底书进行深入的研究,并与发明人、设计人进行充分的沟通,吃透发明创造的技术方案,分清哪些是从整体上构成该发明创造技术方案的必要技术特征,哪些则是附加的技术特征,以免将附加技术特征写进独立权项。2、专利代理人在代理案件时要专业对口,不要轻易涉足自己专业领域以外的案件,对自己不熟悉或者没有把握的案件一定不要勉强,以免造成重大失误。3、对不具备专利知识的申请人要进行耐心的解释工作,陈明利害,不可一味迁就,对正确的东西不敢坚持也是一种失职行为。

二、要重视说明书对技术特征的说明问题

专利法第二十六条第三款规定:“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。”由于符合授权条件的发明或者实用新型必须含有现有技术中没有披露的内容,为了保证公众能够实施发明创造,要求凡是所属领域的技术人员不能从现有技术中直接得到的内容,均应当在说明书中作出清楚、明确的说明。但是,有的申请人或者专利代理人在撰写专利申请文件时,往往对这一点重视不够,所撰写的专利说明书中缺少对技术特征特别是区别技术特征的说明,以致造成日后在理解和解释权利要求时的被动。“甄常生诉北京某科技发展公司侵犯专利权纠纷案”(以下简称案例二)和“王秀岩、王荣丽诉北京森陌科工贸公司侵犯专利权纠纷案”(以下简称案例三)就是这样。在案例三中,原告甄常生于1997年8月20日向中国专利局申请了一项名称为“盐碱土壤调节剂”的发明专利,于2001年5月30日被授予专利权。该发明专利的独立权利要求为:“一种盐碱土壤调节剂,它由聚顺丁烯二酸水溶液、烷基苯磺酸钠水溶液、硫酸锌或硫酸铜加水而成,其特征在于组分的重量百分比是:聚顺丁烯二酸水溶液0.5—50%,烷基苯磺酸钠水溶液0.5—8%,硫酸锌或硫酸铜1.3—1.7%,水余量;其中所述的聚顺丁烯二酸水溶液浓度为50%,所述的烷基苯磺酸钠水溶液浓度为30%。”被告北京某科技发展公司生产的产品为“禾康盐碱清除剂”,经鉴定,该产品含有8%十二烷基苯磺酸(等同于烷基苯磺酸钠)和24%聚马来酸(聚顺丁烯二酸的商品名称)水溶液。显然,被告产品的配方是否落入原告专利权的保护范围,取决于原告专利权利要求中的“硫酸锌或硫酸铜”能否被认定为附加技术特征。在诉讼中,甄某主张其专利技术方案中的“硫酸锌或硫酸铜1.3—1.7%”为多余指定,被告的行为构成侵权。但一审和二审法院均未支持原告的主张。一审法院认为,“盐碱土壤调节剂”专利说明书及甄某在该专利申请时向专利局所作的陈述意见书中均未对该专利权利要求中所记载的硫酸锌或硫酸铜组分及重量百分比这一技术特征的功能、作用加以说明,即未就该技术特征对原告发明专利实现改良盐碱地,使其产量丰产的发明目的不起主要作用予以说明,故根据说明书不能就此判定该技术特征与该专利所具有的新颖性、创造性无关或该技术特征不属于实现发明目的、解决发明技术问题、获得发明技术效果所必需的,即不是非必要技术特征。二审法院认为,根据甄某提交的证据,虽然可以得出在已有技术中,硫酸锌或硫酸铜均是作为农作物的肥料使用,不具有对土壤进行改良的功能的记载的结论,但是,由于在“盐碱土壤调节剂”专利说明书中并未对“硫酸锌或硫酸铜1.3—1.7%”这一技术特征的功能、作用加以说明,而说明书的作用就是要对发明专利权利要求进行解释,这种解释应当体现为说明书对权利要求书中记载的技术特征尤其是必要技术特征进行解释,当说明书没有对权利要求书记载的某一技术特征进行解释时,不能以已知技术与专利的发明目的不相符,得出该技术特征与发明目的不符的结论。2

案例四中的权利要求书只有一个权项,其内容为:“一种建筑装饰粘合剂,其特征在于该粘合剂中含有重量百分比为:12—40的聚苯乙烯,15—30的有机溶剂,2—10的添加剂,40—70的填料和0.2—2的香料;有机溶剂为:二甲苯、甲苯、醋酸乙酯、丁酮或无苯硝酸漆稀料;添加剂为:香豆酮—茚树脂或另苯二甲酸二丁酯;填料为硅灰石粉;香料为:花露水或香精;聚苯乙烯或废聚苯乙烯:工厂的残次品、下脚料、破损制品、包装废弃的泡沫塑料。”经检测,被告北京森陌科工贸公司的产品“新一代903新型防水建筑胶”的组分与配比与原告技术方案的区别仅在于不含有香料成分。在诉讼中,原告主张香料为多余指定的技术特征,因为有无香料并不影响产品的性能。但一审和二审法院在审理该案的过程中均认为,原告既然将香料写入了专利的独立权利要求中,就意味着香料为必要技术特征,如果去掉香料这一必要技术特征,该专利的保护范围就要扩大,对公众是不公平的。3正如一位法官所言:由于说明书中没有关于香料这一技术特征的专门说明,法院很难作出该技术特征与整个专利发明目的无关的判定;在这种情况下,法院只能认定香料为必要技术特征;如果在专利说明书中专利权人对香料的目的、作用专门作了说明,是为了防虫、防蛀或其他与整个粘合剂的目的、效果无关时,才有可能认定它为附加技术特征。4

这两个案例告诉我们,在撰写专利说明书时,对技术特征尤其是独立权项中的区别技术特征的说明一定不能忽略,即使专利权人是按照已有技术使用的,但只要将其纳入了特征部分,就应当在说明书中对其在实现发明目的、解决技术问题的功能、效果等方面进行清楚的说明。在这一点上宁可“备而不用”,不可“用而无备”,因为专利文件毕竟是要申请人“文责自负”的,没有写进说明书的东西是不能用作证据的。

三、遣词用字要准确

专利申请一旦被批准授权,专利申请文件就成为具有法律效力的专利文献。因此,专利申请文件的撰写必须清楚、准确,不能有歧义,否则,就会造成不必要的麻烦。“深圳创格科技实业有限公司和马希光诉美国康柏电脑公司专利权侵权纠纷案”(以下简称案例四)就是一个例证。原告专利的权利要求1为:“一种具有可替换电池及扩充卡座槽的电脑,包括一电脑主体,一组以上电池组及一组以上的扩充卡组,其特征在于电脑主体的后缘开设两座槽,其尺寸适应于电池组及扩充卡组,以供容置;各该座槽内具有接点,其位置对应于电池组的接点,用以导通电路;另座槽内部固定一与主线相通的电连接座,用于与扩充卡组延伸出的特定线路的PC板的连接部相对接。”在该专利的无效审理程序中,双方就权利要求1中的“可替换”和“另”这两处用语的理解发生争议:“可替换”既可以解释为电池组和扩充卡组在同一个座槽内可以相互替换,在两个座槽之间也可以相互替换;又可以解释为电池组和扩充卡组在同一座槽内可以相互替换,但在两个座槽之间不能相互替换;“另”既可以解释为“另外一个”,也可以解释为“另外”。如果这两处都解释为前者,则被告的行为不构成侵权;如果都解释为后者,则被告的行为就构成侵权。最后,法院采信了专利复审委员会的解释,即:“可替换”应为“可互换”之意,“另”应为“另外”之意,从而认定被告的行为不构成侵权,判决原告败诉。5案例四带给我们的启示是:1、对于专利申请文件尤其是权利要求书的遣词用字必须十分考究,务求用辞严谨,表达准确,以免产生歧义。特别是在一些关键之处,更要字斟句酌,不可掉以轻心。2、对一些用词、标点符号不可随意省略,如本案例中的“另外”写作“另”就容易产生歧义,但如果在“另”字之后用一个“,”,也可以避免此类情况。

四、对审查员的修改建议不可盲从

在专利审查过程中,审查员经常会对存在缺陷的专利申请提出具体的修改建议和要求,尽管这种建议和要求是用国家知识产权局的名义、以审查意见通知书的形式作出的,但也仅仅是一个建议而已,是否正确、是否采纳都要由申请人和专利代理人根据发明创造的具体情况进行判断和决定,不可不加分析地一概接受,否则也可能造成不应有的失误。案例五就是这方面的一个例证:原告北京市太阳能研究所于1990年获得一项名称为“一种新型电发热体及技术”的发明专利,其独立权利要求包括电热膜、绝缘底层和中间体及其组成等技术特征,被告东莞市豪特电器公司的产品有的没有绝缘底层。原告在诉讼中主张绝缘底层是附加技术特征,被告则认为绝缘底层是原告在专利审查程序中收到审查员的审查意见书之后写进独立权利要求的,是该专利的必要技术特征。法院在详细分析了原告专利的技术方案和发明目的之后,得出了绝缘底层只是为了提高底材的电绝缘性能、与电发热无关的结论,并结合专利说明书中“凡是绝缘性能已经达到电器产品设计要求的底材,都可以省去绝缘层”的记载和实施例,认定绝缘底层是电热体在不同底材上应用时的一种可选择的技术特征,因而是附加技术特征。原告修改后的独立权利要求中之所以出现了绝缘底层组分这一特征,应当是该专利申请时代理人对本发明的内容及对审查意见通知书的理解出现了偏差而撰写失误造成的。6案例五告诉我们,对审查员的修改建议应当具体问题具体分析,看其是否符合发明创造的实际情况,对符合发明创造实际的修改意见应当采纳,对不符合发明创造实际的意见不应盲从,而应当在说明理由的情况下提出恰当的修改方案。

总之,专利申请文件的撰写是一项非常重要而又影响深远的工作,尽管很难做到尽善尽美,但是,前车之覆后车之鉴,我们应当从他人的失误中总结经验教训,以提高我们的撰写水平。

 

参考文献:

1北京市高级人民法院民三庭编:《知识产权经典判例(上册)》第38-51页,知识产权出版社2003年7月第1版。

2刘辉:“多余指定原则的适用”,见《知识产权诉讼研究》第27-32页,知识产权出版社2003年7月第1版。

3北京市高级人民法院民三庭编:《知识产权经典判例(上册)》第92-102页,知识产权出版社2003年7月第1版。

4程永顺:“专利侵权判定中几个主要原则的运用”,见《知识产权诉讼研究》第9页,知识产权出版社2003年7月第1版。

5马浩:“如何在专利侵权诉讼中代理被告”,见《专利侵权判定实务》第130-145页,法律出版社2002年3月第1版。

6北京市高级人民法院民三庭编:《知识产权经典判例(上册)》第60-78页,知识产权出版社2003年7月第1版。

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